江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）锡知民初字第050号原告江阴市天顺科技发展有限公司，住所地江苏省江阴市华士镇陆桥东街28号。

法定代表人徐林虎。

委托代理人姚爱民，江苏滨江律师事务所律师。

被告江苏亚欧环境工程有限公司，住所地江苏省宜兴市高塍镇工业集中区。

法定代表人周玉伟，该公司总经理。

委托代理人邵君，江苏太滆律师事务所律师。

原告江阴市天顺科技发展有限公司（以下简称天顺公司）与被告江苏亚欧环境工程有限公司（以下简称亚欧公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，本院于2014年4月15日受理后，依法组成合议庭。

本院于2014年8月6日公开开庭审理了本案。

原告天顺公司法定代表人徐林虎、委托代理人姚爱民，被告亚欧公司委托代理人邵君到庭参加诉讼，本案经合议庭评议，现已审理终结。

原告天顺公司诉称：天顺公司法定代表人徐林虎于2010年9月6日向国家知识产权局提出了名称为“一种打手装置”的实用新型专利申请，并于2011年4月13日获得授权公告，专利号为ZL20102052××××.2。

2012年1月10日徐林虎与天顺公司签订专利实施许可合同，将涉案专利许可给天顺公司独占实施。

被告亚欧公司与天顺公司之间签订有加工合同，加工期间天顺公司多次发现亚欧公司利用涉案专利技术加工成产品对外销售，天顺公司于2012年1月20日与亚欧公司工作人员签订协议一份，约定协议日后再发现有侵权行为发生，天顺公司可不支付余款并有权追究其侵权责任。

后天顺公司接到举报并于2013年2月1日至亚欧公司，发现其仍在利用涉案专利生产被控侵权产品，故请求法院判令亚欧公司：1、停止侵权行为，销毁侵权产品；

2、赔偿天顺公司经济损失人民币350000元，以及天顺公司为维权所支付的合理费用65000元；

3、承担本案诉讼费用。

被告亚欧公司辩称：其认可被控侵权产品与涉案专利相同，但其并不构成侵权，理由是：1、亚欧公司除向天顺公司销售被控侵权产品外，并未向第三方销售；

2、亚欧公司于2006年开始即已经使用涉案专利制造并销售被控侵权产品，属于在先使用，其系先用权人。

为证明其主张，天顺公司向本院提交以下证据：1、实用新型专利证书及说明书，2、独占许可使用合同，3、年费收据，用于证明徐林虎为涉案专利权利人、天顺公司为涉案专利的独占实施被许可人及涉案专利保护范围；

4、实用新型专利的评价报告，用于证明涉案专利具有新颖性和实用性；

5、公证书，6、购买被控侵权产品的发票，7、公证费发票，用于证明亚欧公司将被控侵权产品销售给第三方张家港东华纺织有限公司（以下简称东华公司）以及公证所支出的必要费用；

8、照片一组，9、2012年1月20日双方签订的协议一份，用于证明亚欧公司生产侵权产品的事实；

10、律师费发票、委托合同，用于证明天顺公司为此次诉讼支出的必要费用。

亚欧公司对天顺公司所提交的证据发表质证意见如下：对证据1、2、4均无异议；

对证据3的形式真实性没有异议，但其认为天顺公司系为提起本案诉讼而补交了年费；

对证据5-7的真实性予以认可，但对于上述证据的证明目的不予认可，认为其生产的产品是销售给天顺公司而非销售给东华公司；

对证据8的真实性、证明目的均不予认可；

对证据9的真实性予以认可，但对于其证明目的不予认可，认为该协议系亚欧公司员工为收到货款而签的字，协议中关于亚欧公司侵害天顺公司专利权的内容其不予认可；

对证据10中的委托合同的形式真实性予以认可，认为律师费发票系复印件，因此不予认可。

为证明其主张，被告亚欧公司向本院提交以下证据：1、2012年1月20日双方签订的协议，用于证明双方业务往来情况以及加工费的计算情况；

2、两张中国农业银行的李海蓉个人户头向亚欧公司付款的付款凭证打印件、李海蓉系天顺公司经理的网页打印件，用于证明公证保全的被控侵权产品系销售给天顺公司而非东华公司；

3、生产图纸四份、宜兴市方舟环保科技有限公司（以下简称方舟公司）出具的增值税发票五份、记账凭证两页，4、方舟公司的营业执照、章程、变更法定代表人的工商变更登记通知书，上述第3、4项证据均为复印件，用于证明方舟公司于涉案专利申请日前就已经根据客户提供的使用与涉案专利相同的方法生产相同产品，而方舟公司与亚欧公司的法定代表人、实际控制人均为周玉伟，故亚欧公司系先用权人，在先使用与涉案专利技术相同的技术生产相同产品；

5、专利权人为周玉伟的名称为“打手装置”的实用新型专利证书，用于证明亚欧公司亦拥有打手装置的专利。

天顺公司对亚欧公司所提交的证据1的真实性认可，但对证明目的不认可；

对证据2中的付款凭证的真实性认可，但关联性不予认可，对该证据中的李海蓉的身份情况的网页打印资料不予认可；

对证据3、4、5的关联性均不予认可。

综合双方举证、质证，本院对本案证据作出如下认证：对天顺公司所提交的证据1-7、证据9、10的真实性予以确认；

证据8系照片打印件，照片内容亦未体现拍摄地点时间等，故对该证据的关联性不予确认。

对亚欧公司所提交的证据1的真实性予以确认；

对证据2中的银行付款凭证的真实性予以确认，但关联性不予确认，对该证据中的关于李海蓉系天顺公司经理的网页打印件，其真实性不予确认；

证据3均为复印件，其中的方舟公司的增值税发票及其记账凭证的真实性确认，但关联性不予确认，该证据中的图纸系方舟公司所有，其制图者及形成时间均无法确认，故其关联性亦不予确认；

证据4系方舟公司的工商信息以及变更资料，其真实性予以确认，但关联性不予确认；

证据5系在涉案专利授权之后周玉伟个人取得授权的一项专利，故该证据的关联性不予确认。

上述证据的证明力综合本案全部证据和事实予以确定。

经审理查明：徐林虎于2010年9月6日向国家知识产权局提出了名称为“一种打手装置”的实用新型专利申请，并于2011年4月13日获得授权公告，专利号为ZL20102052××××.2。

该专利权利要求为：1、一种打手装置，包括打手架和芯轴，所述的打手架呈筒状，其两端为盘头，打手架通过两端的盘头与芯轴相连，其特征在于，所述的打手架的外表面上设置梳理针和至少两条轴向设置的叶片，所述叶片均匀分布于打手架的外表面，且由打手架的一端延伸至打手架的另一端。

2、按照权利要求1所述的打手装置，其特征在于，所述的叶片的下端为燕尾部，所述的打手架上设有与所述叶片下端形状相匹配的燕尾槽，叶片通过下端燕尾部插入打手架上的燕尾槽后与所述的打手架连接。

3、按照权利要求2所述的打手装置，其特征在于，所述的打手架上燕尾槽两端分别设置有限位用弹片，所述的限位用弹片通过螺钉定位于打手架两端的盘头上。

该专利目前处于有效状态。

2012年4月10日，国家知识产权局出具实用新型专利权评价报告，该报告评价涉案专利具备创造性和新颖性。

2012年1月10日，徐林虎与天顺公司签订专利实施许可合同，许可天顺公司实施涉案专利，许可性质为独占实施许可，有效期限至2015年12月30日。

2012年1月20日，天顺公司与亚欧公司签订《协议》一份，该协议载明：“……1、亚欧公司为天顺公司加工的专利产品的加工费为228580元。

2、因亚欧公司未经天顺公司许可擅自生产、销售天顺公司专利产品，给天顺公司造成损失，亚欧公司保证不再发生侵害天顺公司专利的行为。

3、天顺公司支付亚欧公司的加工费分三期支付，第一期在2012年1月20日前支付伍万元，余款在二年支付。

如果亚欧公司继续有侵害天顺公司专利的行为发生，天顺公司可不支付余款，并有权要求乙方赔偿损失……”。

天顺公司法定代表人徐林虎在该协议上签字，宗惠峰代表亚欧公司签字，庭审中，亚欧公司确认宗惠峰系其员工，双方均确认该协议中的专利产品即为涉案专利产品。

2014年3月5日，亚欧公司向东华公司出具增值税发票一张，货物名称为打手，规格型号为250＊937，发票金额为人民币1400元。

根据（2014）锡澄证经内字第922号公证书记载，2014年3月24日，天顺公司向江阴市公证处申请保全证据公证。

该公证处2名公证员与东华公司员工徐忠及摄影师到位于江阴市周庄西大街417号的江阴市韵达快运有限公司周庄分部，提取由亚欧公司寄送给东华公司的一台直径250＊937的打手。

提货结束后，由徐忠在公证员的监督下将上述货物运到公证处进行拆包及封存，封存后的上述货物存于公证处，同时对上述过程进行拍照，照片14张制成光盘存于公证处。

公证书附有江阴市韵达快运有限公司周庄分部出具的收款收据一张，以及前述亚欧公司向东华公司出具的增值税发票一张。

天顺公司支付公证费1000元。

另查明：天顺公司设立于2006年11月28日，经营范围包括金属丝、纺纱专用设备、塑料管件管材、纺纱等等。

亚欧公司设立于2009年6月15日，其经营范围包括环境污染防治工程的技术研究、钢结构件、纺织机械配件的销售等等。

再查明：2014年3月1日，天顺公司与江苏滨江律师事务所签订委托代理合同一份，委托江苏滨江律师事务所姚爱民律师担任本案诉讼代理人，约定代理费20000元。

江苏滨江律师事务所出具金额20000元的增值税普通发票一张。

综合当事人诉辩主张，本案争议焦点为：一、亚欧公司的先用权抗辩能否成立；

二、亚欧公司是否生产并向东华公司销售了被控侵权产品。

本院认为：一、亚欧公司的先用权抗辩不能成立。

理由如下：《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不构成侵犯专利权。

涉案ZL20102052××××.2“一种打手装置”实用新型的专利申请日为2010年9月6日，亚欧公司主张先用权抗辩必须提供证据证明其在该日期前已经制造相同的打手产品或者作好制造的必要准备。

亚欧公司为证明其主张，提交了方舟公司在2006年、2008年、2009年生产销售打手产品所出具的增值税发票、相应的方舟公司记账凭证、四份图名为打手或打手结合件的图纸，以及方舟公司的工商资料等，但上述证据与本案并无关联，亦不能形成完整的证据链证明其主张。

首先，亚欧公司所提交的上述证据均系方舟公司所有，与本案均无关联，且上述证据中的四份图纸均系复印件，无法确定制作者及制图时间，不能作为亚欧公司技术在先使用的适格比对物。

退一步说，即使上述证据能够证明方舟公司自2006年起生产销售的打手产品与涉案专利产品相同，但方舟公司与天顺公司并非同一主体，仍无法得出亚欧公司亦在先生产制造了与涉案专利相同产品的结论。

其次，亚欧公司在庭审中抗辩称，方舟公司与亚欧公司的法定代表人、实际控制人均为周玉伟，周玉伟2008年成为方舟公司法定代表人，且其自2006年即开始实际控制方舟公司，因此亚欧公司亦使用了方舟公司的技术生产制造与涉案专利产品相同的打手产品，对此亚欧公司并未提交相应的证据予以证明。

而根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的规定，先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

因此退一步说，即使亚欧公司于2009年成立后即使用了方舟公司的打手生产技术并生产制造了与涉案专利产品相同的打手产品，但本案中并无任何证据能够证明方舟公司将其打手装置的生产技术与公司一并转让或者承继给了亚欧公司，故对上述抗辩本院不予采纳。

综上，亚欧公司并无充足证据证明其在先使用与涉案专利相同或相近似的技术生产相同产品，其先用权抗辩，理据不足，本院不予采信。

二、亚欧公司生产并向东华公司销售了被控侵权产品。

理由如下：根据公证书的记载，亚欧公司向东华公司销售了被控侵权的打手装置，亚欧公司亦承认公证保全的打手装置系其生产销售，但其抗辩称该打手装置系销售给天顺公司，其理由为被控侵权产品的货款系天顺公司经理李海蓉汇款支付。

本院认为，首先，在无其他证据相佐证且天顺公司亦不认可的情况下，亚欧公司提交的商虎网和中国环保网上的企业名片式的网页打印件，不足以证明李海蓉系天顺公司经理；

其次，即便李海蓉确系天顺公司经理，其以个人账户向亚欧公司汇款，在无相应的合同等其他证据相印证的情况下，亦无法确认其系代表天顺公司向亚欧公司购买公证保全的被控侵权产品。

故亚欧公司的上述抗辩本院不予采纳。

此外，庭审中双方均认可天顺公司与亚欧公司之间委托加工涉案专利产品的关系已于2012年年初结束。

因此，在公证书已明确记载了东华公司员工到提货点提取了被控侵权产品，亚欧公司亦向东华公司出具了销售发票，且无相反证据的情况下，可以认定亚欧公司在2014年3月生产并向东华公司销售了被控侵权产品。

综上，专利权人徐林虎拥有专利号为ZL20102052××××.2“一种打手装置”的实用新型专利，该专利权依法应受保护。

天顺公司取得专利权人徐林虎的独占实施许可授权，依法有权以自己的名义向人民法院提起诉讼。

亚欧公司所提交的证据不足以证明其在先使用涉案专利生产制造相同产品，因此其在先使用的抗辩本院不予支持。

亚欧公司未经涉案专利权人许可，在2014年3月擅自制造、销售侵犯涉案实用新型专利的产品，构成侵权，依法应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

鉴于天顺公司并未提供关于亚欧公司拥有被控侵权产品库存的证据，且判决亚欧公司停止侵权已足以制止其继续实施侵权行为，故天顺公司关于销毁被控侵权产品的请求，本院不予支持。

关于赔偿数额，天顺公司未能提供证据证明其因侵权行为所受损失或者亚欧公司因侵权所获得的利益，其请求本院依法酌情确定赔偿数额，该请求符合法律规定。

天顺公司于2012年1月10日获得本案专利的独占实施许可，故赔偿数额应以此为起点计算。

本院综合考虑涉案专利的类型、亚欧公司的侵权情节、天顺公司所支出的公证费、取证费、律师费中的合理部分等因素酌情确定赔偿数额。

据此，依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第六十五条第二款、第六十九条第（二）款，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：一、亚欧公司于本判决生效之日立即停止侵害ZL201020524596.2“一种打手装置”的实用新型专利的行为；

二、亚欧公司于本判决生效之日起十日内赔偿天顺公司经济损失以及合理费用人民币120000元。

三、驳回天顺公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费7525元，财产保全费3020元，共计10545元，由亚欧公司负担6802元，天顺公司负担3743元（亚欧公司负担的部分已由天顺公司预交，亚欧公司于本判决生效之日起十日内将其应负担的部分支付给天顺公司）。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本。

根据《诉讼费交纳办法》预交上诉案件受理费（收款人：江苏省高级人民法院；

开户行：中国农业银行南京山西路支行，帐号：10-113301040002475），上诉于江苏省高级人民法院。

审　判　长　　韩蓓代理审判员　　杨曦人民陪审员　　沈平二〇一四年九月十一日书　记　员　　范洁本案援引法律条款《中华人民共和国专利法》第十一条第一款发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

第六十五条第二款权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

第六十九条有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第四款先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

《中华人民共和国民事诉讼法》：第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。

判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。