山东省高级人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁民终1281号上诉人（原审被告）：舜壹餐饮（山东）有限公司，住所地山东省济南市历下区泺源大街102号祥恒广场1808室。

法定代表人：韩长斌，总经理。

上诉人（原审被告）：舜壹餐饮（山东）有限公司济南花园路甲子鹤餐厅，营业场所山东省济南市历城区花园路136号印象城地上六层L609、L610、L611号商铺。

负责人：王超凡，经理。

两上诉人共同委托诉讼代理人：鞠华锋，北京市惠诚（济南）律师事务所律师。

两上诉人共同委托诉讼代理人：王胜军，山东居高律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：济南蜂鸟广告有限公司，住所地山东省济南市高新区正丰路554号1号科研楼314室。

法定代表人：王崑，总经理。

委托诉讼代理人：高泽传，山东康桥（北京）律师事务所律师委托诉讼代理人：韩苗苗，山东康桥律师事务所律师上诉人舜壹餐饮（山东）有限公司（以下简称舜壹公司）、舜壹餐饮（山东）有限公司济南花园路甲子鹤餐厅（以下简称甲子鹤餐厅）因与被上诉人济南蜂鸟广告有限公司（以下简称蜂鸟公司）侵害商标权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院（2019）鲁01民初3118号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年4月29日立案后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

舜壹公司、甲子鹤餐厅上诉请求：撤销一审判决，发回重审或依法改判驳回蜂鸟公司的诉讼请求；

本案一、二审诉讼费用由蜂鸟公司承担。

事实和理由：一、蜂鸟公司的注册商标为单纯文字“新草堂”，甲子鹤餐厅的店铺标识由立体美术字体、图形、拼音综合形成具有美感的“”标识，与蜂鸟公司的注册商标“新草堂”具有明显的区别，两者并非相同或相似商标，不会造成公众混淆。

二、蜂鸟公司系自然人独资公司，2019年6月28日前，蜂鸟公司股东和法定代表人为丁乙，丁乙与徐欣是夫妻关系，2016年1月15日徐欣与舜壹公司股东共同注册成立山东料理十兵卫酒店管理咨询有限公司(以下简称十兵卫公司)，丁乙任十兵卫公司财务负责人。

舜壹公司股东之一吕於斌为十兵卫公司设计包括“新草堂火锅料理”“白七爷”“男子汉炒饭”等多种标识用于实际经营，丁乙在未告知包括吕於斌在内的其他股东的情况下，将上述标识申请注册商标登记，登记在自己独资的蜂鸟公司名下，属于恶意抢注商标，因未取得相应的商誉，没有注册商标专用权所保护的价值必要性。

三、涉案商标作为十兵卫公司的无形资产，被其高管丁乙利用职务便利，未经十兵卫公司股东会同意，擅自申请注册在以其为法定代表人的蜂鸟公司名下，涉嫌职务侵占。

2019年8月29日，丁乙因涉嫌职务侵占罪已被刑事立案侦查，本案应移交公安机关一并处理。

蜂鸟公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。

蜂鸟公司向一审法院起诉，请求判令舜壹公司、甲子鹤餐厅：1.立即停止侵犯蜂鸟公司商标专用权的行为（一审庭审中，蜂鸟公司变更为判令甲子鹤餐厅立即停止商标侵权行为）；

2.连带赔偿蜂鸟公司经济损失50万元；

3.承担诉讼费用。

一审法院认定事实：2016年11月4日，蜂鸟公司向国家工商行政管理总局商标局申请注册“新草堂”文字商标。

2018年1月14日,经核准蜂鸟公司注册取得第21796994A号“新草堂”文字商标，商标核定使用的商品/服务项目为第43类，包括餐厅、咖啡馆、茶馆、饭店等，有效期至2028年1月13日。

2019年8月8日，山东省济南市齐鲁公证处公证人员与蜂鸟公司的委托代理人来到甲子鹤餐厅就餐，并拍摄记录相关过程。

公证人员根据上述公证过程出具了（2019）济齐鲁证民字第13059号公证书。

上述公证照片显示，甲子鹤餐厅在餐厅门头招牌、餐具外包装、菜单、海报等处均突出使用了“”标识。

另查明，蜂鸟公司注册成立于2012年8月22日,股东发起人和原法定代表人为丁乙，2019年6月28日经工商行政管理部门核准，股东和法定代表人变更为段文涛。

十兵卫公司注册成立于2016年1月15日，法定代表人及股东为徐欣。

丁乙与徐欣系夫妻关系。

舜壹公司注册成立于2019年3月26日，其股东卢湛和吕於斌亦系十兵卫公司股东。

甲子鹤餐厅系舜壹公司的分公司。

吕於斌提供的设计稿显示其设计完成“”标识的时间为2017年1月10日。

舜壹公司提交的微信朋友圈截图显示2017年4月21日使用“”标识的餐厅在济南恒隆广场606B开业。

一审法院认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

涉案第21796994A号“新草堂”文字商标合法有效，蜂鸟公司作为商标专用权人，其合法权益应予以保护。

根据《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权的行为。

本案中，甲子鹤餐厅从事的服务与蜂鸟公司第21796994A号“新草堂”文字商标核定使用的服务项目相同。

甲子鹤餐厅在其经营过程中所使用的“”标识均显著突出，具有识别商品来源的作用，属于商标法第四十八条规定的商标的使用，与蜂鸟公司第21796994A号“新草堂”文字商标在文字组成、呼叫等方面相近，含义亦区别不明显，其构成要素与涉案商标近似，易使相关公众对服务来源产生错误认识，导致混淆，侵犯了蜂鸟公司涉案注册商标专用权，依法应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

根据查明事实，甲子鹤餐厅主张侵权标识设计完成时间为2017年1月10日，使用时间为2017年4月21日，均晚于蜂鸟公司涉案商标申请注册之日2016年11月4日。

因此，甲子鹤餐厅辩称其具有在先使用权的主张，一审法院不予支持。

对于甲子鹤餐厅辩称涉案商标系十兵卫公司知识产权，蜂鸟公司系恶意抢注和侵占，一审法院认为，甲子鹤餐厅未举证证明涉案商标相关权利属于十兵卫公司创设或者十兵卫公司及其股东为此作出过明确的约定，其应承担举证不能的不利后果，对于该抗辩一审法院不予支持。

关于赔偿数额，蜂鸟公司未充分举证证明其实际损失或者甲子鹤餐厅因侵权所获利益的具体数额，同时，鉴于舜壹公司、甲子鹤餐厅以蜂鸟公司未实际使用涉案注册商标提出抗辩，蜂鸟公司对此亦未提供其实际使用该注册商标的证据，根据《中华人民共和国商标法》第六十四条规定，一审法院综合考虑蜂鸟公司为维权申请公证处保全证据、委托律师出庭等支出了客观费用，将该部分费用的合理部分酌定为舜壹公司、甲子鹤餐厅应赔偿蜂鸟公司的经济损失。

综上，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十六条、第五十七条第二项、第五十九条第三款、第六十三条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条、第十七条之规定，判决：一、甲子鹤餐厅立即停止侵犯蜂鸟公司第21796994A号“新草堂”注册商标专用权的行为；

二、舜壹公司、甲子鹤餐厅于判决生效之日起十日内赔偿蜂鸟公司经济损失15000元；

三、驳回蜂鸟公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费8800元，由蜂鸟公司负担3800元，舜壹公司、甲子鹤餐厅负担5000元。

二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。

舜壹公司、甲子鹤餐厅提交如下证据：证据1.十兵卫公司出具的情况说明、十兵卫公司营业执照、法人身份证明各一份，拟证明甲子鹤餐厅使用涉案“新草堂锅物料理”品牌属于正当使用。

证据2.山东法院电子服务平台打印件一份，拟证明2020年6月10日十兵卫公司已在济南高新经济开发区人民法院起诉蜂鸟公司，要求返还商标无形资产，本案应中止审理。

蜂鸟公司质证称，对该证据1情况说明的真实性不予认可，十兵卫公司并非涉案争议商标的权利人，该情况说明与本案无关。

证据2系打印件，对其真实性有异议，且十兵卫公司使用“新草堂”标识的时间在涉案注册商标申请日之后，涉案注册商标不存在权属争议，本案不应中止诉讼。

本院认为，证据1的情况说明加盖有十兵卫公司公章及其法定代表人签名，其真实性应予确认，证据2虽系打印件，但可以查询核实，其真实性亦应予确认，对证据1、2的证明力本院将结合本案其他事实予以综合认定。

双方当事人对一审法院认定的事实均无异议，本院予以确认。

本院认为，本案争议的焦点问题为：一、本案应否中止诉讼；

二、甲子鹤餐厅的被诉侵权行为是否侵害了蜂鸟公司的涉案商标权。

一、关于本案应否中止诉讼的问题。

舜壹公司、甲子鹤餐厅主张，涉案注册商标系蜂鸟公司原法定代表人丁乙利用职务便利侵占十兵卫公司的无形资产，丁乙因涉嫌职务侵占罪已被刑事立案侦查，十兵卫公司也已提起民事诉讼要求蜂鸟公司返还涉案注册商标，故本案应中止审理，等待另案判决结果。

本院认为，根据一审查明事实，蜂鸟公司的涉案“新草堂”商标于2016年11月2日申请注册，而十兵卫公司的股东吕於斌设计完成“”标识时间为2017年1月10日，晚于蜂鸟公司涉案注册商标申请日，二审中十兵卫公司虽出具了情况说明，但该情况说明亦不能证明其公司股东设计新草堂标识的时间早于蜂鸟公司涉案注册商标申请日。

蜂鸟公司的涉案“新草堂”商标已于2018年1月14日被依法核准注册，蜂鸟公司依法享有涉案“新草堂”商标专用权。

舜壹公司、甲子鹤餐厅虽主张涉案注册商标系蜂鸟公司原法定代表人丁乙利用职务便利侵占十兵卫公司的无形资产，丁乙已被刑事立案侦查，但并未提交相关证据证明涉及本案注册商标。

因此，舜壹公司、甲子鹤餐厅要求本案中止诉讼依据不足，本院不予支持。

二、关于甲子鹤餐厅使用的被诉标识是否侵害了蜂鸟公司的涉案注册商标专用权问题。

舜壹公司、甲子鹤餐厅主张，甲子鹤餐厅使用的“”标识与涉案纯文字的“新草堂”注册商标并非相同或相似商标，不会造成公众混淆误认。

本院认为，《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权的行为。

本案中，蜂鸟公司的涉案“新草堂”注册商标核定服务项目包括餐厅，甲子鹤餐厅经营的餐厅服务与涉案注册商标核定服务项目相同，甲子鹤餐厅在其餐厅门头招牌、餐具外包装、菜单、海报等处均突出使用了“”标识，属于商标性使用，“”标识中的“新草堂”文字在整个标识所占比例最大，系该标识的主要识别部分，与蜂鸟公司涉案“新草堂”注册商标的文字在读音、含义方面完全相同，一审法院认定该被诉标识与蜂鸟公司的涉案“新草堂”注册商标构成近似，容易造成相关公众对服务来源产生混淆误认，甲子鹤餐厅的行为侵害了蜂鸟公司的涉案“新草堂”注册商标专用权，甲子鹤餐厅依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任，并无不当。

关于赔偿数额，因蜂鸟公司并未提交证据证明其涉案注册商标已实际使用，故一审法院综合考虑蜂鸟公司为维权申请公证、委托律师出庭等支出的合理费用酌定蜂鸟公司的经济损失为15000元，甲子鹤餐厅系舜壹公司的分公司，舜壹公司依法应与甲子鹤餐厅共同承担赔偿责任，亦无不当。

综上，舜壹公司、甲子鹤餐厅的上诉请求不能成立，应予驳回。

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费175元，由舜壹餐饮（山东）有限公司、舜壹餐饮（山东）有限公司济南花园路甲子鹤餐厅负担。

本判决为终审判决。