辽宁省高级人民法院民 事 裁 定 书（2020）辽民终270号上诉人（原审原告）：速的奥（太仓）实业有限公司，住所地：江苏省太仓市浮桥镇浏家港新港公路（茜星村）。

法定代表人：EDUARDLOUISJUSTINEVLOEBERGHEN,该公司总经理。

委托诉讼代理人：陈江雄，广东卓建律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：营口嘉合好化工有限公司，住所地：辽宁省营口市大石桥市钢都区桥台堡村街里。

法定代表人：于启江，该公司经理。

委托诉讼代理人：刘学敏，辽宁盛熙律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：侯景波，男，1972年11月16日出生，汉族，现住吉林省长春市二道区。

上诉人速的奥（太仓）实业有限公司（以下简称速的奥公司）因与被上诉人营口嘉合好化工有限公司（以下简称嘉合好公司）、被上诉人侯景波侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服辽宁省营口市中级人民法院（2019）辽08民初273号民事裁定，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭对本案进行了审理。

速的奥公司上诉请求：撤销一审裁定，指令一审法院进行实体审理。

事实与理由：一审裁定适用法律错误，嘉合好公司与侯景波不规范使用商标标识改变显著特征，导致消费者混淆和误认，构成商标侵权。

速的奥公司产品具有知名度和影响力，嘉合好公司与侯景波侵权主观故意明显，而且侯景波恶意注册大量近似商标，由于速的奥公司所使用的字体并非常用字体，而嘉合好公司与侯景波使用的字体与我方完全相同，其主观模仿和攀附意图明显。

嘉合好公司与侯景波的产品与速的奥公司产品外包装几乎完全相同，只是文字标识有所不同，有违诚实信用原则，构成商标侵权和对包装装潢权的侵害，给我方销量造成巨大影响。

国家知识产权局的无效裁定书已经认定商标近似。

上诉人不仅提出商标侵权的问题，也提出侵犯包装装潢权的不正当竞争问题，一审法院认为不正当竞争是商标间发生的争议，属于认定事实不清，遗漏诉请。

综上请求二审法院依法支持上诉人的上诉请求。

速的奥公司一审提出诉讼请求：1、请求判决嘉合好公司与侯景波立即停止生产、销售侵害原告涉案注册商标专用权商品的行为及不正当竞争行为，收回并销毁在市场流通的侵权产品，销毁侵权产品库存；

2、请求判决嘉合好公司与侯景波连带赔偿速的奥公司经济损失及制止侵权合理费用共计人民币100万元；

3、请求判决嘉合好公司与侯景波承担本案诉讼费用。

事实和理由：速的奥公司，成立于2003年6月16日，原名太仓市世佳实业有限公司，2016年10月9日变更为现名，经营范围包含生产、加工机械配件、建筑密封材料等。

速的奥公司隶属于比利时速的奥公司，比利时速的奥公司是欧洲最大的以生产粘合剂、聚氨酯泡沫填缝剂、密封胶等建筑化学品为主的独立企业，是全球三大聚氨酯泡沫填缝剂制造商之一。

“德威”商标是其在中国的主打品牌，多年来一直使用于聚氨酯泡沫填缝剂等建筑用工业化学品产品上，经过多年的使用，已在相关公众中具有较高的知名度和显著性。

速的奥公司非常重视知识产权保护，就德威系列泡沫填缝剂产品在中国申请注册了以下商标：2004年8月28日在第17类“补裂缝用化学化合物、补漏用化学合成物、密封物、保温用非导热材料、隔音材料、防水包装物、膨胀接合填料”商品上申请的德威商标，注册号为3419680；

2010年5月7日在第1类“填漏剂、填隙剂”商品上申请的德威商标，注册号为5446375；

2016年1月12日在第1类“硅胶、丙酮”商品上申请的德威商标，注册号为18864033；

上述商标权至今合法有效。

同时，权利人带有“德威”商标的泡沫填缝剂产品，经过权利人的推广使用，已极具知名度，权利人享有该外包装的包装装潢权。

经调查，发现嘉合好公司没有经过许可，生产销售与速的奥公司注册商标极为相似的“玉德威”泡沫填缝剂的行为，已经严重损害了原告依法享有的注册商标专用权，而侯景波恶意注册包括“玉德威”在内的大量近似商标，并允许嘉合好公司使用，嘉合好公司的原一人股东侯景伟与侯景波系亲戚关系，侯景波与嘉合好公司合谋构成共同侵权，且在收到速的奥公司律师函，仍然侵权的行为属于重复故意、恶意侵权。

而且嘉合好公司与侯景波生产的泡沫填缝剂产品，采用了与速的奥公司依法享有的包装装潢权相似度非常高的外包装设计。

从形式上看，嘉合好公司与侯景波使用的名称、包装、装潢的主要部分和整体形象与速的奥公司商品的名称、包装、装潢相似；

在实质上，一般购买者施以普通注意力会发生误认和混淆，其商标侵权行为和不正当竞争行为已经严重侵害了速的奥公司依法应该享有的知识产权，对其权益造成了巨大的损害，且嘉合好公司与侯景波的行为属于重复故意、恶意侵权。

为查清商标侵权行为和不正当竞争行为并依法对嘉合好公司和侯景波提起诉讼，速的奥公司支付了合理费用，该合理费用依法应由嘉合好公司与侯景波承担。

一审法院经审查认为，太仓市世佳实业有限公司系第**“德威”注册商标的注册人，核定使用商品为第1类：硅胶；

丙酮。

有效期限自2017年5月21日至2027年5月20日止。

2018年1月12日，国家工商行政管理总局商标局核准商标注册人名义变更为速的奥公司。

上海裕中建材有限公司系第5446375号“德威”注册商标的注册人，核定使用商品为第1类：填漏剂；

填隙剂。

有效期限自2010年5月7日至2020年5月6日止。

2011年2月6日，国家工商行政管理总局商标局核准将该商标转让，受让人为太仓市世佳实业有限公司。

2018年1月12日，国家工商行政管理总局商标局核准商标注册人名义变更为速的奥公司。

赵正芳系第3419680号“德威DEWEI”注册商标的注册人，核定使用商品为第17类：补裂缝用化学化合物；

补漏用化学合成物；

密封物；

保温用非导热材料；

隔音材料；

防水包装物；

膨胀接合填料。

有效期限自2004年8月28日至2014年8月27日止。

经国家工商行政管理总局商标局核准，该商标于2007年5月28日转让给上海裕中建材有限公司，于2011年2月6日转让给太仓市世佳实业有限公司。

后经国家商标局核准该商标续展注册，续展注册有效期至2024年8月27日止。

2018年1月12日，国家工商行政管理总局商标局核准商标注册人名义变更为速的奥公司。

2016年12月1日，侯景波向国家工商行政管理总局商标局申请注册“玉德威”商标，类别为第1类，申请号为：22112655。

2018年1月21日经国家工商行政管理局商标局核准，侯景波取得了第22112655号“玉德威”商标注册证，有效期限至2028年1月20日。

侯景波于2018年5月16日向国家知识产权局申请“泡沫填缝剂罐”外观设计专利，2018年12月4日获得专利权，专利号为ＺＬ20183022××××.6，该专利目前处于有效期内。

之后侯景波以其独资的长春市可欣经贸有限公司名义将“玉德威发泡胶”产品授权给嘉合好公司加工生产，侯景波在庭审中说明授权系其真实意思表示，其认为其独资的公司授权即代表其个人授权。

授权后，嘉合好公司生产销售“玉德威发泡胶”品牌的泡沫填缝剂，产品外包装系使用上述侯景波享有专利权的外观设计。

2018年6月29日，速的奥公司对第22112655号“玉德威”商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出无效宣告请求。

2019年5月6日，国家工商行政管理总局商标评审委员会以商评字【2019】第0000096507号裁定书宣告第22112655号“玉德威”商标在“工业用粘合剂；

粘胶液；

工业用明胶；

工业用胶；

固化剂；

工业用化学品”商品上无效。

裁定作出后，侯景波以国家工商行政管理总局商标评审委员会为被告，速的奥公司为第三人向北京知识产权法院提起行政诉讼。

2019年7月8日，北京知识产权法院以（2019）京73行初8144号行政案件受理通知书决定立案受理该案。

目前该案件正在审理中。

根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定：原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。

但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

本案中，嘉合好公司生产销售的“玉德威发泡胶”品牌的泡沫填缝剂系经过权利人授权，故嘉合好公司有权在该商标专有权及外观设计专利权存续期间使用“玉德威”商标及专利号为ＺＬ20183022××××.6的泡沫填缝剂瓶的外观设计。

现被控侵权的商品上标注的“玉德威”商标标识虽与核定的商标标识在字体上有差异，但未改变显著特征，速的奥公司主张的被告侵犯其涉案商标专用权及不正当竞争侵权行为，实质上是侯景波使用在核定商品上的注册商标与速的奥公司在先的注册商标间发生的争议，讼争的“玉德威”商标与“德威”商标使用在同类商品上，速的奥公司以“玉德威”商标与其“德威”商标近似为由提起本案侵权诉讼，在有关行政主管机关对侯景波的“玉德威”注册商标的效力作出判断的裁定生效之前，受理本案不符合法律规定，故对速的奥公司的起诉应予驳回。

依照《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第（三）项、第一百五十四条第一款第（三）项、第二款的规定，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定：驳回原告速的奥（太仓）实业有限公司的起诉。

案件受理费13800.00元，予以退回。

本院经审理查明，原审查明的事实属实。

二审期间，北京知识产权法院以（2019）京73行初8144号行政判决书驳回侯景波诉讼请求，维持商标评审委员会商评字【2019】第0000096507号关于“玉德威”商标无效宣告请求裁定效力，该判决已经生效。

本院认为，根据二审查明的事实，该案现已符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定，具备进行实体审理的条件，一审法院应围绕嘉合好公司与侯景波是否构成侵害速的奥公司涉案注册商标专用权及是否构成不正当竞争进行审理。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：一、撤销辽宁省营口市中级人民法院（2019）辽08民初273号民事裁定；

二、本案指令辽宁省营口市中级人民法院审理。

本裁定为终审裁定。