{C} 中华人民共和国最高人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）最高法知民终506号 上诉人（原审被告）：临沂市河东区汶山河机械厂。

住所地：山东省临沂市河**葛沟办事处西巩头村。

法定代表人：刘洪湘，该厂厂长。

委托诉讼代理人：张博文，北京大成（济南）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：张凤林，男，1965年1月25日出生，汉族，住吉林省磐石市。

委托诉讼代理人：臧智国，吉林诚元律师事务所律师。

委托诉讼代理人：丁洪学，吉林诚元律师事务所律师。

上诉人临沂市河东区汶山河机械厂（以下简称汶山河机械厂）因与被上诉人张凤林实用新型专利实施许可合同纠纷一案，不服吉林省长春市中级人民法院于2019年11月29日作出的（2018）吉01民初458号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年4月23日立案后依法组成合议庭对本案进行了审理。

本案现已审理终结。

汶山河机械厂上诉请求：1.撤销原审判决第一项、第二项，发回重审或依法改判；

2.本案一审、二审诉讼费由张凤林承担。

事实和理由：第一，涉案《专利实施许可合同》系张世存和张凤林签订，汶山河机械厂并非合同相对方，故汶山河机械厂不是本案适格被告。

第二，涉案《专利实施许可合同》系双务合同，其中约定张凤林委托汶山河机械厂加工组装专利产品，张凤林并未履行该义务，违约在先，故汶山河机械厂享有后履行抗辩权。

第三，涉案《专利实施许可合同》签订后，市场出现多家专利侵权厂家，张凤林没有通过诉讼等方式履行保护市场义务，汶山河机械厂有权拒绝支付剩余专利实施许可费。

第四，涉案专利是无效专利，国家知识产权局已经作出审查决定宣告涉案专利权无效。

张凤林辩称：第一，涉案《专利实施许可合同》明确记载“乙方是临沂市河东区汶山河机械厂的法定代表人”，故乙方张世存的行为是作为汶山河机械厂时任法定代表人代表企业签订本合同的行为。

汶山河机械厂是个人独资企业，张世存是汶山河机械厂的投资人，其代表汶山河机械厂签订涉案《专利实施许可合同》，是其行使管理企业事务的权利，符合法律规定，故汶山河机械厂是涉案《专利实施许可合同》的责任主体，为本案适格被告。

第二，涉案《专利实施许可合同》既未约定张凤林先委托汶山河机械厂加工的义务，也没有约定汶山河机械厂在张凤林委托加工后再支付专利许可费的义务。

汶山河机械厂不享有后履行抗辩权。

第三，汶山河机械厂上诉称“张凤林未尽到保护专利市场的义务”，没有事实依据。

张凤林向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年7月2日立案受理。

张凤林起诉请求：1.判令汶山河机械厂给付张凤林专利许可使用费12万元，律师代理费5000元，合计12.5万元。

2.诉讼费用由汶山河机械厂负担。

原审法院认定事实：张凤林系实用新型专利“农用方向盘运输机车差速锁”（以下简称涉案专利）的专利权人，专利号：ZL201520117417.6，授权公告日为2015年7月29日。

结合国家知识产权局2018年、2019年专利收费票据可以确认涉案专利目前仍处于有效期内。

涉案专利共包括三项权利要求：1.一种农用方向盘运输机车差速锁，由左半轴、右半轴、左半轴齿轮、右半轴齿轮、差速锁滑动齿轮组成，其特征在于：安装在变速箱第四轴（1）上的中央传动齿轮（2）与差速器壳体齿轮（5）相啮合，设在差速器轴（3）上的左、右差速传动齿轮（4、15）分别与套装在双联齿轮轴（6）上的左、右双连齿轮（7、14）上的大齿轮相啮合，左双连齿轮上的小齿轮与通过花键安装在左半轴（8）上的左半轴齿轮（9）相啮合，右双连齿轮上小齿轮与通过花键安装在右半轴（13）上的右半轴齿轮（12）相啮合，带有拨叉槽（10）的差速锁滑动齿轮（11）通过花键套装于左半轴的内端部，设有内齿的右半轴齿轮通过花键安装在右半轴的内端部，差速锁滑动齿轮通过拨叉向右拨动，与右半轴齿轮上的内齿相啮合。

2.根据权利要求1所述的一种农用方向盘运输机车差速锁，其特征在于：带有拨叉槽的差速锁滑动齿轮，也可以翻转180°后通过花键套装于右半轴的内端部，设有内齿的右半轴齿轮翻转180°后通过花键安装在左半轴的内端部，原左半轴齿轮改套在右半轴上与右双连齿轮上的小齿轮相啮合，差速锁滑动齿轮通过拨叉向左拨动，与右半轴齿轮上的内齿相啮合。

3.根据权利要求1所述的一种农用方向盘运输机车差速锁，其特征在于：套装在双连齿轮轴上的左、右双连齿轮均是由一大齿轮与一小齿轮连接为一体而成。

2016年3月6日国家知识产权局针对涉案专利权出具评价报告，认为全部权利要求1-3未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

权利要求1-3具备《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第二款规定的新颖性与第三款规定的创造性。

2016年12月1日，张凤林作为转让方（甲方），汶山河机械厂投资人张世存作为受让方（乙方）签订《专利实施许可合同》，该合同第一条约定，甲方将该农用方向盘运输机差速锁（专利号为：ZL201520117417.6）自本协议签订之日起排他许可给乙方临沂市河东区汶山河机械厂个人使用，甲方的该差速锁专利不得再次许可给任何第三方使用。

甲方可以生产该专利产品，乙方也可以生产该专利产品，任何第三方不能生产涉及该专利的任何产品。

专利转让费18万，乙方分三批支付给甲方，签订协议的当日乙方支付给甲方6万元，第二批于2017年5月1日前支付，第三批于2017年10月1日前支付。

专利转让期从签订协议起到本专利保护期满之日止，即从2016年12月1日起到2025年2月27日止。

第七条约定，甲方委托乙方组装该产品，销售旺季的时候，在乙方的组装能力不能满足甲方需求的情况下，甲方可以另外寻找第三方组装，乙方不得干涉。

第九条约定，甲乙双方遇到问题应协商解决，协商不成可到首先起诉的原告所在地的法院依法起诉。

败诉方将承担胜诉方的一切费用，包括起诉费、律师费及差旅费等一切费用。

第十条约定，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字按手印时自动生效。

未尽事宜，甲乙双方可就本合同达成补充条款，补充条款的效力和本合同的效力相同。

同日，张凤林作为甲方，汶山河机械厂投资人张世存作为乙方就涉案专利农用机械加工合作签订了《合作协议》，该协议第一条约定，甲方将带有运输机差速锁（专利号为：ZL201520117417.6）变速箱委托乙方加工组装。

第二条约定，上述变速箱乙方拥有甲方在山东的独家组装权，甲方该产品只要在山东加工组装不得委托任何第三方。

第四条约定，甲乙双方自己组装自己的产品，任何一方不允许第三方组装该产品。

第五条约定，甲方委托乙方组装该产品，销售旺季的时候，在乙方的组装能力不能满足甲方需求的情况下，甲方可以另外寻找第三方组装，乙方不得干涉。

汶山河机械厂已向张凤林支付专利实施许可使用费6万元。

现无证据证明张凤林在山东或其他地区委托第三方加工组装带有运输机差速锁（专利号为：ZL201520117417.6）的产品。

另，张凤林为本案支付律师费5000元。

原审法院另查明，汶山河机械厂系个人独资企业，投资人张世存，成立日期为2015年5月13日，经营范围包括手工组装农机具销售。

原审法院认为：《专利实施许可合同》《合作协议》签约双方分别为甲方张凤林和乙方张世存，虽未加盖汶山河机械厂公章，但结合《专利实施许可合同》内容记载乙方是汶山河机械厂的法定代表人以及甲方将涉案专利排他许可汶山河机械厂使用等内容，原审法院认为张世存签订《专利实施许可合同》《合作协议》是代表汶山河机械厂的行为，涉案合同的权利义务承受人应为汶山河机械厂。

《专利实施许可合同》《合作协议》系张凤林与汶山河机械厂真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效，双方均应按照合同约定履行自己的义务。

根据《专利实施许可合同》第一条约定，汶山河机械厂应分三次于2017年10月1日前共向张凤林支付专利实施许可费用18万元，在已支付6万元的情形下，汶山河机械厂应向张凤林再支付12万元。

关于汶山河机械厂是否享有后履行抗辩权问题。

首先，《专利实施许可合同》第一条仅约定了专利许可使用费分三次给付，并未约定给付第二、三笔款项的前提为张凤林必须委托汶山河机械厂组装该产品。

汶山河机械厂虽主张在签订协议时双方口头约定第二、三笔款项在张凤林委托该厂加工的加工费中扣除，但在张凤林否认的情况下，汶山河机械厂未提供证据证明其主张成立。

其次，《专利实施许可合同》第七条约定“张凤林委托汶山河机械厂组装该产品”，同日双方签订的《合作协议》系双方对合作具体事项的细化。

两份协议虽约定张凤林委托汶山河机械厂组装涉案专利产品，但并未约定汶山河机械厂给付专利许可使用费需以张凤林在汶山河机械厂处加工、组装专利产品的加工费为剩余款项的给付前提。

最后，《合作协议》第一条约定：张凤林将专利差速锁变速箱部分委托汶山河机械厂加工组装，汶山河机械厂拥有张凤林在山东的独家组装权，在山东组装就不得委托其他任何第三方；

且双方《合作协议》第四条亦明确约定双方均有自己组装产品的权利，……从《合作协议》的全部内容及全文关联意思看，均不能得出汶山河机械厂所主张的张凤林有应到汶山河机械厂处组装加工专利产品的义务。

故汶山河机械厂主张其享有后履行抗辩权、可暂停支付后续两笔专利许可费的主张，原审法院不予支持。

关于张凤林是否存在放任其他厂家生产销售专利产品给汶山河机械厂造成巨大损失问题。

原审法院认为，涉案《合作协议》约定，双方均有组装自己产品的权利，张凤林在山东组装不得委托任何第三方。

汶山河机械厂未提供证据证明张凤林在山东委托第三方加工组装专利产品，违反了合同约定的排他使用问题。

对汶山河机械厂举证的照片证据，原审法院认为，首先，以上照片系汶山河机械厂自行拍摄，拍摄时间、地点不能确定，真实性原审法院无法确认。

其次，即使照片是真实的，也不能显示照片中的产品落入了张凤林涉案实用新型专利的保护范围。

最后，汶山河机械厂亦未提供证据证明其他厂家存在侵权行为，张凤林明知且故意不维权，没有尽到保护市场的义务。

综上，汶山河机械厂此项抗辩原审法院亦不予支持。

根据《专利实施许可合同》第九条约定，败诉方将承担胜诉方的一切费用，包括起诉费、律师费及差旅费等一切费用。

因此，汶山河机械厂应承担张凤林为本案支出的律师代理费5000元。

综上，原审法院判决：一、汶山河机械厂于判决生效之日给付张凤林专利许可使用费12万元；

二、汶山河机械厂于判决生效之日给付张凤林律师代理费5000元。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费2800元，由汶山河机械厂负担。

本院经审理查明：国家知识产权局于2020年7月16日作出第45467号无效宣告请求审查决定（以下简称第45467号决定），宣告涉案专利权全部无效。

张凤林不服第45467号决定，提起行政诉讼，北京知识产权法院于2020年8月31日立案受理。

本院认为，本案为专利实施许可合同纠纷，张凤林根据涉案专利权主张汶山河机械厂应给付其专利许可使用费12万元。

根据本院查明的事实，涉案专利权已于2020年7月16日被国家知识产权局第45467号决定宣告全部无效，参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款、第二款关于“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉”的规定，本院就本案诉讼裁定驳回张凤林的起诉，后续如果有证据证明第45467号决定被生效的行政判决撤销的，张凤林可以另行起诉。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项规定，裁定如下： 一、撤销吉林省长春市中级人民法院（2018）吉01民初458号民事判决；

二、驳回张凤林的起诉。

一审案件受理费2800元，退还张凤林；

二审案件受理费2800元，退还临沂市河东区汶山河机械厂。

本裁定为终审裁定。

审判长　　岑宏宇 审判员　　何　鹏 审判员　　陈瑞子 二〇二〇年九月二十一日                                                  法官助理 李易忱                                                     书记员  郑帅                              裁判要点 案　　号 （2020）最高法知民终506号 案　　由 实用新型专利实施许可合同纠纷 合议庭 审判长：岑宏宇 审判员：何　鹏、陈瑞子 法官助理：李易忱 书记员：郑帅 裁判日期 2020年9月21日 关键词 专利实施许可合同；

专利权全部无效；

驳回起诉 当事人 上诉人（原审被告）：临沂市河东区汶山河机械厂；

被上诉人（原审原告）:张凤林。

裁判结果 裁定：一、撤销吉林省长春市中级人民法院（2018）吉01民初458号民事判决；

二、驳回张凤林的起诉。

原审判决主文：一、被告临沂市河东区汶山河机械厂于本判决生效之日给付原告张凤林专利许可使用费120000元；

二、被告临沂市河东区汶山河机械厂于本判决生效之日给付原告张凤林律师代理费5000元。

涉案法条 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条 法律问题 专利权被宣告无效后专利实施许可合同纠纷的处理 裁判观点 专利实施许可合同纠纷中，专利权被宣告全部无效的，人民法院可以参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条的规定，裁定驳回专利权人的起诉。

注：本摘要并非裁定书之组成部分，不具有法律效力。