辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）辽02民终5741号上诉人（原审被告）：西岗区开口笑海鲜饺子店，经营场所辽宁省大连市西岗区海顺街。

经营者：王慧洁，女，1973年5月3日出生，汉族，住黑龙江省密山市。

委托诉讼代理人：艾诗博，辽宁智爵律师事务所律师。

委托诉讼代理人：朱晓晨，辽宁昭明律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：山东泰山开口笑水饺有限公司，住所地山东省泰安市肥城市工业三路南。

法定代表人：尹涛，该公司董事。

委托诉讼代理人：杨现伟，山东千慧律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王磊，山东千慧律师事务所律师。

上诉人西岗区开口笑海鲜饺子店（以下简称“开口笑饺子店”）因与被上诉人山东泰山开口笑水饺有限公司（以下简称“开口笑公司”）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服大连市西岗区人民法院（2019）辽0203民初5389号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年8月13日立案后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。

上诉人的委托代理人艾诗博、被上诉人的委托代理人杨现伟到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

开口笑饺子店上诉请求：撤销一审判决的第一项、第二项，改判驳回开口笑公司的诉讼请求。

具体事实与理由：一、一审法院片段式地认定案件事实，没有认定上诉人在先使用“开口笑”的事实。

本案涉案字号只是被上诉人起诉与“开口笑”有关的十件系列案件之一，系列案件中王慧洁作为经营者的有八件。

王慧洁作为个体工商户经营以水饺为主的餐饮服务的最早时间是2012年11月16日，当时字号为大连市沙河口区开口笑海鲜饺子店，经营场所是西安路天兴罗斯福，2017年12月更名为沙河口区捏上开口水饺连锁店，2019年1月更名为沙河口区王慧洁开口笑海鲜饺子店。

此后，王慧洁陆续成立了包括本案在内与“开口笑”有关的八个个体工商户，并以董勇、董军的名义成立了与“开口笑”有关的两个个体工商户，这些个体工商户的设立都是一脉相承的。

因此，在被上诉人申请商标注册前，上诉人就将“开口笑”用于餐饮服务上。

但一审法院对上诉人前述在先使用的事实未予认定。

具体到本案，上诉人成立于2016年2月2日，是王慧洁继在西安路天兴罗斯福（2012年11月16日）、星海和平广场（2013年7月23日）、高新区锦辉商城（2014年11月13日）后成立的第五家个体工商户。

上述三家个体工商户成立之初字号均为“开口笑”，均在被上诉人申请商标注册之前就将“开口笑”用于餐饮服务上，而上诉人成立时字号亦为“开口笑”。

一审法院没有认定上诉人对“开口笑”用于餐饮服务属于在先使用，并将上诉人合理正当的在店铺招牌、装潢上使用“开口笑”的字号简称字样以及在“饿了么”等平台上使用字号简称导引消费者购买商品等行为，错误地认定为侵犯了被上诉人的商标权。

另外，上诉人正当使用“开口笑”字号简称的同时，加注了上诉人享有的注册商标“KKX”字样，具有区分功能，以相关公众的一般注意力判断，不能对服务来源产生混淆。

二、一审法院未认定上诉人在先使用的事实，进而未适用2013年8月修正的《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款关于在先使用抗辩的制度，属于适用法律错误。

三、一审法院没有从商标法的意义上理解商标的基本功能，从而导致机械适用法律。

商标的基本功能在于区分商品的来源，以避免对相关公众造成误认或者混淆。

如前所述，上诉人于2012年11月16日经营字号为大连市沙河口区开口笑海鲜饺子店后，连续成立了十家与“开口笑”有关的个体店铺，在大连辖区内已形成了较大的影响力，反观被上诉人自取得注册商标以来没有任何影响力，根本不能使相关公众将上诉人的餐饮服务误认为与被上诉人有关或者混淆两者关系。

所以，上诉人认为商标最主要功能是区分商品的来源，其作用对象是相关公众。

对于“在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的，若不能造成相关误认或者混淆的，均不构成侵犯商标权。

综上，恳请支持上诉请求。

开口笑公司辩称，不同意上诉人的上诉请求，请求驳回上诉人的上诉请求，维持一审判决。

具体理由如下：一、被上诉人对“开口笑”商标的使用时间为1998年，从注册企业名称的字号为“开口笑”之日起即开始对“开口笑”进行使用。

2003年，王慧洁与被上诉人签订特许加盟合同，被上诉人许可其在餐饮上使用“开口笑”商标，从时间上看，在先使用的是被上诉人而非上诉人。

二、上诉人除了使用“王慧洁开口笑”还单独突出使用“开口笑”字样，构成在相同服务上使用相同商标的侵权行为。

三、被上诉人有“开口笑”的注册商标，使用在核定服务上，即是对“开口笑”的商标意义上的使用。

四、被上诉人的“开口笑”商标品牌经过二十多年使用，在区分餐饮服务来源的作用上已经十分明显，取得过山东省著名商标、非物质文化遗产等多项荣誉且知名度很高。

上诉人在明知“开口笑”品牌知名度和影响力的情况下依然突出使用“开口笑”商标属于具有明显的侵权恶意。

开口笑公司向一审法院起诉请求：1.判令开口笑饺子店立即停止侵犯其第16241957号“开口笑”注册商标专用权的行为，即立即停止在餐馆招牌、产品外包装、店内装修装潢、线上线下广告宣传中使用与开口笑公司“开口笑”商标相同或近似的商标标识，移除其使用的被控侵权标识并销毁载有被控侵权标识的所有广告宣传资料及网页信息等；

2.判令开口笑饺子店立即停止不正当竞争行为，包括立即停止在企业宣传中声称“开口笑水饺是王慧洁独创”，立即停止使用“生时开口笑，煮熟自然合”或与之近似的宣传语进行宣传，立即停止宣传“开口笑露馅水饺”创始于2003年，停止使用带有“开口笑”字样的字号；

3.判令开口笑饺子店在《辽宁晚报》、《大连日报》、《半岛晨报》（大连）正文版面的显著位置，就其侵害开口笑公司商标权及不正当竞争行为连续30日发表公开声明、消除影响；

4.判令开口笑饺子店向开口笑公司赔偿经济损失及诉讼合理开支共计人民币16万元。

一审法院查明事实：开口笑公司成立于1998年1月16日，经营范围为水饺品种研发及相关技术咨询、技术转让、技术推广。

开口笑公司于2015年1月27日申请注册第16241957号“开口笑”文字及图形商标，于2017年2月7日核准注册，有效期至2027年2月6日，核定使用服务类别为第43类，包括餐厅、饭店等。

开口笑饺子店成立于2016年2月2日，经营者王慧洁，经营场所位于大连市西岗区，经营范围为餐饮服务。

王慧洁于2014年4月14日注册了第11727719号“KKX”商标，核定使用服务类别为第43类，包括餐厅、饭店等，有效期至2024年4月13日；

于2019年5月28日注册了第33785782号“王慧洁开口笑”商标，核定使用服务类别为第43类，包括饭店、餐馆等，有效期至2029年5月27日。

2019年7月1日，山东千慧律师事务所向山东省济南市高新公证处申请证据保全，同月4日，公证人员与山东千慧律师事务所的委托代理人杨现伟来到大连市的一处标有“A3区”标牌字样的建筑物附近，公证人员对该建筑物的路牌、标牌以及含有“开口笑”字样的标牌、引导牌等进行拍照。

公证人员从某“A3区”字样的入口，进入该建筑物，对建筑物内的引导牌、店铺宣传牌等进行拍照，随后，来到该建筑物内一楼标有“KKX开口笑幸福就是每天开口笑”字样的店铺处，公证人员对店铺标牌以及门前现状等进行拍照，杨现伟以普通消费者的身份在该店铺进行了消费，公证人员对店铺内部现状进行拍照，杨现伟将消费取得的账单进行手机截屏。

现场取得店铺菜单一张以及“水饺-制作单-堂食”一张。

山东省济南市高新公证处对上述证据保全过程出具了（2019）鲁济南高新证经字第1255号公证书。

公证书附件图片显示上述标有“KKX开口笑开口鲜虾水饺幸福就是每天开口笑”字样的店铺内悬挂的营业执照登记的名称为西岗区开口笑海鲜饺子店，开口笑饺子店在店铺招牌、装潢上使用了“KKX开口笑”、“开口笑”字样。

另查，开口笑公司于2001年5月28日注册第1579192号注册商标，有效期至2011年5月27日，服务类别包括：饺子等。

该商标注册有效期限届满后未续展。

2003年3月21日，开口笑公司与王慧洁签订《特许加盟合同》。

合同主要约定，“开口笑”是开口笑公司旗下经营特色餐饮的驰名商标，该商标已于2001年5月28日注册，注册号为1579192。

该驰名产品获国家两项专利，发明专利、实用新型专利，专利号：98122108.4、982443680.7；

王慧洁同意接受开口笑公司以特许经营方式授予“开口笑”品牌标识及专利技术等无形资产和专有的经营秘诀、商业秘密，并同意以加盟人的身份获得在辽宁省大连市中山区自行开店特许权；

在此地点内自行开设的加盟店以“开口笑”之品牌为悬挂招牌，遵从开口笑公司指导；

王慧洁必须向开口笑公司一次性支付特许加盟费及专利费45000元；

合约有效期为2003年5月1日起到2006年5月1日止，共计三年；

双方还约定了双方的权利义务等内容。

合同签订后，双方按约履行合同约定的权利义务。

又查，开口笑公司就本案支付律师费10000元，公证费1270元。

一审法院认为：本案的争议焦点为：一、开口笑饺子店的行为是否构成侵犯注册商标专用权；

二、开口笑饺子店的行为是否构成不正当竞争行为；

三、如构成侵权，开口笑饺子店应承担的责任。

针对争议焦点评析如下：一、开口笑饺子店的行为是否构成侵犯注册商标专用权。

开口笑公司系第16241957号注册商标专用权人，且上述注册商标在注册有效期内，其注册商标专用权受法律保护。

未经商标注册人的许可，在同一种服务上使用与其注册商标近似的商标的，或者在类似服务上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。

将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似服务上突出使用，容易使相关公众产生误认的行为，属侵犯注册商标专用权。

开口笑公司第16241957号注册商标核定使用的服务包括餐厅、饭店等，开口笑饺子店的经营范围为餐饮服务，二者构成类似服务。

开口笑饺子店在其店面招牌、装潢上使用了“开口笑”文字，虽部分标识增加了“KKX”、“开口水饺”、“开口鲜虾饺”字样，但均不具有显著性，无法起到区分服务来源的作用，以相关公众的一般注意力判断，容易使相关公众对其服务的来源产生混淆，造成误认。

故开口笑饺子店使用“开口笑”的行为构成侵犯注册商标专用权。

开口笑饺子店辩称其不构成商标侵权的抗辩意见，不予支持。

二、开口笑饺子店的行为是否构成不正当竞争行为。

关于开口笑公司要求开口笑饺子店立即停止在企业宣传中声称“开口笑水饺是王慧洁独创”，立即停止使用“生时开口笑，煮熟自然合”或与之近似的宣传语进行宣传，立即停止宣传“开口笑露馅水饺”创始于2003年的诉讼请求，因开口笑公司提供的微信公众号账号主体非本案开口笑饺子店，开口笑公司未提供证据证明本案开口笑饺子店存在使用上述宣传语之行为，开口笑公司上述诉请无事实及法律依据，不予支持。

关于开口笑公司要求开口笑饺子店停止使用带有“开口笑”字样的字号的诉讼请求，一审法院认为，开口笑饺子店企业名称登记时间早于开口笑公司案涉商标注册时间，开口笑公司未提供证据证实其案涉商标及企业名称（包括简称）具有较高知名度，如果开口笑饺子店在经营活动中规范使用其企业名称，不足以导致相关公众的混淆误认，故对开口笑公司要求开口笑饺子店停止使用带有“开口笑”字样的字号的诉讼请求，不予支持。

关于开口笑公司认为“开口笑”系其知名商品特有名称，开口笑饺子店使用该产品名称构成不正当竞争，一审法院认为，开口笑公司提供的证据不足以证明“开口笑”系有一定影响的商品名称，该项主张无事实依据，不予支持。

三、如构成侵权，开口笑饺子店应承担的责任。

侵犯他人商标专用权的，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

实际损失、侵权人的违法所得或者注册商标许可使用费不能确定的，可根据侵权行为的情节判决给予相应的赔偿。

本案中，开口笑公司未能举证证明其因侵权行为所受实际损失或者案涉商标许可使用费的数额，开口笑饺子店的侵权违法所得亦无法查清。

一审法院综合考虑注册商标的市场知名度、开口笑饺子店的经营规模、开口笑饺子店侵权行为的情节、侵权行为持续的时间、主观过错程度以及开口笑公司为制止侵权所支出费用的合理性和必要性等因素确定赔偿数额。

开口笑公司因开口笑饺子店侵权行为所致经济损失及维权合理开支，酌定为60000元。

对开口笑公司主张超出部分不予支持。

关于开口笑公司要求开口笑饺子店消除影响的诉讼请求，因开口笑公司未提供证据证明因开口笑饺子店的侵权行为使开口笑公司的商誉受到损害，故对开口笑公司此诉请不予支持。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、第五十八条、第六十三条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第六条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条之规定，判决：一、西岗区开口笑海鲜饺子店立即停止使用侵犯山东泰山开口笑水饺有限公司第16241957号注册商标专用权的标识；

二、西岗区开口笑海鲜饺子店于判决生效之日起十日内赔偿山东泰山开口笑水饺有限公司经济损失及维权合理开支共计60000元；

三、驳回山东泰山开口笑水饺有限公司其他诉讼请求；

如未按判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；

案件受理费3500元，由山东泰山开口笑水饺有限公司负担2200元，西岗区开口笑海鲜饺子店负担1300元。

本院二审期间，开口笑公司提交了第33785782号“王慧洁开口笑”商标无效宣告书，拟证明“王慧洁开口笑”商标已经被宣告无效，一审法院认定的王慧洁未侵犯商标权的依据已经丧失基础。

开口笑饺子店对该证据的真实性、合法性无异议，认为与本案待证事实没有关联性，就前述无效宣告裁定，权利人已提起行政诉讼，被上诉人依据尚未生效的决定不能证明其主张的合理性。

开口笑饺子店提交案外人提起的开口笑公司的案涉注册商标处于国家知识产权局无效宣告审查中的网页截图，拟证明开口笑公司的案涉注册商标处于商标侵权纠纷之中，其无权主张任何权利。

开口笑公司对该证据的真实性无异议，但认为案涉商标仍为有效状态。

本院对双方对真实性均无异议的上述证据予以采信。

对二审当事人争议的事实，认定如下：一审判决认定的事实属实，本院予以确认。

另查明，2019年10月8日，开口笑公司向国家知识产权局申请对第33785782号“王慧洁开口笑”商标提出无效宣告请求。

该局经审理于2020年8月28日做出《关于第33785782号“王慧洁开口笑”商标无效宣告请求裁定书》，裁定如下：第**“王慧洁开口笑”商标在住所代理（旅馆、供膳寄宿处）；

饭店；

餐馆；

快餐馆；

流动饮食供应；

出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿服务上予以无效宣告，在其余服务上予以维持。

王慧洁不服该裁定已向北京知识产权法院起诉，尚未审结。

另有案外人向国家知识产权局申请对开口笑公司申请注册的第16241957号“開口笑及图”商标提出无效宣告请求，尚未审查结束。

经审查，一审法院所认定的其他事实，当事人无异议，本院予以确认。

本院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条规定，第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。

当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。

根据上诉人的上诉请求及事实和理由，本案的主要争议焦点是开口笑饺子店的行为是否侵害了开口笑公司的案涉注册商标专用权，其在先使用抗辩能否成立。

首先，开口笑公司第16241957号注册商标核定使用的服务包括餐厅、饭店等，开口笑饺子店的经营范围为餐饮服务，二者构成相同或类似服务。

开口笑饺子店在其店面招牌、装潢以及饿了么、美团、大众点评等外卖平台上均使用了“开口笑”文字，完整包含了案涉商标的文字部分，虽部分标识增加了“KKX”字样，但该字母上诉人未能明确其具体含义，为“开口笑”的汉语拼音首字母组合的概然性很高。

据此“KKX”字样与“开口笑”文字具有关联性和统一性，并不具有显著性，无法起到区分服务来源的作用，以相关公众的一般注意力判断，容易使相关公众对其服务来源产生混淆，造成误认。

而且，开口笑公司提交的其与王慧洁于2003年3月21日签订的《特许加盟合同》证明王慧洁知晓“开口笑”系开口笑公司于2001年5月28日获准注册的注册商标，尽管该商标于2011年因未经续展而失效，但王慧洁将该商标所保护的文字用于自身的商业经营，且属相同服务类别，具有明显的主观恶意。

关于开口笑饺子店依据《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款主张正当使用的上诉理由。

该条款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

“开口”虽可以体现为水饺的一种形态特点，但并非水饺的一种普通样态，开口笑公司的法定代表人对此曾取得“开口露馅式水饺”的实用新型专利和发明专利；

而且，“开口笑”与“开口”虽仅有一字之差，但含义大不相同，将“开口笑”文字用于水饺或餐饮服务，具有突出的显著性特征。

所以，开口笑饺子店对于“开口笑”文字的使用不属于正当使用情形。

关于开口笑饺子店提出的其在大连辖区形成较大影响力，根本不可能使相关公众造成混淆或误认的上诉理由，由于其使用的“开口笑”文字与开口笑公司申请注册的案涉商标相似度较高，二者在饺子餐饮服务上共存导致相关公众对服务来源产生混淆和误认的可能性较大，而并非要求发生实际混淆或误认的确定事实，开口笑饺子店的该项上诉理由缺乏法律依据。

因此，开口笑饺子店的行为侵害了开口笑公司对案涉商标享有的注册商标专用权。

其次，关于开口笑饺子店的在先使用抗辩。

《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

本案中，开口笑公司所请求保护的第16241957号注册商标“開口笑及图”系其于2015年1月27日向商标局申请，而案涉开口笑饺子店于2016年2月2日成立并开始使用“开口笑”文字，该时间显然晚于案涉商标的申请注册时间，并不符合在先使用抗辩的前提条件。

关于开口笑饺子店主张的其经营者王慧洁经营的十家店铺一脉相承，应当以最早设立的大连市沙河口区开口笑海鲜饺子店的成立时间即2012年11月16日，作为认定其在先使用“开口笑”文字的时间。

本院认为，依据前述法律规定，开口笑饺子店主张先用权抗辩应当证明其在先使用的与注册商标相同或者近似的商标，在商标注册人申请商标注册前具有一定影响；

但开口笑饺子店并未完成该节事实的举证责任，尚未满足此项法定条件。

况且，开口笑公司于2001年即已被商标局核准第1579192号注册商标，服务类别包括饺子等。

该商标与案涉商标虽然核定使用的类别不同，但在实际使用过程中均用于饺子餐饮，且权利人相同。

同一主体的不同注册商标的知名度在特定条件下可以辐射，商标所承载的商誉是可以承继的。

开口笑公司未续展的第1579192号注册商标经其多年来的大量使用，已形成了该“开口笑”标识的商誉，具有较高的知名度。

从2003年3月21日王慧洁与开口笑公司签订的《特许加盟合同》授权在大连市开店的事实足见开口笑公司多年来已建立较高的市场声誉和市场覆盖率。

因此，开口笑公司对于“开口笑”文字商标的使用远远早于开口笑饺子店所能主张的最早使用时间。

即使认定开口笑饺子店存在在先使用的事实，其法律后果仅为其可以在原使用范围内继续使用该商标，且注册商标权利人可以要求其附加适当区别标识。

但开口笑饺子店在店铺招牌、装潢上并未附加能够起到区分作用的区别标识。

因此，开口笑饺子店的在先使用抗辩不能成立，其该项上诉理由，本院不予支持。

综上，西岗区开口笑海鲜饺子店的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1300元（上诉人已预交），由西岗区开口笑海鲜饺子店负担。

本判决为终审判决。

审判长　　王立媛审判员　　崔耀天审判员　　董英杰二〇二〇年十一月十九日书记员　　杨　宁附本案引用的法律条文《中华人民共和国商标法》第五十九条注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；

（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；

（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；

（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。

原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。