云南省高级人民法院 民 事 裁 定 书 （2015）云高民三终字第93号 上诉人（原审被告）:晋宁丽清商贸有限公司。

住所地：云南省晋宁县新街镇宋家营村**。

法定代表人：杨丽清，经理。

上诉人（原审被告）:中国铁路昆明局集团有限公司装卸服务管理所。

住所地：云南省昆明市拓东路**昆铁得胜大厦**601。

负责人：马晓斌，主任。

委托诉讼代理人：肖崇柒，昆铁法律服务所法律工作者，一般授权代理。

被上诉人（原审原告）攀枝花市新九草制品厂。

住所地：四川省攀枝花市盐边县新九乡/div> 投资人罗洪友，董事长。

委托诉讼代理人：李慧，云南凝杰鼎济律师事务所律师，特别授权代理。

上诉人晋宁丽清商贸有限公司（以下简称丽清商贸公司）、中国铁路昆明局集团有限公司装卸服务管理所（以下简称装卸管理所）因与被上诉人攀枝花市新九草制品厂（以下简称新九草制品厂）侵害发明专利权纠纷一案，不服云南省昆明市中级人民法院（2013）昆知民初字第233号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2015年8月18日受理后，依法组成合议庭，对本案进行审理。

二审审理过程中，新九草制品厂以其对国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）作出的第26047号无效宣告审查决定书，已向北京知识产权法院提起诉讼为由，申请中止案件审理。

本院于2015年9月6日作出（2015）云高民三终字第93号民事裁定，裁定本案中止诉讼。

本院于2019年8月26日对本案进行了调查。

上诉人丽清商贸公司的法定代表人杨丽清，装卸管理所负责人马晓斌、委托诉讼代理人肖崇柒，被上诉人新九草制品厂委托诉讼代理人李慧到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

二审期间，装卸管理所向本院提交了一份（云）登记内变核字（2017）第6291号准予变更登记通知书，表示其公司名称发生了变更。

从该份通知书记载内容可知，装卸管理所由原名称昆明铁路局装卸服务管理所，变更登记为中国铁路昆明局集团有限公司装卸服务管理所。

故本院将一审被告、二审上诉人昆明铁路局装卸服务管理所，变更为中国铁路昆明局集团有限公司装卸服务管理所。

丽清商贸公司上诉请求：1.撤销一审判决第一项、第二项；

2.变更一审判决第四项为驳回新九草制品厂的所有诉讼请求；

3.由新九草制品厂承担本案全部诉讼费用。

事实和理由：1.一审判决适用法律错误。

（1）一审法院在确定涉案专利权利保护范围时，同时采用两种相反的观点，适用法律错误。

（2）一审法院在判断现有技术抗辩是否成立时，没有对丽清商贸公司实施的技术是否属于现有技术进行比对判断，而是直接拿现有技术产品与涉案专利产品进行比对，适用法律错误。

2.一审判决认定事实错误。

被控侵权产品的技术特征与现有技术对应特征不存在实质性差异，丽清商贸公司主张的现有技术抗辩能够成立。

一审判决认定现有技术抗辩不成立错误。

3.一审基于错误的事实认定，导致判决结果错误。

装卸管理所上诉请求：1.撤销一审判决第三项，驳回新九草制品厂对装卸管理所的全部诉讼请求；

2.一、二审案件受理费及保全费用由新九草制品厂承担。

事实和理由：1.一审判决认定事实错误，适用法律不当，判决结果错误。

（1）一审判决认定被控侵权产品的技术方案落入涉案专利的保护范围错误。

（2）一审判决认定涉案专利不属于现有技术，并否认丽清商贸公司属于在先使用并得到第三人合法授权错误。

2.一审法院在根据新九草制品厂的主张确定涉案专利权利保护范围时，存在程序违法。

新九草制品厂未提交书面答辩意见。

新九草制品厂向一审法院起诉，请求判令：1.丽清商贸公司和装卸管理所停止侵害新九草制品厂专利权的行为，销毁侵权产品；

2.丽清商贸公司和装卸管理所连带赔偿新九草制品厂经济损失人民币100万元（赔偿的时间段为2013年1月1日以后）；

3.丽清商贸公司和装卸管理所承担本案诉讼费及保全费。

一审法院审理查明事实如下：2006年7月13日，新九草制品厂向国家知识产权局申请名称为“具有外表层的草垫及加工方法”的发明专利，2008年11月5日，该发明专利获得授权，专利号为：ＺＬ20061002××××.7，目前仍在有效期内。

该专利说明书摘要载明：“本发明提供了具有外表层的草垫及加工方法，其方法可以广泛用于制造各种交通工具在运输货物时使用的防滑草垫。

”该专利包括两项独立权利要求。

其中：独立权利要求1载明：“具有外表层的草垫加工方法，本草垫由外表层包裹填料构成，其特征是：先将部分原料稻草（1）加工成外表层（2），然后铺入模压机（3），使其外表层（2）能包裹填充一定的原料稻草（1），由模压机（3）增压挤紧并实现初步成形，然后再通过绳线（4）穿透缝制确保更加牢固，最后由切割机两边切割整齐得到成品（8）。

”权利要求2-7是独立权利要求1的从属权利要求。

独立权利要求8载明：“具有外表层的草垫，其特征是：具有外表层的草垫的成品（8），由外表层（2）包裹原料稻草（1）后，并由绳线（4）对该草垫穿透缝制构成，其外表层（2）包裹原料稻草（1）的层数可以是1层或多层。

”权利要求9为独立权利要求8的从属权利要求。

2013年9月27日，专利复审委员会受理了丽清商贸公司对涉案专利的权利要求8、9提出的无效宣告申请。

2014年4月29日，专利复审委员会作出无效宣告请求审查决定书，维持涉案专利权利要求8、9有效。

第一次庭审中，新九草制品厂在本案中主张的专利权保护范围为权利要求1-6及权利要求9。

第二次庭审中，新九草制品厂将其变更为该专利的全部权利要求，即权利要求1-9。

2012年4月12日，丽清商贸公司的法定代表人杨丽清向国家知识产权局申请一项名称为“防滑抗震草垫”的实用新型专利，2012年10月31日，该专利获得授权，专利号为：ＺＬ20122015××××.Ｘ。

2014年5月12日，专利复审委员会作出决定，宣告ＺＬ20122015××××.Ｘ号专利全部无效。

另查明，从2013年1月起至2013年6月，装卸管理所从丽清商贸公司购进草垫共104360个，支付价款人民币626160元。

一审法院审理认为：一、关于本案涉案专利的保护范围应当如何确定的问题。

《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条规定：“人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。

权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许。

权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围。

”本案中，新九草制品厂在第二次庭审中要求以本案涉案专利的全部权利要求（即权利要求1-9）确定保护范围，与第一次庭审相比增加了权利要求7和8。

丽清商贸公司和装卸管理所认为新九草制品厂的该行为属于超过法定期限变更诉讼请求。

对此，一审法院认为，第一，变更诉讼请求是对起诉时请求法院判令的内容进行变更，新九草制品厂变更所主张的权利要求并非对诉讼请求进行变更，丽清商贸公司和装卸管理所对新九草制品厂的该行为性质理解有误；

第二，法律关于禁止反言的规定以及在实体上要求新九草制品厂明确涉案专利保护范围的规定，其立法目的均是为了便于对方当事人组织诉讼，保护对方当事人权益。

本案新九草制品厂增加的权利要求7属于从属权利要求，实质上限缩了其专利的保护范围，有利于被告或至少未损害被告的利益。

新九草制品厂增加的权利要求8虽系独立权利要求，但其在第一次庭审时已主张独立权利要求8的从属权利要求，即权利要求9为专利保护范围，故不论新九草制品厂是否增加权利要求8，其作为从属权利要求9引用的权利要求，一审法院亦会将其记载的技术特征确定为专利权的保护范围；

第三，本案的两次庭审具有延续性，新九草制品厂在法庭辩论终结前明确所主张的权利要求不违反法律规定。

新九草制品厂明确以权利要求1-9作为本案的专利保护范围，其中权利要求1和8为独立权利要求，由于专利独立权利要求的保护范围大于其从属权利要求，故一审法院以权利要求1和8确定涉案专利的保护范围。

权利要求1要求保护一种具有外表层的草垫加工方法，其具体特征可分解为：1.将原料稻草加工成外表层；

2.将外表层铺入模压机，在外表层内填充一定的原料稻草；

3.由模压机增压挤紧并实现初步成形；

4.通过绳线穿透缝制确保更加牢固；

5.由切割机两边切割整齐得到成品。

权利要求8要求保护一种具有外表层的草垫，其具体特征可分解为：1.该草垫具有外表层；

2.该外表层包裹了原料稻草；

3.由绳线对草垫穿透缝制；

4.其层数可以是1层或多层。

二、关于丽清商贸公司的制造、销售行为是否侵犯了新九草制品厂的专利权，如是，其应如何承担法律责任的问题。

首先，应当判断被控侵权产品及生产方法是否落入涉案专利保护范围。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；

被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

” 对于被控侵权生产方法，新九草制品厂主张涉案专利生产方法生产的是新产品，故对生产方法应适用举证责任倒置。

专利法第六十一条第一款规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

”现新九草制品厂主张涉案专利生产方法生产的是新产品，但其并未提交证据证明该主张，其主张不能成立，新九草制品厂就被控侵权生产方法与涉案专利生产方法相同负有举证责任。

因此，根据新九草制品厂申请的证据保全取得的视频资料，一审法院确定该被控侵权生产方法的技术特征为：1.将原料稻草加工成单层草帘形的外表层；

2.将外表层铺在自动草帘编织机上，在外表层中填充散草并将两边重叠；

3.将包裹有散草的草垫送入自动草帘编织机，由自动草帘编织机增压挤紧，同时由绳线穿透缝制；

4.将草垫用切割机两边切割整齐得到成品。

经比对，被控侵权生产方法的技术特征1、2、4与涉案专利权利要求1的技术特征1、2、5相同。

对于被控侵权生产方法的技术特征3，新九草制品厂主张与涉案专利构成等同。

等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

本案中，虽然被控侵权生产方法的技术特征3与涉案专利权利要求1的技术特征3、4所具有的功能均为增压挤紧与缝制，达到的效果均是使草垫更加紧凑牢固，但涉案专利采用的手段是模压机，被控侵权生产方法采用的手段是自动草帘编织机。

上述两种机械的设计、工作原理等完全不相同，仅通过阅读该专利的公开文件而不经过创造性劳动，该领域的普通技术人员无法从模压机联想到自动草帘编织机。

故被控侵权生产方法的技术特征3与涉案专利权利要求1的技术特征3、4不构成技术等同。

综上，丽清商贸公司生产草垫的方法与涉案专利权利要求1记载的技术特征1、2、5相同，与技术特征3、4不相同也不等同，故丽清商贸公司草垫生产方法的技术方案没有落入涉案专利的保护范围，其对该方法的实施未侵犯新九草制品厂的专利权。

对于被控侵权产品，根据新九草制品厂申请的证据保全取得的草垫，一审法院确定该被控侵权产品的技术特征为：1.以单层草垫为外表层；

2.该外表层内填充了原料稻草；

3.外表层重叠后经绳线缝合；

4.外表层包裹稻草的层数为1层。

经比对，被控侵权产品技术特征与涉案专利权利要求8的技术特征一一对应。

因此，被控侵权产品的技术方案落入涉案专利的保护范围。

其次，应审查丽清商贸公司的抗辩是否成立。

丽清商贸公司在本案中提出了多项抗辩，一审法院逐一分析如下： 1.丽清商贸公司认为其实施的是自有技术，即丽清商贸公司的法定代表人杨丽清于2012年10月31日获得的名称为“防滑抗震草垫”的实用新型专利。

使用自有专利并不是侵犯专利权诉讼中的法定抗辩事由。

丽清商贸公司据以主张权利的自有专利的申请日及授权日均在涉案专利申请日之后，按照保护在先合法权利的原则，即使丽清商贸公司所使用的是自有专利技术，但由于被控侵权产品技术方案落入了涉案专利的保护范围，其亦会构成对涉案专利的侵犯，故丽清商贸公司的自有技术抗辩不能成立。

2.丽清商贸公司认为涉案专利属于现有技术。

对此，丽清商贸公司提交了数份引证技术。

其中，证据4、5、7涉及的均为机械装置，与涉案专利非同类产品。

证据1、2、3、6涉及的产品分别为单层草垫、草支垫、草枕垫、条形草支垫，与涉案专利亦非同种产品。

此外，基于丽清商贸公司在诉讼过程中对涉案专利权利要求8、9提出无效宣告申请，专利复审委员会对此作出无效宣告请求审查决定书，维持涉案专利权利要求8、9有效，此亦说明了涉案专利具有较高的稳定性。

故丽清商贸公司提交的证据不能证明上述主张，其现有技术抗辩不能成立。

3.丽清商贸公司认为其在涉案专利申请日之前就已制造并大量销售草垫产品，属于在先使用。

根据丽清商贸公司提交的证据，生产、销售草制品的主体系个体工商户晋宁新街丽清草席收购点，该主体已于2008年7月4日注销。

虽然该个体工商户的经营者与丽清商贸公司的法定代表人均为杨丽清，但丽清商贸公司无证据证明两个主体之间具有法律上的承继关系。

同时，丽清商贸公司提交的证据仅能反映晋宁新街丽清草席收购点生产、销售的是“稻草席”、“草席”、“草支垫”，但不能证明上述产品与涉案专利产品系同一产品。

故丽清商贸公司的证据不能证明其主张，其在先使用抗辩不能成立。

4.丽清商贸公司主张其取得了第三人的合法授权，其制造草垫属于合法生产，对此其提交了两份合同证明其主张。

但该两份合同中丽清商贸公司均不是合同当事人，其不能证明上述证据与本案的关联性，故其上述抗辩亦不能成立。

综上，丽清商贸公司的抗辩均不能成立。

根据专利法第十一条第一款的规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

”丽清商贸公司在未经专利权人许可的情况下，其制造、销售涉案专利产品的行为已构成对新九草制品厂发明专利权的侵犯。

最后，关于丽清商贸公司应如何承担侵权责任的问题。

新九草制品厂要求判令丽清商贸公司立即停止制造、销售侵犯其发明专利权的“具有外表层的草垫”产品，并销毁其库存的侵权产品。

一审法院认为新九草制品厂的上述请求属于制止侵权的合理要求，依法予以支持。

对于新九草制品厂要求丽清商贸公司赔偿经济损失人民币100万元的请求。

专利法第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

”虽然本案中能够查明装卸管理所2013年1月至2013年6月期间从丽清商贸公司购进被控侵权产品的数量及支付的价款，但无法据此确定或推定新九草制品厂的损失或丽清商贸公司的获利。

在此情况下，一审法院综合考虑涉案专利知名度、侵权行为的性质、侵权产品的价格、经营规模及范围、丽清商贸公司的主观过错等情节，酌定由丽清商贸公司赔偿新九草制品厂经济损失人民币10万元。

三、关于装卸管理所的销售行为是否侵犯了新九草制品厂的专利权，如是，其应如何承担法律责任的问题。

根据专利法第十一条第一款的规定，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得为生产经营目的销售其专利产品。

本案中，装卸管理所销售的草垫产品系向丽清商贸公司购买。

如上所述，该草垫产品的技术方案落入了涉案专利的保护范围，故装卸管理所的销售行为侵犯了新九草制品厂的专利权，应当承担相应的侵权责任。

新九草制品厂要求判令装卸管理所立即停止销售侵犯其发明专利权的“具有外表层的草垫”产品，并销毁其库存的侵权产品。

一审法院认为新九草制品厂的上述请求属于制止侵权的合理要求，依法予以支持。

对于新九草制品厂要求装卸管理所连带赔偿经济损失人民币100万元的请求，装卸管理所提出了合法来源抗辩。

专利法第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

”装卸管理所依据此条来抗辩必须符合以下两个条件：第一，装卸管理所确实不知道自己使用或者销售的产品是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品；

第二，被控侵权产品来源明确、形式合法。

本案中，各方当事人均认可装卸管理所销售的草垫产品系向丽清商贸公司购买，其来源明确、形式合法。

对于装卸管理所是否知晓该草垫产品系侵权产品，新九草制品厂提交了民事起诉状、调解书、裁定书等证据用以证明装卸管理所的内部企业于2009年就因侵犯本案涉案专利被新九草制品厂起诉，故装卸管理所存在侵权恶意。

但上述法律文书载明的当事人均非装卸管理所，新九草制品厂无证据证明上述法律文书中所载的当事人与装卸管理所之间存在法律上的关联性，故新九草制品厂的上述主张不能成立。

装卸管理所销售的产品具有合法来源，其可以不承担赔偿责任。

综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十一条第一款、第六十五条、第七十条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下：一、丽清商贸公司于判决生效之日起立即停止制造、销售侵犯新九草制品厂专利号为ＺＬ20061002××××.7发明专利权的“具有外表层的草垫”产品，并销毁库存的上述产品；

二、丽清商贸公司于判决生效后十日内赔偿新九草制品厂经济损失人民币10万元；

三、装卸管理所于判决生效之日起立即停止销售侵犯新九草制品厂专利号为ＺＬ20061002××××.7发明专利权的“具有外表层的草垫”产品，并销毁库存的上述产品；

四、驳回新九草制品厂的其他诉讼请求。

一审案件受理费人民币13800元、保全费人民币5000元，共计18800元，由新九草制品厂负担1880元，丽清商贸公司负担15040元，装卸管理所负担1880元。

本院二审期间，装卸管理所提交了五份证据材料，证明涉案发明专利权已被专利复审委员会宣告全部无效，以及涉案专利被宣告无效的整个过程：证据一专利复审委员会第26047号无效宣告请求审查决定书；

证据二北京知识产权法院（2015）京知行初字第4838号行政判决书；

证据三北京知识产权法院（2015）京知行初字第4961号行政判决书；

证据四北京市高级人民法院（2018）京行终4739号行政判决书；

证据五专利复审委员会第40988号无效宣告请求审查决定书。

装卸管理所认为，涉案发明专利权被宣告全部无效，新九草制品厂对装卸管理所和丽清商贸公司提起的侵权诉讼已无事实依据。

丽清商贸公司质证意见是：对五份证据全部予以认可。

新九草制品厂质证意见是：对五份证据全部予以认可。

丽清商贸公司和新九草制品厂在二审未提交新证据。

本院认为，装卸管理所提交的证据一、证据五是专利复审委员会作出的审查决定书，证据二、证据三、证据四是人民法院作出的行政判决书，该五份证据真实、合法，且与本案关联，对五份证据予以采信。

本院根据上述五份证据反映的情况，查明事实如下： 2014年10月22日，装卸管理所对涉案发明专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。

专利复审委员会于2015年5月26日作出第26047号无效宣告请求审查决定书（以下简称第26047号决定），决定：宣告200610021399.7号发明专利的权利要求8、9无效，在权利要求1—7的基础上维持该专利权继续有效。

新九草制品厂不服第26047号决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院于2017年12月11日作出（2015）京知行初字第4838号行政判决，判决：“驳回原告攀枝花市新九草制品厂的诉讼请求。

” 装卸管理所不服第26047号决定，亦向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院于2017年12月11日作出（2015）京知行初字第4961号行政判决，判决：“一、撤销被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第26047号无效宣告请求审查决定；

二、被告国家知识产权局专利复审委员会就昆明铁路局装卸服务管理所针对第200610021399.7号发明专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

” 专利复审委员会不服北京知识产权法院（2015）京知行初字第4961号行政判决，向北京市高级人民法院提出上诉。

北京市高级人民法院于2018年11月29日作出（2018）京行终4739号行政判决，判决：“驳回上诉，维持原判。

” 2019年5月29日，专利复审委员会重新审查后作出第40988号无效宣告请求审查决定书，决定：宣告200610021399.7号发明专利权全部无效。

该审查决定书发文日为2019年7月18日。

本院认为，专利法第四十七条第一款规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。

”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。

”本案中，新九草制品厂依据涉案专利提起侵权诉讼，一审判决据此支持了其部分诉讼请求。

但在本案二审期间，涉案专利已经被专利复审委员会依法宣告全部无效，故应裁定驳回新九草制品厂的起诉。

综上，依照《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一项、第一百七十条第一款第二项、第一百七十四条之规定，裁定如下： 一、撤销云南省昆明市中级人民法院（2013）昆知民初字第233号民事判决；

二、驳回攀枝花市新九草制品厂的起诉。

一审案件受理费13800元，退还攀枝花市新九草制品厂。

保全费5000元，由攀枝花市新九草制品厂负担；

晋宁丽清商贸有限公司和中国铁路昆明局集团有限公司装卸服务管理所各自预交的二审案件受理费13800元，均予以退还。

本裁定为终审裁定。