广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤06民终2373号上诉人（原审被告）：佛山市家卫士电子有限公司，住所地广东省佛山市禅城区弼唐路弼北坑田创业园1号楼4楼401，统一社会信用代码×××573。

法定代表人：梁清河，该公司董事长。

委托诉讼代理人：张婉媚，广东本务律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：进祯科技有限公司，住所地台湾地区高雄市三民区湾中里湾中街233号四楼之2。

法定代表人：戴妗芸。

委托诉讼代理人：戴国祯，男，该公司工作人员。

上诉人佛山市家卫士电子有限公司（下称家卫士公司）因与被上诉人进祯科技有限公司（下称进祯公司）侵害商标权纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院（2016）粤0604民初10239号民事判决，向本院提出上诉。

本院于2017年3月15日立案后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

上诉人家卫士公司上诉请求：一、撤销广东省佛山市禅城区人民法院（2016）粤0604民初10239号民事判决，驳回被上诉人进祯公司的诉讼请求；

二、本案一、二审诉讼费由被上诉人进祯公司承担。

事实及理由：一、一审法院判决上诉人家卫士公司因商标侵权赔偿被上诉人进祯公司6万元没有法律依据。

上诉人家卫士公司是受案外人湖北现代家进祯公司（下称湖北进祯公司）的委托代生产的300台可视对讲机系列产品，不属于侵犯被上诉人进祯公司商标权的行为。

1、案外人湖北进祯公司向上诉人家卫士公司出具被上诉人进祯公司与其签订的《商标授权使用许可协议》、《委托书》、《商标使用许可授权书》和涉案商标的《注册申请受理通知书》，告知上诉人家卫士公司其享有该涉案商标的使用权，并可以再授权第三方。

随后，案外人湖北进祯公司于2016年3月28日向上诉人家卫士公司下单确认试生产300台涉案样机，用于销售展示。

生产完毕后，案外人湖北进祯公司另行委托佛山市煜升电子有限公司进行样机商标丝印。

2、上诉人家卫士公司没有恶意侵犯被上诉人进祯公司商标权的主观故意。

在案外人湖北进祯公司委托上诉人家卫士公司生产涉案品牌楼宇对讲机时，上诉人家卫士公司也要求案外人湖北进祯公司出具相关的商标使用许可证明。

由于被上诉人进祯公司的法定代表人与案外人湖北进祯公司的法定代表人两人一直以来都共同与上诉人家卫士公司进行业务洽谈，因此，被上诉人进祯公司对案外人湖北进祯公司委托上诉人家卫士公司生产楼宇对讲机产品是知情和同意的。

3、上诉人只是受案外人湖北进祯公司的委托试生产300台涉案品牌样机，且试生产该批样机时，没有进行涉案商标的丝印，也没有收取案外人湖北进祯公司的任何生产费用。

因此，上诉人家卫士公司的上述行为不属于《商标法》第四十八条、第五十七条规定的情形，不应认定为侵犯商标权的行为。

二、一审法院判决上诉人家卫士公司因商标侵权赔偿被上诉人进祯公司6万元，没有事实依据。

1、上诉人家卫士公司受案外人湖北进祯公司的委托于2016年3月28日试生产300台样机，不存在被上诉人进祯公司所述“2016年3月起制造销售数批印有ZINZAN商标的可视对讲机系列产品，转售至成都地区的建安工地安装完成交易”的情形。

从双方的聊天记录来看，2016年6月23日，被上诉人进祯公司向上诉人家卫士公司发送关于涉案商标的产品，上诉人家卫士公司已表示之前发了几套涉案产品的样机给了案外人湖北进祯公司，而对于后期需要的670台分机，并没有达成任何合作生产协议，且上诉人家卫士公司仅受案外人湖北进祯公司委托试生产样机，在此过程中没有使用商标，对制造销售至成都地区的涉案商标产品毫不知情。

2、从上诉人家卫士公司在一审时提交的（2015）鄂武汉中知初字第00094号民事判决书可知，在其他侵害注册商标专用权纠纷中，法院已经查明被上诉人进祯公司将简体“进祯”与字母“ZINZAN”的组合在第9类商品上申请注册商标，申请号为12300409，该申请于2013年4月8日受理，此后，被上诉人进祯公司与案外人湖北进祯公司签订《商标授权使用许可协议》，许可使用申请号为12300409的商标的事实，即自2013年4月10日，案外人湖北进祯公司一直享有涉案商标的使用权。

3、被上诉人进祯公司工作认员戴国祯于2016年1月29日在微信中只是要求上诉人家卫士公司在接受案外人湖北进祯公司委托生产产品时告知即可，并无要求取得其书面同意，而从戴国祯与上诉人家卫士公司的法定代表人之间的交往来看，戴国祯明显是知道案外人湖北进祯公司委托上诉人家卫士公司生产样机的，戴国祯是在2016年6月23日才通过微信方式发送通知给上诉人家卫士公司的，明确表示从2016年6月23日起终止案外人湖北进祯公司使用第9类商标的授权，且还明确表示对此之前既往不咎。

而上诉人家卫士公司除在2016年3月28日受托生产过300台样机外，未再生产过任何涉案产品，不存在侵犯被上诉人进祯公司商标权的情形。

4、本案的发生，是因被上诉人进祯公司取得涉案商标后，与案外人湖北进祯公司就商标使用费的问题未达成一致意见所致。

被上诉人进祯公司所述的销售至成都工地的涉案商标产品是由案外人湖北进祯公司委托佛山市煜升电子有限公司进行生产并丝印“进祯ZINZAN”商标供货的，与上诉人家卫士公司无关。

另外，被上诉人进祯公司也一直委托佛山市煜升电子有限公司进行生产并丝印“进祯ZINZAN”商标的产品对外销售。

因此，上诉人家卫士公司有理由相信，被上诉人进祯公司与案外人湖北进祯公司一直是友好合作关系，案外人湖北进祯公司委托上诉人家卫士公司试生产样机之事，被上诉人进祯公司是知情的。

三、一审法院判决上诉人家卫士公司因商标侵权赔偿被上诉人进祯公司6万元明显过高。

1、上诉人家卫士公司不存在恶意侵犯被上诉人进祯公司商标的主观故意，亦无从中获利。

试生产的300台样机是在经案外人湖北进祯公司授权后生产的，且未对外销售带有涉案商标的产品，并没有给被上诉人进祯公司造成实际损失。

一审法院仅用被上诉人进祯公司与案外人湖北进祯公司之间的诉讼，判决上诉人家卫士公司赔偿6万元，明显不公平、不合理。

2、一审庭审中，被上诉人进祯公司也没有向一审法院就侵权行为造成的实际损失等进行举证。

基于此，请求二审法院撤销一审判决，驳回被上诉人进祯公司的全部诉讼请求。

被上诉人进祯公司辩称，原审判决认定事实清楚，处理正确，应予维持。

上诉人家卫士公司上诉请求不能成立，应予驳回。

进祯公司向一审法院起诉请求：判令家卫士公司赔偿进祯公司经济损失人民币200000元。

一审法院认定的事实：进祯公司于2013年3月25日向国家工商行政管理总局商标局申请在第九类商品上注册“进祯ZINZAN”商标，后该商标经核准注册，注册号为第12322409号，注册日期为2014年8月28日，有效期至2024年8月27日，核定使用商品为第9类的内部通讯装置、电话机、可视电话、网络通讯设备、电子监控装置等。

进祯公司（授权方）与案外人湖北进祯公司签订《商标授权使用许可协议》，许可该公司自2013年4月10日起在生产和销售的楼宇对讲产品上使用申请号为第12322409号的“进祯ZINZAN”商标，并约定许可该公司使用商标的形式为在楼宇对讲行业内许可使用，授权其他销售使用该商标的，生产厂家需经进祯公司书面认可。

2013年9月30日，进祯公司（授权方）向案外人湖北现代家进祯科技有限公司出具《商标使用许可授权书》，明确进祯公司同意无偿提供该公司生产楼宇可视对讲产品及相关业务需要时使用“进祯ZINZAN”商标，并可再授权于第三方作为业务使用；

进祯公司不得未经被授权方同意将授权商标再给予他人使用，被授权方所选择生产进祯对讲产品的工厂必须经由进祯公司书面同意。

2015年12月30日，国家工商行政管理总局商标局作出第12322409号“进祯ZINZAN”商标准予注册的决定[（2015）商标异字第0000065772号]，准予第12322409号“进祯ZINZAN”商标注册。

2016年1月29日，进祯公司的委托诉讼代理人戴国祯通过微信通知家卫士公司的法定代表人梁清河，称其已取得“进祯ZINZAN”注册商标，若案外人湖北进祯公司委托家卫士公司代工可视对讲机/对讲机系列产品使用该商标的，请事先通知进祯公司，并向其发送了国家工商行政管理总局商标局第12322409号“进祯ZINZAN”商标准予注册的决定[（2015）商标异字第0000065772号]的照片。

2016年3月4日，案外人湖北进祯公司出具《授权书》，授权家卫士公司代该公司生产、加工“ZINZAN”商标楼宇对讲产品，但没有权力在市场上销售该品牌的产品，并向家卫士公司出示了上述《商标授权使用许可协议》、《商标使用许可授权书》及“进祯ZINZAN”商标注册受理通知书。

家卫士公司提交的《湖北现代家进祯科技有限公司SAT-J系统试生产样机订单》显示，家卫士公司于2016年3月28日受案外人湖北现代家进祯科技有限公司委托生产了“壁挂式免提彩色可视4.3寸屏室内机”300台，并交付该公司。

2016年6月23日，进祯公司的委托诉讼代理人戴国祯通过微信通知家卫士公司的法定代表人梁清河，称其已取得“进祯ZINZAN”注册商标，并已终止案外人湖北进祯公司使用该注册商标于可视对讲机/对讲机系列产品制造及营运代理、经销授权，家卫士公司若没有进祯公司正式授权，不可生产该注册商标的可视对讲机/对讲机系列产品。

同日，戴国祯又通过微信发送标有“ZINZAN”标识的楼宇可视对讲机产品照片给梁清河，并询问照片中的产品是否为家卫士公司的产品，梁清河称该产品“是我之前发了几套样机给老张（即案外人湖北进祯公司的法定代表人张光辉）的”。

2016年10月20日，案外人湖北进祯公司出具《情况说明》，称其合法取得“进祯ZINZAN”商标的授权许可使用，家卫士公司受其委托合法生产300台楼宇对讲产品样机所产生的一切法律后果及损失由其承担，其销往成都市美林国际项目的670台楼宇对讲产品是由其另行委托佛山市煜升电子有限公司生产并丝印“进祯ZINZAN”商标供货的。

庭审中，经比对，进祯公司主张家卫士公司在楼宇可视对讲机产品上使用的“ZINZAN”标识与第12322409号“进祯ZINZAN”注册商标的英文部分相同，家卫士公司则认为其没有使用过上述标识，“ZINZAN”标识与进祯公司涉案注册商标构成近似。

进祯公司主张200000元经济损失是依据家卫士公司因侵权行为获利约7万元（家卫士公司生产970台侵权产品的销售金额约十几万元，按利润率50%计算得出）以及当地合作方的损失等因素综合考虑。

一审法院认为，进祯公司是第12322409号“进祯ZINZAN”商标的注册人，该商标在注册有效期内，其专用权应受法律保护。

本案的争议问题是家卫士公司是否存在侵害进祯公司注册商标专用权的行为。

首先，家卫士公司是否存在生产标有“ZINZAN”标识的楼宇可视对讲机产品的行为。

根据查明的事实，家卫士公司在与进祯公司的微信聊天中已承认其生产了标有“ZINZAN”标识的楼宇可视对讲机产品，此有进祯公司提交的产品照片、微信聊天记录截图打印件及家卫士公司提交的微信聊天记录截图打印件佐证，结合家卫士公司提交的授权书、湖北进祯公司SAT-J系统试生产样机订单等证据，可以证实家卫士公司存在生产标有“ZINZAN”标识的楼宇可视对讲机产品的行为。

而且，家卫士公司在本案诉讼中提出的追加案外人湖北进祯公司为本案共同被告的书面申请中亦陈述“家卫士公司根据湖北现代家进祯科技有限公司授权委托生产300台涉案商标产品，不存在侵犯进祯公司商标权的行为”等内容，即家卫士公司生产的300台楼宇可视对讲机产品并非无丝印商标的白机，而是带有涉案商标的产品。

综上，在无相反证据的情况下，一审法院认定家卫士公司存在生产标有“ZINZAN”标识的楼宇可视对讲机产品的行为。

家卫士公司提出的其受委托生产的300台楼宇可视对讲机为无丝印商标的白机的抗辩意见，与本案现有证据及家卫士公司之前的陈述相矛盾，且未提供证据证实，故一审法院不予采纳。

其次，家卫士公司是否获得合法授权生产标有“ZINZAN”标识的楼宇可视对讲机产品。

根据进祯公司与案外人湖北进祯公司签订的《商标授权使用许可协议》及《商标使用许可授权书》的约定，案外人湖北进祯公司自2013年4月10日起可在生产和销售的楼宇对讲产品上使用“进祯ZINZAN”商标（申请号为第12322409号），并可许可第三方在楼宇对讲行业内使用该商标，案外人湖北进祯公司所选择的生产该商标对讲产品的生产厂家必须经进祯公司书面同意。

而案外人湖北进祯公司于2016年3月书面授权委托家卫士公司生产标有“ZINZAN”标识的楼宇可视对讲机产品时，亦向家卫士公司出示了其与进祯公司的上述协议、授权书及“进祯ZINZAN”商标注册申请受理通知书。

后进祯公司亦于2016年1月29日微信通知家卫士公司，进祯公司已取得“进祯ZINZAN”注册商标，若案外人湖北现代家进祯科技有限公司委托家卫士公司代工可视对讲机/对讲机系列产品使用“进祯ZINZAN”商标应事先通知进祯公司，并向家卫士公司发送了国家工商行政管理总局商标局第12322409号“进祯ZINZAN”商标准予注册的决定的照片。

即家卫士公司对于案外人湖北进祯公司许可他人使用涉案商标的商标注册情况、授权具体权限、范围及条件等均已知悉，却仍在没有进祯公司书面同意的情况下生产标有“ZINZAN”标识的楼宇可视对讲机产品，且该标识亦与案外人湖北进祯公司获得再许可授权的“进祯ZINZAN”商标不同，故家卫士公司未尽到合理的注意义务，未经进祯公司许可在同一种商品上使用与第12322409号“进祯ZINZAN”注册商标近似的商标，已侵犯了进祯公司的注册商标专用权。

家卫士公司提出的其生产涉案产品获得合法授权，并未侵犯进祯公司注册商标专用权的抗辩意见，理据不足，一审法院不予采纳。

对于家卫士公司提出的进祯公司商标在2016年6月取得商标注册证前未获得法律保护的商标专用权的抗辩意见，《中华人民共和国商标法》第三十九条规定：“注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。

”同时，该法第三十六条第二款规定：“经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。

自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；

但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。

”本案中，进祯公司取得第12322409号“进祯ZINZAN”注册商标专用权的时间应为初审公告三个月期满之日即2014年8月28日，并非商标局作出准予注册决定的日期，亦非进祯公司取得该商标注册证的日期。

而家卫士公司的侵权行为发生在商标局作出准予注册决定日期即2015年12月30日后，亦不符合前述有关不具有追溯力的情形，故家卫士公司该抗辩意见理据不足，一审法院不予采纳。

最后，关于家卫士公司的民事责任。

根据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条的规定，承担侵权责任的方式包括停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等。

进祯公司据此主张家卫士公司赔偿损失，有事实和法律依据，一审法院予以支持。

损失赔偿额方面，《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款、第三款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

”本案中，进祯公司主张按照家卫士公司因侵权行为的获利及进祯公司当地合作方的损失确定200000元经济损失，其中获利7万多元是依据970台侵权产品的销售金额约十几万元的50%（利润率）计算得出。

因进祯公司未对侵权产品的销售金额、利润率等举证证实，故一审法院对上述计算方法不予采纳。

鉴于当事人对进祯公司因侵权所受到的实际损失、家卫士公司因侵权所获利益等均未举证证实，难以确定，故结合家卫士公司侵权行为的性质、主观过错程度、期间、后果以及制止侵权行为的合理开支等因素，一审法院确定家卫士公司赔偿进祯公司损失6万元。

进祯公司超出该数额的部分请求，一审法院不予支持。

综上所述，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、第六十三条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条、第十六条第一款、第二款的规定，判决：一、佛山市家卫士电子有限公司于判决发生法律效力之日起五日内，一次性赔偿进祯科技有限公司损失60000元；

二、驳回进祯科技有限公司其他诉讼请求。

如佛山市家卫士电子有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息给进祯科技有限公司。

案件受理费4300元，由进祯科技有限公司负担300元，佛山市家卫士电子有限公司负担4000元。

二审期间，双方当事人没有提交新的证据。

经审理，一审法院认定事实清楚，本院予以确认。

本院认为：商标注册人享有的商标专用权受法律保护。

未经商标注册人的许可，他人不得在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标。

根据本案双方当事人的诉辩，双方争议的焦点为：一、上诉人家卫士公司应否承担商标侵权的民事责任？

二、一审判决确定的赔偿数额是否合理？

一、上诉人家卫士公司应否承担商标侵权的民事责任的问题。

上诉人家卫士公司上诉认为，家卫士公司是根据案外人湖北进祯公司的委托，生产了涉案产品，且提供的产品上并无带有“ZINZAN”标识。

对此，本院认为，第一、本案为商标侵权纠纷，对于生产、销售侵权商品者，均应承担相应的民事责任；

第二、上诉人家卫士公司认为其提供的涉案产品没有“ZINZAN”商标，但没有证据证实；

第三，涉案注册商标权利人为进祯公司，湖北进祯公司仅是商标的被许可方。

上诉人家卫士公司提交的《商标授权使用许可协议》第五条约定：生产厂家（生产授权商标的产品时）需经进祯公司书面认可。

由此可见，湖北进祯公司对上诉人家卫士公司的许可应经进祯公司的书面认可方有效力。

由于上诉人家卫士公司未得到进祯公司的书面认可，故湖北进祯公司无权许可上诉人家卫士公司使用涉案商标。

上诉人家卫士公司未经许可，擅自在涉案产品上使用涉案标识，其行为构成侵权。

基于此，对上诉人家卫士公司的该上诉意见，本院不予采纳。

二、关于一审判决确定的赔偿数额是否合理的问题。

上诉人家卫士公司上诉认为，一审判决确定赔偿数额6万元不合理。

对此，本院认为，对于侵害商标权的案件如何确定赔偿数额，《中华人民共和国商标法》第六十三条有明确规定。

一审法院根据上诉人家卫士公司的侵权行为性质、情节、后果等因素，综合考虑本案的实际情况，依《中华人民共和国商标法》的上述规定确定本案赔偿数额6万元，并无不妥，本院予以维持。

上诉人家卫士公司认为一审判决确定的赔偿数额过高的上诉理由，依据不充分，本院亦不予支持。

综上所述，原审判决认定事实清楚，证据充分，适用法律准确，本院予以维持。

上诉人家卫士公司的上诉意见，缺乏相应的事实依据和法律依据，本院均不予支持。

据此，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

本案二审诉讼费4300元，由上诉人佛山市家卫士电子有限公司承担。

本判决为终审判决。