文书内容陕西省高级人民法院民 事 判 决 书（2017）陕民终936号上诉人（原审原告）：刘笑。

上诉人（原审原告）：陕西佳源北京老铺饮食有限责任公司。

被上诉人（原审被告）：榆林市名骏北京老铺餐饮有限公司。

上诉人刘笑、陕西佳源北京老铺饮食有限责任公司（以下简称陕西佳源公司）因与被上诉人榆林市名骏北京老铺餐饮有限公司（以下简称榆林名骏公司）侵害商标权纠纷一案，不服榆林市中级人民法院（2017）陕08民初2号民事判决，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，本案现已审理终结。

上诉人刘笑、陕西佳源公司上诉请求：1、撤销榆林市中级人民法院（2017）陕08民初2号民事判决书第三项；

2、确认被上诉人侵犯上诉人商标专用权；

3、被上诉人立即停止商标侵权行为，不得使用和宣传包含“老铺”或“老铺烤鸭”等与“老铺”注册商标近似的文字;4、被上诉人变更企业名称，不得使用包含“老铺”的企业字号；

5、被上诉人在榆林当地报纸发布澄清声明，消除影响；

6、被上诉人向上诉人赔偿损失50万元；

7、被上诉人承担本案律师费1万元；

8、一、二审诉讼费由被上诉人全部承担。

事实及理由：被上诉人曾经作为上诉人的01lydyh01老铺烤鸭01lydyh01榆林加盟店，在合同期满退出加盟后，为了免交加盟费和商标许可使用费，继续使用上诉人01lydyh01老铺烤鸭01lydyh01商标和商业标识，在其店铺、门头匾额、互联网宣传等各领域使用01lydyh01北京老铺01lydyh01、01lydyh01北京老铺烤鸭01lydyh01等商业标识的行为，其主观明知，其行为侵犯上诉人01lydyh01老铺烤鸭及图01lydyh01注册商标专用权，造成上诉人经济损失，应予以赔偿，造成社会公众混淆误认，应予以澄清和消除影响。

一审法院对此事实认定和适用法律错误。

理由一、上诉人拥有“老铺烤鸭”、“”、“北京老铺烤鸭”、“北京老铺”等商标的独占使用权；

二、被上诉人的“老铺烤鸭”、“北京老铺烤鸭”、“北京老铺”等商业标识的使用行为，属于近似，构成商标侵权；

三、被上诉人的企业名称中包含有“老铺”、“北京老铺”，并且单独突出使用了“北京老铺”，侵犯上诉人“老铺烤鸭”商标专用权，造成混淆误认；

四、被上诉人侵权行为构成主观故意，应受到惩罚性赔偿；

五、一审判决认为双方在“”、“北京老铺烤鸭”、“北京老铺”等商业标识的使用中，形成了混淆，但却驳回了上诉人要求被上诉人在榆林当地报纸发布澄清声明，消除影响的诉讼请求。

被上诉人榆林名骏公司辩称：一审判决事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。

理由：一审判决已经责令被上诉人榆林名骏公司从本判决生效之日起，规范使用注册商标。

不得在店铺、门头匾额、互联网宣传等各领域使用“”商业标识。

责令被上诉人不得单独在店铺、门头匾额、互联网宣传等各领域使用“北京老铺烤鸭”、“北京老铺”商业标识。

被上诉人使用的商业标识与上诉人的商业标识应有区分。

并判令榆林名骏公司承担上诉人为了维权而支出的合理开支共计13474元。

刘笑、陕西佳源公司向一审法院起诉请求：1、确认被告侵犯原告“老铺烤鸭”商标专用权；

2、被告立即停止侵权行为，不得使用和宣传包含“老铺”及“老铺烤鸭”等与“老铺”注册商标近似的文字；

3、被告变更企业名称，不得使用包含“老铺”的企业字号；

4、被告在榆林当地报纸发布澄清声明，消除影响；

5、被告向原告赔偿制止商标侵权行为的合理开支共计13474元；

6、被告向原告赔偿损失50万元；

7、本案诉讼费由被告承担。

一审法院认定事实：2007年12月18日，陕西佳源公司与陕西赢家品牌营销策略传媒有限公司（以下简称陕西赢家公司）签订品牌策划设计合同书，由陕西赢家公司为陕西佳源公司进行品牌形象整合设计顾问服务、品牌文化体系策划顾问服务，该合同设计了“”作为企业标志。

陕西赢家公司将该设计的著作权转让给陕西佳源公司。

2008年7月21日，自然人刘笑注册3489832号“老铺烤鸭+图形”图形商标，核定服务项目为第43类，注册有效期限为：2008年7月21日至2018年7月20日止，“烤鸭”放弃专用权。

同日，自然人刘笑授权陕西佳源公司使用第43类3489832号“老铺烤鸭+图形”商标，该商标授权书授权陕西佳源公司可以再许可给第三方使用该注册商标，从2008年7月21日起，陕西佳源公司拥有该商标的商标使用权和再许可使用权。

2010年9月14日，陕西佳源公司将“老铺烤鸭+图形”图形商标核定服务项目扩充为第35类，注册号为7199537号，注册有效期限为2010年9月14日至2020年9月13日。

2008年3月17日，自然人韩强受让案外人马域栋“榆林市中域咨询服务有限公司”100%的股权，变更公司名称为“榆林市名骏商贸有限公司”，2008年4月9日，自然人韩强向陕西佳源公司提交了加盟申请，2008年4月24日，韩强以老铺烤鸭榆林店负责人的名义在原告给分店的发函文件上签字确认。

2008年9月1日，经榆林市工商局批准，榆林市名骏商贸有限公司更名为“榆林市名骏北京老铺餐饮有限公司”，股东为韩强持股90%，陈凤琴持股10%。

2011年10月17日，双方加盟合同到期，双方不再续签合同。

榆林名骏公司继续以“北京老铺烤鸭”“北京老铺”作为牌匾继续经营，并在互联网、团购网上进行推广。

2014年1月14日，榆林名骏公司取得10113441号“京老铺+图形”注册商标，核定服务项目为第43类，注册有效期为2014年1月14日至2024年1月13日。

2015年12月8日，韩强转让给陈凤琴39%的股份，转让给陈永林51%的股份。

另查明，韩强与陈凤琴系夫妻关系，与陈永林系亲属关系。

2016年12月30日，原告关联企业西安佳友北京老铺餐饮有限责任公司持有的“老铺烤鸭”商标，获得陕西省著名商标称号。

2016年10月12日，陕西佳源公司在榆林市榆星广场授权案外人开设加盟店，该门店已经于2017年初开始营业。

一审法院认为，本案争议的焦点是被告行为是否侵害原告的注册商标专用权。

原告“”四个字的整体标识权利来源是否具有使用的排他性。

被告能否在店面门头、店内标识及广告宣传中使用“北京老铺烤鸭”、“北京老铺”，“”。

被告的使用是否构成侵权，是否需要赔偿损失。

关于被告行为是否侵害原告注册商标专用权。

商标权作为一种标识权，是用来区分商品或者服务的，其最基本的特性是标识性。

标识性首先在于注册商标本身具有显著特征，具有区分性，其次在于注册商标权人正确使用。

是否构成商标侵权，关键在于被告的商标使用行为与原告注册商标是否构成混淆。

就本案而言，不存在注册商标侵权。

具体理由如下：一是原告未突出使用注册商标，原告注册商标为3489832号“老铺烤鸭+图形”图形商标，但其在经营场所及门头牌匾未突出使用该注册商标，而是使用“”，“北京老铺烤鸭”“北京老铺”等字样。

二是被告没有在商业性质上使用与原告注册商标相同或者近似的行为。

根据《商标法》第四十八条的规定“商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

”被告在合同终止后的独自经营过程中，使用的是“北京老铺烤鸭”“北京老铺”等字样，未使用原告3489832号“老铺烤鸭+图形”注册商标。

在原告提供的公证证据中，也不能体现被告有使用该注册商标及其近似图案的行为。

原告的注册商标是“文字+图形”商标，其专有权和排斥权以整体注册商标为限，是否构成混淆或近似也应审查商标整体构成要素，注册商标单个构成要素并不具有排他性和对世性。

所以被告的商业标识使用行为，不构成近似，不构成注册商标侵权。

关于被告行为是否侵犯了原告在先权利。

2007年12月18日，陕西佳源公司与陕西赢家公司签订品牌策划设计合同书，由陕西赢家公司为陕西佳源公司设计了“”作为企业标志。

陕西赢家公司将该设计的著作权转让给陕西佳源公司。

陕西佳源公司在其直营店、加盟店使用“”、“北京老铺烤鸭”“北京老铺”。

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十八条“商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益”。

第十九条“当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。

”“”属于美术作品，相应权利归属于陕西佳源公司。

该标识虽非原告的注册商标，但原告在其企业及加盟店连续使用，已经构成了商标意义上的使用，是原告商业成果和商业信誉的载体，属于原告的在先权利。

被告作为原告的原加盟商，对原告的在先权利是知晓的，但在结束加盟关系后，继续使用“”、“北京老铺烤鸭”“北京老铺”作为商业标识，给消费者造成关联关系的混淆，故应当对该在先权利进行合理避让。

被告在经营过程中应当正确使用其注册商标，不得使用原告享有著作权的商业标识“”。

原告对于“北京老铺烤鸭”“北京老铺”商业标识并不拥有独占权，但基于双方在先的加盟关系，被告不得在店铺、牌匾以及其他宣传媒介单独使用“北京老铺烤鸭”“北京老铺”商业标识，应当与原告的标识有所区别。

关于原告申请被告企业名称变更的问题。

企业名称权是指企业依法对其注册登记的名称所享有的权利。

2008年4月9日，自然人韩强向陕西佳源公司提交了加盟申请，2008年9月1日，经榆林市工商局批准，榆林市名骏商贸有限公司更名为“榆林市名骏北京老铺餐饮有限公司”，在双方加盟关系存续期间，原告未对该企业名称提出异议。

加盟关系结束后，该企业名称一直沿用至今。

企业名称权既具有地域性、也具有行政性。

根据《企业名称管理登记规定》第五条“登记主管机关有权纠正已登记注册的不适宜的企业名称，上级登记主管机关有权纠正下级登记主管机关已登记注册的不适宜的企业名称。

对已登记注册的不适宜的企业名称，任何单位和个人可以要求登记主管机关予以纠正。

”被告的企业名称是经榆林市工商局注册登记为合法有效。

本案是注册商标权侵权纠纷，变更企业名称是具体行政行为，原告可根据本案事实，向工商登记部门另行主张权利，在本案中不予审查。

关于在诉讼过程中，原告认为被告注册的“京老铺+图形”注册商标，侵犯其著作权的诉请，不在本案审查的范围，原告可另行向国家工商总局主张有关权利。

关于原告要求被告赔偿损失和承担诉讼费用的问题。

根据《最高人民法院关于当前形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第三条第七款的规定“妥善处理注册商标实际使用与民事责任承担的关系，使民事责任的承担有利于鼓励商标使用，激活商标资源，防止利用注册商标不正当地投机取巧。

请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；

注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；

注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求。

”本案中，被告的经营行为并未侵害原告的注册商标权，双方仅是在“”、“北京老铺烤鸭”“北京老铺”等商业标识的使用中，形成了关联关系和混淆。

这种商业使用并非商标侵权意义的使用，损害赔偿的前提是损害了原告的竞争利益或者挤占了原告的市场份额，原告在2017年年初之前，在榆林市也并无加盟店，不存在对其市场份额的挤占，故不能将被告的利润视为原告的损失，对原告商标侵权损害赔偿的诉求不予支持。

但被告明知原告对“”拥有在先权利，仍在经营过程中使用，并未作出合理避让，故原告为了维权而支出的13474元合理费用应由被告承担。

综上，根据《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十八条，第六十条，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十八条、第十九条，《企业名称管理登记规定》第五条之规定，判决如下：一、责令被告榆林市名骏北京老铺餐饮有限公司从本判决生效之日起，规范使用其注册商标。

不得在其店铺、门头匾额、互联网宣传等各领域使用“”商业标识。

责令被告不得单独在其店铺、门头匾额、互联网宣传等各领域使用“北京老铺烤鸭”、“北京老铺”商业标识。

被告使用的商业标识与原告的商业标识应有区分；

二、判令被告榆林市名骏北京老铺餐饮有限公司承担原告为了维权而支出的合理开支共计13474元；

三、驳回原告的其他诉讼请求。

一审案件受理费8930元，由被告榆林市名骏北京老铺餐饮有限公司负担6000元，由原告刘笑、陕西佳源北京老铺饮食有限责任公司负担2930元。

本院二审经审理查明，原审查明的事实属实。

应予确认。

另查明：2008年7月21日，刘笑注册3489832号“老铺烤鸭+图形”商标，其商标标识为：。

“烤鸭”放弃专用权，核定服务项目为第43类。

2014年1月14日，榆林名骏公司取得10113441号“京老铺+图形”注册商标，核定服务项目为第43类，其商标标识为：。

为取得被上诉人侵权证据，上诉人于2016年8月2日申请榆林市公证处作出（2016）榆证民字第1364号公证书，公证机关人员到榆林名骏公司拍摄照片7张，用以证明被上诉人在门头招牌、宣传栏、菜单、发票上有使用上诉人商标的行为。

2016年7月25日，上诉人申请西安市公证处作出（2016）西证民字第9280号、9281号公证书，用以证明被上诉人在美团网、百度糯米网有宣传及销售行为，侵犯了上诉人的商标权。

对以上3份公证书的真实性，被上诉人在一审中认可。

另，被上诉人提供4张照片，用以证明其在打包袋、订餐卡、打火机、火柴上均使用了自己的商标，对以上证据的真实性，上诉人在一审中认可。

关于双方的加盟合同，双方均称已无法找到，但对一审判决认定的加盟事实均予认可。

上诉人对其商标使用情况：其在门头使用照片见本判决附图一，在门店里面的“凉菜房”牌子上使用了自己的注册商标。

本院认为：一、关于上诉人主体是否适格的问题。

《中华人民共和国商标法》第三条规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标、集体商标和证明商标；

商标注册人享有商标专用权，受法律保护。

本案中，刘笑注册3489832号“老铺烤鸭+图形”商标，已经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准，作为商标注册人，其依法享有商标专用权。

在其认为商标专用权遭受侵害时，其可以作为本案原告提起诉讼。

同日，刘笑授权陕西佳源公司使用该商标，授权陕西佳源公司可以再许可给第三方使用该注册商标，从2008年7月21日起陕西佳源公司拥有该商标的商标使用权和再许可使用权。

二、被上诉人行为是否侵害上诉人注册商标专用权。

商标权作为一种标识，是用来区分商品或者服务，其最基本的特性是标识性。

标识性首先在于注册商标本身具有显著特征，其次在于注册商标权人正确使用。

是否构成商标侵权，关键在于被上诉人的使用行为与上诉人注册商标是否构成混淆。

本案中，不存在被上诉人侵犯上诉人注册商标专用权。

理由如下：一是被上诉人所使用的标识与上诉人注册商标不相同或者不相近似。

根据《中华人民共和国商标法》第四十八条的规定“商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

”以及该法第五十七条规定“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

(二)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

……”上诉人的商标标识为：，而被上诉人的使用行为见2016年8月2日榆林市公证处作出的（2016）榆证民字第1364号公证书（内附照片7张），以及西安市公证处2016年7月25日作出的（2016）西证民字第9280号、9281号公证书，被上诉人在门头使用的是“北京老铺”、“京老铺烤鸭”、以及“北京老铺烤鸭”字样，与上诉人的文字+图形商标相比对，依照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条：“人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

”之规定，本案是否构成混淆或近似也应关注商标的整体给消费者的感受，比对商标的主要部分，并将被控侵权标识与注册商标隔离比对。

被上诉人使用的“北京老铺”、“京老铺烤鸭”、以及“北京老铺烤鸭”字样与上诉人的商标标识相比对，被上诉人未使用上诉人商标中的铜钱钱币图案，而只使用了上诉人商标中的“老铺”二字，综合整体考虑，不构成相同或者近似。

故上诉人的上诉理由不能成立，一审判决对此认定正确。

关于上诉人提及著作权问题，在二审中，经给上诉人释明，上诉人主张本案的纠纷为商标侵权，未涉及著作权。

二是上诉人未突出使用注册商标，上诉人注册商标为3489832号“老铺烤鸭+图形”商标，但其在经营场所及门头牌匾未突出使用该注册商标，而是使用“北京老铺烤鸭”（见附图一）等字样，仅在其门店内的“凉菜房”门头使用了其注册商标。

关于被上诉人企业名称是否侵犯上诉人商标权问题。

该案中，2008年7月21日，刘笑注册3489832号“老铺烤鸭+图形”注册商标，同日，授权陕西佳源公司使用。

2008年9月1日，经榆林市工商局批准，榆林市名骏商贸有限公司更名为“榆林市名骏北京老铺餐饮有限公司”。

被上诉人的企业名称使用了“老铺”二字，而上诉人的商标为“老铺烤鸭+图形”（烤鸭放弃专用权），为“文字+图形”商标，从文字角度对比，是相同的，但上诉人的商标为：文字在一个铜钱钱币图案中均匀分布，从整体角度对比，被上诉人企业名称不构成对上诉人商标权的侵犯。

原审判决认为应向工商部门另行主张权利有误，对此问题，应由《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》进行调整。

原审判决对此问题适用法律有误，应予纠正。

关于赔偿。

在被上诉人不侵犯上诉人注册商标专用权的情况下，上诉人请求赔偿的理由也不能成立。

但被上诉人明知上诉人对“”拥有在先权利，仍在经营过程中使用，并未作出合理避让，故原审判决上诉人为维权而支出的13474元合理费用由被上诉人承担并无不妥。

综上，刘笑、陕西佳源公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

一审判决认定事实清楚，但适用法律有误，应予纠正。

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费按照一审判决执行。

二审案件受理费8800元，由上诉人刘笑、陕西佳源北京老铺饮食有限责任公司承担。

本判决为终审判决。