江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)苏05民终8638号上诉人（原审被告）：江苏八马起重机械制造有限公司，住所地江苏省昆山市张浦镇横灌泾路****。

法定代表人：林先荣，总经理。

委托诉讼代理人：张建良，江苏华峡律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李月芬，上海四维乐马（昆山）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：上海德益轻型起重机有限公司，，住所地上海市浦东新区新场镇工业园区古博路**法定代表人：施胜利，总经理。

委托诉讼代理人：董凌，上海利好律师事务所律师。

委托诉讼代理人：孙利超，员工。

上诉人江苏八马起重机械制造有限公司（以下简称八马公司）因与被上诉人上海德益轻型起重机有限公司（以下简称德益公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服昆山市人民法院(2016)苏0583民初10724号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2017年9月18日立案后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

八马公司上诉请求：1、依法撤销昆山市（2016）昆0583民初10724号民事判决，驳回被上诉人诉讼请求；

2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

事实和理由：1、涉案电动葫芦是先有设计，不构成对被上诉人专利权的侵犯；

2、被控侵权产品与涉案专利产品箱体部分的技术原理不同；

3、被控侵权产品自第三方购买，八马公司无制造行为，也不知道涉案专利的存在和许可状况，应受《专利法》第70条的保护；

4、上诉人仅采购10台电动葫芦外壳，且针对同一款电动葫芦加强结构的外观设计专利案件中，上诉人已被判决赔偿10万元，故本案的原审判决赔偿金额过高。

德益公司辩称：1、涉案专利被专利复审委员会维持专利有效；

2、被控侵权产品的全部技术特征已落入涉案专利的保护范围；

3、上诉人并非善意第三人，不受《专利法》第70条的保护。

首先，上诉人组装生产电动葫芦、标识自己为制造者，以自己的名义对外销售。

其次，上诉人与被控侵权产品箱体来源的台州伟创传动科技有限公司（以下简称伟创公司）系关联公司。

李仙林、林先荣互为该二公司的法定代表人、实际控制人。

最后，上诉人与伟创公司是委托定制、加工承揽关系。

4、保护被上诉人知识产权权益不仅要弥补被上诉人损失，还要对上诉人惩罚性赔偿，一审判决判定的赔偿数额并不足以补偿被上诉人的损失，但是符合法律规定，对其予以认可。

德益公司向一审法院起诉请求：1、判令被告立即停止侵权行为，销毁专利侵权产品；

2、判令被告赔偿原告经济损失30万元（含因制止侵权所支付的合理费用）；

3、诉讼费等由被告承担。

一审法院认定事实：上海德益公司成立于2001年9月26日，注册资本200万元，经营范围包括起重机械制造，日用五金加工，起重设备领域内“四技”服务。

上海德益公司系名称为“电动环链葫芦悬挂系统”，专利号为ＺＬ20102011××××.9实用新型专利的专利权人，该专利申请日为2010年2月25日，授权公告日为2010年11月24日。

目前，该专利处于有效状态。

原告上海德益公司主张以权利要求1-4为本案专利保护范围。

该专利的权利要求书记载：1.一种电动环链葫芦悬挂系统，包括箱体、悬挂链条，其特征在于：所述箱体内壁设有凸起的圆弧形加强结构；

2.根据权利要求1所述的电动环链葫芦悬挂系统，其特征在于：所述圆弧形加强结构沿箱体内壁环绕一周或分成2-6段环绕一周；

3.根据权利要求1所述的电动环链葫芦悬挂系统，其特征在于：所述箱体的底部设有空槽，所述空槽内设有固定悬挂链条的固定机构；

4.根据权利要求3所述的电动环链葫芦悬挂系统，其特征在于：所述固定机构由位于空槽内的支撑销轴和与支撑销轴相连的悬挂链条夹板组成。

2016年5月16日，上海德益公司委托希兹机械设备（上海）有限公司代为向江苏八马公司采购环链电动葫芦产品，并对提货过程向上海市奉贤公证处申请证据保全。

同日，希兹机械设备（上海）有限公司的委托代理人金永春向上海市奉贤公证处申请保全证据公证。

2016年5月18日，金永春同公证员王某、公证处工作人员张菡及其他人员张瞿根来到江苏省昆山市张浦镇横灌泾路四十六号厂区，由金永春将提货单交给厂区内一工作人员后提取了两箱型号为BMS01-02M的设备，金永春在发货单上签收，并取得江苏省增值税专用发票两联及发货单一张，上述两箱设备被装上车牌号为沪Ａ×××**的汽车内后驶出厂区后在路边停靠，由金永春对上述两箱设备及汽车进行拍照。

随后，金永春同公证员王某、公证处工作人员张菡及其他人员张瞿根来到上海市奉贤公证处，金永春将出厂编号为16040068的设备搬下汽车，打开包装后拆解该设备并对设备进行拍照，后将上述设备装回箱内由公证人员贴上封条，上述过程由金永春进行拍照。

公证人员将上述设备、发票及发货单交申请人保管，整个拍摄过程共取得照片三十八张。

上述过程系在公证人员的监督下进行，上海市奉贤公证处于2016年5月27日出具了（2016）沪奉证经字第0898号公证书。

希兹机械设备（上海）有限公司购买型号为BMS01-02M的环链电动葫芦2台，总金额为8500元。

封存实物在另案审理查看时封存状况完好。

外包装箱印有“BRIMA八马起重”字样，产品名称：“环链电动葫芦”，型号规格“BMS01-02M”，出厂编号“16040068”，制造厂名：“江苏八马起重机械制造有限公司”。

内有拆卸后的电动葫芦一个，使用说明书一份，保修卡一份，葫芦质量合格证一份。

电动葫芦外壳上印有“BRIMA”商标标识，箱体上贴有“江苏八马起重机械制造有限公司”的规格标识，上面注明了型号、序列号、制造年份、链条长度、起升高度等产品信息，并注明“MadeByBRIMA”字样;使用说明书（BMS系列环链电动葫芦）上标注生产商为“江苏八马起重机械制造有限公司”；

保修卡上标注“BRIMA八马起重”、“江苏八马起重机械制造有限公司”等字样；

葫芦质量合格证上盖有“江苏八马起重机械制造有限公司质检专用章”。

经一审法院当庭查看，公证保全的环链电动葫芦包括箱体、悬挂链条，箱体内壁设有与涉案专利说明书附图一致的凸起的圆弧形加强结构，该圆弧形加强结构沿箱体内分成三段环绕一周，箱体的底部设有空槽，空槽内设有固定悬挂链条的固定机构，固定机构由位于空槽内的支撑销轴与支撑销轴相连的悬挂链条夹板组成。

被告江苏八马公司主张被诉侵权电动葫芦与涉案专利技术特征存在差异，具体为涉案专利为箱体内壁设有圆弧形加强结构，而被诉侵权电动葫芦则设置了法兰盘结构，该结构突出在外，便于电机连接，没有加强功能。

江苏八马公司主张涉案被诉侵权葫芦整体外观属于现有设计，提供了展示有电动葫芦外观的专利文件以及《起重运输机械》期刊中的德马格公司的电动葫芦外形图片；

主张葫芦内的法兰盘结构属于现有技术，提供了《起重运输机械》期刊中铸造起重机用减速器的内部结构图片；

主张葫芦的链条夹板结构属于现有技术，提供了其向台州市凯力佳起重机械经营部采购的二手的环链葫芦，该葫芦粘贴的标识显示制造时间为2007年。

另查明，江苏八马公司成立于2014年6月5日，注册资本1000万元，经营范围包括起重机及配件制造、销售等。

江苏八马公司当庭陈述涉案环链电动葫芦的所有零部件（除链条外）均采购于台州伟创公司，台州伟创公司对此在（2016）苏0583民初10725号案件中书面予以确认。

江苏八马公司提供2015年11月25日的产品购销合同（合同编号：15112503）载明：江苏八马公司向台州伟创公司购买规格BMS0.5-01M的齿轮箱总成10个和规格为BMS0.5-01S的齿轮箱总承140个，单价均为750元，合计112500元，并开具相应的增值税发票。

又查明，对于上海德益公司主张的合理开支部分，其中购买被诉侵权葫芦的发票金额为8500元，律师费发票二张共计35000元，公证费发票10000元。

上海德益公司已经在（2016）苏0583民初10725号案件中就同一被诉侵权葫芦的外观设计专利侵权之诉主张了购买涉案电动葫芦8500元、律师费17500元、公证费5000元、加油费1000元。

一审法院认为，原告上海德益公司是名称为“电动环链葫芦悬挂系统”，专利号为ＺＬ20102011××××.9实用新型专利的专利权人，该专利现仍处于有效状态，其合法权益应受法律保护。

一项实用新型专利权的保护范围应以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。

只有当被诉侵权技术方案包含与权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，才能认定被诉侵权技术方案已落入专利权的保护范围。

将被诉侵权电动葫芦的技术特征与涉案专利的技术特征相比对，被诉侵权电动葫芦的技术方案包含了涉案专利权利要求记载的权利要求1-4中全部技术特征相同的技术特征，落入涉案专利权利要求的保护范围，构成侵权。

关于被告江苏八马公司辩称，被诉侵权电动葫芦未设有圆弧形加强结构，而是设有法兰盘结构，对此，一审法院认为，被诉侵权电动葫芦设有与涉案专利说明书附图一致的凸起的圆弧形加强结构，该圆弧形加强结构沿箱体内分成三段环绕一周，二者的技术特征相同，故对该项抗辩意见不予采纳。

关于被告江苏八马公司主张的现有设计、现有技术的抗辩，一审法院认为，本案系实用新型专利，外观设计不在本案的考量范畴内；

被告江苏八马公司提交的现有技术证据中，每份证据也仅用于证明被诉侵权电动葫芦某部分的技术属于现有技术，并未展示出涵盖涉案专利权利要求书中全部的技术特征；

《起重运输机械》期刊中铸造起重机用减速器的图片中仅可以看出箱体的外部结构，显示的类似圆弧形加强结构的位置仅是法兰盘上的结构，并不是箱体内壁的结构，且该产品系减速器，并不是电动环链葫芦悬挂系统；

因此，一审法院对被告江苏八马公司的该项抗辩意见不予采纳。

被告江苏八马公司未经权利人许可，实施了生产、销售被诉侵权电动葫芦的行为，构成对原告上海德益公司专利权的侵害，应当承担停止生产、销售被诉侵权电动葫芦并赔偿损失的民事责任。

关于被告江苏八马公司提出的具有合法来源的抗辩意见，一审法院认为，首先，从被诉侵权电动葫芦来看，其葫芦外壳及箱体、使用说明书、保修卡、质量合格证上均注明生产商为被告江苏八马公司，并印有“BRIMA”商标标识，未出现其他生产商信息，即便被诉侵权电动葫芦产品本身并非由被告江苏八马公司生产，被告江苏八马公司也应对其贴牌行为以及标注自己为生产商身份的行为对外承担生产责任；

其次，涉案电动环链葫芦悬挂系统实用新型专利的技术特征包括箱体和悬挂链条两部分，按被告江苏八马公司所述，其箱体采购于台州伟创公司，其悬挂链条采购于其他厂商，被告江苏八马公司将箱体和悬挂链条组装配套销售的行为才构成对原告上海德益公司专利权的侵害；

因此，一审法院对被告江苏八马公司的该项抗辩意见不予采纳。

关于本案的赔偿数额，因现有证据未能证明权利人因被侵权所受到的实际损失，也未能证明侵权人因侵权所获得的利益，原告上海德益公司当庭主张适用法定赔偿，对此，一审法院结合涉案专利类型、专利的取得时间、被告的经营规模、侵权产品的价格、原告上海德益公司为制止本案侵权所支付的合理费用以及另案已主张的费用等因素进行综合认定后，酌情确定赔偿数额。

据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条、第七条之规定，判决如下：一、被告江苏八马起重机械制造有限公司立即停止侵害原告上海德益轻型起重机有限公司实用新型专利权的行为（专利号：ＺＬ20102011××××.9）。

二、被告江苏八马起重机械制造有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海德益轻型起重机有限公司经济损失及合理开支共计25万元。

三、驳回原告上海德益轻型起重机有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费5800元，由被告江苏八马起重机械制造有限公司负担。

本案二审中，八马公司、德益公司围绕上诉请求提交了证据。

八马公司提交德益公司的电动葫芦外壳外观设计专利文书及说明，证明该外观设计专利设计要点为该电动葫芦外观设计的外形及后视图左边箱体内的圆弧形结构，与本案中实用新型专利权的第1、2项权利要求的区别技术特征相同，针对相同的创新点不应重复保护。

被上诉人德益公司提交台州伟创传动科技有限公司、八马公司的企业信用信息公示报告各一份，证明八马公司与伟创公司系关联公司。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。

八马公司提交德益公司的电动葫芦外壳外观设计专利文书虽系复印件，但该外观设计专利经昆山市人民法院（2016）苏0583民初10725号民事判决确认，故本院确认该证据的真实性。

本院对德益公司提交的企业信用信息公示报告真实性确认无异议，予以认定。

本院在一审查明事实的基础上，还查明:其一，2008年第8期《起重运输机械》所记载德马格公司电动葫芦未披露箱体内壁有凸起的圆弧形加强结构和悬挂链条固定机构，对于链条部分的记载也仅限于链条和链轮的材质。

其二，二审中，八马公司所主张被控侵权产品与涉案专利的不同点在于箱体内壁三段圆弧形的法兰台阶。

经比对，该技术特征与ＺＬ20102011××××.9实用新型专利权利要求1中的“箱体内壁设有凸起的圆弧形加强结构”描述并结合说明书附图中“2、圆弧形加强结构”对应一致。

其三，八马公司确认其被控侵权“环链电动葫芦”系自伟创公司采购的齿轮箱总成，再组合电机、链条、罩壳装配而成，并表示同一型号电动葫芦涉及不同款产品，不主张通过审计计算其被控侵权产品数量。

本院认为：其一，关于现有技术抗辩问题。

1.德马格公司的新型DC环链电动葫芦不构成涉案专利产品的现有技术。

首先，虽八马公司主张其在一审阶段提交了铭牌日期为2007年的德马格公司电动葫芦产品实物，但该证据的真实性无法得到确认；

其次，八马公司以《起重运输机械》、电动葫芦实物照片等证据提出涉案专利无效宣告审查请求，专利复审委员会经审查维持涉案专利有效。

2.德益公司的“电动葫芦外壳”外观设计专利不影响对涉案专利的保护。

首先，该外观设计专利与该实用新型专利同日申请，不构成现有设计。

其次，八马公司主张该外观设计专利已对该实用新型专利权利要求1和权利要求2予以保护，同一创新点只能受专利法保护一次。

但，该外观设计专利保护的是圆弧形结构这一外观，与实用新型专利权利要求1和权利要求2保护的圆弧形加强结构技术内涵并不同。

综上，八马公司所提抗辩不能成立，不予支持。

其二，关于被控侵权产品是否落入涉案专利权保护范围问题。

八马公司主张被控侵权产品是法兰结构、涉案专利产品是加强型结构，二者不同。

被控侵权产品的法兰结构是箱体内壁的三段圆弧形法兰台阶，该法兰台阶沿箱体内壁环绕一周。

根据涉案专利权利要求及说明书附图，圆弧形加强结构是沿箱体内壁一周的三段圆弧。

经比对，被控侵权产品的圆弧形法兰台阶与涉案专利权利要求书中“箱体内壁设有凸起的圆弧形加强结构”以及说明书附图中“2、圆弧形加强结构”完全相同。

故，被控侵权产品落入权利要求1和权利要求2的保护范围，八马公司的上述主张不能成立，应予驳回。

其三，关于合法来源抗辩问题。

首先，八马公司确认其“环链电动葫芦”系由齿轮箱总成、电机、链条、罩壳组装而成，该组装行为的实质就是生产行为，仅就齿轮箱总成的采购不能构成被控侵权产品的合法来源。

其次，被控侵权产品外包装箱、产品外壳及箱体、使用说明书、保修卡、质量合格证等显著和关键部位均标明八马商标标识、八马公司字样，并注明“MadeByBRIMA”，清楚表明了八马公司的制造商身份。

故对其合法来源抗辩不予支持。

其四，关于一审判决赔偿数额是否合法有据问题。

首先，八马公司辩称其只采购10台被控侵权产品箱体但未能充分证实，亦不接受对被控侵权产品销量进行财务审计，故对该项抗辩不予支持。

其次，一审判决已经考虑外观设计专利案件的赔偿情况，且外观设计专利案件终审判决中八马公司并未承担任何赔偿责任。

综上，一审法院结合涉案专利类型、专利取得时间、八马公司经营规模、侵权产品价格、德益公司为制止侵权行为所支付的合理费用及另案已主张的费用等因素综合认定，酌定赔偿25万元并无不当，也不存在八马公司重复承担侵权责任的问题。

综上所述，八马公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费5800元，由八马公司负担。

本判决为终审判决。