广东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2016）粤民终1025号上诉人（一审被告）：深圳市新宜康科技有限公司，住所地广东省深圳市宝安区沙井街道新沙路鑫鑫田工业区6栋厂房，组织机构代码58562343－X。

法定代表人：李建伟，该公司董事长。

委托代理人：王树林，广东本宽律师事务所律师。

委托代理人：刘拓，广东深南律师事务所律师。

被上诉人（一审原告）：佛山市新芯微电子有限公司，住所地广东省佛山市禅城区季华二路国家火炬创新创业园B5-13室，组织机构代码56667501-5。

法定代表人：林子峰，该公司董事长。

上诉人深圳市新宜康科技有限公司（以下简称新宜康公司）因与被上诉人佛山市新芯微电子有限公司（以下简称新芯微公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院（2014）深中法知民初字第448号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2016年6月29日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。

本案现已审理终结。

新宜康公司上诉称：一、新宜康公司使用的是现有技术，不构成侵权。

二、被控产品并未落入本案专利权利要求1的保护范围。

三、涉案专利已经被提起无效，应当中止审理。

综上，一审判决认定事实不清，适用法律有误，请求二审法院依法予以撤销，并判令新芯微公司承担诉讼费。

新芯微公司没有提交答辩意见。

新芯微公司于2014年7月7日向一审法院提起诉讼，请求判令：1.新宜康公司停止侵权行为，包括立即停止制造、销售侵害第ＺＬ20108000××××.9号发明专利权的产品，并销毁库存产品；

2.新宜康公司赔偿新芯微公司损失20万元人民币；

3.新宜康公司承担新芯微公司因本案而支付的维权合理费用，包括律师费10000元、调查取证费2720元人民币；

4.新宜康公司承担本案诉讼费用。

一审法院认定事实如下：2010年6月29日，微创高科有限公司就廖来英发明的“电子烟”向国家知识产权局提出发明专利申请，专利名称为“电子烟”，国家知识产权局授权专利号为ＺＬ20108000××××.9发明专利权，授权公告日为2012年6月13日。

新芯微公司提交专利登记簿副本反映，该专利年费缴纳至2015年6月28日。

2012年4月25日，微创高科有限公司与新芯微公司签订《专利实施许可合同》，以独占许可方式许可新芯微公司实施该专利，合同有效期至2018年4月24日。

该合同于2012年7月13日在国家知识产权局备案。

新芯微公司指控新宜康公司制造、销售涉嫌侵权产品，侵犯其专利权。

新芯微公司提交了由广东省广州市海珠公证处出具的（2013）粤广海珠第8382号公证书，该公证书证明：广东省广州市海珠公证处公证员赵雷与公证处工作人员黄维随胡枫一同来到位于深圳市宝安区沙井街道新沙路鑫鑫田工业区6栋厂房。

在公证人员的监督下，胡枫以现金支付的方式购买了4种电子烟各20支，包括“IK011一次性电子烟”、“IK047一次性电子烟”、“IK070一次性电子烟”，其中本案所涉及的“IK011一次性电子烟”。

购买时取得单据五张（收款收据四张，收据上盖有新宜康公司的财务专用章，另有一张送货单），名片一张。

购买结束后，胡枫随即将上述所购物品及取得的单据交由公证人员保管。

公证员在现场对该商场的门面进行了拍摄。

回到公证处后，公证人员对所购物品及取得的单据进行拍摄后使用公证处封条密封，并将封存的物品、单据交胡枫收执。

新芯微公司当庭提交了公证购买的产品实物。

打开公证封存外包装箱，内有简易盒装的电子烟产品，简易盒上没有任何信息，仅贴有一张简易的标签，标签上有手写的产品型号。

包装箱内附有“王小艳”名片一张、收款收据四张、送货单一张。

包装箱内共有上述公证书所述的四种型号电子烟产品，新芯微公司确认本案的被控侵权产品型号为“IK011一次性电子烟”。

公证封存外包装箱上有两张物料标示签，物料标示签上载明生产工单、物料编码、品名规格，其中有涉案被控侵权产品“IK011一次性电子烟”的型号。

新宜康公司确认其销售被控侵权产品的事实。

但是，新宜康公司认为，新芯微公司在新宜康公司处购买时并非是在生产车间所提取货物，该被控侵权产品是新宜康公司的展示样品，不能证明新宜康公司有制造该侵权产品的行为。

同时新宜康公司有证据证明该被控侵权产品是第三方杭州尚格科技有限公司（以下简称尚格公司）提供的。

新宜康公司为证明其抗辩主张向法院提交证据有：1.尚格公司送货单，由尚格公司送货给新宜康公司，送货日期：2013年2月15日，型号是S085-36R，名称：电子烟控制器。

2、采购订单。

2013年2月10日，新宜康公司向尚格公司发出的购买电子烟控制器的采购订单。

两个证据的内容完全吻合，证明被控侵权产品电子烟的吸气检测器（即香烟“咪头”的部分）是由尚格公司提供，因此，新宜康公司具有合法来源。

新芯微公司认为，新宜康公司提交的证据有瑕疵，即使吸气检测器（即香烟“咪头”的部分）是由尚格公司提供，也不能证明新宜康公司有合法来源，因为，专利保护的不只是吸气检测器（即香烟“咪头”的部分），而是整个电子烟，新宜康公司用“咪头”的部分与其他部件进行组装，是制造行为，新宜康公司行为仍然为制造。

新芯微公司还提交一份律师函，证明新芯微公司已经向新宜康公司发出侵权警告，但是新宜康公司没有停止其被控侵权行为。

新芯微公司在本案请求保护ＺＬ20108000××××.9号“电子烟”发明专利权利要求1，具体内容为：一种电子烟装置，包含吸气检测器和吸烟效果生产电路，其中所述吸气检测器包含用于检测流过该电子烟装置的气流的流向和流量的气流感应器，以及其中吸烟效果生成电路被布置为当气流流向与通过该装置进行吸气一致且气流流量达到预定阈值时生成吸烟效果；

气流感应器包含挡气板表面，测量所述气流感应器的电容或电容的变化，以确定所述挡气板表面的变形程度。

技术特征分解为：1.电子烟装置，包含吸气检测器和吸烟效果生产电路。

2.所述吸气检测器包含用于检测流过该电子烟装置的气流的流向和流量的气流感应器。

3.吸烟效果生成电路被布置为当气流流向与通过该装置进行吸气一致且气流流量达到预定阈值时生成吸烟效果。

4.气流感应器包含挡气板表面，测量所述气流感应器的电容或电容的变化，以确定所述挡气板表面的变形程度。

将本案被控侵权产品与新芯微公司专利进行比对：被控侵权产品为一种电子烟。

新芯微公司当庭对被控侵权产品进行演示，对被控侵权产品模拟吸烟动作，当吸烟抽气力度达到一定程度时，被控侵权产品能够产生模拟吸烟效果，烟头发出红色亮光，烟嘴产生烟雾。

对着被控侵权产品的烟嘴吹气，无法产生上述模拟的吸烟效果。

开拆被控侵权产品，经观察，被控侵权产品包含了电路板和电路结构，吸气检测器安装在电路板上，吸气检测器包括气流感应器，气流感应器包括挡气板表面及电容。

新芯微公司认为，结合被控侵权产品实际演示的效果可以确认，气流感应器用于检测通过电子烟的气流的流向和流量；

吸烟效果生成电路被布置为当气流流向与通过该装置进行吸气一致且气流流量达到预定阈值时生成吸烟效果；

测量气流感应器的电容或电容的变化，以确定挡气板表面的变形程度。

新宜康公司确认新芯微公司陈述的对比的技术结构与新芯微公司专利相同。

但是，新宜康公司认为，本案专利所涉及的只是香烟“咪头”的部分技术特征，“咪头”包括吸气和吐气的技术特征，本案所涉的技术特征只是吸气，还有其他的技术特征。

另外，应当由第三方权威部门或者鉴定机构进行鉴定，才能认定是否侵权。

新芯微公司要求新宜康公司赔偿其经济损失人民币20万元，新芯微公司没有提交具体计算依据，请求法院在考虑新宜康公司的生产规模及获利情况下，适用酌情原则支持新芯微公司的诉讼请求。

新芯微公司要求新宜康公司赔偿其合理开支，购买四款电子烟产品支付人民币920元，其中涉及本案被控侵权产品为人民币230元，新芯微公司支付公证费用人民币1800元，律师费人民币10000元。

以上事实，有新芯微公司提交的专利证书、专利登记簿副本、专利实施许可合同、公证书、被控侵权产品实物，新宜康公司提交的送货单、采购订单，庭审笔录等在案佐证。

一审法院审理认为：本案涉及新宜康公司制造、销售侵权产品侵犯新芯微公司专利权问题。

微创高科有限公司经授权获得了专利名称为“电子烟”、专利号为ＺＬ20108000××××.9的发明专利。

该专利授权后按时缴纳了专利年费，目前处于合法有效状态，依法应受保护。

微创高科有限公司以独占许可的方式许可新芯微公司实施该发明专利，且该合同仍在有效期内，新芯微公司具有民事诉讼主体资格。

本案主要争议的焦点在于：1.被控侵权产品是否落入新芯微公司专利的保护范围；

2.新宜康公司的合法来源抗辩是否成立。

关于焦点1，被控侵权产品是否落入新芯微公司专利的保护范围。

本案中新芯微公司以专利独立权利要求1作为请求保护的范围。

判定被控侵权技术方案是否落入专利权利要求1的保护范围，应当审查权利要求1所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，应当认定其落入专利权的保护范围；

被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，应当认定其没有落入专利权的保护范围。

本案专利是一种电子烟发明，该电子烟包括了吸气检测器和吸烟效果生成电路，吸气检测器包括气流感应器，气流感应器包括挡气板表面及电容。

并且，权利要求1对各组件的功能或者效果进行了限定，气流感应器用于检测流过该电子烟装置的气流的流向和流量；

电路需要布置为当气流流向与通过该电子烟装置进行吸气一致且气流流量达到预定阈值时生成吸烟效果；

测量所述气流感应器的电容或电容的变化，以确定所述挡气板表面的变形程度。

根据其说明书1／5页发明内容第0006段说明，这种电子烟要解决的是由于环境振动、噪声或者小孩玩耍时向该装置吹气而导致的无意触发的技术问题。

观察本案被控侵权产品的内部结构，被控侵权产品具有电路结构、电路板，气流感应器安装在电路板上，气流感应器包含挡气板表面及电容，即被控侵权产品的组件构成及组件之间的关系与新芯微公司专利相同。

从被控侵权产品的演示效果看，被控侵权产品只有吸气达到一定力度才能产生模拟吸烟效果，结合各组件固有的功能特性，可以认定被控侵权产品的各组件具备了专利限定的功能或效果。

被控侵权产品的技术方案同样解决了由于环境振动、噪声或者小孩玩耍时向该装置吹气而导致的无意触发的技术问题。

综上，被控侵权产品技术方案的技术特征与新芯微公司专利权利要求1的全部技术特征一一对应，两者技术方案相同，被控侵权产品落入了新芯微公司专利的保护范围。

关于焦点2，新宜康公司的合法来源抗辩是否成立。

新宜康公司主张合法来源的证据是，由尚格公司送货给新宜康公司电子烟控制器的送货单，和新宜康公司向尚格公司发出的购买电子烟控制器的采购订单。

该两份证据的内容相互吻合，能够证明电子烟的吸气检测器（即香烟“咪头”的部分）是由尚格公司提供。

但是，本案专利保护的不只是吸气检测器（即香烟“咪头”的部分），而是整个电子烟产品，因新宜康公司提交证据不是被控侵权产品来源关系，所以，新宜康公司主张的合法来源，理由不成立，一审法院不予采纳。

本案新芯微公司以公证购买形式购买了被控侵权产品，据此，一审法院认定新宜康公司销售被控侵权产品的事实。

新宜康公司是一家实业公司有生产被控侵权产品的能力，被控产品没有其他生产厂家的标注，而在被控侵权产品的包装箱上标注了生产被控侵权产品的相关信息，应当认定新宜康公司用“咪头”的部分与其他部件进行组装被控侵权产品，新宜康公司系制造被控侵权产品。

据此，一审法院认定新宜康公司制造被控侵权产品的事实。

为此，新芯微公司指控新宜康公司制造、销售被控侵权产品成立。

新宜康公司未经专利权人新芯微公司许可，以经营为目的制造、销售被控侵权产品，构成侵犯新芯微公司专利权，应当承担侵权责任。

新芯微公司请求法院判令新宜康公司立即停止生产、销售侵犯新芯微公司上述专利的侵权产品，销毁库存侵权产品，赔偿经济损失，证据充分，一审法院予以支持。

新芯微公司要求新宜康公司赔偿经济损失人民币20万元，一审法院考虑新宜康公司制造被控侵权产品的行为，被控侵权产品的价格，销售被控侵权产品的时间和数量，酌情确定新宜康公司赔偿新芯微公司经济损失人民币10万元。

新芯微公司要求新宜康公司赔偿其合理开支12720元，一审法院经审查，新芯微公司为本案支付人民币12030元，为此，一审法院支持其人民币12030元。

综上，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：一、新宜康公司立即停止制造、销售侵害新芯微公司ＺＬ20108000××××.9号“电子烟”发明专利权产品的行为，并销毁库存的被控侵权产品；

二、新宜康公司在判决生效之日起十日内赔偿新芯微公司经济损失人民币10万元；

三、新宜康公司在判决生效之日起十日内赔偿新芯微公司为制止侵权行为所支付的合理开支人民币12030元；

四、驳回新芯微公司其他诉讼请求。

新宜康公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费人民币4490.80元，由新宜康公司承担。

本院二审期间，新宜康公司提供了国家知识产权局专利复审委员会于2016年2月6日发文的第28219号《无效宣告请求审查决定书》，决定宣告本案ＺＬ20108000××××.9专利权全部无效。

本院认为，2016年4月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。

”本案在本院审理过程中，国家知识产权局专利复审委员会作出了第28219号《无效宣告请求审查决定书》，决定宣告新芯微公司基于起诉的本案第ＺＬ20108000××××.9号专利权全部无效，据此，一审判决应予撤销，新芯微公司的起诉应予驳回。

综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，裁定如下：一、撤销广东省深圳市中级人民法院（2014）深中法知民初字第448号民事判决；

二、驳回佛山市新芯微电子有限公司的起诉。

广东省深圳市中级人民法院退回佛山市新芯微电子有限公司一审案件受理费人民币4490.8元，本院退回深圳市新宜康科技有限公司二审案件受理费人民币4490.8元。

本裁定为终审裁定。