新疆维吾尔自治区高级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新民终81号 上诉人（原审被告）：伊宁市城市建设有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市。

法定代表人：焦强，该公司总经理。

委托诉讼代理人：李绪东，新疆弓月律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：珠海金晟照明科技有限公司，住所地广东省珠海市。

法定代表人：畅育科，该公司执行董事兼经理。

委托诉讼代理人：纪绍梅，广东朗乾律师事务所律师。

委托诉讼代理人：杨焕军，广东朗乾律师事务所律师。

上诉人伊宁市城市建设有限责任公司（以下简称伊宁城建公司）因与被上诉人珠海金晟照明科技有限公司（以下简称珠海金晟公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2019）新01民初391号民事判决，向本院提出上诉。

本院于2020年4月15日立案后，依法组成合议庭于2020年4月25日公开开庭审理本案。

上诉人伊宁城建公司的委托诉讼代理人李绪东，被上诉人珠海金晟公司委托诉讼代理人纪绍梅到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

上诉人伊宁城建公司上诉请求：1.撤销新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2019）新01民初391号民事判决，依法改判驳回被上诉人珠海金晟公司要求赔偿的诉讼请求或将本案发回重审；

2.本案一、二审诉讼费用由被上诉人珠海金晟公司负担。

事实与理由：1.一审认定事实错误。

上诉人伊宁城建公司经营范围包括各种工程项目的承建，其负责案涉工程的建设，并和江苏伏特公司及星慧照明工程集团有限公司（以下简称星慧公司）订立《供货合同》购买了案涉被控侵权的路灯，并由其负责安装。

而一审法院将上诉人伊宁城建公司的上述购买行为认定为侵权系对法律的任意扩大解释。

一审中，上诉人伊宁城建公司提交了其与江苏伏特公司签订的《供货合同》，合同后附图纸系由江苏伏特公司提供，并非上诉人伊宁城建公司设计并提供。

一审法院对上述事实的认定错误，导致裁判结果错误。

2.一审适用法律错误。

依据《中华人民共和国专利法》第七十三条有关“合法来源”的规定，即便上诉人伊宁城建公司存在侵权行为，但由于其在一审已经提交的相关证据足以证明被控侵权商品的合法来源为江苏伏特公司，故应当免除其赔偿责任。

3.一审程序违法。

本案被控侵权路灯系由江苏伏特公司生产销售，该公司系实际侵权人，应当承担相应责任。

一审法院准许被上诉人珠海金晟公司撤回对江苏伏特公司的起诉，判令上诉人伊宁城建公司承担责任系审理程序违法。

另，根据上诉人伊宁城建公司二审提交的相关证据，可以证明星慧公司系案涉被控侵权产品的生产商，一审未将其追加未必要共同诉讼人错误，应当予以纠正。

综上，请求二审人民法院支持上诉人伊宁城建公司的上诉请求。

被上诉人珠海金晟公司辩称，一审认定事实清楚，审理程序合法，适用法律正确，上诉人伊宁城建公司的上诉理由不能成立。

1、依据一审查明事实，上诉人伊宁城建公司基于其对江苏伏特公司制造行为的控制，其既是本案被诉侵权产品的销售者，同时也是制造者，应就被诉侵权产品承担赔偿责任。

且被控侵权产品上并未标注江苏伏特公司的厂名、厂址等能够证明产品来源的任何信息，因此上诉人伊宁城建公司以“合法来源”为由主张免责不能成立。

2、被上诉人珠海金晟公司撤回对江苏伏特公司起诉系行使自身诉讼权利的行为，并未违反法律规定，亦不影响被上诉人珠海金晟公司追究上诉人伊宁城建公司的侵权责任。

上诉人伊宁城建公司一审中并未提出由星慧公司进行生产的主张，其在二审提出并要求追加当事人的做法违反法定程序。

综上，请求二审人民法院依法维持一审判决。

珠海金晟公司向一审法院起诉请求：1.判令伊宁城建公司立即停止侵犯珠海金晟公司名称为“灯球（中华之光）”专利号为ZL201430169919.4的外观设计专利（以下简称919号中华之光外观设计专利）权；

2.判令伊宁城建公司拆除并销毁侵权产品；

3.判令伊宁城建公司赔偿珠海金晟公司经济损失人民币600,000元；

4.判令伊宁城建公司赔偿珠海金晟公司为维权支出的合理费用人民币40,000元；

5.判令伊宁城建公司承担本案全部的诉讼费用。

一审法院经审理查明如下事实：2014年6月6日，珠海市金晟照明器材有限公司向国家知识产权局提出了名称为“灯球（中华之光）”的外观设计专利，并于2014年10月15日获得授权公告，专利号为“ZL201430169919.4”。

2016年5月19日，专利权人变更名称为“珠海金晟照明科技有限公司”，该专利至今合法有效。

涉案授权专利简要说明记载：1.本外观设计专利产品的名称为灯球（中华之光）；

2.本外观设计专利产品的用途为用于照明；

3.本外观设计专利产品的设计要点为产品的整体轮廓；

4.最能表明本外观设计设计要点的图片或照片为设计1立体图；

5.指定基本设计为设计1；

6.设计2中的A处为透明材料制作而成的灯罩。

珠海金晟公司在本案中要求保护的是授权外观设计专利中的设计一。

2018年11月27日，珠海金晟公司委托代理人申请伊宁市白杨公证处对伊犁哈萨克自治州伊宁市阿合买提江路（以下简称阿合买提江路）沿线道路两侧安装的路灯所采用的灯球进行公证证据保全。

公证机关公证人员接受申请后，在阿合买提江路现场作如下记录，该路段两侧同样形状的八十六基路灯，每基路灯均有九只圆形灯球，共计七百七十四只圆形灯球，公证人员随机抽取了六基路灯的圆形灯球进行了拍照摄像。

在公证员的监督下，摄影师周波对所见情况进行了拍照、摄像。

公证机关于2018年11月28日出具了（2018）新伊白杨证民字第7614号公证书。

当日，伊宁市白杨公证处经珠海金晟公司申请对伊犁哈萨克自治州伊宁市新华西路（以下简称新华西路）沿线道路两侧安装的路灯所采用的灯球进行公证证据保全，并制作了（2018）新伊白杨证民字第7615号公证书，公证书记载新华西路两侧共有同样形状的二百四十八基路灯，每基路灯均有九只圆形灯球，共计二千二百三十二只灯球，公证人员随机抽取了六基路灯的圆形灯球进行了拍照摄像。

公证书所附光盘显示，拍摄路灯的灯柱底座铭牌上标注“江苏伏特照明集团有限公司”。

经比对，授权专利灯球基本呈圆形，从上至下分为顶盖、灯罩和灯座三部分，顶盖部分呈略微弯曲的鳍板，灯罩基本呈切除球冠部分的中空球体，灯座整体呈敞口盆状（碗状），外壁上设有类似花瓣的装饰，灯座下部设有圆柱状的连接部。

被控侵权产品亦为灯球，自上而下亦分为三部分即顶盖、灯罩和灯座，顶盖部分与珠海金晟公司专利所述略微弯曲的鳍板形状相同，灯罩为中空球体，灯座呈深碗状与灯球连接，灯座下部设有圆柱状连接口。

授权专利与被控侵权产品的不同之处在于灯座部分，授权专利灯座整体呈敞口盆状，外壁上设有花瓣状装饰，而被控侵权产品的灯座整体呈深碗状，没有花瓣装饰。

一审法院另查：2017年10月，伊宁市住房和城乡建设局与伊宁市城市建设总公司（后变更名称为伊宁城建公司）签订《伊宁市背街小巷道路照明改造项目设计施工一体化（EPC）标段总承包合同》，合同约定：工程范围包括伊宁市主街道，包括飞机场路、解放西路、天山后街、伊潘公路、新华西路、阿合买提江街等道路更换12米高中华灯；

斯大林街、解放南路、青年街口、新华东路、胜利路及州党委一圈等路更换10米高路灯；

本项目的设计、施工、设备采购、安装及调试…合同价格为59,458,690.45元。

2017年12月22日，伊宁城建公司与江苏伏特公司签订《供货合同》约定：由江苏伏特公司向伊宁城建公司提供“中华灯路灯”，其9火10米一体化的87套，9火12米一体化的72套，合计金额为1,837,440元，按合同所附图纸生产加工，合同签订之日起40日内安装调试。

合同中所附技术条款约定，严格按照图纸进行加工制造，江苏伏特公司所生产产品的设计图纸需要经伊宁城建公司认可和同意。

……合同后附10米和12米中华灯图纸两幅。

当日，双方达成《补充合同》一份，对供方装卸、运输、安装159套路灯所需费用459,360元达成补充条款，并由双方签章。

本案中，珠海金晟公司主张维权取证公证费2600元、取证拍照费2000元；

差旅费3108元，律师代理费30,000元，合计36,005元。

一审法院认为：珠海金晟公司系涉案授权专利的权利人，该专利至今合法有效，法律状态稳定，应受法律保护。

一、关于被控侵权设计是否落入涉案授权专利保护范围的问题。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条规定，在与外观设计相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。

人民法院应当根据外观设计产品的用途、认定产品种类是否相同或者相近。

本案被诉侵权产品与专利产品均为灯球，属相同产品，可以进行相同或者近似的外观设计比对。

根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。

人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的整体视觉效果进行综合判断；

对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

庭审中，将被诉侵权设计与涉案授权外观专利设计进行比对，被诉侵权设计与授权专利均分为三部分,不同点在于灯座部分，授权专利灯座整体呈敞口盆状，外壁上设有花瓣状装饰，而被控侵权产品的灯座整体呈深碗状，没有花瓣装饰，其余部分相同。

一审法院认为，外观设计近似性的判断，应当基于一般消费者的知识水平和认知能力，根据外观设计的全部设计特征，以整体视觉效果进行综合判断。

本案专利的设计要点是产品的整体轮廓。

经过比对，被诉侵权设计的整体轮廓与授权专利近似，落入涉案授权专利的保护范围。

本案中，珠海金晟公司在相关路段取证涉及路灯数量为334套，伊宁城建公司自认该两处路段是其照明改造项目路段，但实际安装路灯为268套灯，依照伊宁城建公司所提交的《总包合同》，该项目的设计、施工、设备采购、安装及调试均由伊宁城建公司完成，此外通过伊宁城建公司所提交的与江苏伏特公司等签订的《供货合同》亦可知供货方需按图纸生产，图纸需经伊宁城建公司认可，故伊宁城建公司应对本案承担侵权责任。

二、关于珠海金晟公司主张的赔偿损失的金额及合理费用。

依照《中华人民共和国专利法》第六十五条之规定“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失，侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”。

因珠海金晟公司未举证证实其损失及伊宁城建公司获利的具体情况，故一审法院综合考虑专利权类型、侵权行为的性质和情节等相关内容酌定赔偿金额为150,000元，珠海金晟公司主张的相关维权费用，依照相关法律规定，一审法院一并予以支持。

本案中珠海金晟公司要求判令销毁并拆除侵权产品的诉讼请求，对此一审法院认为，专利权是一项财产权，在侵权责任方式上应主要采用财产型责任方式，即以救济被侵权人的财产损失为主，被控侵权灯具已经安装并使用至今，如果拆除，只会造成社会资源的不必要浪费。

本案中珠海金晟公司不能举证证实伊宁城建公司拥有的制造模具及尚未安装的侵权产品的情况下，一审法院对于珠海金晟公司的上述诉讼请求不予支持。

但伊宁城建公司不得在本判决生效后继续安装侵犯涉案专利的侵权产品。

遂判决：一、伊宁城建公司自本判决生效之日起停止侵害珠海金晟公司专利号为“ZL201430169919.4”名称为“灯球（中华之光）”的外观设计专利权的行为；

二、伊宁城建公司于本判决生效之日起十日内赔偿珠海金晟公司经济损失150,000元（含合理费用）。

三、驳回珠海金晟公司的其他诉讼请求。

本案二审期间，上诉人伊宁城建公司为证明其主张，向本院提交如下证据：第一组证据：1.证书号为6149726号的实用新型专利证书一页（复印件）。

2.证书号为3814724号的外观设计专利证书一页（复印件）。

3.外观设计图片或照片一页（复印件）。

上述证据拟证明丁梦云系案涉被控侵权产品的权利人。

4.丁梦云与丁融峰于2017年9月20日签订的《专利使用授权书》（复印件）。

5.丁融峰与星慧照明工程集团有限公司于2017年10月14日签订的《中华灯购销合同》。

上述证据拟证明专利权人丁梦云将该外观设计专利授权丁融峰进行使用，丁融峰又将该专利的使用权转让给星慧公司。

被上诉人珠海金晟公司质证意见如下：上述证据均系复印件，由于上诉人伊宁城建公司未能提供证据原件进行核对，故对上述证据的真实性均不予认可。

即便其提交的证据真实，该权利证书显示丁梦云申请专利的时间系我方公司取得专利公告日之后，并不能影响我公司所享有的合法权利。

第二组证据：伊宁城建公司与星慧公司于2017年10月14日签订的《材料采购合同》（原件），拟证明上诉人伊宁城建公司与星慧公司签订176套灯头购销合同，由于星慧公司系经授权的该灯头的合法销售者，故上诉人伊宁城建公司的采购行为来源合法，不构成侵权。

被上诉人珠海金晟公司质证意见如下：该证据的形成系在一审庭审之前，上诉人伊宁城建公司并非因客观原因无法提交该证据，故其在二审提交该证据的行为已经超过法律规定的举证期限，不应当作为“新证据”予以认定。

即便该证据真实，但因该合同中并没有约定安装地点，故无法证明本案所涉路段的被控侵权灯头与该合同之间存在关联关系。

针对上诉人伊宁城建公司二审提交的证据，本院认证意见如下：上诉人伊宁城建公司提交的第一组证据均为复印件，因无法与原件内容进行核对，故其提交的证据形式不符合法律规定，本院对该证据的真实性不予认定。

从证据内容来看，上诉人伊宁城建公司提交的第一组证据中的证据1、2、3均仅有一页内容且各自独立，其证据内容并不完整。

在专利证书中仅记载了专利名称，并无相关专利描述，与其提供的证据3外观设计图片或照片因完整性缺乏无法产生相互印证的效果，故本院依法对上述证据的证明力不予认定，上诉人伊宁城建公司以该证据证明丁梦云系案涉被控侵权产品的外观设计专利权享有者的主张不能成立。

即便上述证据内容真实，根据其证据记载，丁梦云取得案涉被控侵权产品的外观设计专利权时间为2016年8月17日，其时间晚于被上诉人珠海金晟公司取得权利时间，故不能因此影响被上诉人珠海金晟公司享有的权利。

同理，伊宁城建公司提交的证据4、5亦为复印件，真实性本就存疑。

在丁梦云是否系本案所涉外观专利权的合法权利人的事实无法确定的情况下，本院对该两份证据与本案关联性亦无法确认。

针对第二组证据，上诉人伊宁城建公司提交了证据原件，故本院依法对该证据的真实性予以认可。

对于上诉人伊宁城建公司以该证据证明其具备“合法来源”的主张能否成立的问题，本院将结合其他证据及查明事实在本院认为部分予以表述。

本院二审查明，经查阅新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2019）新01民初391号案卷，其中2019年9月6日庭审笔录记载，针对上诉人伊宁城建公司与江苏伏特公司所签《供货合同》中设计图纸系由谁提供这一问题，上诉人伊宁城建公司明确确认，该图纸系由伊宁城建公司向江苏伏特公司提供。

另，同为该笔录记载，上诉人伊宁城建公司在答辩意见中陈述，其认可在珠海金晟公司所诉的两条道路上安装了被控侵权路灯，其中阿合买提江路安装86套，均为江苏伏特公司提供，新华西路安装182套，其中72套由江苏伏特公司提供，其余110套由新疆正隆电气设备有限公司提供。

本院认为，本案争议焦点为：1.上诉人伊宁城建公司主张其购买行为并不构成对被上诉人珠海金晟公司享有的“外观设计专利”侵权的上诉理由能否成立；

2.如若侵权成立，上诉人伊宁城建公司以“合法来源”为由主张免除其赔偿责任的抗辩理由能否成立；

3.一审判令上诉人伊宁城建公司承担因侵权造成的赔偿金额是否合理；

4、一审法院准许被上诉人珠海金晟公司撤回对江苏伏特公司的起诉是否违反法定程序。

关于第一个争议焦点。

上诉人伊宁城建公司主张其作为工程承建方在本案中仅是购买了涉案被控侵权产品，该购买行为不应认定为侵权。

对此问题，本院认为，上诉人伊宁城建公司基于履行与业主之间签订的工程施工合同，从市场上采购被控侵权产品后，用于其工程施工安装。

其所购买的被控侵权产品的整体轮廓及设计与授权专利相近似，已落入涉案授权专利的保护范围。

工程竣工验收后，上诉人伊宁城建公司将施工成果交付给业主，业主则向其支付相应的工程款。

从这个过程来看，上诉人伊宁城建公司先买进被控侵权产品，然后交付包含有被诉侵权产品的工程成果给业主，该行为与直接买卖被控侵权产品并无实质差别，故上诉人伊宁城建公司的行为在本质上构成以销售方式侵害被上诉人珠海金晟公司享有的外观设计专利权，故应承担相应的法律责任。

上诉人伊宁城建公司主张其购买行为不构成侵犯被上诉人珠海金晟公司享有的外观设计专利权的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

二审中，上诉人伊宁城建公司向本院提交了部分新证据，主张丁梦云系案涉外观专利的合法权利人，该权利经转让由星慧公司获得，并与伊宁城建公司订立买卖合同，故上诉人伊宁城建公司向星慧公司购买涉案被控侵权灯头的行为不属于侵权。

对此问题，本院认为，正如前述对上诉人伊宁城建公司所提证据的认定意见，上诉人伊宁城建公司所举证据在形式及内容方面均存在瑕疵，其证据证明力不足以证明其主张。

由星慧公司签订与上诉人伊宁城建公司签订的买卖合同中并未明确约定对灯头的实际施工安装地点，该证据无法证明与本案被上诉人珠海金晟公司所诉路段上安装的被控侵权灯头系同一批产品，故上诉人伊宁城建公司的该项上诉理由因证据不足，本院亦不予支持。

关于第二个争议焦点。

上诉人伊宁城建公司以“合法来源”为由主张免除其侵权赔偿责任，并提交了其与案外人江苏伏特公司及星慧公司订立的《供货合同》等证据予以证明。

《中华人民共和国专利法》第七十条规定，使用者、许诺销售者、销售者合法来源抗辩成立时，免除其赔偿责任。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条规定,本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。

对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

本案中，上诉人伊宁城建公司曾在一审中当庭认可其与江苏伏特公司所签供货合同后附的灯头图纸系由其负责提供，该陈述已构成《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八条的“当事人自认”。

二审中，上诉人伊宁城建公司并无证据推翻其原审自认，故其与江苏伏特公司订立的合同实为定制合同，其行为不符合上述法律规定的“合法来源”条件。

另一方面，上诉人伊宁城建公司在二审中提出部分路段路灯系由星慧公司提供的主张亦与其一审答辩意见矛盾，对此上诉人伊宁城建公司并无合理解释，且双方所签合同中并未明确约定安装地点，故上诉人伊宁城建公司以其与星慧公司所签合同主张“合法来源”的上诉理由因无事实依据，本院亦不予支持。

关于第三个争议焦点。

《中华人民共和国专利法》第六十五条第一款规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定”。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

本案中，被上诉人珠海金晟公司未提交证据证明因侵权所造成的损失及上诉人伊宁城建公司因侵权所获得的利益，一审法院根据涉案专利权的类型、侵权行为的性质和情节，对上诉人伊宁城建公司应当赔偿的经济损失数额在法律规定的赔偿幅度内酌定150,000元并无不当，本院予以维持。

关于第四个争议焦点。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定：“宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定”。

本案中，被上诉人珠海金晟公司出于其真实意思表示，向受诉人民法院提出内容具体明确的撤诉申请，且并无证据证明其撤诉系出于规避法律或逃避法律制裁的目的。

简言之，申请撤回对部分被告的起诉系原告的合法诉讼权利，上诉人伊宁城建公司并无证据证明被上诉人珠海金晟公司的撤诉行为损害其正当权益，故上诉人伊宁城建公司主张一审程序违法的上诉理由不能成立，本院不予支持。

二审中，上诉人伊宁城建公司主张一审未追加星慧公司作为诉讼参与人系程序违法。

正如本院前述分析，上诉人伊宁城建公司主张星慧公司与本案有关的证据不足，且其一审亦未主张追加当事人，故其在二审提出追加当事人的请求违反法定程序，且缺乏事实依据，本院对该项上诉理由不予支持。

综上，上诉人伊宁城建公司的上诉理由均不能成立，本院不予支持。

一审认定事实清楚，适用法律正确，本院依法予以维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费3300元（伊宁市城市建设有限责任公司已预交），由伊宁市城市建设有限责任公司负担。

本判决为终审判决。