湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘01民终1号上诉人（原审被告）：保山市隆阳区金水阁酒店，住所地云南省保山市隆阳区兰城街道永昌文化园21号。

投资人：杨建明。

上诉人（原审被告）：杨建明，男，1962年11月18日出生，汉族，住云南省保山市隆阳区。

两上诉人共同委托诉讼代理人：张云，云南富达律师事务所律师。

被上诉人（原告被告）：湖南南红文化传媒有限公司，住所地长沙市开福区通泰街街道黄兴北路89号上城金都大厦516房。

法定代表人：陈新月。

委托诉讼代理人：龙际群，湖南云天律师事务所律师。

委托诉讼代理人：朱荣哲，湖南云天律师事务所律师。

上诉人保山市隆阳区金水阁酒店(以下简称金水阁酒店）、杨建明因与被上诉人湖南南红文化传媒有限公司（以下简称南红公司）商标权转让合同纠纷一案，不服湖南省长沙县人民法院（以下称一审法院）作出的（2020）湘0121民初9462号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。

现已审理终结。

金水阁酒店、杨建明的上诉请求为：1、请求判决撤销湖南省长沙县（2020）湘0121民初9462号民事判决，并驳回南红公司的全部诉讼请求；

2、判令南红公司承担本案一、二审全部诉讼费。

事实及理由：一、南红公司起诉以金水阁酒店违反《商标转让协议》约定条件的事实请求法院判决解除该协议，故应适用《中国华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第93条的规定，但一审法院主动依职权适用《合同法》第94条的规定认定金水阁酒店违反了该条款的规定。

故一审审判程序违法，一审判决应予撤销。

二、南红公司在诉讼前未履行解除《商标转让协议》的通知义务，而是直接向人民法院提起诉讼，人民法院不应当依职权直接判决解除合同。

三、根据《中华人民共和国商标法》第四十七条的规定，宣告无效的决定或裁定，对宣告无效前已经履行的商标转让合同不具有追溯力。

本案国家知识产权局于2020年5月20日作出的商评字（2020）第0000143931号裁定书不能追溯双方已于2017年6月便已履行完毕的商标转让协议。

一审法院在南红公司并未主张和提交证据证明金水阁酒店存在恶意或转让协议明显违反公平原则的情况下，判决金水阁公司返还商标转让费及承担赔偿责任，明显违反了《中华人民共和国商标法》第四十七条的规定。

四、对本案商标无效结果的形成，是南红公司放弃诉权所必然导致的，其存在主观故意的过错，故对本案商标权无效的法律后果，依法应当由南红公司自行承担。

五、一审判决金水阁公司承担30万元违约金，与之认定的南红公司提交的损失证据仅为8000元相矛盾，违反了违约金制度及《中华人民共和国商标法》第四十七条的规定。

南红公司辩称：一、金水阁酒店注册的“南红”商标因金水阁酒店的原因被国家知识产权局宣告无效，南红公司根据《商标转让协议》的约定请求法院判令解除协议、退还商标转让费和判令违约金等诉请符合合同约定和法律规定。

1、因金水阁酒店将商品的通用名称注册为商标导致商标被宣告无效，根据协议约定，南红公司已具备了解除协议的权利。

2、涉案的“南红”商标被宣告无效，南红公司的合同目的已无法实现，判令金水阁酒店退还商标转让费符合公平原则。

二、涉案的“南红”商标被宣告无效的主要原因在于金水阁酒店将红玛瑙的通用名称注册为商标，故商标被宣告无效的法律后果应当由金水阁酒店承担。

三、案外人提出涉案商标无效宣告后，南红公司积极行使救济权利，在涉案商标被宣告无效后南红公司未再上诉并无不妥。

综上所述，南红公司认为一审法院判令双方的协议解除，要求金水阁酒店退还商标转让费，承担违约金、律师费等属于认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持，而金水阁酒店的上诉请求没有事实和法律依据，请求法院驳回金水阁酒店的上诉。

南红公司向一审法院起诉请求：1、解除南红公司与金水阁酒店于2017年5月9日签订的《商标转让协议》；

2、金水阁酒店向南红公司返还商标转让费人民币300万元；

3、金水阁酒店向南红公司支付违约金100万元；

4、金水阁酒店向南红公司支付律师费15万元；

5、金水阁酒店向南红公司支付商标无效宣告一案所支付的代理费人民币8000元；

6、杨建明对第2项、第3项、第4项和第5项诉讼请求承担连带责任；

7、该案的诉讼费用由金水阁酒店、杨建明承担。

一审法院认定：1、2012年1月28日，金水阁酒店申请注册了第9078904号“南红”文字商标。

2017年5月9日，南红公司（乙方）与金水阁酒店（甲方）签订《商标转让协议》，权利义务中约定甲方应保证被转让的商标为有效商标，并保证没有任何第三人通过法定程序或者根据商标政策对本协议项下商标提起商标异议、商标撤销、商标无效程序。

协议中约定金水阁酒店将涉案商标转让给南红公司，南红公司向金水阁酒店支付转让费300万元。

双方在违约责任中约定：任何一方违约的，除应赔偿守约方实际经济损失外，还应向守约方承担违约金人民币2000万元，并承担守约方因维权所支付的所有费用，包括但不限于公证费、律师费、差旅费等；

本协议生效后，若出现任何因甲方原因或者商标政策原因导致的商标无效、被撤销等影响乙方行使商标权的情况，则乙方有权单方面解除本协议，甲方须退还所有已收款项，造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

鉴于甲方为独资企业，对于本合同约定义务，甲方及其股东杨建明承担连带责任。

2、2019年1月7日，保山市隆阳区南红玛瑙协会以南红公司为被申请人对第9078904号“南红”文字商标向国家知识产权局商标评审委员会（以下简称商标评委会）提出无效宣告的请求，南红公司委托申请注册第9078904号“南红”文字商标的商标代理机构进行了答辩。

2020年5月20日，商标评委会以“南红”缺乏商标的显著性，不能起到识别来源的作用，构成2001年《商标法》第十一条第一款第（一）项的规定，以及如使用在黄琥珀色宝石、宝石等商品上，容易使相关公众对该商品的原料、种类等特点产生错误的认识，构成2001年《商标法》第十条第一款第（七）项的情形为由，裁定宣告第9078904号“南红”文字商标无效。

3、在商标评委会裁定宣告第9078904号“南红”文字商标无效后，金水阁酒店曾向南红公司发送律师函，要求南红公司就该宣告商标无效的裁定依法提起诉讼，南红公司基于其认可该宣告商标无效裁定的事实及法律依据，并未提起诉讼。

一审法院认为：一、根据《中华人民共和国商标法》第四十七条规定，宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。

但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

且根据商标法规定，宣告注册商标无效的裁定，对宣告无效前已经履行的商标转让合同不具有追溯力。

该案中，南红公司与金水阁酒店签订《商标转让协议》是双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。

依据《商标转让协议》约定“该商标权转让的性质为永久性的商标权转让，注明下次应续展的时间为2022年1月27日”，该约定说明,南红公司签订《商标转让协议》购买第9078904号“南红”文字商标的目的是要在其今后的生产经营过程中长期使用该商标,以便不断地获益实现商标价值。

该商标被商标评委会宣告无效后,致使南红公司合同目的无法实现,且南红公司与金水阁酒店在协议中约定因甲方或者商标政策原因导致的商标无效影响乙方行使商标权的，乙方有权单方面解除本协议，甲方须退还所有已收款项，造成乙方损失的，甲方应予赔偿。

现涉案商标被宣告无效，南红公司请求解除该《商标转让协议》符合合同约定及法律规定，一审法院予以支持。

金水阁酒店提出“商标权转让已经完成，该商标转让协议已经履行完毕”的理由不构成合同解除的抗辩理由,一审法院不予采纳。

金水阁酒店提出涉案商标系南红公司未提起行政诉讼而导致的结果，一审法院认为，商标评委会进行商标有效的评查的依据是涉案商标的具体情况，南红公司虽然享有起诉权，但双方在《商标转让协议》中并未约定如出现商标无效宣告，南红公司作为商标受让人必须提起相关诉讼。

且南红公司基于自身诉讼风险的考量以及对于商标无效裁定书的认可不再提起诉讼，并无不当，故对于金水阁酒店的该项抗辩，一审法院不予采纳。

二、第9078904号“南红”文字商标被宣告无效,金水阁酒店作为该商标的原注册人,对该商标被宣告无效具有过错,故《商标转让协议》解除后,如不退还商标转让费，明显违反公平原则，故其应返还商标转让费。

对于南红公司要求金水阁酒店返还商标转让费300万元的诉讼请求，一审法院予以支持。

三、双方在协议中约定违约方应向守约方赔偿损失、支付违约金2000万元，并承担守约方因维权支出的所有费用。

现涉案商标被宣告无效，无效的原因为违反2001年《商标法》的相关规定，金水阁酒店并未按照协议约定保证转让的商标为有效商标，一审法院认定其为违约方。

关于南红公司主张金水阁酒店支付违约金100万元，南红公司在本案中仅提供了其因商标无效的程序而花费的代理费8000元，该数额远低于南红公司所主张的违约金，故本案的违约金本院酌情支持30万元（包含南红公司因商标无效程序所花费的代理费8000元）。

四、南红公司主张本案律师代理费15万元，南红公司在本案中提交了律师代理合同，所提交的律师费发票包含2张，其中一张的开票日期为2019年12月12日，经查证南红公司在2019年已经针对本案中《商标转让协议》起诉金水阁酒店，后该案件南红公司自行撤诉，故该案件的律师代理费在本案中进行主张一审法院不予认可。

一审法院仅对南红公司所提交的开票日期为2020年8月20日开具的金额为5万元的发票予以采信，故对于南红公司主张的律师费，本院在5万元的范围内予以支持。

五、南红公司与金水阁酒店对于《商标转让协议》的约定义务，杨建明承担连带责任。

杨建明在《商标转让协议》的法定代表人处签名，推定其知晓该协议的约定，对于南红公司要求杨建明对前述确定的金钱义务承担连带责任的诉讼请求，一审法院予以支持。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条,《中华人民共和国商标法》第四十七条之规定，判决：一、解除南红公司与金水阁酒店于2017年5月9日签订的《商标转让协议》；

二、金水阁酒店于判决生效后十五日内向南红公司返还商标转让费300万元；

三、金水阁酒店于判决生效后十五日内向南红公司支付违约金30万元；

四、金水阁酒店于判决生效后十五日内向南红公司支付律师费5万元；

五、杨建明对上述第二、三、四项判决承担连带责任；

六、驳回南红公司的其他诉讼请求。

本院二审中当事人均未提交新证据。

本院二审查明的事实与一审法院查明的事实一致。

本院认为，根据本案案情及双方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为：1、涉案的《商标转让协议》应否解除；

2、金水阁公司应否向南红公司返还商标转让费300万元；

3、金水阁公司应否向南红公司支付违约金30万元及律师费5万元。

现分述如下：关于焦点一。

经审查，涉案的《商标转让协议》系金水阁公司与南红公司的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应按照该协议的约定全面履行自己的义务。

该协议约定：金水阁公司应保证被转让的商标为有效商标，并保证没有任何第三人通过法定程序或者根据商标政策对本协议项下商标提起商标异议、商标撤销、商标无效程序。

本协议生效后，若出现任何因金水阁公司原因或者商标政策原因导致的商标无效、被撤销等影响南红公司行使商标权的情况，则南红公司有权单方面解除本协议，金水阁公司须退还所有已收款项。

现涉案“南红”商标因缺乏商标应有的显著性违反2001年《商标法》的相关规定而被认定无效，作为商标注册人的金水阁酒店存在过错。

根据上述约定，南红公司有权单方解除该《商标转让协议》。

至于南红公司单方解除合同是否履行先行通知义务的问题，本院认为，南红公司起诉状第一项诉讼请求为要求解除其与金水阁酒店之间的《商标转让协议》，人民法院向金水阁酒店送达该起诉状副本即可视为南红公司通知了对方。

金水阁酒店提出南红公司要求解除合同未经通知的前置程序而不应支持的上诉理由不成立，本院不予支持。

关于焦点二。

经审查，《中华人民共和国商标法》（2019年4月23日修正版）第四十七条规定：“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。

但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

”本案中，南红公司向金水阁公司支付300万元购买“南红”文字商标的目的是要在其今后的生产经营过程中长期使用该商标。

现商标转让合同双方虽已履行，但“南红”商标被宣告无效后,致使南红公司合同目的无法实现，如不返还商标转让费明显违反公平原则，故一审法院判令金水阁公司返还商标转让费300万元并无不当，本院予以维持。

关于焦点三。

经审查，金水阁酒店并未按照协议约定保证转让的商标为有效商标，其为违约方。

按照商标转让协议的约定，金水阁公司应支付违约金和律师费等。

由于合同约定的违约金2000万元数额过高，一审法院酌情确认为30万元并无不当，本院予以维持。

而律师费5万元，南红公司提供了证据证明，一审法院予以支持亦无不当。

综上所述，金水阁酒店、杨建明的上诉请求均不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费40064元，由金水阁酒店、杨建明共同负担。

本判决为终审判决。

审判长　左　武审判员　闵俊伟审判员　黄红萍二〇二一年二月二十三日书记员　刘　超附该案适用法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：(一)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定;(二)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更;(三)原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判;(四)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。

原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。