北京知识产权法院民 事 判 决 书（2019）京73民终3769号上诉人（原审被告）：北京飞扬创意广告有限公司，住所地北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦21层2101室。

法定代表人：李梦阳，总经理。

委托诉讼代理人：崔海江，北京市正京律师事务所律师。

委托诉讼代理人：金然，该公司员工。

被上诉人（原审原告）：北京飞扬创意图文设计有限公司，住所地北京市朝阳区朝外大街乙6号D座1202。

法定代表人：赵京京，总经理。

委托诉讼代理人：张建军，北京大成律师事务所律师。

上诉人（原审被告）北京飞扬创意广告有限公司（简称飞扬创意广告公司）因与被上诉人（原审原告）北京飞扬创意图文设计有限公司（简称飞扬创意图文设计公司）侵害商标专用权纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院（简称一审法院）于2019年5月31日作出的（2018）京0105民初24652号民事判决（简称一审判决），向本院提起上诉。

本院于2019年12月30日受理此案，并依法组成合议庭进行了审理，于2020年6月12日组织双方当事人进行了询问，上诉人飞扬创意广告公司的委托诉讼代理人崔海江、金然，被上诉人飞扬创意图文设计公司的委托诉讼代理人张建军到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

上诉人飞扬创意广告公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回飞扬创意图文设计公司的全部诉讼请求，全部诉讼费用由飞扬创意图文设计公司承担。

事实和理由：一、一审法院认定飞扬创意图文设计公司使用了涉案注册商标属于认定事实错误，依据《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第六十四条第一款的规定，上诉人不承担赔偿责任。

二、飞扬创意广告公司早于涉案注册商标申请日即使用“飞扬创意”商标，依据商标法第五十九条第三款，被上诉人无权禁止上诉人在原有适用范围内继续使用“飞扬创意”商标。

被上诉人飞扬创意图文设计公司辩称：认可一审判决的理由和判决。

上诉人在一审答辩中并未明确提出先用权抗辩，相关证据亦不属于民事诉讼法意义上的新证据。

上诉人的上诉理由没有事实和法律依据，请求予以驳回。

飞扬创意图文设计公司在一审中请求：１．判令飞扬创意广告公司立即停止使用侵权标识；

2.判令飞扬创意广告公司赔偿我公司经济损失400000元；

3．判令飞扬创意广告公司赔偿我公司律师费10000元、公证费3100元，共计合理支出13100元；

4．判令飞扬创意广告公司赔偿我公司“飞扬创意”注册商标连续三年不使用撤销申请案件代理费2200元。

事实和理由：飞扬创意图文设计公司获得了第9167590号、第9167578号、第9167585号注册商标（统称涉案注册商标）专用权，通过多年的使用，上述商标已经获得了很高的知名度和良好的声誉。

飞扬创意广告公司使用仿冒我公司注册商标字母和图样的侵权标识进行广告宣传，诱使他人产生错误认知而获利，严重侵害了我公司的注册商标专用权，并导致品牌信誉和商誉的贬损。

故诉至法院请求判如所请。

飞扬创意广告公司一审答辩称：涉案注册商标“飞扬创意”的连续三年不使用撤销程序仍在进行中，我公司使用的标识与飞扬创意图文设计公司主张权利的注册商标不相同也不近似，我公司使用涉案标识不是在上述注册商标的核定使用的服务内使用，不会导致相关公众对两个企业提供的服务产生混淆。

飞扬创意图文设计公司主张的经济损失没有任何法律上的依据，注册商标连续三年不使用撤销案件的代理费不应纳入本案处理，且相关发票的购买方不是飞扬创意图文设计公司。

综上，请求法院驳回飞扬创意图文设计公司的全部诉讼请求。

一审法院经审理查明：飞扬创意图文设计公司获得了以下三项注册商标专用权：第9167590号注册商标专用权，核定服务项目为第35类，包括广告传播；

广告；

电视广告；

广告代理；

数据通讯网络上的在线广告；

组织商业或广告展览；

替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；

办公机器和设备出租；

人事管理咨询；

寻找赞助（截止）；

第9167578号注册商标专用权，核定服务项目为第35类，包括广告传播；

广告；

电视广告；

广告代理；

数据通讯网络上的在线广告；

组织商业或广告展览；

替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；

办公机器和设备出租；

人事管理咨询；

寻找赞助（截止）；

第9167585号注册商标专用权，核定服务项目为第35类，包括寻找赞助（截止）。

上述注册商标现均在有效期内。

近三年内，飞扬创意图文设计公司在商业活动中使用了“飞扬创意”、“FRad”、“FCad”注册商标。

2019年2月15日，原国家工商行政管理总局商标局做出《关于第9167590号第35类“飞扬创意”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，决定驳回北京飞扬创意广告有限公司的撤销申请，第9167590号第35类“飞扬创意”注册商标不予撤销。

飞扬创意图文设计公司主张为“飞扬创意”注册商标连续三年不使用撤销申请案件支出代理费2200元，并提交了发票一张，但其上的购买方为北京飞扬润博互动广告有限公司。

飞扬创意广告公司在其官方网站（www.feiyangad.cn）首页的导航栏中使用了标识。

在该网站的ABOUTUS栏目中载明：我们是一家成立于2003年的独立创意广告公司，专注于以创意为驱动，创造具有沟通力与实效性的广告创意，帮助品牌建立与消费者之间的互动联系。

2018年2月6日，上述网页被公证保全。

目前，上述网站已经无法正常登陆。

为证明飞扬创意广告公司的被控侵权行为造成的损失，飞扬创意图文设计公司提交了《双语动画微视频制作合同》一份，其中约定的制作费用为205000元；

《广告设计制作合同》一份，其中约定的设计、制作费用为498700元。

另查，飞扬创意图文设计公司为本案支出律师费10000元、公证费3100元。

上述事实，有商标注册证、公证书、发票、合同以及当事人陈述等在案佐证。

一审法院认为：飞扬创意图文设计公司依法享有第9167590号、第9167578号、第9167585号注册商标专用权。

飞扬创意广告公司在其官网中使用的标识，该标识中的最为显著可识别部分为汉字“飞扬创意”，且该部分为其呼叫部分，与第9167590号注册商标一致，故该标识与该商标构成近似商标。

标识中的字母部分“FYAD”与第9167578号“FCad”、第9167585号“FRad”，仅首字母完全相同，第二字母不相同，第三、四字母存在大小写的差异，且“FYAD”仅为标识中的一部分，通常也不是被呼叫的部分，故其与“FCad”、“FRad”不构成相同也不构成近似商标。

本案中，飞扬创意广告公司在其官网中明确载明其为广告公司，故其使用标识宣传其业务属于在广告服务中使用，与第9167590号“飞扬创意”注册商标被核定使用的服务相同。

故飞扬创意广告公司在相同服务上使用与飞扬创意图文设计公司的第9167590号“飞扬创意”注册商标近似的标识，易造成相关公众的混淆或误认，构成对飞扬创意图文设计公司注册商标专用权的侵犯，应当依法承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。

就停止侵权而言，因为已无涉案网站上的涉案标识，故对此诉讼请求本院不再处理。

对于赔偿经济损失的具体数额，飞扬创意图文设计公司的证据不足以证明具体损失数额，亦无证据证明飞扬创意广告公司因侵权行为所获利益，故本院综合考虑到飞扬创意图文设计公司涉案商标的知名度、商标对经营状况的贡献、飞扬创意广告公司的主观过错程度、涉案侵权行为的性质和情节等因素酌情确定损失赔偿数额。

对于飞扬创意图文设计公司主张的合理费用，即律师费、公证费系合理、必要的支出，予以支持。

对于“飞扬创意”注册商标连续三年不使用撤销申请案件代理费，因其不属于本案中的侵犯注册商标专用权造成的损失，一审法院不予支持。

综上，一审法院依照商标法第五十七条第（二）项、第六十三条第一款、第三款之规定，判决：一、飞扬创意广告公司于判决生效之日起十日内赔偿飞扬创意图文设计公司经济损失80000元；

二、飞扬创意广告公司于判决生效之日起十日内赔偿飞扬创意图文设计公司合理费用13100元；

三、驳回飞扬创意图文设计公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

经审理，本院对一审法院查明的事实予以确认。

本案二审过程中，飞扬创意广告公司向本院提交了其与嘉实基金、工银瑞信、联合夏华国际酒店管理有限公司等签订的合作协议、装饰合同及所附清单、销售发票等作为证据，用于证明其于涉案注册商标申请日之前已在“广告”等服务上使用“飞扬创意”标识。

飞扬创意图文设计公司向本院提交了商标注册证、合作协议及合同、相关行政裁决等证据，用于证明涉案注册商标并不存在连续三年未实际使用的情形，飞扬创意广告公司不承担赔偿责任的抗辩主张不能成立。

其中国家知识产权局于2019年12月11日作出的商评字［2019］第301435号《关于第9167590号“飞扬创意”商标撤销复审决定书》（简称第301435号决定）载明，在案证据可以证明第9167590号商标在2015年5月17日至2018年5月16日期间（简称指定期间）在“广告”等服务进行了使用，故决定第9167590号商标在“广告”等复审服务上予以维持，在其余复审服务上予以撤销。

经询问，双方均认可该决定已经生效。

另查，第9167590号商标于2011年3月2日申请注册。

上述事实，有双方当事人一审和二审提交的证据、一审开庭笔录和二审询问笔录等在案佐证。

本院认为：现有证据可以证明，飞扬创意广告公司使用标识属于在广告服务上使用，其显著识别文字“飞扬创意”与飞扬创意图文设计公司第9167590号“飞扬创意”商标相同，两商标共存在同一种或类似服务上，容易导致相关公众对服务来源的混淆误认。

结合飞扬创意广告公司的上诉请求及飞扬创意图文设计公司的答辩意见，本案二审审理的争议焦点包括：一、飞扬创意广告公司提出的“在先使用”抗辩是否应予支持；

二、飞扬创意广告公司提出的“连续三年不使用”抗辩是否应予支持。

一、飞扬创意广告公司提出的“在先使用”抗辩是否应予支持根据商标法第五十九条第三款的规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

其中，在先使用“有一定影响”的判断应当结合宣传、使用行为的持续时间、使用程度、地域范围、使用规模等综合判定，本案中，飞扬创意广告公司在一审期间并未提出有关先用权抗辩的主张及证据，且在二审中向本院提交的使用证据仅限于对外签订的若干份显示有“飞扬创意”标志的合作协议、装饰合同，并无其他有关销售数量、经营数额、广告宣传、实际持续使用的证据予以佐证，在案合同文本等证据亦不足以证明飞扬创意广告公司在涉案注册商标申请日之前已将“飞扬创意”标志进行了实质性、持续性的使用，从而在相应的地域范围或行业领域内积累“具有一定影响”的商誉。

故飞扬创意广告公司的此项抗辩理由缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

二、飞扬创意广告公司提出的“连续三年不使用”抗辩是否应予支持根据商标法第六十四条第一款的规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。

注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

本案中，已经生效的第301435号决定认定的第9167590号商标在“广告”等服务上的实际使用期间为2015年5月17日至2018年5月16日；

本案一审起诉时间是2018年3月，本案起诉前三年与第301435号决定涉及的指定期间基本重合。

第301435号决定认定第9167590号商标在前述时间段实际使用，且该决定已经生效，在没有相反证据的情况下，本院对于第9167590号商标在本案一审起诉前三年实际使用的事实予以采信。

故飞扬创意广告公司的此项抗辩理由缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

综上所述，飞扬创意广告公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，本院判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费两千一百二十七元五角，由上诉人北京飞扬创意广告有限公司负担（已交纳）。