辽宁省高级人民法院民 事 裁 定 书（2021）辽民终109号上诉人（原审原告）：沈阳美嘉信息科技股份有限公司，住所地：辽宁省沈阳市沈河区惠工街36-1号122室。

法定代表人：赵林，该公司董事长。

委托诉讼代理人：周琳，北京大成（沈阳）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：孙莹，北京大成（沈阳）律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：西安云睿网络科技有限公司，住所地：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路11号禾盛京广A座801、802室。

法定代表人：田华楠，该公司总经理。

委托诉讼代理人：段立波，北京天沐律师事务所律师。

委托诉讼代理人：郑宪，上海段和段（沈阳）律师事务所律师。

上诉人沈阳美嘉信息科技股份有限公司（以下简称“美嘉公司”）因与西安云睿网络科技有限公司（以下简称“云睿公司”）确认不侵害商标权纠纷一案，不服辽宁省沈阳市中级人民法院（2019）辽01民初937号民事裁定，向本院提起上诉。

本院于2021年1月8日立案后，依法组成合议庭审理了本案。

本案现已审理终结。

美嘉公司上诉请求：1.请求撤销原审民事裁定书。

2.指令沈阳市中级人民法院审理本案。

理由：一、一审法院无视确认不侵权制度的立法背景及目的，存在机械性的错误理解。

1.确认不侵权制度的立法背景及目的。

知识产权会给权利人本着自身利益的最大化而进行垄断，对于权利人发出的警告，被警告人很难确定其是否侵权，从而陷入两难困境：如果听信权利人之言，停止生产或销售类似产品，一旦不构成侵权，就会失去市场优势，从而使其前期投入“血本无归”；

如果继续生产或销售类似产品，一旦构成侵权，就可能面临着高额赔偿，无论哪种情况都可能会给被警告人造成无以挽回的利益损失。

实践中，很多知识产权权利人并不与被警告人协商解决侵权纠纷，也不通过其他途径解决纠纷，由于何时启动诉讼完全取决于权利人，使被警告人处于被动地位，是否侵权处于不确定的状态。

因此，本着平衡利益、保障公平竞争和维护市场秩序的目的，应赋予知识产权义务人一定之自我救济权利，以防止和对抗权利人的权利滥用。

2.确认不侵权制度的理解和适用应以其立法背景及目的为出发点，而非对最高院司法解释“参照适用”的机械套用。

2009年12月21日发布的最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条规定了确认不侵犯专利权之诉。

实践中，其他类型的知识产权确认不侵权诉讼的起诉条件，也参照适用该条规定，但均需以确认不侵权制度的立法背景及目的为基础——防止知识产权人挥舞着知识产权的大棒滥用知识产权，为了保护行为人的合法权益，以维护公平的市场竞争。

一审法院对确认不侵权制度存在机械理解，死搬教条地按照第18条规定理解确认不侵权制度，完全不顾该制度的立法背景及目的，使确认不侵权制度流于形式，没有发挥其立法保护的真正效用。

二、本案符合确认不侵权之诉的受案条件，一审法院基于对确认不侵权制度的机械理解对本案进行了错误的法律适用。

依据立法背景、目的及相关规定，确认不侵权之诉需要满足以下条件：1.权利人向行为人发出侵权警告且警告造成行为人的损失。

本案中，云睿公司于2018年12月6日在苹果、华为、小米、VIVO、OPPO等十二家应用商店以美公司游戏名称“天天狼人杀”中使用了“狼人杀”三字侵犯了其注册商标专用权为由对美嘉公司进行警告。

该警告造成美嘉公司产品或改名或下架，开发和运营积累的用户、排名、评论等商业资源均持续受到削减和损失。

2.行为人向权利人发出书面催告，权利人经书面催告后在合理期限内既不撤回警告也不提起诉讼。

本案中，美嘉公司2019年7月10日向云睿公司发出《关于催促解决狼人杀名称争议的函件》，认为其对“狼人杀”三字的使用并不涉及侵权，云睿公司如果仍认为构成侵权则催促云睿公司于合理时间内依法处置，即在双方对于是否构成侵权存在争议的情况下，提交有权机关最终做出是否构成侵权的司法认定，美嘉公司已催促云睿公司尽快解决争议行使诉权，而云睿公司在合理期限内不撤回警告也不提起诉讼。

3.美嘉公司和云睿公司之间的侵权法律关系并不确定，须由司法机关予以审查确定。

2019年5月7日的《承诺函》（云睿公司拟定并提供）中的侵权事实是云睿公司的单方认识，美嘉公司在游戏下架遭受巨额财产损失的“警告”结果下，已无法做出合理判断和选择的自由，被迫依照云睿公司的单方要求而签署了《承诺函》，后在2019年7月10日《关于催促解决狼人杀名称争议的函件》中明确表示不予认可，且所涉行为是否构成侵权这一法律问题本就需要司法机关的认定，而非当事人的自我认知范畴，因此双方之间的侵权法律关系并不确定，需要通过司法诉讼予以确定，因此符合确认不侵权之诉的受理条件。

云睿公司辩称，一、一审驳回美嘉公司起诉，适用法律正确。

根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条及一审庭审情况，美嘉公司不具备提起确认不侵权诉讼的主体资格。

第一，确认不侵权诉讼前提是案涉法律关系处于不确定的状态。

但美嘉公司已于2019年5月7日向云睿公司书面承诺，承认侵犯云睿公司商标权并随后将侵权游戏《天天狼人杀》更名主动停止了侵权行为，故美嘉公司作为侵权人，就侵权事实约定评价已经与云睿公司达成一致，承认侵权事实，并且删除了侵权标识，说明对侵权后果进行了责任承担和处分，侵权影响已经消灭，关于一审庭审中美嘉公司表示其承认侵权的行为系云睿公司胁迫属于无稽之谈，云睿公司与美嘉公司同为具有平等民事权利的主体，云睿公司正常行使权利何来胁迫一说。

第二，事先催告权利人行使诉权是提起确认不侵权诉讼的必要前提。

该条款设立目的为催告权利人行使诉权，让处于不确定状态的法律关系得以确定，但美嘉公司从未向我公司发出过相应的催告函，其所发的函件中均没有催告云睿公司行使诉权的意思表示。

且美嘉公司主动停止了侵权行为，删除了侵权标识，该侵权影响无需经过诉讼便已经消灭，云睿公司与美嘉公司不存在处于不确定状态的法律关系。

本案不符合确认不侵权之诉的受理条件。

二、“狼人杀”是具有固有显著性的注册商标，不存在“描述性使用”空间，美嘉公司侵权行为毋庸置疑。

首先，描述性使用不涉及商标侵权问题的法律依据与适用情形。

其次，云睿公司的注册商标，不是通用名称，不存在“描述性使用”空间。

再次，云睿公司的注册商标不是描述性标志，不存在“描述性使用”的空间。

最后，已有生效判决确认“狼人杀”标志具有固有显著性，不是通用名称，不是描述性标志。

三、美嘉公司所请求的使用行为构成区分商品来源的商标性使用，构成对云睿公司注册商标权的侵权。

首先，云睿公司所请求的使用行为构成区分商品来源的商标性使用。

其次，美嘉公司使用云睿公司注册商标的行为并不属于不构成商标侵权的指示性使用。

最后，云睿公司注册商标的申请日期和实际使用日期均早于美嘉公司，美嘉公司无权在原有范围内继续正当使用。

美嘉公司向一审法院起诉请求：1.确认美嘉公司在苹果、华为、小米、VIVO、OPPO、TAPTAP、联想、魅族、应用宝、360、锤子、阿里十二家应用商店在游戏名称、游戏介绍、关键词购买等与游戏相关的事项中描述使用“狼人杀”三字不侵犯云睿公司的商标权；

2.判令云睿公司赔偿美嘉公司经济损失300万元整，以及本案的合理支出4万元（其中律师费3万元，公证费1万元）；

3.判令云睿公司承担本案诉讼费用。

一审法院经审查认为：确认不侵害商标权纠纷是指受到特定注册商标专用权影响的行为人，以注册商标权利人为被告提起的，请求确认其有关行为不侵犯该注册商标专用权的诉讼。

关于确认不侵害知识产权纠纷的起诉或受理条件，主要以《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定作为审查依据。

其中，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

”对其他类型的知识产权所提起的确认不侵害知识产权纠纷，应参照执行此规定。

从立法本意角度，确认不侵害知识产权之诉在于通过确定权利人与被控侵权人之间是否存在侵权法律关系，防止权利人滥用权利的行为给被控侵权人合法权益造成损害，从而平衡二者的程序利益。

本案中，美嘉公司起诉认为，云睿公司对相关游戏平台的侵权投诉并导致产品被下架，应视为对其发出侵权警告，因云睿公司多次投诉及产品被下架，美嘉公司虽作出承认侵犯注册商标专用权的承诺书，但已在其后通过函件明确对侵权法律关系不予认可，并限期督促对方依法处置，即美嘉公司已经书面催告云睿公司行使诉权，云睿公司收到书面催告之日起一个月内并未撤回警告也未提起诉讼，故其起诉符合确认不侵害商标权之诉的受理条件。

因美嘉公司上述主张涉及的相关事实严格上不属于司法解释的相关情形，参照适用的依据不足，本院不予支持，故本案美嘉公司所提诉讼不符合受理条件。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（一）项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下：驳回原告沈阳美嘉信息科技股份有限公司的起诉。

原告沈阳美嘉信息科技股份有限公司预交的案件受理费31120元予以退还。

本院认为：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

”人民法院审理其他类型的确认不侵害知识产权诉讼，应当参照上述司法解释的规定处理。

确认不侵害知识产权之诉是制约权利人滥用权利，保护被警告人或者利害关系人免受是否侵害他人知识产权这一不确定状态干扰的补救性诉讼。

本案中，云睿公司作为“狼人杀”文字注册商标的权利人，于2018年12月6日在苹果、华为、小米、VIVO、OPPO等十二家应用商店以游戏名称“天天狼人杀”中使用了“狼人杀”为由对美嘉公司发出侵犯商标专用权的警告，美嘉公司将“天天狼人杀”或更名或下架。

美嘉公司于2019年7与10日向云睿公司发出《关于催促解决狼人杀名称争议的函件》，载明“但承诺函的签署是在上述情况下被迫所签，不具有我方侵权的确定效力”，“现我公司经过慎重考虑，决定与贵公司就我公司恢复使用狼人杀名称问题进行磋商，望贵方不再对我公司使用‘狼人杀’三字予以警告和投诉，贵方可在收到此函20天内与我方见面协商或依法处置”，上述函件可以看出美嘉公司否认己方侵权，要求云睿公司与其“见面协商或依法处置”，可视为美嘉公司作为被警告人经书面催告权利人云睿公司行使诉权，自权利人云睿公司收到该书面催告合理期限内，权利人云睿公司不撤回警告也不提起诉讼，致使被警告人美嘉公司的权利处于不确定的状态，因而美嘉公司向人民法院提起请求确认其行为不侵犯商标专用权的诉讼的，人民法院应当受理。

综上，依照《中华人民共和据民事诉讼法》第一百七十一条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：一、撤销辽宁省沈阳市中级人民法院（2019）辽01民初937号民事裁定；

二、本案指令辽宁省沈阳市中级人民法院审理。

本裁定为终审裁定。