贵州省高级人民法院民 事 判 决 书（2020）黔民终739号上诉人（原审被告）：晋江市小牛顿食品工业有限公司，住所地福建省晋江市罗山街道社店牛头山91号。

法定代表人：陈金苗，该公司总经理。

委托诉讼代理人：朱辉萍，福建闽辉律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：贵州牛夫人贸易有限公司，住所地贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县龙场镇五里岗村三组。

法定代表人：石泉，该公司总经理。

委托诉讼代理人：杨佳杰，上海欧博律师事务所律师。

上诉人晋江市小牛顿食品工业有限公司（以下简称小牛顿公司）因与被上诉人贵州牛夫人贸易有限公司（以下简称牛夫人公司）商标权转让合同纠纷一案，不服贵州省贵阳市中级人民法院（2019）黔01民初1533号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年7月3日立案后，依法组成合议庭进行了审理,本案现已审理终结。

小牛顿公司上诉请求：撤销一审判决，将本案发回重审或改判驳回牛夫人公司诉讼请求；

一、二审诉讼费用由牛夫人公司承担。

事实和理由：1.小牛顿公司在转让涉案商标的过程中不存在过错，已经完全履行了合同义务;2.牛夫人公司已经得到了购买诉争商标的最终目的，且诉争商标被撤销系因牛夫人公司存在过错，其应该承担商标无效的全部后果;3.牛夫人公司在实际已经取得商标利益的情况下，一审判决小牛顿公司支付赔偿金有违公平原则。

被上诉人牛夫人公司未提交答辩意见。

牛夫人公司向一审法院起诉请求：1.请求判令小牛顿公司向牛夫人公司退还商标转让款人民币68万元；

2.请求判令小牛顿公司向牛夫人公司赔偿损失7.86万元；

3.请求判令本案诉讼费用由小牛顿公司承担。

一审法院认定事实：本案诉争“牛夫人”图文商标系小牛顿公司申请注册的商标，商标注册证号为：第6041223号，核定使用商品类别为第30类：糖果、咖啡、茶、糖、饼干、方便面、冰淇淋、调味品、以谷物为主的零食小吃（截止），该商标注册有效期为2009年12月21日至2019年12月20日。

牛夫人公司在受让该商标后向商标局提出商标续展注册申请，直至商标局作出撤销该注册商标的决定之前，该商标一直处于有效状态。

2018年8月17日，牛夫人公司向商标局申请注册“牛夫人”图文商标，申请/注册号为：32966589，商品类别为第30类：调味品、调味酱汁、酱菜（调味品）、豆酱（调味品）、调味酱、酱油、烹饪食品用增稠剂、食盐、豆豉、食用芳香剂等，该商标注册申请于2019年2月6日初审公告，并于2019年5月7日注册公告。

一、关于合同约定及履行2018年8月起，牛夫人公司与小牛顿公司就购买“牛夫人”商标（注册证号：6041223，注册类别：第30类）相关事宜进行协商，2018年8月20日，小牛顿公司作为转让人与牛夫人公司作为受让人签订《同意转让证明》，该《证明》记载：“兹证明，上列双方经协商，一致同意将转让人的第6041223号商标‘牛夫人’转让给受让人。

”同日，小牛顿公司出具《情况说明》，确认其于2018年8月20日将第30类“牛夫人”（注册号：6041223）商标转让给牛夫人公司，同时对其之前已经生产的牛夫人糖果产品需1-2年的过渡销售期进行说明，并对销售类别、销售范围、过渡时间、产品生产日期等内容进行承诺。

2018年8月28日，小牛顿公司作为转让方（甲方）与牛夫人公司作为受让方（乙方）签订《商标转让协议书》（以下简称《协议书》），约定由小牛顿公司将注册号为6041223的“牛夫人”商标转让给牛夫人公司。

《协议书》第一条第1、2款对转让费及支付方式约定为：转让费为人民币680000元，分两次付款。

双方签订合同后5个工作日内，乙方支付50%，即340000元，甲方收到首付款后，出具相应的收据且在1个工作日内，甲方向乙方邮寄牛夫人注册证复印件、股东会决议、商标使用授权书等资料。

乙方收到资料和公证书扫描件，确认无误后，3个工作日内支付剩余50%，即340000元，甲方出具相应的收据。

《协议书》第三条对办理商标转让申请的相关事宜约定为：商标转让申请的具体手续由乙方负责办理，转让费用由乙方承担。

商标转让公证由甲方负责办理并在合同规定时间内向乙方邮寄公证书原件。

甲方提供办理上述商标转让的一切文件、证件，并保证该文件的真实、合法、有效。

该商标转让全过程中，甲方必须协助乙方办理商标转让过户所需的一切资料提供至该商标成功转让到乙方名下为止（商标成功转让以收到商标局核准转让证明书为准）。

《协议书》第五条对退还商标转让费的情形约定为：转让的注册商标如因甲方原因导致商标无效或未转让成功的，甲方要负责全额退还商标转让费，给乙方造成损失的，应予赔偿。

《协议书》第七条约定违约责任：在签订此协议之前或者之后如甲方将上述商标卖给或许可给其他单位或者个人，应负相应法律责任，除退还已收的商标转让费外需赔偿给乙方造成的一切损失。

签订合同后，甲乙双方应严格按照合同约定履行相应的义务，如有一方违约，违约方应当向守约方支付违约金，给守约方造成损失的，应当予以赔偿。

此外，《协议书》还对合同签订之日至涉案商标核准转让之日期间的商标独占使用权、争议解决方式、管辖法院等内容进行了约定。

《协议书》签订当日，牛夫人公司按照合同约定向小牛顿公司支付第一笔商标转让费340000元；

2018年8月31日，牛夫人公司向小牛顿公司支付商标转让尾款340000元。

二、关于涉案商标核准转让及撤销过程2018年8月21日，牛夫人公司的全资股东宏臻公司以连续三年不使用为由，委托上海启迦知识产权服务有限公司（以下简称上海启迦公司）向商标局申请撤销涉案第6041223号“牛夫人”商标在第30类“糖果”等全部核定使用商品上的注册。

2018年8月31日，牛夫人公司委托其商标代理机构上海启迦公司向商标局提出诉争“牛夫人”商标转让申请，2018年9月14日，商标局向牛夫人公司发送《商标转让申请受理通知书》。

2018年9月17日，宏臻公司向商标局撤回对本案诉争商标的撤销三年不使用申请。

2019年1月15日，商标局对诉争“牛夫人”图文商标转让予以核准。

另外，2018年9月5日，案外人吴爱妹以连续三年不使用为由，向商标局提出撤销涉案第6041223号“牛夫人”商标在第30类“糖果”等全部核定使用商品上的注册。

商标局于2018年11月16日向小牛顿公司发送《关于提供注册商标使用证据的通知》（发文编号：撤三20180000054758CSTG），该通知同时向牛夫人公司、上海启迦公司抄送。

2019年6月16日，国家知识产权局作出《关于第6041223号第30类“牛夫人”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，该《决定》中载明，牛夫人公司在指定期限内向国家知识产权局提交了2015年9月5日至2018年9月4日期间使用涉案商标的相关证据材料，但国家知识产权局经审查认为，牛夫人公司提供的商标使用证据无效，吴爱妹申请撤销理由成立。

决定：撤销第6041223号第30类“牛夫人”注册商标，原第6041223号《商标注册证》作废。

同时，该《决定》中载明，商标注册人牛夫人公司如对决定不服，可以自收到决定之日起十五日内向国家知识产权局申请复审。

三、其他查明事实另查明，2018年8月28日，牛夫人公司作为委托方与上海启迦公司作为代理方签订《商标代购代理协议》，约定代理费用为70000元，牛夫人公司分别于2018年8月28日、2018年8月31日向上海启迦公司支付代理费35000元，合计70000元。

2019年2月12日，牛夫人公司与上海启迦公司签订《商标代理委托合同》，代理项目为撤销连续三年不使用注册商标提供证据，代理费用为5600元。

2019年2月18日，牛夫人公司向上海启迦公司支付该笔代理费。

2019年2月，牛夫人公司与上海启迦公司再次签订《商标代理委托合同》，代理项目为商标续展注册，代理费用为3000元。

2019年2月18日，牛夫人公司向上海启迦公司支付该笔代理费。

上述事实，有《商标转让协议书》、商标转让款付款凭证、《关于提供注册商标使用证据的通知》、《关于第6041223号第30类“牛夫人”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》、双方当事人陈述等证据在卷佐证，并经庭审质证认证，一审法院予以确认。

一审法院认为，根据《中华人民共和国合同法》第六十条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务”之规定，合同当事人在履约过程中应当全面履行自己的义务，并基于诚实信用原则履行通知、协助等附随义务，从而积极促使合同目的实现。

具体到本案，从双方签订《商标转让协议书》的合同目的来看，牛夫人公司的合同目的在于获得诉争“牛夫人”商标的专用权，从而享有对诉争商标的占有、使用、收益和处分的权利，小牛顿公司的合同目的则在于通过成功转让商标而获得合同对价。

故此，双方当事人均应当在涉案《商标转让协议书》的签订和履行过程中本着诚实信用原则，以善意的、积极的主观意识和行为方式行使自身权利，履行自身义务，以实现诉争商标转让的目的和意义。

综合涉案合同的签订和履行情况以及双方当事人在诉争商标被撤销过程中的行为，一审法院认为双方均存在一定过错。

首先，关于小牛顿公司的过错问题。

虽然在《商标转让协议书》签订后，小牛顿公司已按约履行其主要合同义务，向牛夫人公司提交了商标转让的相关材料，但作为商标转让人，在诉争商标的转让过程中出现可能影响合同目的实现的阻却事由时，小牛顿公司本应当积极履行通知、协助等合同附随义务排除阻却事由的发生。

小牛顿公司在收到商标局发送的《关于提供注册商标使用证据的通知》时，诉争商标尚处于转让申请核准过程中，此时的商标权人仍系小牛顿公司。

同时，虽然本案诉讼中双方均认可争议商标的实际使用状态，但小牛顿公司作为掌握商标实际使用证据的转让人，其收到通知后并未向商标局提供相应答辩材料，放任诉争商标可能因其未提交使用证据而被撤销的风险发生。

虽小牛顿公司抗辩称其在收到通知后积极联系牛夫人公司委托的代理机构上海启迦公司并表示愿意配合，但小牛顿公司的该行为并非履行其义务的正确方式，不能替代向商标局提供商标使用证据的正确履约行为。

本案中，因小牛顿公司并不能证明其直接或间接提交商标使用的证据，故对小牛顿公司称其已全面履约的抗辩，一审法院不予采纳。

其次，关于牛夫人公司的过错问题。

诉争“牛夫人”商标转让申请于2019年1月15日核准，牛夫人公司遂获得该商标专用权，其理应采取积极措施维护自身权利，阻却诉争商标被撤销的不利后果。

但在收到商标局作出的撤销诉争商标的决定后，牛夫人公司在认可小牛顿公司实际使用诉争商标的情况下，作为有权启动救济程序的商标专用权人未依法申请复审或提起行政诉讼，最终使得诉争商标在未采取任何救济措施的情况下被撤销。

作为商标权人，牛夫人公司消极应对，放弃程序性救济权利，放任诉争商标被撤销的不利后果，对于诉争商标的失效，牛夫人公司较之小牛顿公司存在更明显的过错。

再次，结合牛夫人公司自己申请注册“牛夫人”商标的经过来看，牛夫人公司在双方签订《商标转让协议书》之前（即2018年8月17日）已在调味品商品上申请注册与诉争商标相近似的“牛夫人”图文商标，诉争商标转让申请于2019年1月15日核准通过后，牛夫人公司自己申请注册的“牛夫人”商标于2019年2月6日进行初审公告，并于2019年5月7日进行注册公告，也即在牛夫人公司成为诉争商标的权利人后，其自己申请注册的“牛夫人”商标获得核准。

结合牛夫人公司对于诉争“牛夫人”商标被撤销的消极态度，一审法院有理由怀疑其放任行为与其已获得与诉争商标相近似的“牛夫人”商标存在一定关联，一审法院对其受让诉争商标的真实目的存疑。

结合前述，在牛夫人公司对诉争商标被撤销存在重大过错，且牛夫人公司已因诉争商标的转让获得了自己注册“牛夫人”商标的实际利益的情况下，对于牛夫人公司要求全额返还诉争商标转让款的诉请，一审法院不予支持。

综合全案事实，结合涉案合同的签订及履行情况、双方导致涉案商标被撤销的过错程度、牛夫人公司所获实际利益等因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，一审法院对牛夫人公司要求小牛顿公司返还商标转让费680000元的诉请酌情支持200000元。

此外，对于牛夫人公司要求赔偿损失的诉请，因双方对导致涉案商标被撤销均存在过错，一审法院对该诉请不予支持。

综上所述，牛夫人公司的诉讼请求部分成立，对成立部分的诉请，一审法院予以支持。

据此，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决：一、小牛顿公司于本判决生效之日起十五日内向牛夫人公司返还商标转让款200000元；

二、驳回牛夫人公司的其余诉讼请求。

案件受理费11386元，由牛夫人公司负担8384元，由小牛顿公司负担3002元。

二审期间,小牛顿公司为证明其主张，补充提交一组证据:福建省泉州市海峡公证处（2020）闽泉海证内字第2745号公证书、付款凭证、第6041223号“牛夫人”商标流程状态。

拟证明小牛顿公司在收到案外人吴爱妹的撤三申请后，委托第三人刘秋梅与其交涉，协商对案涉商标撤回撤三申请事宜，并为此向案外人支付2万元撤回费用，以及向第三人支付了相关费用，案外人收到小牛顿公司的款项后，于2019年1月25日向商标局提交撤回撤三申请，小牛顿公司为了使案涉商标继续有效，在商标转让给牛夫人公司之后积极采取相应措施，以保障牛夫人公司权益的事实。

牛夫人公司提交书面质证意见认为，1、对该组证据的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，该组证据均形成于一审判决之后，不属于二审新证据。

2、该公证书仅证明后附的十二张照片系从刘秋梅手机微信截屏所得，该截屏照片内容与本案无关，不能证明小牛顿公司对第三人提出的“撤三申请”进行了有效答辩。

3、该付款凭证显示付款人为曾玉燕，收款人为余晓翔，金额为2万元，未能反映出小牛顿公司主张的其向案外人（提出撤三申请人吴爱妹）支付了2万元，也与本案无任何关联。

4、退一步说，即便如小牛顿公司证明内容所述“其向案外人支付了2万元撤回费用案外人提交撤回撤三申请”，相反可以反映出小牛顿公司并未在该“撤三三年期间”正常使用系争商标，否则小牛顿公司完全可以合法合规的针对撤三申请提供商标使用证据材料进行答辩的行为，而非采取向提出撤三申请的案外人付费请求撤回的方式，且最终并未达到撤回的效果，系争商标仍然因该案外人提出的撤三申请、小牛顿公司未进行举证答辩而归于无效。

该组证据无法反映出小牛顿公司所主张的案外人（提出撤三申请人吴爱妹）提出撤回撤三申请，如案外人撤回撤三申请，商标局应当会下发文书通知商标所有权人（事实上并没有）。

结合双方当事人对上述证据的举证和质证意见，本院认证意见为：牛夫人公司对该组证据的真实性无异议，该组证据的真实性依法予以确认，至于能否达到小牛顿公司的证明目的，本院将在裁判说理部分予以认定。

对一审查明的事实，有相关证据予以佐证，本院对一审查明的事实予以确认。

本院认为，本案二审争议焦点为：牛夫人公司和小牛顿公司各自对涉案商标被撤销是否有过错及过错责任如何承担。

本案中，小牛顿公司（甲方）和牛夫人公司（乙方）在《协议书》中约定：转让的注册商标如因甲方原因导致商标无效或未转让成功的，甲方要负责全额退还商标转让费，给乙方造成损失的，应予赔偿。

在双方商标转让过程中，2018年8月31日，牛夫人公司提出商标转让申请。

9月5日，案外人吴爱妹申请撤三。

11月16日，商标局要求小牛顿公司提供连续三年使用涉案商标的证据。

12月27日，小牛顿公司联系吴爱妹代理人要求撤回撤三申请。

2019年1月15日，商标局正式核准涉案商标转让。

2月12日，牛夫人公司提供涉案商标连续三年使用的证据材料。

6月16日，因证据无效，商标局作出决定撤销涉案商标。

从上述事件发生的时间顺序来看，吴爱妹申请撤三和商标局发出举证通知时，小牛顿公司是涉案商标的权利人和过去三年的实际使用人。

根据《商标法实施条例》第六十六条规定：“有商标法第四十九条规定的注册商标无正当理由连续3年不使用情形的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，提交申请时应当说明有关情况。

商标局受理后应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由；

期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。

前款所称使用的证据材料，包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。

”由此可知，商标因连续3年不使用而被申请撤销的，商标注册人应当提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由，而小牛顿公司在涉案第6041223号“牛夫人”商标被申请撤销期间是商标注册人，掌握该商标的使用证据，但小牛顿公司未按相关要求向商标局进行举证，导致涉案商标处于可能被撤销的风险之中。

虽小牛顿公司抗辩称其已积极履行协助配合义务，但其联系牛夫人公司的代理机构表示愿意配合工作和要求吴爱妹撤回撤三的申请并非正确履行义务的方式，且吴爱妹撤回撤三的申请最终并未被商标局核准。

因此，小牛顿公司对涉案商标被撤销具有过错。

另外，牛夫人公司在受让涉案商标后，其作为商标权利人，在未要求曾经的商标使用人小牛顿公司提供有效证据的情况下，自行向商标局提供证据材料，这些证据最终被商标局认定为无效。

在商标局作出撤销涉案商标的决定后，牛夫人公司消极应对，未申请复审或提起行政诉讼进行救济，导致涉案商标被撤销。

因此，牛夫人公司对涉案商标被撤销亦具有过错。

在小牛顿公司和牛夫人公司对涉案商标被撤销均负有责任的情况下，一审法院综合考量涉案合同的签订及履行情况、双方导致涉案商标被撤销的过错程度、牛夫人公司所获实际利益等因素，根据公平原则和诚实信用原则酌情支持牛夫人公司的部分诉讼请求的处理结果并无不当。

综上所述，小牛顿公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决结果得当,应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币4300元，由上诉人晋江市小牛顿食品工业有限公司负担。

本判决为终审判决。