广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤03民终17100号上诉人（原审原告）：南宁市百安居涂料店，住所地广西壮族自治区。

经营者：谢金玲，总经理。

委托诉讼代理人：李瑛，北京大成（深圳）律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：中华制漆（深圳）有限公司，住所地广东省深圳市宝安区。

法定代表人：林舒，董事长。

委托诉讼代理人：林俊，广东洋三律师事务所律师。

上诉人南宁市百安居涂料店（以下简称南宁百安居涂料店）与上诉人中华制漆（深圳）有限公司（以下简称中华制漆公司）侵害商标权纠纷一案，不服深圳市罗湖区人民法院（2016）粤0303民初16339号民事判决，向本院提出上诉。

本院依法组成合议庭进行审理，现已审理终结。

南宁百安居涂料店上诉请求:1、撤销一审判决第二项，改判中华制漆公司赔偿南宁百安居涂料店经济损失及维权合理费用支出合计100万元。

2、一、二审受理费由中华制漆公司承担。

主要事实与理由：第83**6号“长颈鹿”文字商标（以下简称“长颈鹿”商标）一直以来都存在使用情况，包括但不限于在在商品包装、产品容器、商品交易文书以及其他商业流通环节、商业活动中进行使用，一审法院认为“长颈鹿”商标没有被实际使用，南宁百安居涂料店不存在实际损失属于事实认定错误。

《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。

南宁百安居涂料店一直有委托深圳市**建材有限公司生产“长颈鹿”牌防水涂料，包括授权**建材公司使用该商标，之后由南宁百安居涂料店销售“长颈鹿”牌防水涂料。

一审中提交的证据已经能够证明南宁百安居涂料店有在防水涂料商品上使用涉案“长颈鹿”商标。

中华制漆公司答辩称：1.发生纠纷后我司已经停止生产、销售相关商品。

2.南宁百安居涂料店注册商标核定商品是防水隔热粉，“防水隔热粉”是一种比较特殊的建设材料，它的市场应用非常小（因为它需要同时具备防水及隔热的功能），主要是用在建筑物的顶楼这种同时需要防水及隔热功能的建筑。

我司认为这是南宁百安居涂料店没有真正使用涉案商标的原因。

南宁百安居涂料店主张使用涉案商标的商品（根据他们自己提供的证据）只是用于市场上比较通用的防水涂料，而不是防水隔热粉，故一审判决对此认定正确。

3.南宁百安居涂料店利用打擦边球的方式注册了我司的“长颈鹿”知名商标，南宁百安居涂料店自己没有使用，只是通过许可及诉讼渠道进行获利。

我司的“长颈鹿”系列商标属于知名商标，为该品牌投入了巨大的人力、物力，南宁百安居涂料店的行为系不正当竞争行为，应依法驳回其全部诉请。

中华制漆公司上诉请求:1、撤销一审判决第一项，改判驳回南宁百安居涂料店的该项诉请。

2、一、二审受理费由南宁百安居涂料店承担。

主要事实与理由：中华制漆公司使用长颈鹿有关的注册商标历史悠久且先于南宁百安居涂料店，中华制漆公司在被诉侵权的商品（K11防水浆料）外包装上使用的是自己有合法使用权的“长颈鹿漆”文字及图形注册商标，故在该产品名称说明中引用“长颈鹿”文字具有其合理性，属于善意的正当使用，该使用方式在客观上也不会导致相关公众混淆。

1、从特定联系程度上看，中华制漆公司与长颈鹿文字建立特定联系的时间早于南宁百安居涂料店，且特定联系的密切程度明显高于南宁百安居涂料店，中华制漆公司对长颈鹿文字已享有一定的在先权利，其在K11防水浆料上使用长颈鹿文字具有合理性。

2、从使用方式上看，中华制漆公司在K11防水浆料外包装上使用长颈鹿文字不会导致误认、混淆。

3、从注册商标的知名度上看，中华制漆公司没有侵害南宁百安居涂料店商标权的主观意愿。

4、从司法实践上看，已有法院判例将类似使用行为认定为正当使用、善意使用，不会造成相关公众混淆，不构成商标侵权。

南宁百安居涂料店答辩称：中华制漆公司的侵权行为已经导致误认和混淆，构成商标侵权，该侵权行为导致了我方的损失，依法应予赔偿。

南宁百安居涂料店请求一审法院判令：一、中华制漆公司立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的材料、工具及设备。

2.中华制漆公司赔偿南宁百安居涂料店经济损失及维权合理费用支出合计100万元；

3、中华制漆公司承担本案诉讼费。

一审法院经审理查明，一、南宁百安居涂料店诉请保护的注册商标。

2011年5月28日，经原国家工商行政管理总局商标局核准，南宁百安居涂料店取得第8***66号注册商标“长颈鹿”的商标专用权，该商标核定使用商品为第17类，包括乳胶（天然胶）、丙烯酸树脂（半成品）、合成树脂（半成品）、防水隔热粉、绝缘涂料等，有效期至2021年5月27日。

2014年9月13日，经原国家工商行政管理总局商标局核准，第8***66号注册商标转让给案外人南宁市**建材店。

2015年5月1日，南宁市**建材店与南宁百安居涂料店签订《商标使用许可合同》，约定南宁市**建材店将第8***66号注册商标许可给南宁百安居涂料店使用，使用期限自2015年5月1日至2021年5月1日；

使用费为5万元／年，支付方式为现金支付；

南宁百安居涂料店可以再许可其他厂家为其代工生产合格商品，南宁百安居涂料店在使用该商标的商品上标明自己的信息；

等等。

2012年5月8日，南宁百安居涂料店提交的《商标使用许可书》载明，南宁百安居涂料店与案外人深圳市**建材有限公司协商一致，由南宁百安居涂料店许可该公司使用第8***66号注册商标，许可使用期限自2012年5月8日至2020年7月6日，该使用许可书并未载明许可使用费用，且仅有南宁百安居涂料店盖章确认，深圳市**建材有限公司并未盖章。

南宁百安居涂料店提交的深圳市**建材有限公司产品宣传彩页载明该公司生产四款“长颈鹿”牌防水涂料。

南宁百安居涂料店提交的深圳市**建材有限公司盖章确认的一张送货单和九张出货单载明2014年3月至12月、2015年4、5、10月，深圳市**建材有限公司均向客户“广西南宁**”出售“长颈鹿绿版红盖”“长颈鹿绿桶红盖”“长颈鹿红版红盖”“长颈鹿红桶经盖”等商品，数量为19至50不等，单价为20.8／72.8／107.8。

南宁百安居涂料店提交的广西壮族自治区国家税务局通用手工票显示，2012年12月、2013年10／11月、2014年9月，南宁百安居涂料店分别向江苏**建设集团股份有限公司、南宁**有限公司、广西**有限责任公司、南宁市公安局开具发票，发票上项目内容均为“长颈鹿防水涂料”。

（2016）深证字第15***5号公证书记载，2016年10月26日，在网址为**的深圳市**建材有限公司网站中，没有任何品牌为“长颈鹿”或“长颈鹿牌”商品的信息。

针对第8***66号注册商标，案外人**公司同时向原国家工商行政管理总局商标局提出了宣告无效的申请和撤销申请。

中华制漆公司在庭审中陈述，**公司提出的宣告无效申请已被原国家工商行政管理总局商标评审委员会决定驳回，该决定已经生效。

2018年5月14日，原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字［2018］第00***04号《关于第8***66号“长颈鹿”商标撤销复审决定书》，经审理查明2017年9月6日，第8***66号注册商标经核准转让至南宁**有限公司，专用期限至2021年5月27日；

该委认为该案的争议焦点是第8***66号注册商标在2013年11月7日至2016年11月6日期间内在防水隔热粉商品上是否进行了商标法意义上的使用，而该案证据或为自制、或未显示复审商品、或未显示复审商标，故该案证据尚不能证明在该争议期间内复审商标在防水隔热粉商品上进行了真实的商业使用，遂决定第8***66号注册商标在防水隔热商品上予以撤销。

该决定因南宁**建材有限公司提起行政诉讼而尚未生效。

二、中华制漆公司的被诉侵权行为。

（2013）桂东博证民字第1**3号公证书记载，2013年10月18日，在网址为***的百度网页搜索“长颈鹿涂料”；

点击搜索结果中“中华制漆公司”，进入网址为***的“中华制漆”网站；

网站载有“环保装修好助手：中华制漆长颈鹿漆‘Ｋ11防水浆料’隆重登场”的宣传文章，并附有商品图片，商品上标有注册商标。

（2016）桂东博证民字第1**9号公证书记载，2016年5月20日，在网址为**的“中华制漆”网站，网站中推荐的新品商标均为“长颈鹿牌”，其中包括“长颈鹿牌Ｋ11防水浆料”，并附有商品图片，商品上标有注册商标。

（2016）深证字第1***01号公证书记载，2016年8月4日，南宁百安居涂料店的委托代理人在广东省深圳市罗湖区深圳市**商行长颈鹿漆门店购买了防水浆料一桶，支付价款100元，并对整个购买过程进行了公证。

该公证书所附图片显示该商行门店门楣上印有显著的图案和“长颈鹿漆”字样。

庭审中，南宁百安居涂料店提交了（2016）深证字第1**1号公证书所附封存完好的封存物。

经当庭拆封，封存物内有防水浆料一桶。

被诉侵权商品外包装为印有注册商标，商品名称为“长颈鹿牌Ｋ11防水浆料（通用型）”；

商品上标明总公司为中华制漆**有限公司，产地代码显示该商品由南宁百安居涂料店生产，产品介绍为“本产品是由粉剂（优质水泥、级配骨料、聚合物及其他化学添加剂）和液料（羧基苯乙烯合成橡胶乳液）精心制成的水泥基聚合物改性防水材料，在坚实的水泥砂浆和混凝土平面及立面均有很强的防水功效；

潮湿区域可以施工，可长期直接用于饮水池”。

南宁百安居涂料店为维权共支出公证费1500元和摄像打印费400元。

三、查明的其他相关事实。

百度百科解释“防水隔热粉”为多种非金属物质组成的白色状颗粒，可用于屋面防水隔热，也可用于厨房、卫生间、储水池的防水及内外墙的防渗保温；

“防水浆料”为一种专用于建筑防水的双组分防水材料，用于迎水面及背水面防水工程，可密封细小的裂缝，适用于地下室、人防工程、厨房、卫生间、蓄水池等部位，以及铺装木地板和墙纸装修材料前的防潮处理。

第65**0号注册商标、第96**4号注册商标、第41**6号注册商标的注册人均为**公司，被诉侵权行为发生时上述三个注册商标均在有效期限内。

第65**0号注册商标、第41**6号注册商标核定使用商品均为第2类，包括油漆等。

第96**4号注册商标核定使用商品为第17类，商品仅为硅酮橡胶密封材料。

第27**2号注册商标的注册人为（香港）中华制漆**有限公司，注册日期为1987年1月30日，核定使用商品为第2类，包括标准喷漆、原子灰、漆信那水等，经续展有效期自2017年1月29日。

该注册商标于1997年10月28日经核准转让给**公司。

第65**0号、第96**4号、第41**6号、第27**2号注册商标均由**公司许可中华制漆公司使用，且商标许可合同均在原国家工商行政管理总局商标局备案。

2006年至2008年期间，《中国建材报》《明报》《香港文汇报》《华西都市报》等分别报道了中华制漆公司的“长颈鹿”知名涂料品牌、“长颈鹿全效净味漆”和“长颈鹿漆”。

2008年1月24日，西藏自治区拉萨市中级人民法院作出的（2008)拉民三初字第02号生效民事判决认定中华制漆公司用于第2类商品上的第27**2号注册商标为驰名商标。

第65**0号曾获2014/2015年度十佳涂料品牌、中国涂料报第五届中国金漆奖、2013/2015/2016中国木器类涂料名牌奖。

中华制漆公司也曾获多次荣获省市奖项，且中华制漆公司自2013年开始投入大量经费宣传其“长颈鹿”品牌商品。

一审法院认为，本案系侵害商标权纠纷。

争议的焦点包括：一、第83**6号注册商标是否受到法律保护；

二、中华制漆公司在互联网宣传中及被诉侵权商品上使用“长颈鹿牌”字样是否属于商标性使用；

三、被诉侵权商品是否与第83**6号注册商标核定使用的商品相同或类似；

四、第83**6号注册商标是否进行了实际使用，以及中华制漆公司是否应承担赔偿责任。

关于争议焦点一，第83**6号注册商标是否受到法律保护。

现有证据表明，2011年5月28日至2014年9月12日期间，南宁百安居涂料店是第83**6号注册商标的商标注册人。

2014年9月13日至2017年9月5日期间，南宁百安居涂料店经南宁市**建材店授权许可有权使用第83**6号注册商标。

虽然该注册商标因2013年11月7日至2016年11月6日期间没有证据证明在防水隔热粉商品上进行了商标法意义上的使用，而被原国家工商行政管理总局商标评审委员会决定撤销，但即使该决定最终生效，被撤销的注册商标也非自始无效，在其被撤销前相关权利仍然受到法律保护。

因此，鉴于南宁百安居涂料店对第83**6号注册商标享有权利，而该注册商标核定使用防水隔热粉、绝缘涂料等第17类商品上，且处于有效期内，南宁百安居涂料店诉请保护的第83**6号注册商标应受法律保护。

他人未经南宁百安居涂料店或权利人许可，不得在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，销售侵犯注册商标专用权的商品，同样构成对该注册商标的商标专用权的侵犯。

关于争议焦点二，中华制漆公司在互联网宣传中及被诉侵权商品上使用“长颈鹿牌”字样是否属于商标性使用。

商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

判定是否构成商标侵权，应以是否构成“商标性使用”为前提。

首先，中华制漆公司在网站及被诉侵权商品上虽然明确标示第65**0号注册商标，同时中华制漆公司有权使用第27**2号、第96**4号、第41**6号注册商标。

但是，第65**0号、第27**2号、第96**4号、第41**6号注册商标均是由“长颈鹿图案”、长颈鹿英文、“长颈鹿”汉字共同构成的组合商标，且图案、英文部分比中文部分更加突出，中华制漆公司在使用其注册商标过程中必须规范进行使用。

而中华制漆公司将被诉侵权商品定名为“长颈鹿牌K11防水浆料（通用型）”，由于“K11”为型号、“防水浆料（通用型）”为商品类型，因此，被诉侵权商品突出了“长颈鹿牌”作为其商标。

中华制漆公司的被诉侵权行为是对其自有注册商标的不规范使用，致使相关公众极易混淆中华制漆公司为“长颈鹿牌”中文商标的所有者。

其次，中华制漆公司享有权利的四个注册商标核定使用商标均不包括被诉侵权商品防水涂料，中华制漆公司的行为属于跨类别使用其注册商标。

最后，中华制漆公司将“长颈鹿牌”标识广泛使用在其商品宣传网站和商品上，目的是使相关公众建立起该标识和商品提供者之间的联系，起到区分商品服务的来源。

综上，中华制漆公司在互联网宣传中及被诉侵权商品上使用“长颈鹿牌”字样属于商标性使用。

经审查，中华制漆公司使用的“长颈鹿牌”商标与第83**6号注册商标长颈鹿相比，两者构成相同。

关于争议焦点三，被诉侵权商品是否与第83**6号注册商标核定使用的商品相同或类似。

第83**6号注册商标核定使用的商品为第17类，包括防水隔热粉、绝缘涂料等。

被诉侵权商品为防水浆料，产品介绍为“水泥基聚合物改性防水材料”，功能在于施工时作为防水处理。

百度百科关于“防水隔热粉”和“防水浆料”的解释显示，两者均具有防水功能，适用地方均包括厨房、卫生间、储水池等。

而《类似商品和服务区分表（2016)版》载明，第17类包括包装、填充和绝缘用材料，1705保温、隔热、隔音材料中包括防水隔热粉，注释中表明防水隔热粉和防水粉（涂料）类似。

因此，被诉侵权商品与第83**6号注册商标核定使用的商品类似。

综上，中华制漆公司的行为侵犯了南宁百安居涂料店的对第83**6号注册商标享有的权利，应当立即停止侵权。

关于争议焦点四，第83**6号注册商标是否进行了实际使用，以及中华制漆公司是否应承担赔偿责任。

经审查，南宁百安居涂料店系个体工商户，其虽然提交了《商标使用许可书》证明委托深圳市**建材有限公司生产商品，但该许可书中并无深圳市**建材有限公司盖章，且现有证据已经证明深圳市**建材有限公司在其网站上没有任何品牌为“长颈鹿”或“长颈鹿牌”商品的信息。

而南宁百安居涂料店提交的其他实际使用证据材料均为单方制作或未显示商品实物的单据，不能形成完整的证据链，因此南宁百安居涂料店应当承担举证不能的法律责任，一审法院依据现有证据确认第83**6号注册商标没有在防水隔热粉商品上进行了商标法意义上的使用。

鉴于南宁百安居涂料店没有证明其实际使用了第83**6号注册商标，其不存在实际损失，因此，要求中华制漆公司停止使用该注册商标，已足以保护南宁百安居涂料店对该注册商标标识享有的商标权，因此南宁百安居涂料店主张中华制漆公司承担赔偿责任，与事实不符，一审法院不予支持。

综上所述，依照《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第五十七条第（一）项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第十条、第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决：一、中华制漆公司立即停止侵犯南宁百安居涂料店第83**6号注册商标享有的商标权的行为；

二、驳回南宁百安居涂料店的其他诉讼请求。

本案受理费人民币13800元，由南宁百安居涂料店负担人民币6900元，由中华制漆公司负担人民币6900元；

中华制漆公司负担的费用南宁百安居涂料店已预付，中华制漆公司应在判决生效之日起十日内迳付南宁百安居涂料店人民币6900元。

本案一审查明的事实属实，本院予以确认。

二审时，中华制漆公司提交了北京市高级人民法院作出的（2019）京行终9147号行政判决书，该判决书作出的时间为2020年5月20日。

该判决书显示，涉案第83**6号注册商标因2013年11月7日至2016年11月6日期间没有证据证明在防水隔热粉商品上进行了商标法意义上的使用，而被原国家工商行政管理总局商标评审委员会决定在防水隔热粉商品上予以撤销。

该商标权人提起了行政诉讼，北京知识产权法院在（2018）京73行初7537号行政判决书中驳回了商标权人的诉讼请求。

商标权人不服上诉至北京市高级人民法院，该院作出驳回上诉、维持原判的终审判决。

本院认为,本案系侵害商标权纠纷。

根据双方的诉辩意见，争议焦点为：一、涉案第83**6号注册商标是否在防水隔热粉商品上进行了实际使用。

二、中华制漆公司的被诉行为是否构成商标侵权。

关于焦点一，经查明，涉案商标在防水隔热粉商品上实际使用的证据均为南宁百安居涂料店单方制作或系未显示防水隔热粉名称的单据，不能证明涉案商标进行了真实、有效的商业使用。

现涉案商标因连续三年在防水隔热粉商品上未进行实际使用，已被原国家工商行政管理总局商标评审委员会决定在防水隔热粉商品上予以撤销并经生效的行政判决书确认。

综上，涉案第83*6号注册商标未在防水隔热粉商品上进行实际使用。

关于焦点二，被撤销的注册商标并非自始无效，在其被撤销前相关权利仍然受到法律保护。

关于被诉侵权商品“防水浆料”与“防水隔热粉”是否构成类似商品。

首先，被诉侵权商品“防水浆料”在产品介绍中表述为“水泥基聚合物改性防水材料，功能在于施工时作为防水处理”。

其次，《类似商品和服务区分表（2016)版》载明，第17类包括包装、填充和绝缘用材料，1705保温、隔热、隔音材料中包括防水隔热粉，注释中表明防水隔热粉和防水粉（涂料）类似。

再次，百度百科关于“防水隔热粉”和“防水浆料”的解释显示，两者均具有防水功能，适用地方均包括厨房、卫生间、储水池等。

因此，“防水浆料”与“防水隔热粉”构成类似商品。

另经比对，中华制漆公司使用的“长颈鹿牌”被诉标识与第83**6号注册商标“长颈鹿”构成相同。

综上，中华制漆公司的被诉行为构成对第83**6号注册商标专用权的侵害。

鉴于生效的行政判决已确认第83**6号注册商标在防水隔热粉商品上予以撤销，故判令中华制漆公司停止侵权行为已于法无据，本院予以纠正。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：一、撤销深圳市罗湖区人民法院（2016）粤0303民初16339号民事判决。

二、驳回南宁市百安居涂料店的诉讼请求。

本案一、二审案件受理费共计27700元，由上诉人南宁市百安居涂料店负担20700元，上诉人中华制漆（深圳）有限公司负担7000元。

本判决为终审判决。