福建省泉州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽05民初65号 原告：超日（福建）体育用品有限公司，住所地福建省晋江市陈埭镇岸兜村。

统一社会信用代码：91350582611892693Q。

法定代表人：丁俊伟，董事长。

委托诉讼代理人：张泽良，福建佳远律师事务所律师。

被告：泉州奇想策划创意服务有限公司，住所地福建省晋江市池店镇桥南片区中骏蓝湾半岛****。

统一社会信用代码：913505823375468774。

法定代表人：傅冬梅，执行董事兼总经理。

委托诉讼代理人：吴家洪，福建尚民律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张微，福建尚民律师事务所律师。

被告：厦门市湖里区劲翔联合商标代理事务所（普通合伙），住所，住所地厦门市湖里区宏山新村**团第****div> 法定代表人：叶志勇。

委托诉讼代理人：张雄池，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张进玉，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。

第三人：台湾七波威儿童体育用品投资有限公司，地址23，地址23/FB07HOOVERINDBLDGNO.26-38KWAICHEONGRDKWAICHUNGNTv> 负责人：丁俊伟。

原告超日（福建）体育用品有限公司（以下简称超日公司）与被告泉州奇想策划创意服务有限公司（以下简称奇想公司）、厦门市湖里区劲翔联合商标代理事务所（以下简称劲翔事务所）商标权转让合同纠纷一案，本院于2019年1月3日立案后，超日公司申请追加第三人台湾七波威儿童体育用品投资有限公司（以下简称七波威公司）参与诉讼，本院予以准许并依法通知其参加诉讼。

本案依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。

原告超日公司委托诉讼代理人张泽良、被告奇想公司委托诉讼代理人吴家洪、张微、被告劲翔事务所委托诉讼代理人张雄池、张进玉到庭参加诉讼，第三人七波威公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。

本案现已审理终结。

超日公司向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告奇想公司于2016年11月10日签订的《商标转让协议书》、于2016年11月29日签订《品牌形式代言人合同书》、于2016年12月10日签订《台湾七波威童鞋品牌服务协议》；

2.两被告退还原告商标转让费20万元、招商抽成1.5万元、平面设计费用8万元、形象代言费用10万元及赔偿原告因受让商标及被许可使用过程中遭受的经济损失500万元，共计539.5万元；

3、两被告承担本案的诉讼费用。

诉讼过程中，超日公司于2019年6月14日向本院变更诉讼请求为：1.解除超日公司与被告奇想公司于2016年11月10日签订的《商标转让协议书》；

2.两被告退还超日公司商标转让费20万元；

3.两被告承担本案的诉讼费用。

事实和理由：2016年11月10日，超日公司就受让商标所有权人劲翔事务所的第10278006号商标事宜与奇想公司签订《商标转让协议书》，协议约定：1、奇想公司保证是转让商标的持有人，同时有权将上述商标转让给超日公司，否则由此造成的商标转让行为，导致超日公司及第三方经济损失，由奇想公司承担全部赔偿责任；

2、本协议签订后，超日公司委托奇想公司在中国境外注册一家有限责任公司，公司名称：台湾七波威儿童体育用品投资有限公司；

3、商标转让和委托注册公司费用合计人民币20万元；

4、奇想公司指定收款账户：林小华，民生银行天安路支行，6226192300629466；

傅冬梅，农行，6228480683143644519；

5、因奇想公司原因导致商标未能核准转让的，超日公司可要求奇想公司退还所收全款；

6、奇想公司赠送超日公司注册台湾公司一套，注册地址，注册地址在香港分别于2016年11月10日、2016年11月29日通过丁俊辉的银行账号向奇想公司指定的银行转账50000元、150000元，合计人民币200000元作为转让商标费用。

2016年11月28日，劲翔事务所向厦门市湖里区公证处声明公证：声明将其合法持有的第10278006号商标转让给七波威公司，七波威公司于2017年1月1日授权超日公司使用，授权期限为2017年1月1日至2022年12月31日，超日公司经许可于2017年3月份投入招商生产。

劲翔事务所于2017年5月5日向国家商标局申请商标转让，国家商标局于2017年6月16日受理商标转让申请，但涉案商标至今未过户至七波威公司或超日公司名下。

超日公司认为：1.超日公司的法定代表人及七波威公司的实际负责人均为丁俊伟，七波威公司系超日公司指定涉案商标权利义务的受让人，并没有实际经营，七波威公司的所有事务均为超日公司及丁俊伟实施，且关于涉案商标的转让款20万元也由超日公司股东丁俊辉支付，七波威公司与超日公司人格混同。

2.根据商标法规定，代理机构不得注册注册服务商标外的其他商标，奇想公司明知涉案商标系商标代理机构所有却向超日公司转让涉案商标，其主观上存在重大过错。

3.劲翔事务所作为专业商标代理机构，明知商标法规定，而注册与他人近似商标导致商标被宣告无效，且劲翔事务所明知商标被申请无效宣告的情况下依然于2017年5月6日向国家商标局申请商标转让，其主观上存在重大过错。

劲翔事务所、奇想公司在涉案商标的注册、转让时存在主观上的重大过错，至今未将涉案商标转让至七波威公司或超日公司名下，特提起诉讼，望判如所请。

被告奇想公司辩称，一，奇想公司是超日公司与第10278006号商标持有人关于该商标转让事宜的居间方，奇想公司与超日公司是居间合同关系，并非商标转让合同关系，奇想公司已经完成了商标转让居间义务。

二，第10278006号商标未能核准转让过户是因超日公司及劲翔事务所过错导致，奇想公司作为居间方不存在任何过错。

根据涉案协议第六条“因乙方（超日公司）自身原因，甲方（奇想公司）所收款不予退还”之约定，超日公司诉请解除合同及退还商标转让款没有事实与法律依据，依法不能成立。

三，奇想公司作为商标转让居间方已将原告支付的商标转让款15万元（另5万元为居间与新公司注册费用）已经支付给商标权人（劲翔事务所）指定的案外人林镇金，劲翔事务所此后也与超日公司办理了商标转让公证及商标过户事宜，超日公司要求居间方退还商标转让款没有事实依据。

综上，奇想公司已经完成涉案商标转让全部居间义务，奇想公司不存在任何过错与违约行为。

商标转让公证在先，超日公司违法违规使用被宣告无效在后，且涉案商标被无效宣告是因原告的不正当竞争行为导致，超日公司诉请解除商标转让协议（居间协议）、退还商标转让费的诉讼主张没有事实与法律依据依法不能成立。

被告劲翔事务所辩称，一、劲翔事务所和超日公司之间没有任何合同关系，超日公司也未向劲翔事务所支付任何费用。

1.超日公司在签订商标转让协议前已经知晓涉案商标的实际权利人为林镇金。

2.劲翔事务所并未和超日公司达成商标转让合意，也未签订书面转让合同。

劲翔事务所只是根据林镇金的指示办理涉案商标转让手续，只知晓涉案商标的受让人为七波威公司，完全不知晓该转让还牵涉超日公司和奇想公司。

劲翔事务所没有收取涉案商标转让费20万元，超日公司要求劲翔事务所退还该费用缺乏事实依据。

二、劲翔事务所不存在超日公司诉称的过错。

1.2013年版商标法实施后，商标局仍核准涉案商标注册，并向劲翔事务所下发涉案商标注册证书。

商标局核准该商标时，并不认为涉案商标应适用2013年版商标法。

劲翔事务所申请该商标并未违反法律禁止性规定。

2.劲翔事务所根据林镇金指示，将涉案商标转让给七波威公司，并不知晓他人申请宣告涉案商标无效。

涉案商标于2017年5月7日向商标局提交涉案商标转让申请，虽然涉案商标于2017年2月17日遭他人申请宣告无效，但商标局于2017年5月23日才发文通知劲翔事务所。

三、超日公司主张其与七波辉公司混同，缺乏法律依据。

第三人七波威公司未作陈述。

当事人围绕诉讼请求依法提供了证据，本院组织到庭当事人进行了证据交换和质证。

对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷作证。

对当事人存在争议的部分证据，多与本案不具关联性，不再赘述。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 一、关于奇想公司与超日公司签订的《商标转让协议》的合同约定及履行情况 奇想公司与超日公司于2016年11月10日签订《商标转让协议书》一份，就超日公司就受让商标所有权人劲翔事务所持有注册商标事宜（商标样式为第10278006号商标）达成协议。

合同第一条约定转让商标的基本情况，且奇想公司保证是商标持有人，同时有权将上述商标转让给超日公司，否则由此造成的商标转让行为，导致超日公司及第三方损失，由奇想公司承担全部赔偿责任。

合同第二条约定，商标权转让的性质为永久性的商标权转让。

合同第三条约定，超日公司委托奇想公司在香港登记注册一家有限责任公司，公司名称为七波威公司，具体注册事宜由奇想公司与超日公司双方协商，并由超日公司协助奇想公司完成。

合同第四条约定，商标转让和委托注册公司费用合计200000元，并约定了费用的支付方式。

合同第六条约定，因奇想公司原因导致商标未能核准转让的，超日公司可要求奇想公司退还所收全款，因超日公司自身原因，奇想公司所收款不予退还。

合同第八条约定，奇想公司赠送超日公司注册在第三条中约定的公司一套，并约定了涉案商标，公证、授权、过户到七波威公司名下。

2016年11月10日、11月29日，超日公司的股东丁俊辉分别向奇想公司法定代表人傅冬梅的银行账户转账5万元、15万元。

庭审过程中，奇想公司确认该20万元为超日公司履行涉案商标转让协议书而支付。

2016年11月21日，七波威公司在香港成立并登记，唯一股东为丁俊伟。

2016年11月28日，劲翔事务所声明其为第10278006号注册商标的合法持有人，并声明同意将该商标的所有权及其他一切权益转让给七波威公司，并就声明书向厦门市湖里区公证处申请了声明公证。

厦门市湖里区公证处出具了（2016）厦湖证内字第3140号公证书。

二、关于上述合同所涉第10278006号的商标状态 从国家工商行政管理总局商网站上第10278006号商标流程可知，劲翔事务所于2011年12月7日向国家工商行政管理总局商标局申请注册第10278006号商标，2014年3月5日涉案商标进入异议程序，商标局于2015年8月26日作出异议裁定书，2015年10月13日商标注册证发文。

2017年2月17日，涉案商标被提起无效宣告。

2017年5月5日，劲翔事务所向商标局提出商标转让申请。

2017年5月23日，涉案商标亦存在被提起无效宣告申请的收文，同日，涉案商标流程体现发出无效宣告答辩通知。

2019年2月15日，涉案商标宣告无效公告排版。

另查明，北京市高级人民法院（2018）京行终5617号行政判决书、北京知识产权法院（2017）京73行初1769号行政判决书载明，2017年5月23日，七波辉（中国）有限公司向商标评审委员会提出无效宣告请求。

2017年12月4日，商标评审委员会作出商评字〔2017〕第152730号《关于第10278006号图形商标无效宣告请求裁定书》。

该裁定认为：争议商标与引证商标在构图要素、设计手法、整体视觉效果上无明显差异，已构成近似标志。

争议商标核定使用的服装、鞋、帽子、袜等商品与引证商标核定使用的服装、鞋、帽、袜、手套（服装）、围巾等商品属于同一种或类似商品，两商标并存使用在上述商品上，易使消费者对商品来源产生混淆，已构成商标法第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。

劲翔事务所是一家经商标局备案的商标代理机构，其于2011年12月7日提出争议商标的注册申请，于2013年12月6日初步审定，经异议核准注册，于2015年9月28日刊登注册公告。

争议商标核定使用在服装、鞋等商品上，超出了劲翔事务所可以申请注册的代理服务范围。

故争议商标的注册申请违反了商标法第十九条第四款的规定，不应予以注册。

依照商标法第十九条第四款、第三十条、第四十四条第一款、第三款和第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，商标评审委员会裁定：争议商标予以无效宣告。

劲翔事务所不服该裁定，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销该裁定，并判令商标评审委员会重新作出裁定。

北京知识产权法院经审理认为，一、第10278006号商标与引证商标（第8543434号）已构成注册在相同或类似商品上的近似商标。

二、厦门市湖里区劲翔联合商标代理事务所是一家经商标局备案的商标代理机构，申请诉争商标核定使用在服装、鞋等商品上，超出了其可以申请注册的代理服务范围。

虽然在诉争商标申请时的商标法并未对此行为予以禁止，但诉争商标获准注册后的状态仍然持续到了现行商标法施行之后。

鉴于诉争商标在现行商标法施行后被申请宣告无效，故商标评审委员会依据现行商标法对诉争商标的可注册性进行评审，进而认为该商标违反了现行商标法第十九条第四款之规定，具有事实及法律依据。

北京知识产权法院判决驳回劲翔事务所的诉讼请求。

后劲翔事务所不服上诉至北京市高级人民法院。

北京市高级人民法院经审理认为，第10278006号商标与引证商标（第8543434号）构成商标法第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标，依法应予无效宣告。

争议商标的实际注册日为2015年9月28日，处于2013年商标法施行期间，因此，争议商标是否应予无效宣告，应当适用2013年商标法的规定。

根据在案证据，劲翔事务所系经商标局备案的商标代理机构，争议商标核定使用在服装、鞋、帽等商品上，超出了商标代理服务的范围，故争议商标的注册违反了2013年商标法第十九条第四款之规定。

故北京市高级人民法院判决驳回上诉、维持原判。

本案的争议焦点在于：一、合同的效力、履约主体及履行情况认定问题。

二、涉案商标未能核准转让的原因应当归责于何方以及违约责任的问题。

一、合同的效力、履约主体及履行情况认定问题 本院认为，奇想公司与超日公司签订的《商标转让协议书》系双方真实意思表示，双方应当依约全面履行合同，应当认定为有效合同。

本案中，签订合同的主体是奇想公司及超日公司，但《商标转让协议书》中奇想公司的合同义务在于应当将拟转让的劲翔事务所所有的第10278006号商标转让至七波威公司名下，根据《中华人民共和国合同法》第六十四条及第六十五条规定，属于双方约定由第三人履行合同及向第三人履行合同的情形。

《商标法》第四十二条第一款规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。

第四款规定，转让注册商标经核准后，予以公告。

受让人自公告之日起享有商标专用权。

虽然涉案商标已经由劲翔事务所向国家工商行政管理总局商标局提出转让申请，但未被核准转让前涉案商标已经被无效宣告，商标权未发生转移。

因此，应当认定奇想公司并就《商标转让协议书》中的合同义务履行完毕。

二、涉案商标未能核准转让的原因应当归责于何方以及违约责任的问题 《商标法》第四十七条的规定，依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

涉案商标被宣告无效的理由涵盖在商标法第四十五条中，应当视为自始不存在。

涉案商标被无效宣告的原因在于构成商标法第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标且劲翔事务所违反不得注册超出商标代理服务范围的商标的规定，因此涉案商标本身存在缺陷，该商标未能核准转让的原因应当认定为劲翔事务所的过错。

本案中奇想公司和超日公司的约定是由劲翔事务所向超日公司指定的第三人七波威公司履行债务，因为劲翔事务所的原因，导致商标无法转让，根据《中华人民共和国合同法》第六十五条的规定，本案属于第三人向债权人履行债务不符合约定，超日公司有权要求奇想公司承担违约责任。

现因奇想公司的违约行为致使涉案合同目的已经不能实现，超日公司根据合同第六条请求解除与奇想公司的合同并要求奇想公司退还全部合同款项，于法有据，应予支持。

超日公司还主张劲翔事务所在商标注册及转让时存在重大过错，应当与奇想公司共同退还商标转让费20万元。

本院认为，涉案商标在核准注册公告时以及劲翔事务所提出商标转让申请时2013版商标法已经实施，劲翔事务所作为专业的商标代理机构应当知道涉案商标缺乏注册的合法性，劲翔事务所对于涉案商标未能被核准转让存在过错。

然而涉案合同时由奇想公司签订，款项亦由奇想公司收取，本案中没有证据证明劲翔事务所知道超日公司与奇想公司签订的涉案合同，亦无证据证明劲翔事务所实际收取了涉案合同款项，劲翔事务所未能向超日公司指定的第三人七波威公司成功转让涉案商标，根据《中华人民共和国合同法》第六十五条，应当由合同的债务人奇想公司承担违约责任，超日公司要求劲翔事务所承担退还商标转让费20万元于法无据，不予支持。

此外，奇想公司主张涉案合同为居间合同，但从合同约定的内容来看合同显然为商标权转让合同，并未体现任何居间费用及居间事宜的约定，对奇想公司的辩解不予支持。

奇想公司认为其中5万元为居间费用及新公司注册费用，但合同明确约定了20万元为商标转让费，而域外公司注册的约定属于合同赠送的范畴，而未另行进行收费，对奇想公司的该辩解不予支持。

奇想公司、劲翔事务所均主张商标实际持有人为林镇金，并要求追加林镇金为本案被告参与诉讼，但超日公司并不同意追加林镇金作为本案被告参与诉讼。

本院认为，涉案合同签订方为超日公司与奇想公司，涉案商标未被无效宣告时劲翔事务所为商标所有人而非林镇金，且超日公司亦不同意追加林镇金参与本案诉讼，本院对奇想公司及劲翔事务所的追加被告申请不予准许。

超日公司经本院释明后变更诉讼请求为退还商标转让费20万元，至于履行该合同过程中如超日公司存在其他损失，其可以在损失确定后另行提起诉讼主张。

综上，第三人七波威公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，不影响本案审理。

依照《合同法》第六十四条、第六十五条、第九十四条第四项、第九十七条，《中华人民共和国商标法》第四十二条、第四十七条规定，判决如下： 一、解除超日（福建）体育用品有限公司与泉州奇想策划创意服务有限公司于2016年11月10日签订的《商标转让协议书》；

二、泉州奇想策划创意服务有限公司应于本判决生效之日起十日内退还超日（福建）体育用品有限公司商标转让费200,000元；

三、驳回超日（福建）体育用品有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费人民币4,300元，由泉州奇想策划创意服务有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于福建省高级人民法院。

审 判 长　杨金顺 审 判 员　张国民 审 判 员　任贵良 二〇一九年八月二十六日 法官助理　黄　熠 书 记 员　李钰涵 附本案相关法律条文 1．《中华人民共和国合同法》 第六十四条当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。

第六十五条当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。

第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（五）法律规定的其他情形。

第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；

已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。

2.《中华人民共和国商标法》 第四十二条转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。

受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。

转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。

对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。

转让注册商标经核准后，予以公告。

受让人自公告之日起享有商标专用权。

第四十七条依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。

但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

3.《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。

被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。