北京知识产权法院民 事 判 决 书（2019）京73民终3026号上诉人（原审原告）：天津日石润滑油脂有限公司，住所地天津市滨海新区寨上街化工街5号。

法定代表人：宋云昌，董事长。

委托诉讼代理人：王占伟，天津冠浩律师事务所律师。

委托诉讼代理人：边学涛，天津冠浩律师事务所实习律师。

被上诉人（原审被告）：北京日石润滑油脂有限公司，住所地北京市大兴区黄村镇李村村委会西800米。

法定代表人：张大伟，执行董事兼经理。

委托诉讼代理人：范雷，北京市天理律师事务所律师。

上诉人天津日石润滑油脂有限公司（简称天津日石公司）因与被上诉人北京日石润滑油脂有限公司（简称北京日石公司）侵害商标权纠纷一案，不服北京市西城区人民法院（2018）京0102民初43845号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2019年9月24日立案后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

天津日石公司上诉请求：1.撤销一审判决第三项，改判支持天津日石公司一审全部诉讼请求；

2.一、二审诉讼费由北京日石公司承担。

事实与理由：一、一审法院认定天津日石公司未实际使用“日石”商标属于事实认定不清。

天津日石公司自1995年成立时就从事高级润滑油品的生产及销售，并一直将“日石”字样用于产品包装及宣传的醒目位置，只是至2016年2月21日才取得“日石”商标专用权，取得后也一直在使用。

天津日石公司提供的00052629号发票显示的销售货物就是“日石”牌润滑油。

另外“日石”商标核定商品第一项是工业用油，而液压油就是工业用油的一种，因此一审认定印有“日石”商标的液压油桶不能证明天津日石公司在核定商品范围内使用注册商标是错误的。

二、一审认定北京日石公司在第4类商品上使用“NISSEKI”不侵害天津日石公司的“TJNISSEKI”商标属于事实认定错误。

“NISSEKI”属于臆造词，“TJ”代表“天津”，北京日石公司在相同种类商品上使用与天津日石公司取得注册的商标相近似的“NISSEKI”商标，明显侵害了天津日石公司的商标专用权。

三、北京日石公司在同类商品上使用与天津日石公司已注册商标相同的标识，侵害了天津日石公司的商标专用权，应当承担赔偿责任。

天津日石公司提交的公司销售统计报表可证实损失重大，但只主张了300万元，一审法院认定侵权却不赔偿，明显放任其侵权行为。

北京日石公司辩称，不同意天津日石公司的上诉请求，同意一审法院判决。

北京日石公司在产品上使用企业简称“北京日石”，属于合理使用。

北京日石公司对“日能”、“日能日石”、“NISSEKI”等商标在第4类商品上进行了注册，并享有合法的商标权，故在公司生产的润滑油等商品上使用相关商标属合法使用，并未侵犯天津日石公司的商标权。

北京日石公司与案外人武汉市安牌制动液油脂有限公司于2014年12月1日签订《商标使用许可合同》，北京日石公司被许可使用第7744331号商标，核定使用的商品为“传动液、防冻液、启动液、刹车液、液压系统用液体、制动液”商品上。

北京日石公司生产的“液压油”属于0104类“液压系统用液体”，并非第4类商品，故北京日石公司生产销售液压油属于合法使用注册商标。

天津日石公司的涉案商标及产品包装无特有包装和装潢，无任何知名度。

天津日石公司未提供涉案商标的使用证据，北京日石公司不承担赔偿责任。

北京日石公司已经对带有“北京日石”字样的产品全面停产停售，网站上的上述产品图片也已全部删除。

天津日石公司维权合理支出证据不足，应自行承担不利后果。

天津日石公司向一审法院起诉请求：1.请求依法判令北京日石公司立即停止侵犯天津日石公司第15963702号“TJNISSEKI”及第15963471号“日石”商标专用权；

2.请求依法判令北京日石公司赔偿天津日石公司经济损失3000000元及维权合理支出50000元；

3.本案诉讼费由北京日石公司承担。

一审法院认定事实：一、天津日石公司对第15963471号和第15963702号注册商标享有专用权的事实原国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）于2016年2月21日颁发的第15963471号“日石”商标注册证记载：注册人为天津日石公司，有效期自2016年2月21日至2026年2月20日，核定使用类别为第4类，即工业用油、工业用油脂、纺织用油、发动机油、润滑剂、润滑脂、润滑油、导热油、齿轮油、切割油。

国家商标局于2016年2月21日颁发的第15963702号“TJNISSEKI”商标注册证记载，注册人为天津日石公司，有效期自2016年2月21日至2026年2月20日，核定使用类别为第4类，即工业用油、工业用油脂、纺织用油、发动机油、润滑剂、润滑脂、润滑油、导热油、齿轮油、切割油。

二、天津日石公司对第15963471号和第15963702号注册商标实际使用的证据经当庭勘验，天津日石公司官网展示的商品图片上有“TJNISSEKI”标识。

2018年1月1日，天津日石公司（甲方）与长沙裕昌油脂有限公司（乙方）签订的《授权经销协议》，约定天津日石公司授权乙方为天津日石公司在长沙地区车用油、工程机械产品特约经销商，并颁发特约经销授权证及证书。

第一次庭审结束后，天津日石公司向法院提交了下列使用证据。

天津日石公司于2018年12月17日开具的四张发票，分别为：00052628号发票货物名称为润滑油“TJNISSEKI”有机热载体/汽油发动机油，价税合计为30658.10元；

00052629号发票货物名称为润滑油“TJNISSEKI”汽油发动机油、润滑油“日石”ENEOSMOTOR/ENEOSFINE，价税合计为9304.10元；

00052630号发票货物名称为润滑油“TJNISSEKI”车辆齿轮油/抗磨液压油/动力C7，价税合计为30658.10元；

00052631号发票货物名称为专项化学用品“TJNISSEKI”重负荷型机动车发动机冷却液，价税合计为26582.40元。

天津日石公司提交的8张产品照片，其中5张照片显示的油桶上均印有“天津日石”字样，2张照片显示油桶上标有“天津日石”和液压油字样，1张照片模糊不清，无法得知相关信息。

上述照片均未体现具体时间，亦未体现“日石”标识是使用在润滑油、发动机油等产品上。

此外，天津日石公司于第二次庭审当庭提交了一个标有“日石”字样的液压油油桶。

三、被诉侵权事实天津市滨海公证处于2017年10月11日出具的（2017）津滨海证经字第688号、第689号公证书载明，本公证处公证员及工作人员对申请人的代理人操作本处电脑进行了监督。

（2017）津滨海证经字第688号公证书显示，北京日石公司官网页眉处标有“北京日石润滑油脂有限公司”，网页宣传和展示的商品上皆突出使用了“日石”字样。

（2017）津滨海证经字第689号公证书显示，淘宝网站“炜森挖机配件经营部”店铺销售的“挖掘机润滑油现代R305350450液压油日石液压油北京日石”和“启航工程机械配件”店铺销售的“优质抗磨液压油”“挖掘机润滑油日石润滑油北京日石68号液压油优质抗磨液压油”产品包装上均印有“日石”字样，“优质抗磨液压油”包装上标有“北京日石润滑油脂有限公司荣誉出品”。

天津市滨海公证处于2017年11月10日出具的（2017）津滨海证经字第764号公证书载明，本公证处公证员及工作人员与申请人的代理人于2017年10月27日17点13分来到黑龙江省哈尔滨市香坊区文昌街184-3号的“林枫发动机配件”门店，申请人的代理人在该门店购买了“一桶液压油（200L）”“一桶机油”，取得一张“哈尔滨林枫工程机械配件出库清单”（单号为x171027048）,随后跟店铺工作人员到仓库装货，并对购买的商品、店铺门头、店铺周边及仓库进行了拍照。

兹证明本公证书所附照片为申请人代理人现场拍摄，内容与实际情况相符。

该公证书后附的照片显示，“日能润滑油柴油发动机油”包装桶身上标有“日石”，“日能润滑油优质抗磨液压油”包装桶顶部贴的标签上写有“日石”“北京日石润滑油脂有限公司荣誉出品”字样。

上述“日石”标识与“北京”字样一同使用，且字体较大，较为醒目显著。

此外，天津日石公司还提交了其购买北京日石公司生产的“润滑油发动机油18L”销售订单、收据及产品照片复印件，产品照片显示，产品包装上使用了“NISSEKI”标识。

四、关于北京日石公司享有注册商标专用权的事实国家商标局于2017年8月14日颁发的第20421417号“日能日石”商标注册证记载，注册人为北京日石公司，有效期自2017年8月14日至2027年8月13日，核定使用类别为第4类，即工业用油、工业用油脂、重油、发动机油、润滑剂、润滑脂、润滑油、皮带油、导热油、齿轮油。

国家商标局于2014年3月7日颁发的第10278332号“”商标注册证记载，注册人为北京日石公司，有效期自2014年3月7日至2024年3月6日，核定使用类别为第4类，即柴油、发动机油、工业用油、工业用脂、切削液、燃料油、润滑剂、润滑脂、润滑油、石油（原油或精炼油）。

国家商标局于2005年1月14日颁发的第3586880号“日能”商标注册证记载，注册人为北京日石公司，经续展，有效期至2025年1月13日，核定使用类别为第4类，即石油（原油或精炼油）、工业用油、切削液、漆油、发动机油、润滑剂、润滑脂、润滑油、轻油、工业用脂。

2014年12月1日，武汉市安牌制动液油脂有限公司（甲方）与北京日石公司（乙方）签订《商标使用许可合同》，约定甲方将已注册的第1类第7744331号“日石”商标，许可乙方使用在防冻剂、液压系统用液体、制动液、刹车液、传动液、起动液产品上，许可使用期限自2014年12月1日至2020年11月30日止。

2018年11月12日，国家商标局做出第（2018）商标异字第0000055547号决定，准予马拉松石油（北京）公司的第20424825号“NISSEKI”商标注册。

第20424825号“NISSEKI”商标注册核定使用于第4类，即工业用油脂、润滑剂、润滑脂、润滑油、工业用油、发动机油、导热油、齿轮油、燃料、发动机燃料用非化学添加剂。

五、其他事实2014年11月17日，北京市工商行政管理局大兴分局下发的《名称变更通知》载明：马拉松石油（北京）有限公司于2014年11月17日经我局核准，名称变更为北京日石润滑油脂有限公司。

2016年5月30日，马拉松石油（北京）有限公司（甲方）与北京摩尔广告有限公司（乙方）签订《委托设计商标合同》，约定，由乙方为甲方设计公司产品商标1个。

2016年5月30日，北京摩尔广告有限公司出具“NISSEKI品牌设计理念”证明：NISSEKI的中文名称为尼塞克，含义为“你驾驶的赛车是克敌制胜所需的法宝”。

关于经济损失，天津日石公司提交了其自制的Tjnisseki销量统计表，主张北京日石公司的侵权行为导致其2017年的销售额比2015年降低了1610.79万元，其在本案中主张300万元经济赔偿。

关于合理支出，天津日石公司主张50000元，并提交了其与天津玛迎律师事务所签订的《民事委托合同》，以及天津玛迎律师事务所开具的五张面额分别为10000元的发票。

以上事实，有商标注册证、《商标使用许可合同》、《授权经销协议》、《商标准予注册决定》、《企业名称变更通知》、《委托设计商标合同》、《民事委托合同》、公证书、发票、及当事人陈述等在案佐证。

一审法院认为：天津日石公司对第15963471号“日石”和第15963702号“TJNISSEKI”注册商标享有专用权，且第15963471号和第15963702号注册商标在有效期内，天津日石公司有权为维护其商标权利提起本案诉讼。

《中华人民共和国商标法》（2013年修正，以下简称商标法）第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

商标法第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权。

本案现有证据显示，北京日石公司生产销售的“润滑油”“发动机油”“液压油”等产品及官网上突出使用了“日石”标识，北京日石公司生产销售的“润滑油”“发动机油”上使用了“NISSEKI”标识。

天津日石公司诉称北京日石公司未经其许可，将“日石”“NISSEKI”标识用于被诉产品包装及对外宣传上的行为，侵犯了其“日石”“TJNISSEKI”注册商标专用权。

北京日石公司抗辩称，其将“日石”标识与“北京”字样一同使用，“北京日石”系其企业简称，其将“北京日石”用于产品包装上，利于消费者识别；

并且其对第20421417号“日能日石”、第20424825号“NISSEKI”注册商标在第4类上享有专用权；

经注册商标权利人武汉市安牌制动液油脂有限公司许可，其又获得了第7744331号“日石”注册商标在第1类上的专用权，故其对“北京日石”“NISSEKI”标识的使用，属于合法使用，没有侵犯天津日石公司注册商标专用权。

法院认为，北京日石公司虽将“日石”标识与“北京”字样一同使用，但其将“日石”突出用于产品包装和网页宣传上，用于区分商品来源，属于商标法意义上的使用，“北京日石”在被诉行为中承担了商标功能，不再仅仅是北京日石公司的企业简称，故法院对北京日石公司将“北京日石”用于被诉产品包装系对其企业简称的合理使用的抗辩意见不予采信。

本案被诉侵权行为是北京日石公司将“日石”“NISSEKI”标识用于被诉产品包装及对外宣传上的行为，北京日石公司对第20421417号“日能日石”注册商标享有专用权，与本案无关，况且，注册商标权人应当规范合理的使用其注册商标，北京日石公司无理由将其注册商标“日能日石”缩简为“日石”进行使用，故法院对该证据不予认定。

注册商标权利人武汉市安牌制动液油脂有限公司，许可北京日石公司在第1类防冻剂、液压系统用液体、制动液、刹车液、传动液、起动液产品上使用第7744331号“日石”注册商标的专用权。

显然，北京日石公司将第7744331号“日石”注册商标用于其生产的“润滑油”“发动机油”，超出了武汉市安牌制动液油脂有限公司的授权范围。

同时，天津日石公司对第15963471号“日石”注册商标权利范围及于“润滑油”“发动机油”。

因此，北京日石公司未经许可，在同一种商品上使用了与天津日石公司第15963471号“日石”注册商标相同的商标，其行为侵犯了天津日石公司的注册商标专用权，应当停止侵权。

商标法第六十四条规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。

注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

本案中，天津日石公司于2018年9月13日提起本案诉讼，天津日石公司应当举证证明于2015年9月14日至2018年9月13日期间其实际使用第15963471号“日石”商标的事实。

天津日石公司提交的《授权经销协议》约定长沙裕昌油脂有限公司为长沙地区车用油、工程机械产品特约经销商，并未体现出“日石”商标使用在其核定使用的商品上。

天津日石公司提交的产品照片亦未体现“日石”商标使用在其核定使用的商品上和具体使用时间。

天津日石公司于第一次庭审后提交的00052629号发票，发票货物名称中虽显示有“日石”字样，但是，天津日石公司并未提供实物证据或其他有效证据加以佐证，证明“日石”商标在核定使用商品上进行了实际使用。

天津日石公司提交的液压油油桶实物上标有“日石”字样，但“液压油”并非“日石”商标核定使用商品。

故现有证据不能证明天津日石公司在此前三年内实际使用了“日石”商标。

Tjnisseki销量统计表系天津日石公司自制，无法核实其真实性，即便天津日石公司2017年的销售额的确比2015年降低了1610.79万元，但并不能证明其销售额降低系北京日石公司侵权行为所致，故法院对该证据不予认定。

鉴于现有证据不能证明天津日石公司于本案立案前三年内实际使用过“日石”注册商标，亦不能证明天津日石公司因侵权行为受到其他损失，因此，北京日石公司不承担赔偿责任。

现有证据显示，马拉松石油（北京）有限公司对第20424825号“NISSEKI”注册商标享有专用权，“NISSEKI”商标核定使用于第4类，即工业用油脂、润滑剂、润滑脂、润滑油、工业用油、发动机油、导热油、齿轮油、燃料、发动机燃料、用非化学添加剂。

马拉松石油（北京）有限公司于2014年11月17日经核准，名称变更为北京日石润滑油脂有限公司（本案北京日石公司）。

因此，北京日石公司对第20424825号“NISSEKI”注册商标享有专用权，其将“NISSEKI”标识用于“润滑油”“发动机油”上，属于合法使用，没有侵犯天津日石公司的第15963702号“TJNISSEKI”注册商标专用权，故无需停止侵权、赔偿损失。

关于合理支出，天津日石公司主张50000元，并提交了其与天津玛迎律师事务所签订的《民事委托合同》及天津玛迎律师事务所开具的相应发票。

故法院对合理支出部分予以支持。

综上所述，依据商标法第五十七条第（一）项、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第（一）项，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，一审法院判决：1.自判决生效之日起，北京日石公司立即停止侵犯天津日公司第15963471号“日石”注册商标专用权；

二、自判决生效之日起十五日内，北京日公司支付天津日石公司合理支出50000元；

三、驳回天津日石公司的其他诉讼请求。

本院二审查明事实与一审查明事实一致。

本院认为，双方当事人对一审法院查明的侵权事实无争议，但天津日石公司主张其对第15963471号“日石”商标进行了使用，北京日石公司使用第20424825号“NISSEKI”商标构成了侵权，北京日石公司应当向天津日石公司承担赔偿责任。

北京日石公司将第7744331号“日石”商标使用在“润滑油”、“发动机油”商品上，超出了武汉市安牌制动液油脂有限公司的授权范围。

天津日石公司对第15963471号“日石”注册商标权利范围及于“润滑油”“发动机油”。

因此，北京日石公司未经许可，在同一种商品上使用了与天津日石公司第15963471号“日石”注册商标相同的商标，其行为侵犯了天津日石公司的注册商标专用权。

根据天津日石公司与长沙裕昌油脂有限公司签订的《授权经销协议》约定，天津日石公司授权长沙裕昌油脂有限公司为其在长沙地区车用油、工程机械产品的特约经销商。

天津日石公司提交了其向长沙裕昌油脂有限公司开具的第00052629号发票，其中载明销售货物包括“日石”润滑油。

但除该发票外，天津日石公司并未提交与之相关的付款凭证、货物交付文件。

天津日石公司提交的产品实物照片未显示具体时间，其提交的液压油油桶实物上标有“日石”字样，但“液压油”并非“日石”商标核定使用商品。

因此，天津日石公司未能提交充分证据证明天津日石公司在起诉前三年内实际使用了“日石”商标。

因此，一审法院依据商标法第六十四条规定认定北京日石公司不承担赔偿责任正确。

北京日石公司对第20424825号“NISSEKI”注册商标享有专用权，核定使用在第4类工业用油脂、润滑剂、润滑脂、润滑油、工业用油、发动机油等商品上。

因此，北京日石公司将“NISSEKI”标识用于“润滑油”、“发动机油”上，属于合法使用，未侵犯天津日石公司的第15963702号“TJNISSEKI”注册商标专用权。

因此，一审法院认定北京日石公司对第20424825号“NISSEKI”注册商标的上述使用未对天津日石公司构成侵权，无需停止侵权、赔偿损失是正确的。

综上所述，北京日石公司的上诉请求及理由无事实和法律依据，应予驳回。

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费30800元，由天津日石润滑油脂有限公司负担（已交纳）。

本判决为终审判决。