北京市东城区人民法院民 事 裁 定 书（2020）京0101民初5149号原告：常州开古茶叶食品有限公司，住所地江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号。

法定代表人：于琴，董事长。

委托诉讼代理人：韩勤丰，江苏森鸿律师事务所律师。

被告：北京市天龙保健茶有限公司，住所地北京市东城区白桥大街24号2号1层。

法定代表人：李兵，董事长。

委托诉讼代理人：王鑫，北京国舜律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李雪莲，北京腾宇律师事务所律师。

原告常州开古茶叶食品有限公司（以下简称开古公司）与被告北京市天龙保健茶有限公司（以下简称天龙公司）侵害商标权纠纷一案，本院立案后，依法进行审理。

原告开古茶叶公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即停止涉案商标侵权行为；

2、判令被告赔偿原告经济损失2000000元及合理支出33040元；

3、判令被告承担本案的诉讼费用。

事实和理由：2008年10月28日，原告开古公司经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准注册了第5053588号“三叶”商标，核定使用商品为第30类，经续展，该商标有效期至2028年10月27日。

被告是嘉龙三叶牌菁秀茶（以下简称涉案商品）的生产商，被告在其生产的涉案商品外包装上标注有“嘉龙三叶”字样，该标识与被告享有注册商标专用权的第18068203号商标一致。

但被告并非是在第18068203号商标核定使用类别第5类“减肥茶”上进行使用，而是超出了第18068203号商标的核定使用类别，在与原告享有权利的第5053588号“三叶”商标核定使用类别第30类“茶饮料、茶叶代用品”类似的商品上使用了近似的商标。

因此，被告的行为属于商标侵权行为。

原告因此诉至法院，望判如所请。

被告天龙公司辩称，涉案商品是被告生产的，涉案商品外包装上标注有“嘉龙三叶”字样，但不同意原告的全部诉讼请求，理由如下：1、第18068203号“嘉龙三叶”商标是被告的注册商标，核定使用商品为第5类：减肥茶（截止），有效期至2026年11月20日。

涉案商品外包装上载明产品保健功能为减肥，同时载明了主要原料：荷叶、决明子、山楂、桑叶、普洱茶，这些原料都是具有减肥功效的中药材，因此，涉案商品为减肥茶。

被告在涉案商品上标注“嘉龙三叶”字样，是在第18068203号“嘉龙三叶”核定使用的产品类别上进行使用，系对自身所享有专用权的第18068203号注册商标的合法使用。

原告如主张被告使用第18068203号注册商标的行为构成侵权，则无权提起民事诉讼；

2、被告的“嘉龙三叶”商标与原告的“三叶”商标不构成近似，“三叶”是指减肥茶产品的主要原料成分，包括荷叶、桑叶、茶叶，“三叶”并非被告“嘉龙三叶”商标的主要识别部分，不会造成消费者的混淆；

3、被告自1999年起就在生产的减肥茶产品外包装上使用“嘉龙三叶”字样，早于涉案权利商标的注册时间，被告没有侵权恶意；

4、即便法院最终认定被告构成侵权，则原告主张的经济损失赔偿数额过高，没有事实和法律依据。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据并陈述了意见，本院组织当事人进行了证据交换和质证。

本院经审理查明：经国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）核准，原告开古公司注册取得了第5053558号“三叶”商标，该商标核定使用商品为第30类：作咖啡代用品用的植物制剂；

麦乳精；

茶饮料；

茶叶代用品；

食用王浆（非医用）；

螺旋藻（非医用营养品；

非医用营养液；

非医用营养膏；

非医用营养粉；

非医用营养胶囊（截止），有效期限自2008年10月28日至2018年10月27日止，经续展，该商标有效期至2028年10月27日。

经国家商标局核准，被告天龙公司注册取得了第18068203号“嘉龙三叶”商标，该商标核定使用商品为第5类：减肥茶（截止），有效期限自2016年11月21日至2026年11月20日止。

2012年11月28日，北京市高级人民法院作出（2012）高行终字第1369号行政判决书，北京市高级人民法院认为天龙公司使用在减肥茶上的“三叶”商标没有在开古公司第5053558号“三叶”商标申请注册前构成有一定影响的商标，无法认定开古公司申请第5053558号“三叶”商标属于采用不正当手段抢先注册的行为。

同时，减肥茶与茶饮料在原料、功能、用途、消费对象、销售渠道等方面均存在明显差异，不会使相关公众对天龙公司使用“三叶”的减肥茶与使用第5053558号“三叶”商标的茶饮料的来源产生混淆误认。

此外，天龙公司提交的证据亦不足以证明开古公司采用了不正当手段抢先注册第5053558号“三叶”商标。

因此，对北京市第一中级人民法院作出的（2012）一中知行初字第164号行政判决书予以维持。

2013年，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出重审第36763号《关于第5053558号“三叶”商标争议裁定书》，裁定原告的第5053558号“三叶”商标予以维持。

2018年5月22日，原告开古公司委托代理人杨波来到江苏省常州市常州公证处，在公证人员的监督下，使用公证处电脑进行了证据保全工作。

具体过程如下：在浏览器地址栏中输入“www.taobao.com”后按下回车键，进入淘宝网，在淘宝网店铺搜索框中输入“小葫芦店二号店”，然后杨波用手机扫码的方式登录淘宝，在含有“小葫芦店二号店”字样的页面中点击“嘉龙三叶”（图片）弹出购买链接，显示“嘉龙牌三叶减肥茶2.0g/袋*30袋，价格为39.8元”，点击数量2，然后购买并支付79.6元，收货地址为“杨波，138XXXXXXXX,江苏省常州市钟楼区南大街街道金色新城一期东门物美超市（菜鸟驿站：133XXXXXXXX）”完成上述购买过程。

常州市常州公证处对上述公证购买过程出具了(2018)常常证民内字第6027号公证书。

2018年5月24日，原告开古公司委托代理人杨波与江苏省常州市常州公证处公证人员一起来到常州市金色新城东门物美超市（菜鸟驿站），杨波以手机上收到的短信提取码在该店铺提取韵达货物包裹一个。

到达公证处后，拆开提取的包裹、取出物品，然后封存，最终交由杨波带回。

常州市常州公证处对上述公证过程出具了(2018)常常证民内字第6055号公证书。

经当庭勘验，箱内含三盒“嘉龙三叶”菁秀茶，该产品外包装正面印有“嘉龙三叶菁秀茶”、“保健功能：减肥”、“保健食品”、“卫食健字（1997）第078号”、“中华人民共和国卫生部批准”及“北京市天龙保健茶有限公司”字样，侧面印有“【主要原料】荷叶、决明子、山楂、桑叶、普洱茶”、“【保健功能】减肥”、“【适宜人群】单纯性肥胖者”、“【注意事项】1、减肥期间，应避免高脂、高糖食物，可多食用蔬菜，适当增加运动量；

2、减至正常体重后，可停止食用本品；

3、本品不能代替药物”字样以及“本品是以荷叶、决明子、山楂、桑叶、普洱茶为主要原料制成的保健食品，经功能试验证明，具有减肥的保健功能”相关文字说明。

原告在本案中主张的合理支出包括公证费3040元及律师费30000元。

原告为此提交了面值分别为7600元的两张公证费发票以及一张面值为30000元的律师费发票，并提交了委托代理合同一份。

原告称，公证费共计15200元系针对包含本案第6027号公证书、第6055号公证书在内的共计10本公证书支出的公证费，故本案中仅主张公证费3040元。

另查，原告已于2020年12月9日向商标局就第18068203号“嘉龙三叶”商标提起无效宣告，商标局已于2021年1月20日受理该申请，目前仍在审理中。

本院经审查认为，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当告知原告向有关行政主管机关申请解决。

但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

本案中，原告主张被告在涉案商品外包装上标注有“嘉龙三叶”字样，该标识与被告享有注册商标专用权的第18068203号商标一致，但被告并非是在第18068203号商标核定使用类别第5类“减肥茶”上进行使用，而是超出了第18068203号商标的核定使用类别，在与原告享有权利的第5053588号“三叶”商标核定使用类别第30类“茶饮料、茶叶代用品”类似的商品上使用了近似的商标，故构成对原告享有注册商标专用权的第5053588号“三叶”商标的侵犯。

对此，本院认为，被告生产的涉案商品外包装上明确标注有“保健功能：减肥”字样，并标注有“【适宜人群】单纯性肥胖者”，且标明了减肥期间的相关注意事项以及对于产品原料具有减肥功效的介绍说明。

因此，本院认定被告生产的涉案商品系第18068203号“嘉龙三叶”商标核定使用的商品类别，被告在涉案商品上使用第18068203号“嘉龙三叶”商标并未超出该商标核定使用的商品类别。

原告主张第18068203号“嘉龙三叶”商标核定使用商品类别第五类“减肥茶”应是指医用级的减肥茶，是药茶，而不是普通的保健食品。

对此，本院认为，第18068203号“嘉龙三叶”商标于2015年10月16日提出注册申请，于2016年11月21日获准注册。

2012年1月1日正式启用的《类似商品和服务区分表》第十版中已将第九版中第0501类医用减肥茶修订为减肥茶，由此可以看出对该类别项下的核定使用商品类别进行了扩大，不再限定为医用减肥茶的范畴。

此外，《类似商品和服务区分表》中明确规定“减肥茶与第九版及以前版本3002茶叶代用品交叉检索”，由此亦可说明第5类减肥茶与第30类茶叶代用品构成近似，在此情形下如将第5类减肥茶解释为医用级减肥茶、药茶，显然不符合上述近似的规定。

因此，对于原告的上述主张，本院不予采纳。

综上，被告在涉案产品上使用第18068203号“嘉龙三叶”注册商标的行为，不存在本案中原告所主张的超出核定商品的范围使用的情况，也不存在以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的情况。

因此，本案不属于法院受理民事诉讼的范围。

原被告之间关于注册商标的纠纷，应当由原告向有关行政主管机关申请解决，商标局亦已受理了原告对第18068203号“嘉龙三叶”商标提起的无效宣告。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下：驳回原告常州开古茶叶食品有限公司的起诉。

如不服本裁定，可以在裁定送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京知识产权法院。