中华人民共和国山东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2018）鲁民终221号上诉人（原审被告）：威海市银河光电设备有限公司。

住所地：山东省威海市环翠区羊亭镇项目二区东升路****号。

法定代表人：张昭松，董事长。

委托诉讼代理人：于振强，北京市怡丰律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：坂东机工株式会社。

住所地：日本国德岛市金泽二丁目4番**号。

法定代表人：坂东和明，社长。

委托诉讼代理人：丁辰，北京市隆安律师事务所律师。

上诉人威海市银河光电设备有限公司(以下简称银河公司)因与被上诉人坂东机工株式会社(以下简称坂东会社)侵害发明专利权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院（2017）鲁01民初61号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2018年1月24日立案后，依法组成合议庭审理了本案。

本案现已审理终结。

银河公司上诉请求：撤销（2017）鲁01民初61号民事判决，依法驳回坂东会社的诉求；

本案全部诉讼费用由坂东会社承担。

事实和理由：一审法院认定涉案宣传片覆盖了涉案发明专利权利要求1—5项的全部技术特征错误，没有证据支持。

涉案宣传片中产品是否落入涉案专利权利要求范围应由坂东会社进行举证，本案专利为产品专利，不适用专利法六十一条方法专利举证责任，一审法院适用法律错误。

涉案专利已被宣告无效。

坂东会社辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，本案应予维持。

坂东会社向一审法院起诉请求：1.判令银河公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害坂东会社名称为“玻璃板加工机械”发明专利权（专利号：ＺＬ0080××××.9）商品的行为；

2.判令银河公司立即销毁库存的相关侵权产品；

3.判令银河公司赔偿坂东会社经济损失及维权费用共计338.6万元；

4.判令本案诉讼费由银河公司负担。

一审法院认定的事实：2000年2月23日，坂东会社就“玻璃板加工机械”向国家知识产权局申请发明专利。

2005年11月23日，上述申请获得授权并公告，专利号为ＺＬ0080××××.9，专利权人为坂东会社。

坂东会社如期缴纳了专利年费，该专利权至今存续有效。

该发明专利权利要求包括7项权利要求，坂东会社在本案中主张的权利依据为权利要求1－5项，其内容为：1.一种玻璃板加工机械，由：在玻璃板坯(22)上形成将玻璃板坯(22)折断用的切割线的切割部(1)、对沿切割线折断后的玻璃板的边缘进行研磨的研磨部(2)、通过这些切割部(1)及研磨部(2)而将玻璃板顺序运送的玻璃板运送部（4）、分别与切割部(1)和研磨部连接(2)并分别实行控制的控制装置(CNT)构成，切割部(1)具备载放玻璃板坯(22)的切割部工作台(20)、及使该切割部工作台(20)向一个方向移动的电动机(26a)，研磨部(2)具备载放折断后的玻璃板(22)的研磨部工作台(21)、及为使该研磨部工作台(21)向一个方向移动而与使切割部工作台（20）向一个方向移动的切割部电动机（26a）分开配置的另一电动机(26b)，通过控制装置(CNT)使切割部电动机(26a)和研磨部电动机(26b)同步动作，以便切割部工作台(20)与研磨部工作台(21)共同向一个方向移动。

2.根据权利要求1所述的玻璃板加工机械，其特征在于，切割部工作台(20)与研磨部工作台(21)之间通过中间连接板(19ab)相互连接。

3.根据权利要求1或2所述的玻璃板加工机械，其特征在于，在切割部（1）与研磨部(2)之间设置将玻璃板坯(22)按切割线折断的折断部(3)，控制装置(CNT)与折断部(3)连接，以使折断部(3)在切割部(1)和研磨部(2)运行过程中同时动作。

4.根据权利要求1所述的玻璃板加工机械，其特征在于，在切割部（1）与研磨部(2)之间设置将玻璃板坯(22)按切割线折断的折断部(3)，控制装置(CNT)与折断部(3)连接，以使折断部(3)在切割部(1)和研磨部(2)运行过程中同时动作，切割部工作台(20)与研磨部工作台(21)之间通过横跨折断部(3)配置的中间连接板(19ab)相互连接。

5.根据权利要求1或2所述的玻璃板加工机械，其特征在于，切割部(1)具备在玻璃板坯(22)上形成切割线用的切割头(7)，研磨部(2)具备对折断后的玻璃板坯(22)的边缘进行研磨用的研磨头(8)，切割头(7)和研磨头(8)向与一个方向正交的另一方向共同移动，控制装置(CNT)控制切割头(7)和研磨头(8)的共同移动。

2017年7月17日，国家知识产权局专利复审委员会针对银河公司对该发明专利权提出的无效宣告请求作出审查决定（第32900号），维持该发明专利权继续有效。

2016年8月2日，上海宇杰商务咨询有限公司（以下简称宇杰公司）向上海市卢湾公证处申请办理证据保全公证。

当日，在该公证处公证人员的监督下，申请人的委托代理人郭亚威使用公证处的电脑进入银河公司的网站，对银河公司涉嫌侵权的内容进行了证据保全公证，并据此作出（2016）沪卢证经字第3557号公证书。

在银河公司网站中有坂东会社指控的YHCG01－00型汽车玻璃切磨机产品的图片展示。

2016年8月3日，上海市卢湾公证处公证人员会同申请人的委托代理人郭亚威一同前往银河公司处，在公证人员的监督下，申请人的委托代理人郭亚威在银河公司处取得名片、宣传册各两册、技术协议一份，并使用公证处提供的清洁U盘从银河公司处电脑内复制了名为“银河光电汽车玻璃加工组宣传片”的文件。

并据此作出（2016）沪卢证经字第3558号公证书。

在银河公司处取得的名片为银河公司法定代表人张昭松的，宣传册为YHCG01－00、YHCG02－00型汽车玻璃切磨机产品的介绍。

取得的技术协议为YHCG02－00型汽车玻璃切磨机产品技术协议。

在银河公司电脑内复制的“银河光电汽车玻璃加工组宣传片”为YHCG01－00型汽车玻璃切磨机产品的宣传片。

2016年10月17日，一审法院依坂东会社申请作出（2016）鲁01证保50号民事裁定书，裁定对银河公司涉嫌侵害“玻璃板加工机械”发明专利权（专利号：ＺＬ0080××××.9）的行为进行诉前证据保全。

2016年10月18日、2016年10月19日一审法院办案人员两次去银河公司处进行证据保全，银河公司拒绝配合，并阻碍一审法院办案人员取证。

坂东会社指控银河公司YHCG01－00型汽车玻璃切磨机产品侵权的对比证据为，上海市卢湾公证处在银河公司保全的YHCG01－00型汽车玻璃切磨机产品的宣传片。

坂东会社当庭出示了详细的对比分析表，被控侵权产品覆盖了涉案发明专利权利要求1－5项的全部技术特征。

银河公司提出以下对比异议意见：1.宣传片中操作台上的电脑屏幕不一定是控制装置；

2.从宣传片上看不出切割部是向一个方向移动，不一定是电动，看不出另一个电动机及分开配置；

3.因没有控制装置，看不到控制装置与折断部连接，也看不到折断部在切割部和研磨部运行过程中同时动作；

4.切割头和研磨头共同移动。

一审法院认为，从当庭对比情况来看，被控侵权产品包含了切割部、研磨部、运送部、控制装置、折断部及各部之间的运转联结情况，坂东会社对此进行了一一列表对比，覆盖了坂东会社专利权利要求1－5的全部技术特征。

特别是控制装置部分，宣传片中还有人在进行操作，银河公司提出的对比异议意见不符合常识。

而且，该宣传片是在银河公司处电脑中取得，其应当清楚该宣传片来源及被控侵权产品的技术特征，在其未提供相反证据的情况下，不能仅以“不一定”、“看不到”等模糊语言否定坂东会社的对比意见。

坂东会社指控银河公司YHCG02－00型汽车玻璃切磨机产品侵权的对比证据为：坂东会社自行取得的YHCG02－00型汽车玻璃切磨机产品的视频光盘及技术协议。

因坂东会社不能说明该视频光盘的取证主体及时间，地点，一审法院不予采信，且该视频未能全面显示产品的技术特征，技术协议的内容没有具体的技术方案，不具备对比条件。

坂东会社玻璃预处理生产线销售价格为480000.00美元/线。

坂东会社主张在一审法院起诉银河公司的两个专利侵权案共支出的维权费用包括：律师费18万元、调查取证费18000元、公证费11500元、差旅费38257元，共计232320元。

银河公司于2008年8月15日注册成立，注册资本100万元，经营范围为光电工业设备、电子工业专用设备和普通机械设备及其配件、模具的生产、销售。

一审法院认为，坂东会社的“玻璃板加工机械”发明专利（专利号：ＺＬ0080××××.9）权合法有效，应予以保护。

依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。

坂东会社在本案中要求保护的权利依据为专利权利要求1－5。

依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释【2009】21号）第七条的规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；

被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

2016年8月2日，宇杰公司在银河公司处保全公证的YHCG01－00型汽车玻璃切磨机产品的宣传片，覆盖了涉案发明专利权利要求1－5项的全部技术特征，该被诉侵权产品的技术方案落入坂东会社专利权的保护范围。

依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款的规定，实用新型专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。

在银河公司网站中有坂东会社指控的YHCG01－00型汽车玻璃切磨机产品的图片展示，构成许诺销售行为，依法应承担停止侵权的民事责任。

因坂东会社未提供银河公司库存侵权产品情况的证据，故其销毁库存的相关侵权产品的诉讼请求，不予支持。

因坂东会社无证据证明银河公司的行为给其造成具体损失的证据，其要求银河公司赔偿经济损失的诉讼请求证据不足，不予支持。

但坂东会社因制止银河公司的侵权行为所支出的合理的维权费用，应适当予以支持。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，坂东会社指控银河公司YHCG02－00型汽车玻璃切磨机产品，侵害其“玻璃板加工机械”发明专利（专利号：ＺＬ0080××××.9）权的证据不足，不予支持。

一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释【2009】21号）第七条的规定，判决：一、银河公司立即停止许诺销售侵害坂东会社“玻璃板加工机械”发明专利（专利号：ＺＬ0080××××.9）权的“YHCG01－00型汽车玻璃切磨机”产品；

二、银河公司于判决生效之日起十日内赔偿坂东会社因制止侵权行为所支出的维权费用15万元；

三、驳回坂东会社的其他诉讼请求。

如果未按照判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费34888元，由坂东会社负担17000元，由银河公司负担17888元。

二审期间，银河公司提交了国家知识产权局专利复审委员会于2018年1月8日作出的第34625号无效宣告请求审查决定书。

根据该决定书，涉案ＺＬ0080××××.9号专利权被宣告全部无效。

坂东会社对于上述事实没有异议。

本院认为，鉴于涉案专利权已经被国家知识产权局专利复审委员会宣告全部无效，坂东会社据以提起本案诉讼权利要求的基础已经不再存在。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二条第一款规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

因此，坂东会社在本案中基于该无效权利要求的起诉应当予以驳回。

如涉案专利权无效决定被撤销的，坂东会社可依法另行起诉。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二条第一款规定，裁定如下：一、撤销山东省济南市中级人民法院（2017）鲁01民初61号民事判决；

二、驳回坂东机工株式会社的起诉。

一审案件受理费34888元，退还坂东机工株式会社；

上诉人威海市银河光电设备有限公司预交的二审案件受理费34888元予以退还。

本裁定为终审裁定。