江苏省扬州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018)苏10民终2926号上诉人（原审被告、原审反诉原告）：泰安市同鑫太阳能科技有限公司，住所地在山东省泰安市上高办事处上高村。

法定代表人：徐洪军，总经理。

委托诉讼代理人：高兆山，山东岱青律师事务所律师。

被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：黄永定，男，1962年3月22日出生，汉族，住扬州市。

委托诉讼代理人：蒋元岭，江苏润扬律师事务所律师。

上诉人泰安市同鑫太阳能科技有限公司（以下简称同鑫公司）因与被上诉人黄永定发明专利实施许可合同纠纷一案，不服江苏省扬州市广陵区人民法院（2017)苏1002民初2824号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2018年10月15日立案后，依法组成合议庭，公开进行了审理。

本案现已审理终结。

同鑫公司上诉请求：撤销原审判决，依法改判驳回黄永定的诉讼请求，支持同鑫公司的反诉请求；

黄永定承担本案一、二审诉讼费。

事实与理由：1、一审法院认定事实错误，黄永定没有履行合同约定的交付技术资料及提供技术服务等义务；

2、一审法院调查取证违反了法定程序；

3、一审判决适用法律错误。

黄永定辩称，1、黄永定依约履行了合同义务；

2、同鑫公司在取得涉案专利技术许可后大量生产了专利产品；

3、一审判决程序合法。

请求驳回上诉、维持原判。

黄永定向一审法院提出诉讼请求：1.判令同鑫公司给付专利使用费90万元；

2.判令同鑫公司支付六期款项（每期均为15万元，共90万元）逾期付款的违约金，每期均以15万元为基数，按每日万分之六的标准，分别从2014年10月2日、2015年4月1日、2015年10月2日、2016年4月1日、2016年10月2日、2017年4月1日开始计算，直至实际给付之日止；

3.诉讼费用由同鑫公司负担。

同鑫公司向一审法院提出诉讼请求：判令黄永定向同鑫公司支付违约金100万元。

一审法院认定事实：国家知识产权局于2007年7月4日发布授权公告，对一项名称为“防爆太阳能全玻璃真空集热管”的发明授予发明专利并颁发第332679号发明专利证书，专利号为ＺＬ20041001××××.9。

在该项发明专利的2009年6月15日的《专利登记簿副本》上，即已记载了专利权人为黄永定，目前黄永定仍为该发明专利的唯一专利权人。

2014年3月23日，黄永定与同鑫公司签订一份《专利实施许可合同》，该合同系参考了国家专利局的合同样式范本，合同的封面上除载明了专利名称、专利号、许可方名称、被许可方名称、签订地点、签订日期等内容外，还印有“中华人民共和国专利局监制”字样。

该合同的框架由以下十四个部分构建，分别是：前言（鉴于条款）；

第一条名词和术语（定义条款）；

第二条专利许可的方式与范围、时限；

第三条专利的技术内容；

第四条技术资料的交付；

第五条使用费的计算及支付方式；

第六条对技术秘密的保密事项；

第七条技术服务与培训（本条可签从合同）；

第八条侵权的处理；

第九条专利权被撤销和被宣告无效的处理；

第十条特殊规定及其他约定；

第十一条违约及索赔；

第十二条争议的解决方法；

第十三条合同的生效、变更与终止。

合同第二条“专利许可的方式与范围、时限”项下写明，“该专利的许可方式是普通实施许可”“该专利的许可范围为被许可方泰安市同鑫太阳能科技有限公司本企业在该企业所在地制造、使用和销售其专利的产品（销售专利产品限国内，不受地区限制）”“本专利的许可期限为：从2014年4月1日起至2017年3月31日止，3年；

三年合同届满，双方协商续签”。

合同第三条“专利的技术内容”项下写明：“许可方向被许可方提供专利号为200410012193.9，专利名称为防爆太阳能全玻璃真空集热管的全部专利文件（见附件），同时提供为实施该专利而必须的工艺流程文件，提供设备清单用于制造该专利产品，并提供实施该项专利所涉及的技术秘密。

”该条款中虽然写了“见附件”，但实际上双方当事人并没有订立过合同附件，至于第332679号发明专利证书的复印件是否实际作为附件由黄永定交给了同鑫公司，双方则各执一词。

合同第四条“技术资料的交付”项下写明：“许可方提交技术资料的时间、地点、方式如下1.提交时间;2.提交地点；

3.提交方式。

”即，关于技术资料的提交时间、提交地点、提交方式都是做的空白处理，没有做任何具体约定。

合同第五条“使用费的计算及支付方式”项下写明，“专利使用费是按被许可方的实际专利产品生产量按支收取；

被许可方承诺年生产该专利产品数量不低于30万支”“许可方按被许可方产品生产量收取每支壹元的专利使用费”“从4月1日至次年的3月31日为一个年度结算周期，具体为：本协议的前两年，每个结周期的10月1日前，被许可方向许可方支付15万元，次年的3月31日前再向许可方支付15万元；

本协议期的第三年，按照每支壹元的专利使用费收取、不低于年专利使用费30万元的原则，参照市场行情，许可方与被许可方协商另议”。

合同第七条“技术服务与培训（本条可签从合同）”项下写明：“本合同签字生效后，许可方可以通过技术服务与培训、指导等，直至被许可方掌握该项专利的全部技术为止（产品形成批量销售视为掌握了该项专利技术）。

被许可方接受许可方培训的人员所具备的条件和文化水平应符合许可方提出的合理要求。

”合同第十一条“违约及索赔”项下写明的内容包括“被许可方延期支付使用费，按逾期金额的日万分之六承担违约金”等。

合同第十三条“合同的生效、变更与终止”项下写明的内容包括“在本合同有效期内，许可方、被许可方都不得擅自中止本协议，违约方支付另一方100万元违约金”等。

2014年3月24日，同鑫公司作为甲方，与乙方江苏奥莱佳太阳能科技有限公司(简称奥莱佳公司，法定代表人为黄永定)签订一份《设备转让协议》，约定：乙方向甲方提供两台新型太阳能全玻璃热管自动灌注机，单价为每台40万元，总价为80万元；

合同签字生效后七日内支付定金款20万元，2014年12月31日前再付款20万元，余款40万元在2015年12月31日前付清；

由设备生产厂家直接运往甲方指定的地点；

等等。

《设备转让协议》签订后，同鑫公司于2014年4月4日向奥莱佳公司打款20万元，两台自动灌注机则约在2014年四、五月份实际交付给了同鑫公司。

关于设备款，同鑫公司后来又通过公司账户于2016年2月4日、2016年2月5日向黄永定分别转账支付10万元、10万元，通过法定代表人徐洪军的账户于2016年9月19日向黄永定转账支付4.8万元。

即，《设备转让协议》上所约定的80万元货款，同鑫公司已实际支付44.8万元。

在一审庭审过程中，法庭询问同鑫公司是否从2014年4月起就认为黄永定违约，同鑫公司认可；

询问同鑫公司既然早在2014年就认为对方违约，且自己生产不出专利产品，却为何还在2016年继续支付设备款，同鑫公司称虽然对方违约，但同鑫公司仍然希望对方继续履行合同；

法庭询问同鑫公司在认为对方违约后，采取过哪些措施要求对方改正违约行为的，比如有没有发过书面函件与对方交涉，同鑫公司称没有书面证据。

因该案所涉发明专利是一种不走水的太阳能管，故在一审庭审过程中，法庭询问同鑫公司是否生产过不走水的太阳能管，同鑫公司的诉讼代理人在与公司联系过之后，回复称该公司生产的太阳能管就一个类型，即走水的普通太阳能管，没有生产销售过不走水的太阳能管；

法庭要求同鑫公司列举几个主要客户（销售对象），同鑫公司表示这涉及到商业秘密，不同意披露；

法庭表示其可以只向合议庭披露，合议庭负责保守商业秘密，但同鑫公司仍然不同意披露。

一审法院另查明，案外人陕西华扬太阳有限公司（以下简称华扬公司）是同鑫公司产品的销售对象之一，同鑫公司向华扬公司销售的太阳能管中，既有走水的普通太阳能管，也有不走水的太阳能管。

华扬公司的仓储管理人员苗现涛于2018年1月31日向本院调查人员证明，法院同志当天在仓库里看到的约六百箱（每箱十支，共计约六千支）包装标识为“汽芯全玻璃真空太阳能集热管”就是不走水的太阳能管，这些货都是从同鑫公司发来的。

华扬公司还向该院提供了同鑫公司的部分发货单、发票、合同，以证明其与同鑫公司素有业务往来。

一审法院认为，依法成立的合同受法律保护，当事人应当按照法律规定和合同约定履行自己的义务。

关于双方当事人是否履行了各自的合同义务，该院分析论述如下：一、黄永定履行了自己的合同义务首先，对黄永定而言，其最根本的合同义务是许可同鑫公司在后者的企业所在地制造、使用和销售专利产品（专利号200410012193.9），期限为三年，这一合同义务简言之就是一种“许可”行为，该案中，没有任何证据显示，黄永定在合同约定的三年期限内，存在反对、阻挠等行为。

其次，尽管对发明专利的许可方而言，向被许可方提供为实施专利而必须的资料是前者的附随义务，但是，对这一附随义务不能做机械、僵化的理解，而应根据个案的具体情况，结合当事人的约定来判断资料的范围、资料的提交方式、资料提交的必须性。

该案中，该院确认黄永定在提供技术资料方面不存在会影响发明专利有效实施的违约行为，理由是：1.从黄永定的主观意图上分析，其许可同鑫公司实施其发明专利，希冀合作顺利，该院难以想象其有隐匿资料、自寻麻烦、为损人不利己之行为的动机；

2.根据案涉专利的具体情况，黄永定所称“本案中所涉的专利相对来说是简单的专利，技术资料不外乎就是发明专利证书上包含的内容（主要是权利请求书以及说明书的内容）”是可信的，而这些内容本身就是公开的、很方便获得的内容；

3.双方在《发明专利实施许可合同》第四条“技术资料的交付”一节，对技术资料的提交时间、提交地点、提交方式均是做的留白处理，进一步说明在该起个案中，其实并没有什么关键性的技术资料需要做特别约定；

4.《发明专利实施许可合同》是2014年3月23日签订的，《设备转让协议》是次日签订的，第一笔设备款20万元于2014年4月4日付出，此后，同鑫公司非但从未以可值得信赖的方式向黄永定提出过“提供技术资料”的问题，反而还在2016年2月4日、2016年2月5日、2016年9月19日继续支付设备款。

综上，该院有理由相信所谓的“黄永定未提供技术资料”的问题是同鑫公司于该案纠纷发生之后牵强附会寻找出来的问题。

第三，该案中，不存在黄永定必须向同鑫公司提供技术服务与培训的合同约定。

尽管《发明专利实施许可合同》第七条“技术服务与培训（本条可签从合同）”中写明“本合同签字生效后，许可方可以通过技术服务与培训、指导等，直至被许可方掌握该项专利的全部技术为止（产品形成批量销售视为掌握了该项专利技术）”，但是，鉴于以下因素的综合考量——1.双方并没有签订从合同；

2.该条款中所用措辞是“可以”，这意味着是选择性的；

3.从2014年4月至2016年9月持续两年多的期间里，同鑫公司非但从未以可值得信赖的方式向黄永定提出过“提供技术服务与培训”的问题，反而还陆续分批支付设备款项——故该院同样有理由相信所谓的“黄永定未提供技术服务与培训”的问题是同鑫公司于该案纠纷发生之后牵强附会寻找出来的问题。

二、同鑫公司没有履行自己的合同义务，具有违约行为作为发明专利实施许可的被许可一方，支付专利使用费是同鑫公司的最根本的义务，其应当按照《发明专利实施许可合同》第五条的约定支付使用费。

同鑫公司根据自己对合同第五条内容的解读，认为自己没有能实际出专利产品，所以不需要支付许可费的观点该院不予支持。

理由如下：首先，通读合同第五条的全部内容，不能得出只有生产出专利产品才需要支付专利使用费，不生产出专利产品就不需要支付专利使用费的结论，这是因为该条款中有一句关键性的话不应被忽视——“被许可方承诺年生产该专利产品数量不低于30万支”，这一承诺是同鑫公司所做的一种保证。

在这一保证的基础上，结合专利实施许可合同的特点、合同的目的、合同第五条各段落之间的逻辑关系，对合同第五条的核心意思应做如下合理的理解：1.只要许可人许可了，则无论被许可人实际生产出专利产品与否、实际于何时生产出专利产品，都是要按期支付专利使用费的（否则难以解释为什么要限定交钱的具体时间节点，即10月1日前、次年3月31日前）；

2.因为被许可人保证年生产专利产品的数量不低于30万支，所以，按每支一元的标准计算，每年的专利使用费不得低于30万元（生产的数量不足30万支则按30万元计付）；

3.如果每年生产的专利产品数量超过了30万支，则要按照实际数量乘以每支一元的标准，计算专利使用费，即，允许超过30万元。

其次，尽管同鑫公司是否实际生产出了本案所涉专利产品与该案处理结果没有法律上的必然联系，但是，鉴于这是一个双方当事人争议之事实，且对诚实信用的价值导向会产生影响，故该院仍然需要指出，经综合分析本案中的现有证据，同鑫公司所称的其始终没能生产出专利产品是不可信的，理由是：1.同鑫公司购买《设备转让协议》中所指向的两台自动灌注机就是为了生产涉案专利产品（黄永定的说法是，没有这种自动灌注机也能生产专利产品，有这种机器则生产效率高），同鑫公司一边声称至今始终没能生产出专利产品，一边却于2016年还在陆续向黄永定支付机器设备款而不提出异议，有违常理，不符合社会公众的一般认知；

2.案涉发明专利是一种不走水的太阳能管，同鑫公司坚称其只生产过走水的普通太阳能管，却又拒绝法庭的合理要求，始终不同意列举、披露几个主要客户（销售对象），不得不让人心存疑窦；

3.有案外人向该院证实同鑫公司向华扬公司销售的太阳能管中，既有走水的普通太阳能管，也有不走水的非普通太阳能管，该院工作人员亦在华扬公司仓库目睹了大批量的不走水的非普通太阳能管实物，该院难以相信案外人对该院所作之证言、所提交之材料系对同鑫公司的“构陷”。

综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百二十五条第一款、第三百四十六条、第三百五十二条之规定，判决：一、泰安市同鑫太阳能科技有限公司在判决生效后十日内，向黄永定支付专利使用费90万元；

二、泰安市同鑫太阳能科技有限公司向黄永定支付六期款项逾期付款的违约金，每期均以15万元为基数，均按每日万分之六的标准，分别从2014年10月2日、2015年4月1日、2015年10月2日、2016年4月1日、2016年10月2日、2017年4月1日起开始计算，直至实际付款之日止（截至2018年8月20日，六期款项逾期付款的违约金共计519750元，从2018年8月21日起至实际给付之日止的全部违约金以90万元为基数，按每日万分之六的标准计算）；

三、驳回泰安市同鑫太阳能科技有限公司的反诉之诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本诉案件受理费17577元，诉讼保全费5000元，反诉案件受理费13800元依法减半后为6900元，合计29477元，由泰安市同鑫太阳能科技有限公司负担（因黄永定已预交11400元、泰安市同鑫太阳能科技有限公司已预交13800元，故在判决生效后，泰安市同鑫太阳能科技有限公司应直接付给黄永定11400元，应向该院再交纳4277元）。

二审期间，上诉人同鑫公司提供了以下证据：1、陕西华扬太阳能有限公司的企业信用信息公示报告一份;2、江苏七彩建筑环境有限公司企业信用信息公示报告及该公司与扬州市新月房地产开发有限公司的民事诉讼判决书各一份；

前述证据拟证明被上诉人黄永定有能力自行调查取证，一审法院前往陕西华扬太阳能有限公司程序不当。

被上诉人黄永定提供了聪慧网的广告截图，拟证明同鑫公司对外宣传其生产的不走水的太阳能真空管即涉案专利产品。

本院组织双方当事人进行了举证、质证，被上诉人黄永定对上诉人同鑫公司所举证据的真实性没有异议，但认为与本案不具有关联性；

上诉人同鑫公司对被上诉人黄永定所举证据的真实性不予认可。

本院结合当事人质证意见对前述证据认证如下：1、对于上诉人同鑫公司提交的证据，其真实性、合法性本院予以认可，对其证明效力将在说理部分进行阐述；

2、被上诉人提交的证据均系图片打印件，本院对其真实性不予认可。

一审法院查明的事实正确，本院予以确认。

二审中，上诉人同鑫公司陈述，其向案外人奥莱佳公司购买的新型太阳能全玻璃热管自动灌注机系专门生产涉案专利产品的机器设备。

本案二审争议焦点为：1、一审判决是否存在程序违法的情形；

2、被上诉人黄永定是否存在未履行合同义务的情形；

3、若被上诉人黄永定未履行合同义务，上诉人同鑫公司主张其支付违约金100万元是否适当。

本院认为，关于争议焦点一，一审判决不存在违反法定程序的情形。

本案中，双方当事人就上诉人同鑫公司有无生产涉案专利产品争执不下，一审法院为查明案件事实，依照被上诉人黄永定申请前往陕西华扬太阳能有限公司现场查看并向仓库保管员核实情况，该行为符合法律规定。

上诉人同鑫公司提交的陕西华扬太阳能有限公司工商信息等证据不能证明一审法院的取证行为违反法定程序，本院不予采信。

关于争议焦点二，被上诉人黄永定不存在未履行合同义务的行为。

当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。

当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果。

本案中，上诉人同鑫公司主张被上诉人黄永定未履行涉案合同第四条、第七条约定的交付技术资料及提供技术服务、培训的义务，其应举证证明双方当事人就该内容进行了合同约定。

然而，涉案合同第四条“技术资料的交付”项下的内容为：“许可方提交技术资料的时间、地点、方式如下1.提交时间;2.提交地点；

3.提交方式。

”即双方对技术资料的提交时间、提交地点、提交方式未做具体约定，上诉人同鑫公司亦未提供证据证明双方当事人就此达成了补充协议，应视为双方对技术资料的交付没有约定。

同理，合同第七条“技术服务与培训（本条可签从合同）”项下内容为：“本合同签字生效后，许可方可以通过技术服务与培训、指导等，直至被许可方掌握该项专利的全部技术为止（产品形成批量销售视为掌握了该项专利技术）。

被许可方接受许可方培训的人员所具备的条件和文化水平应符合许可方提出的合理要求。

”从文义来看，该条文用词为“可以”，表明提供技术服务与培训、指导并非对被上诉人黄永定的强制性要求，且上诉人同鑫公司未提供证据证明其向被上诉人黄永定提出了技术服务与培训的请求。

另外，从上诉人向案外人奥莱佳公司购买专门生产涉案专利产品的设备并持续支付设备款及其向案外人华扬公司销售不走水的非普通太阳能管来看，上诉人同鑫公司已经掌握了涉案专利技术。

故，上诉人同鑫公司主张被上诉人黄永定承担违约责任无事实与法律依据，本院不予支持。

综上所述，同鑫公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费24477元，由上诉人泰安市同鑫太阳能科技有限公司负担。

本判决为终审判决。