甘肃省高级人民法院民 事 判 决 书（2016）甘民终486号上诉人（原审被告）：甘肃瑞捷车业有限公司（以下简称：瑞捷公司），住所地：甘肃省天水市武山县城关镇工业园区。

法定代表人：张文慧，该公司董事长。

委托诉讼代理人：孙庚，甘肃德合律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王跟强，天水宏达律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）:上海鹰伦电动自行车有限公司（以下简称：鹰伦公司），住所地：上海市嘉定区徐行镇曹王路77号2幢。

法定代表人：高雄飞，该公司经理。

委托诉讼代理人：周建华，男，该公司职工。

上诉人瑞捷公司因与被上诉人鹰伦公司商标使用许可合同纠纷一案，不服天水市中级人民法院(2016)甘05民初28号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2016年12月1日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。

上诉人瑞捷公司委托诉讼代理人孙庚、王跟强与被上诉人鹰伦公司委托诉讼代理人周建华到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

上诉人瑞捷公司上诉请求：1、依法撤销一审判决，驳回被上诉人的全部诉讼请求。

2、由被上诉人承担一、二审的全部诉讼费用。

事实与理由：1、一审判决没有审查第一份合同第三条约定的内容是否合法。

根据该条约定，无论上诉人是否取得生产许可证，上诉人均得支付使用费。

而根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第五条的规定，任何企业未取得生产许可证，不得生产列入目录的产品。

任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证列入目录的产品。

这一规定是国家强制性的规定，无论是上诉人还是被上诉人均不得违反。

但就该条的约定来看，在上诉人没有取得生产许可证的情况下，即约定在生产的产品上使用被上诉人的商标，并收取使用费，显些违反了法律法规的强制性规定。

所以这一约定不具有合法性。

2、一审判决没有审查第一份合同有效起始时间的公平性、合理性。

根据第一份合同，使用被上诉人商标的起始时间是2014年10月1日，而上诉人取得生产许可证的时间是2015年2月3日，也就是说，在上诉人取得生产许可证之前的四个多月的时间里，既不能生产也无法使用被上诉人的商标，但却要白白支付被上诉人6万多元的使用费，这显然与合同法规定的等价有偿原则相悖，失去了公正性、合理性。

3、一审判决没有查清合同变更的原因。

在第一份合同签订后，虽然被上诉人向上诉人提供了他们的生产许可证，但是根据《工业产品生产许可证管理条例》第十一条的规定：“企业生产列入目录的产品，应当向企业的所在地省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门申请取得生产许可证。

”据此规定，被上诉人提供的生产许可证上诉人不能使用，不得已，上诉人只得向甘肃省质量技术监督局重新申请生产许可证。

可见，合同的变更是因为法律的强制规定而引起的，并不由当事人的意志为转移。

4、、一审判决没有审查第二份合同上，被上诉人的公章是如何加盖上去的。

第一份合同上，都由双方的代表签字，都加盖了双方的公章。

第二份合同增加了内容，也由双方代表签了字，也加盖了双方的公章。

一审判决没有认定第二份合同的有效性。

5、一审判决没有查清第二份合同的合理性、公平性、合法性。

与第一份合同相比，变更的内容有三项，一是在第三条增加了“甲方使用商标起始时间从取得生产许可证的下月起计标，”二是在第五条增加“如甲方合法注册自己的商标品牌，能正常使用后，本合同自行终止。

”三是将第一份合同中的有效期修改为自2015年3月1日至2018年2月28日。

变更的第一项内容，是依据法律法规进行变更的，是合法的。

变更的第二项内容是上诉人在商标局下发“莺伦”商标受理通知书之后，能正常使用自己的商标，且不违反商标法禁制性规定的情况下，终止合同，是合理的。

变更的第三项内容是依据第一项内容进行变更的，具有公平性。

因此，从两份合同规定的内容事实，第二份合同具有更加合理，更加公平，也符合法律规定，因此应当认定为合法有效。

而第一份合同不但约定有法律法规禁止性规定的内容，且具有不合理不公平的约定。

所以，第一份合同已被第二份合同所取代，不具有法律效力。

6、一审判决免除被上诉人对第二份合同签字盖章的举证责任，没有法律依据。

对于第二份合同，被上诉人的代表签了字，加盖了公章，但否认第二份合同的真实性和合法性。

根据民事诉讼法和人民法院关于民事诉讼证据规定，被上诉人应当承担举证责任，但是，一审判决却免除了被上诉人的举证责任，违反了法律规定。

7、一审判决以第一份合同备案，第二份合同未备案而认定第二份合同不具有法律效力，违反了法律规定。

《商标法》第43条3款规定：许可他人使用注册商标的许可人，应当其商标使用许可合同报商标局备案。

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第19条规定：商标许可合同未经备案的不影响该合同的效力。

由此可见，无论第一份合同还是第二合同，上报备案的责任在于被上诉人，而不是上诉人，而且，备案与否不影响许可合同的效力，但一审判决以第二份合同未备案为由，否定其效力，显然违反了法律规定。

综上所述，上诉人认为，第二份合同具有真实性、公平性、合理性、合法性的基本特征，应当认定其法律效力，而根据第二份合同的约定，在上诉人“能够正常使用”自己的“莺伦”商标后，合同自行终止。

因此，自上诉人于2015年10月31日取得“莺伦”商标的受理通知后，已能够生产、使用“莺伦”牌商标，合同已自行终止。

被上诉人以第一份合同来索要第二年度的使用费，没有合法依据。

一审判决显属认定事实不清，证据不足，导致适用法律错误。

故请求二审法院查清本案事实，审查本案相关证据，依法撤销一审判决，驳回被上诉人的全部诉讼请求。

鹰伦公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉请求无事实依据，请求依法驳回上诉，维持原判。

鹰伦公司向一审法院起诉请求：1.请求瑞捷公司立即支付商标使用费20万元；

2、由瑞捷公司承担本案诉讼费用。

一审法院认定事实：鹰伦公司由国家工商行政管理总局商标局获准注册了“YINLUNG”的图文商标，商标注册号为第3048824号，核定使用商品范围为经营的电动自行车、自行车、轮椅、电动滑板车，注册有效期限为2003年3月7日至2013年3月6日，2012年11月29日，经国家工商行政管理总局商标局核准续展了该商标的有效期自2013年3月7日至2023年3月6日。

瑞捷公司为了公司业务发展需要，与鹰伦公司于2014年9月6日签订了商标使用权许可合同书，约定鹰伦公司将“上海鹰伦”电动车品牌授权给瑞捷公司在中国西部地区使用，鹰伦公司生产后电动车将不在中国西部地区进行销售，瑞捷公司每年给鹰伦公司支付20万元的商标使用费，形式为先支付，后使用，一年一结算。

该合同书第四条约定，“甲、乙双方同意‘上海鹰伦’商标使用费用在三年内保持不变，费用为年20万元，三年后甲、乙双方再协商，甲方享有优先使用权。

”合同载明有效期自2014年10月1日至2017年10月1日。

合同签订后，瑞捷公司于2014年8月22日支付了第一年的商标使用费20万元。

鹰伦公司将该第3048824号注册商标的使用许可情况报国家工商行政管理总局商标局备案。

之后，瑞捷公司在其生产的电动车上使用该注册商标。

2015年10月31日，国家工商行政管理总局商标局受理了瑞捷公司关于“莺伦”商标的注册申请，“莺伦”商标目前仍在公告期。

瑞捷公司自2015年10月1日起再未给鹰伦公司支付商标许可使用费，双方发生纠纷。

还查明，瑞捷公司目前销售的电动车中有一部分为库存的使用“鹰伦”注册商标的产品，一部分为2016年5月以后生产的标有“莺伦”商标的产品。

该公司在2015年以及2016年1月至4月售出的均为使用“鹰伦”注册商标的电动车。

一审法院认为，本案的争议焦点在于瑞捷公司是否应按双方2014年9月6日签订的合同书给鹰伦公司支付第二年的商标许可使用费20万元？

本案属于商标使用许可合同纠纷，是否支付使用费的关键在于双方于2014年9月6日签订的合同书是否已经变更或终止？

通过对双方提交法庭的两份合同书的分析认定，瑞捷公司擅自修改了双方于2014年9月6日签订的商标使用许可合同书，根据《中华人民共和国合同法》第七十七条第一款规定，“当事人协商一致，可以变更合同。

”瑞捷公司对于修改后的合同不能做出合理的说明，且亦无证据证明修改后的合同书得到了鹰伦公司的认可，故双方仍应当按照2014年9月6日签订的合同书履行合同义务。

此外，通过庭审查明的事实，双方在合同签订后，瑞捷公司按照合同的约定使用了“鹰伦”注册商标并支付了第一年的商标许可使用费，因瑞捷公司于2014年9月2日注册成立，其使用“鹰伦”注册商标不仅为了申请全国工业产品生产许可证，并且在使用该注册商标的过程中实现了识别商品来源的功能，有利于瑞捷公司生产的电动自行车的销售，为瑞捷公司创造了经济价值。

虽然国家工商行政管理总局商标局于2015年10月31日受理了瑞捷公司申请的“莺伦”商标，但目前仍在公告期，该商标尚未核准为注册商标。

瑞捷公司目前仍在销售标识有“鹰伦”注册商标的电动车，其所生产的标有“莺伦”商标的电动车的电机控制器、产品说明书、产品合格证上仍然在使用“上海鹰伦”的标识，可以认定瑞捷公司仍然在享受商标使用许可合同所赋予的权利，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务，或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

”故瑞捷公司应按合同书的约定履行支付商标许可使用费的义务。

综上所述，鹰伦公司的诉讼请求于法有据，应予支持。

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条第一款，第一百零七条、《中华人民共和国商标法》第四十三条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第二款规定，判决：被告甘肃瑞捷车业有限公司于本判决生效之日起十五日内给原告上海鹰伦电动自行车有限公司支付商标许可使用费20万元。

案件受理费4300元，由被告甘肃瑞捷车业有限公司负担。

二审中，当事人没有提交新的证据。

二审查证的事实与一审一致。

本院认为，鹰伦公司与瑞捷公司签订的商标使用权许可合同书，是双方真实意思表示，合同内容并未违反法律、行政法规的效力性强制性规定。

瑞捷公司亦按约支付了第一年的商标使用费20万元，双方已履行了2014年9月6日双方签订的商标使用许可合同。

根据《中华人民共和国合同法》第七十七条第一款规定，“当事人协商一致，可以变更合同。

”瑞捷公司对于修改合同不能做出合理的说明，亦无证据证明修改后的合同书得到了鹰伦公司的认可，故双方仍应当按照2014年9月6日签订的合同书履行合同义务。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务，或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

”故瑞捷公司应按合同书的约定履行支付商品许可使用费的义务。

综上所述，瑞捷公司上诉请求不能成立，应予驳回；

一审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费4300元由上诉人甘肃瑞捷车业有限公司负担。

本判决为终审判决。