中华人民共和国上海市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2013）沪二中民五（知）初字第69号原告道伯特化学公司（DaubertChemicalCompany，Inc.），住所地美利坚合国伊利诺斯州芝加哥中南大道4700号。

法定代表人迈克尔A德怀尔，该公司董事长。

委托代理人刘晓岚，上海市凌云永然律师事务所律师。

委托代理人池振华，上海市凌云永然律师事务所律师原告帕卡兴产株式会社。

法定代表人木岛博。

委托代理人刘晓岚，上海市凌云永然律师事务所律师。

委托代理人池振华，上海市凌云永然律师事务所律师被告上海帕卡兴产化工有限公司。

法定代表人林兴国。

委托代理人万巍，江苏世纪同仁律师事务所律师。

原告道伯特化学公司（以下简称道伯特公司）、帕卡兴产株式会社（以下简称日本帕卡公司）诉被告上海帕卡兴产化工有限公司（以下简称上海帕卡公司）侵害商标权纠纷一案，本院于2013年4月26日受理后，依法组成合议庭，并于2013年12月2日公开开庭进行了审理。

原告道伯特公司、日本帕卡公司的共同委托代理人刘晓岚、池振华，被告上海帕卡公司委托代理人万巍到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

两原告共同诉称：道伯特公司是“NOX-RUST”注册商标的专用权人。

日本帕卡公司系“NOX-RUST”注册商标及其相关产品、生产技术信息在中国地区的唯一被许可使用人。

2003年4月1日，日本帕卡公司与上海帕卡公司签订《防锈油剂技术转让合同》（以下简称《转让合同》），日本帕卡公司授权上海帕卡公司使用“NOX-RUST”注册商标及相关技术生产、销售防锈油剂产品。

道伯特公司同意并确认了日本帕卡公司向上海帕卡公司的上述“NOX-RUST”注册商标的再许可。

但自2008年开始，上海帕卡公司拒付《转让合同》项下的技术转让费，并有其他违约行为，故日本帕卡公司于2008年12月10日发函通知上海帕卡公司，双方之间的《转让合同》于2009年1月31日解除。

之后，道伯特公司、日本帕卡公司先后在《新民晚报》等报刊上刊登律师声明，明确禁止上海帕卡公司使用“NOX-RUST”注册商标进行一切商业活动。

但上海帕卡公司在2009年1月31日之后不仅没有停止使用“NOX-RUST”注册商标，反而通过向客户发函等方式声称其享有“NOX-RUST”注册商标的使用权，并在生产、销售、宣传其防锈油剂的产品过程中，使用了“NOX-RUST”注册商标。

2012年6月20日，中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称国贸仲裁委）就日本帕卡公司和上海帕卡公司就履行《转让合同》所产生的争议作出《裁决书》，确认日本帕卡公司和上海帕卡公司之间的《转让合同》于2009年1月31日解除。

两原告认为，日本帕卡公司和上海帕卡公司之间的《转让合同》已于2009年1月31日解除，因此，2009年1月31日之后，上海帕卡公司在生产、销售、宣传其防锈油剂的产品过程中，使用“NOX-RUST”注册商标的行为，侵害了两原告对“NOX-RUST”注册商标享有的合法权利。

两原告遂诉至法院，请求判令上海帕卡公司：1.立即停止使用“NOX-RUST”注册商标进行产品宣传、生产和销售的侵权行为；

2.赔偿两原告经济损失人民币50万元（以下币种均为人民币）；

3.支付两原告公证费4000元；

4.在《新民晚报》上向两原告登报致歉、消除影响。

被告上海帕卡公司辩称：1.两原告尚未证明其对涉案“NOX-RUST”注册商标享有合法的权利。

2.虽然，日本帕卡公司在2009年1月31日提出解除《转让合同》，但国贸仲裁委迟至2012年6月20日才作出《裁决书》，上海帕卡公司于2012年6月28日才收到《裁决书》。

因此，自2009年1月31日至2012年6月28日期间，日本帕卡公司和上海帕卡公司之间的《转让合同》属于效力待定状态，在上述期间内上海帕卡公司使用“NOX-RUST”注册商标的行为不构成对两原告享有的“NOX-RUST”注册商标合法权利的侵害。

且上海帕卡公司在上述期间内及2012年6月28日之后也未使用过“NOX-RUST”注册商标。

综上，上海帕卡公司认为两原告的诉讼主张不成立，请求本院驳回两原告的诉讼请求。

本院经审理查明：道伯特公司系“NOX-RUST”英文注册商标的专用权人，商标注册证号为第XXXXXXX号，核定使用商品为第2类防锈油；

防锈涂层。

经续展该商标有效期自2003年4月28日至2023年4月27日。

1984年12月1日，道伯特公司与日本帕卡公司签订《技术转让协议》，协议约定：道伯特公司授权日本帕卡公司在日本和台湾使用“NOX-RUST”商标生产、促销、使用和销售产品的独家技术转让权。

日本帕卡公司在日本和台湾生产和销售产品的，本协议期限为无限。

日本帕卡公司在除日本和台湾其他任何地区生产和销售产品的，本协议为期十年，自上文开头注明的日期起算十年。

第一个十年期结束后，本协议可自动续约一年。

2003年4月1日，日本帕卡公司和上海帕卡公司签订《转让合同》，合同约定：日本帕卡公司向上海帕卡公司提供以金属防锈为目的的防锈油领域、防锈蜡领域的制造技术、技术情报、技能。

上海帕卡公司使用上述技术生产产品，并使用“NOX-RUST”商标销售该些产品。

合同约定的有效期为中华人民共和国政府行政管辖的技术进口协议登记证交付之日起十年。

2008年12月10日，日本帕卡公司函告上海帕卡公司称：因上海帕卡公司违反《转让合同》约定，故日本帕卡公司与上海帕卡公司之间的《转让协议》至2009年1月31日止终结。

日本帕卡公司并要求上海帕卡公司在2009年1月31日之后，停止使用日本帕卡公司所提供的防锈油全部技术和“NOX-RUST”商标。

2009年2月、2010年3月，日本帕卡公司委托律师两次在《新民晚报》上发表《律师声明》。

该两次《律师声明》主要内容为：《律师声明》认为，日本帕卡公司与上海帕卡公司之间的《转让合同》已于2009年1月31日解除。

自2009年2月1日起，上海帕卡公司在中华人民共和国境内使用日本帕卡公司相关防锈油剂产品生产技术和使用“NOX-RUST”商标的行为，均为侵权行为。

2009年3月5日，道伯特公司发函日本帕卡公司称：其确认日本帕卡公司等系“NOX-RUST”商标及其相关产品、生产技术信息的唯一受让方，且许可地区包含中国。

信函中还附有商标注册证号为第XXXXXXX号的“NOX-RUST”注册商标的相关注册信息。

2009年4月、2010年7月，道伯特公司委托律师两次在《新民晚报》上发表《律师声明》。

上述两次《律师声明》的主要内容为：《律师声明》认为，鉴于日本帕卡公司与上海帕卡公司之间的《转让合同》已于2009年1月31日解除。

故自2009年2月1日起，上海帕卡公司无权再以道伯特公司合法注册的“NOX-RUST”商标销售相关防锈油剂产品。

2009年3月、2010年3月、7月，上海帕卡公司先后三次委托律师在《新民晚报》上发表《律师声明》。

该三次《律师声明》的主要内容为：《律师声明》认为，日本帕卡公司单方面擅自提前解除《转让合同》的行为无效。

日本帕卡公司、道伯特公司一再在全国性报刊上刊登无任何事实和法律依据的《律师声明》，侵犯了上海帕卡公司的合法权益。

上海帕卡公司根据《转让合同》有权在2013年3月31日前使用“NOX-RUST”商标等。

2009年4月29日，上海帕卡公司发函广州本田汽车有限公司（以下简称本田公司）称：日本帕卡公司单方面擅自提前解除《转让合同》的行为不具有法律效力。

日本帕卡公司为继续达到抢夺上海帕卡公司市场目的，利用道伯特公司以严重歪曲事实的方式公开登报发表律师声明，企图利用商标事宜再次误导上海帕卡公司重要客户，在顾客处制造混乱。

对于日本帕卡公司严重违反我国相关法律法规及《合作合同》的行为以及道伯特公司的侵权行为，上海帕卡公司将采取法律手段维护自身的合法权益。

现上海帕卡公司对于本田公司提出的相关事宜答复如下：1.上海帕卡公司提供本田公司的与“NOX-RUST”商标有关的产品清单包括，“NOX-RUST”350HD冲压洗净防锈油、“NOX-RUST”R823工序间防锈油、“NOX-RUST”1028B底盘防腐蜡、“NOX-RUST”HS700内腔防腐蜡。

2.上海帕卡公司和日本帕卡公司之间的《转让合同》于2003年4月1日签订，有效期十年，有效期至2013年3月31日。

2010年3月3日，日本帕卡公司就其与上海帕卡公司之间因《转让合同》履行产生的纠纷向国贸仲裁委申请仲裁。

2012年6月20日，国贸仲裁委作出（2012）中国贸仲沪裁字第255号《裁决书》，在《裁决书》中，国贸仲裁委确认日本帕卡公司和上海帕卡公司之间的《转让合同》已于2009年1月31日依法解除。

上述《裁决书》现已生效。

2012年7月2日，上海市静安公证处出具（2012）沪静证经字第2095号公证书，该公证书记载了2012年6月25日，两原告代理人刘晓岚在公证人员监督下使用公证处计算机登陆www.shpi-chem.com网站，并浏览相关页面的过程：1.登陆www.shpi-chem.com网站。

2.进入律师声明网页，声明内容与上海帕卡公司2009年3月刊登在《新民晚报》上的《律师声明》内容一致。

3.进入产品展示／钢板防锈油页面，其中产品系列2代表性产品的牌号为：“NOX-RUST”。

4.进入产品展示／溶剂稀释型防锈油页面，其中产品系列2代表性产品的牌号为：“NOX-RUST”。

5.进入产品展示／汽车用防腐蜡页面，其中产品系列2代表性产品的牌号为：“NOX-RUST”等。

审理中，道伯特公司与日本帕卡公司向本院称：两原告于1984年12月签订的《技术转让协议》至今仍在履行，道伯特公司确认日本帕卡公司系“NOX-RUST”商标在中国地区的独占许可使用人。

两原告并确认上海帕卡公司在www.shpi-chem.com网站上已不存在“NOX-RUST”商标的使用。

上海帕卡公司确认www.shpi-chem.com系其经营的网站。

审理中，两原告向本院出示的产品标签等照片中显示：1.型号为NOX-RUST320的标签中有上海帕卡兴产化工有限公司、NOX-RUST320、冲压洗净防锈油、生产日期2009年9月7日及上海帕卡公司公司地址、网址等信息。

2.型号为NOX-RUST550HN的标签中有上海帕卡兴产化工有限公司、NOX-RUST550HN、润滑防锈油、生产日期2009年7月24日及上海帕卡公司公司地址、网址等信息。

3.型号为NOX-RUSTX-241M的标签中有上海帕卡兴产化工有限公司、NOX-RUSTX-241M、钢板防锈油、生产日期2009年5月3日及上海帕卡公司公司地址、网址等信息。

4.型号为NOX-RUST530F60的标签中有上海帕卡兴产化工有限公司、NOX-RUST530F60、钢板防锈油、生产日期2009年7月13日及上海帕卡公司公司地址、网址等信息。

以上事实，由两原告提供的“NOX-RUST”商标注册证明、（2013）沪徐证经字第8008号公证书、两原告之间的《技术转让协议》、日本帕卡公司和上海帕卡公司之间的《转让合同》、2008年12月日本帕卡公司致上海帕卡公司函、2009年3月道伯特公司致日本帕卡公司函、2009年4月上海帕卡公司致本田公司函、国贸仲裁委（2012）中国贸仲沪裁字第255号《裁决书》、（2012）沪静证经字第2095号公证书、标有上海帕卡公司名称的产品标签等照片，被告上海帕卡公司提供的2009年2月、4月、2010年3月、7月两原告在《新民晚报》上发表的《律师声明》、2009年3月、2010年3月、7月上海帕卡公司在《新民晚报》上发表的《律师声明》，当事人诉辩意见、本院审理笔录等证据证实，本院予以确认。

本院认为，本案中各方当事人的争议焦点在于：1.两原告对“NOX-RUST”注册商标是否享有合法的权利。

2.上海帕卡公司是否实施了两原告主张的侵权行为，应否承担停止侵权、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响的民事责任。

关于第一个争议焦点。

本院认为，本案中，两原告提供的“NOX-RUST”注册商标注册证明、（2013）沪徐证经字第8008号公证书、两原告之间的《技术转让协议》、2009年3月道伯特公司致日本帕卡公司函等证据足以证明道伯特公司系“NOX-RUST”注册商标的专用权人，日本帕卡公司系“NOX-RUST”商标在中国地区的唯一受让方。

且在本案审理中道伯特公司亦确认日本帕卡公司系“NOX-RUST”商标在中国地区的独占许可使用人。

因此，本院认为，道伯特公司系涉案“NOX-RUST”注册商标的专用权人，日本帕卡公司系“NOX-RUST”商标在中国地区的独占许可使用人。

两原告对“NOX-RUST”商标享有的合法权利受《中华人民共和国商标法》的保护。

上海帕卡公司关于两原告不享有“NOX-RUST”商标相关权利的辩称意见，没有相关证据予以证实。

本院不予采信。

关于第二个争议焦点。

本院认为，首先，《中华人民共和国商标法实施条例》第三条规定商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

本案中，2009年4月，上海帕卡公司致本田公司函证明，上海帕卡公司在商业活动中，在防锈油、防腐蜡等产品名称上使用了“NOX-RUST”商标。

（2012）沪静证经字第2095号公证书证明，2012年6月25日，上海帕卡公司在广告宣传中在防锈油、防腐蜡等产品介绍中使用了“NOX-RUST”商标。

上述证据与2009年3月、2010年3月、7月上海帕卡公司在《新民晚报》上发表的《律师声明》、原告向本院提供的标有上海帕卡公司名称的产品标签等照片互相印证，可以证明2009年2月1日后，上海帕卡公司在防锈油、防锈蜡等产品标签上使用了“NOX-RUST”商标。

上海帕卡公司关于其自2009年1月31日起不再使用“NOX-RUST”商标的辩称意见，既无相关证据予以证明，亦与本院查明的上述事实不符，本院不予采信。

本院认定，上海帕卡公司在2009年2月1日后，在防锈油、防锈蜡等产品的生产、销售、宣传等商业活动中，使用了“NOX-RUST”商标。

其次，《中华人民共和国商标法》第五十二条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的。

销售侵犯注册商标专用权的商品的均属侵犯注册商标专用权的行为。

本案中，虽然，根据日本帕卡公司和上海帕卡公司《转让合同》的约定，上海帕卡公司在《转让合同》有效期内可以使用“NOX-RUST”商标，生产、销售以金属防锈为目的的防锈油领域、防锈蜡领域的相关产品。

但是，国贸仲裁委（2012）中国贸仲沪裁字第255号《裁决书》确认，日本帕卡公司和上海帕卡公司之间的《转让合同》已于2009年1月31日依法解除。

故自2009年2月1日起，上海帕卡公司在防锈油、防锈蜡等产品的生产、销售、宣传等商业活动中使用“NOX-RUST”商标的行为，属于未经两原告许可，在与“NOX-RUST”商标核准注册使用的防锈油、防锈涂层相同商品上使用相同商标的侵权行为。

上海帕卡公司关于自2009年1月31日至2012年6月28日期间，日本帕卡公司和上海帕卡公司之间的《转让合同》属于效力待定状态，在上述期间内上海帕卡公司使用“NOX-RUST”注册商标的行为不构成对两原告享有的“NOX-RUST”注册商标合法权利侵害的辩称意见，依法无据，本院不予采信。

上海帕卡公司应就其上述侵权行为，承担相应的民事责任。

关于两原告请求上海帕卡公司立即停止使用“NOX-RUST”注册商标进行产品宣传、生产和销售的侵权行为的诉讼请求。

本院认为，上海帕卡公司自2009年2月1日起，在防锈油、防锈蜡等产品的生产、销售、宣传等商业活动中使用了“NOX-RUST”商标。

而审理中，两原告仅确认上海帕卡公司在www.shpi-chem.com网站上已不存在“NOX-RUST”商标的使用。

故在无充分证据证实上海帕卡公司已停止在防锈油、防锈蜡等产品的生产、销售、宣传等商业活动中使用“NOX-RUST”商标的侵权行为的前提下，上海帕卡公司应当承担停止对道伯特公司“NOX-RUST”注册商标专用权，日本帕卡公司“NOX-RUST”注册商标独占许可使用权侵害的民事责任。

关于两原告请求上海帕卡公司赔偿两原告经济损失50万元，并支付两原告公证费4，000元的诉讼请求。

本院认为，本案中，两原告因上海帕卡公司上述商标侵权行为所受到的实际损失或上海帕卡公司因上述商标侵权行为所获得的利益均难以确定，故本院综合涉案“NOX-RUST”商标的声誉，使用的种类、时间、范围，上海帕卡公司上述商标侵权行为的性质、期间、后果等因素，酌情予以确定。

本院并对两原告为本案支付的合理的公证费用依法予以支持。

关于两原告请求上海帕卡公司在《新民晚报》上向两原告登报致歉、消除影响的诉讼请求。

本院认为，赔礼道歉的民事责任承担方式，一般适用于自然人人身权受到侵害的情形，故本院对于两原告的该项诉讼主张不予支持。

对于两原告消除影响的诉讼主张，本院认为，本案中尚无证据表明上海帕卡公司的上述商标侵权行为对两原告的商品声誉、商标信誉造成影响。

故本院对于两原告的该项诉讼请求亦不予支持。

综上所述，依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第（二）项、第五十六条，《中华人民共和国商标法实施条例》第三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十六条第一款、第二款、第十七条之规定，判决如下：一、被告上海帕卡兴产化工有限公司停止对原告道伯特化学公司、帕卡兴产株式会社分别享有的“NOX-RUST”英文注册商标（商标注册证第XXXXXXX号）专用权和独占许可使用权的侵害；

二、被告上海帕卡兴产化工有限公司应于本判决生效之日起十日内，赔偿原告道伯特化学公司、帕卡兴产株式会社经济损失人民币20万元；

三、被告上海帕卡兴产化工有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告道伯特化学公司、帕卡兴产株式会社为本案支出的合理费用人民币4，000元；

四、对原告道伯特化学公司、帕卡兴产株式会社的其余诉讼请求不予支持。

如果被告上海帕卡兴产化工有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费人民币8，840元，由原告道伯特化学公司、帕卡兴产株式会社负担人民币2，631元，由被告上海帕卡兴产化工有限公司负担人民币6，209元。

如不服本判决，原告道伯特化学公司、帕卡兴产株式会社可在判决书送达之日起三十日内，被告上海帕卡兴产化工有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

审　判　长　　何　渊代理审判员　　凌宗亮人民陪审员　　马慧林二〇一四年一月二十二日书　记　员　　李晶晶附：相关法律条文附：相关的法律条文一、《中华人民共和国商标法》第五十二条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

……。

第五十六条侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。

前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。

二、《中华人民共和国商标法实施条例》第三条商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

三、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。

商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

第十六条侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。

人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

……。

第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。