安徽省高级人民法院民 事 判 决 书（2013）皖民三终字第00086号上诉人（原审原告、反诉被告）：沈泉贵，男，1945年3月2日出生，汉族，退休工人，住福建省厦门市思明区。

委托代理人：袁贤广，安徽铭心律师事务所律师。

被上诉人（原审被告、反诉原告）：马鞍山市威龙科工贸有限公司，住所地安徽省马鞍山市雨山区。

法定代表人：凤国保，该公司董事长。

委托代理人：林志清，安徽长城律师事务所律师。

上诉人沈泉贵为与被上诉人马鞍山市威龙科工贸有限公司（简称威龙公司）发明专利实施许可合同纠纷一案，不服安徽省合肥市中级人民法院于2013年10月8日作出的（2013）合民三初字第00108号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭，于2013年12月25日公开开庭审理了本案。

上诉人沈泉贵、被上诉人威龙公司的委托代理人林志清到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原审法院查明：（一）沈泉贵系“无叶汽轮机”发明专利（专利号ZL96103835.7）的专利权人，该专利的申请日为1996年4月18日。

2009年5月28日，沈泉贵（甲方）与威龙公司（乙方）签订《专利独占实施许可合同书》，约定：甲方将无叶汽轮机专利许可给乙方独占实施，乙方应向甲方分两次支付10万元（合同定金）；

在合同签订后十五日内，甲方应将有关无叶汽轮机的全部专利技术资料及相关技术诀窍提供给乙方。

2009年8月28日，沈泉贵（许可方）又与威龙公司（被许可方）签订《专利实施许可合同》，约定：沈泉贵将无叶汽轮机专利许可给威龙公司实施，许可方式为独占许可，许可范围为在马鞍山市开发制造专利产品，在全国经营、使用专利产品，使用费为10万元；

许可方自己实施或者许可被许可方以外的第三方实施该专利技术，被许可方有权要求许可方停止这种实施与许可行为，也有权终止本合同，并要求许可方支付违约金50万元；

被许可方无正当理由不实施该专利技术的，在合同生效后6个月，本合同自行变更为普通实施许可。

《专利实施许可合同》包含三个附件：附件1为《无叶汽轮机专利技术文件》（目录），附件2为《部分配套设备表》，附件3为《无叶汽轮机制造加工技术秘密图纸》。

该《专利实施许可合同》已经在国家知识产权局备案。

2009年5月27日、7月21日、8月30日和10月23日，威龙公司先后分四笔共支付沈泉贵10万元。

（二）2009年7月8日，沈泉贵、吕同福作为定作人，与作为制作人的马鞍山市恒毅机械制造有限公司、马鞍山市旭升传动机械制造设备有限公司订立《制作汽穴轮机协议》，约定由制作人按照定作人的要求制作汽穴转子汽轮机产品。

后因沈泉贵未按约支付货款，马鞍山市恒毅机械制造有限公司便将设备零件以无叶汽轮机的名义转卖给威龙公司。

（三）2009年11月9日，沈泉贵出资10万元，李铁军出资88万元，设立马鞍山市世纪辉煌内燃机科技开发有限公司（简称世纪辉煌公司），经营范围包括内燃机研发，内燃机配件及配套设备、汽轮机配件及配套设备销售及售后服务，法定代表人为沈泉贵。

2010年5月24日，世纪辉煌公司将无叶汽轮机专利技术申报科技型中小企业技术创新基金项目，该项目被列入2010年度科技型中小企业创新基金第二批立项项目，并获无偿资助50万元。

（四）沈泉贵认为威龙公司至今未支付涉案专利的使用费，且无正当理由不实施专利技术，致使该专利实施许可合同无法履行。

为此，沈泉贵诉至法院，请求判令解除涉案《专利实施许可合同》，并返还其全部技术资料。

威龙公司以沈泉贵违约为由提起反诉，请求判令沈泉贵支付违约金50万元。

原审法院认为：双方当事人的争议焦点有三个：1、威龙公司是否已按约支付了专利使用费；

2、涉案专利实施许可合同未能履行的过错在谁；

3、威龙公司的反诉请求能否成立。

关于争点一。

沈泉贵认为，双方于2009年5月28日签订的第一份合同约定的10万元系合同定金，该合同签订后，威龙公司违约不履行合同条款，故该合同已经解除。

双方于2009年8月28日签订的第二份合同约定了专利使用费为10万元。

威龙公司则主张上述两份合同本质上是一个合同，因需要向国家知识产权局备案，才在第一份合同的基础上签订了第二份合同，即备案合同，而第一份合同所约定的定金，实际上也就是专利使用费。

对此，该院认为，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条规定，合同当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。

上述第一份合同约定威龙公司向沈泉贵支付10万元定金，但并未明确约定专利使用费，该10万元定金实质上是确保双方履行专利实施许可合同的一种担保。

而在第二份合同中，双方对专利使用费进行了明确约定，即使用费为10万元。

该两份合同的主体、标的以及合同目的均基本一致，在没有证据证明第一份合同已经解除的情况下，第二份合同签订后，威龙公司按照第一份合同已支付的定金应当抵作第二份合同的合同价款。

同时，威龙公司随后也分期支付了使用费的余款。

至此，威龙公司已全额支付了专利使用费10万元，沈泉贵再行主张10万元的使用费没有事实基础和法律依据，该院不予支持。

关于争点二。

沈泉贵主张威龙公司在合同签订后，无正当理由不实施无叶汽轮机发明专利，致使合同不能履行。

而威龙公司则认为沈泉贵并未切实按照合同的约定交付专利技术资料，亦未尽到技术指导和咨询的义务，更是将涉案专利技术许可第三人实施，导致合同无法履行。

对此，该院认为，双方于2009年8月28日签订的第二份合同包含三个附件，涉及到专利技术资料的是附件1和附件3，其中附件1所包含的内容，沈泉贵已于2009年6月11日即第一份合同签订后就交付给了威龙公司。

附件3是无叶汽轮机制造加工技术秘密图纸的目录，这份目录与2009年6月30日李铁军移交、沈泉贵见证交付的无叶汽轮机纸质图纸的目录基本一致，意味着2009年6月30日沈泉贵见证交付的图纸就是合同附件3所指向的技术秘密图纸。

沈泉贵在庭审中认可这套图纸记载的是其另一项专利汽穴转子汽轮机的技术图纸，并非无叶汽轮机图纸。

对此，沈泉贵解释称，双方在合作期间，其应威龙公司要求将汽穴转子汽轮机的技术图纸也一并提交了，但却不能合理解释为何档案资料交接表上记载为“无叶汽轮机图一套（纸质）”这一问题。

沈泉贵又称，2009年6月11日移交的无叶汽轮机设计图纸光盘记载的就是无叶汽轮机的技术图纸。

该院在原审阶段向威龙公司调取了该光盘，经比对，光盘里的图纸与2009年6月30日移交的纸质图纸具有一致性，同样不是无叶汽轮机的图纸。

沈泉贵认为其当时交付的光盘记载的确实是无叶汽轮机的图纸，但原审时威龙公司提交的光盘内容发生了变化。

为此，该院携带威龙公司提交的两张光盘前往中国科学技术大学信息科学技术学院网络研究中心，咨询了有关专家，并请其检测该两张光盘有无修改痕迹以及里面文件的形成时间。

通过对光盘进行检测，专家答复称该两张光盘并非可擦洗光盘，没有修改的可能，且两张光盘内的文件显示的创建时间及修改日期均在2004年以前。

参考上述专家咨询意见，该院确认威龙公司提交的上述两张光盘就是沈泉贵于2009年6月11日交付的光盘，且光盘内容也未经改动。

同时，在2009年8月28日双方正式签订专利实施许可合同时，将沈泉贵20**年6月30日见证移交的名为无叶汽轮机、实为汽穴转子汽轮机的图纸目录列为合同内容（附件3），作为技术提供方的沈泉贵对此矛盾之处未能作出合理解释。

综上，该院认为沈泉贵并未按约交付无叶汽轮机技术资料，威龙公司缺乏真实的技术资料，无法有效实施无叶汽轮机专利，且法院查明的事实也表明威龙公司在签订合同后，并非不实施该专利技术，而是为实施专利支出了办公费、人员工资等费用，故涉案合同未能履行的责任在于沈泉贵，其本诉诉讼请求不能成立，不予支持。

关于争点三。

该院认为，沈泉贵在合同签订后，并未按约交付无叶汽轮机的全部技术资料，已构成违约。

更有甚者，沈泉贵于2009年11月与他人共同设立世纪辉煌公司，并于2010年5月将无叶汽轮机专利申报国家科技型中小企业技术创新基金项目，获得无偿资助50万元。

根据合同约定，许可方自己实施或者许可被许可方以外的第三方实施该专利技术，被许可方有权要求许可方停止这种实施与许可行为，也有权终止本合同，并要求许可方支付违约金50万元。

沈泉贵抗辩称，合同约定的50万元违约金远超出合同价款，显然过高。

该院认为，违约金是违约责任的一种形式，其目的在于补偿受害人的损失，如果约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。

涉案专利实施许可合同的价款即专利使用费为10万元，沈泉贵实际上也仅收到了10万元的使用费，威龙公司也未能提供证据证明其因沈泉贵违约而遭受的实际损失，故参照合同价款对违约金予以适当减少，确定沈泉贵应向威龙公司支付违约金10万元。

综上，该院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条、第一百一十五条之规定，判决：一、沈泉贵于判决生效之日起十五日内，支付威龙公司违约金10万元；

二、驳回沈泉贵的诉讼请求；

三、驳回威龙公司的其他诉讼请求。

如未按判决指定的期间履行金钱给付义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本诉案件受理费2300元，由沈泉贵负担；

反诉案件受理费4400元，由威龙公司负担2000元，由沈泉贵负担2400元。

沈泉贵不服原审判决，向本院提起上诉称：其与威龙公司分别于2009年5月28日、8月28日签订的两份合同均合法有效，对双方都有法律约束力。

威龙公司未按第二份合同的约定支付专利使用费10万元，且无正当理由不实施专利技术，致使涉案专利实施许可合同无法履行。

故请求二审法院依法改判解除涉案两份专利实施许可合同，并返还其全部技术资料。

威龙公司在二审庭审中答辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院依法驳回上诉，维持原判。

二审中，双方当事人所举证据与原审相同，相对方质证意见也同于原审，本院认证意见与原审一致。

本院二审对原审法院查明的事实予以确认。

另查明，涉案《专利实施许可合同》第四条约定：合同生效后，许可方（沈泉贵）收到被许可方（威龙公司）支付的使用费（10万元）中的首笔5万元之后的2日内，向被许可方交付合同第三条所述全部技术资料，即附件（1-3）中所示的全部资料。

第十条约定：许可方拒不提供合同所规定的技术资料、技术服务及培训，被许可方有权解除合同，要求许可方返还使用费，并支付违约金1万元。

被许可方拒付使用费的，许可方有权解除合同，要求返回全部技术资料、赔偿其实际损失，并支付违约金1万元。

第十六条约定：由于被许可方的原因，致使本合同不能正常履行的，本合同即告终止，或双方另行约定变更本合同的有关条款。

本院认为：综合双方诉辩意见，本案二审争议焦点是：涉案《专利实施许可合同》是否应当被解除。

围绕上述争议焦点，本院综合分析评判如下：涉案两份专利实施许可合同均系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律禁止性的规定，均为合法有效。

该两份合同的签订主体、合同标的和目的基本一致，考虑到合同签订的时间先后，在当事人没有特殊约定的情况下，2009年5月28日签订的第一份合同与2009年8月28日签订的第二份合同约定不一致的，应以第二份合同的约定为准。

鉴于沈泉贵在一审中的诉讼请求为判令解除涉案《专利实施许可合同》，即第二份合同，故对于其上诉请求中超出一审诉讼请求的部分，本院不予审查。

本案中，沈泉贵以威龙公司未按第二份合同的约定支付专利使用费10万元，且无正当理由不实施专利技术，致使涉案专利实施许可合同无法履行为由，要求解除涉案《专利实施许可合同》。

针对威龙公司是否按约支付了10万元专利使用费的问题，本院认为，双方当事人在第一份合同中并未明确约定专利使用费数额，仅约定威龙公司应支付沈泉贵10万元的定金，而在第二份合同中则明确约定了10万元的专利使用费。

根据《中国人民共和国合同法》第一百一十五条的规定，定金只是履行债务的一种担保方式，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。

如给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返回定金；

如收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。

因此，第一份合同中约定的10万元定金应当视为确保双方履行专利实施许可合同的一种担保，当合同主体、合同标的、合同目的均与第一份合同相一致的第二份合同签订后，威龙公司按照第一份合同约定已经支付的定金，应当抵作第二份合同的价款即专利使用费。

至2009年10月23日，威龙公司已按约足额付清专利使用费10万元，故沈泉贵以威龙公司未按约支付专利使用费为由，要求解除涉案《专利实施许可合同》无事实依据，本院不予支持。

针对威龙公司是否系无正当理由不实施专利技术，致使涉案专利实施许可合同无法履行的问题，本院认为，按照涉案《专利实施许可合同》第四条的约定，沈泉贵需向威龙公司交付合同附件（1-3）所列全部技术资料，其中附件1中所列技术资料名称与2009年6月11日双方有关无叶汽轮机技术资料交接清单所列内容基本一致，已经交付给威龙公司；

附件3无叶汽轮机制造加工技术秘密图纸目录与2009年6月30日沈泉贵见证移交的一套名为无叶汽轮机纸质图纸目录基本一致，亦已交付给威龙公司。

但该套纸质图纸名义上为无叶汽轮机图纸，实质上却系沈泉贵作为专利权人的另一项专利汽穴转子汽轮机的技术图纸，并非无叶汽轮机图纸，对此，沈泉贵予以认可。

二审庭审中，沈泉贵又称其按照合同约定交付的附件3所列技术图纸不是纸质图纸，而是记载有图纸的光盘，其已于2009年6月11日一并移交给威龙公司。

对于该光盘，原审法院在第一次审理本案过程中即已从威龙公司依法调取，并经比对，确认光盘所记载的图纸与2009年6月30日沈泉贵见证移交的纸质图纸一致，亦非无叶汽轮机图纸。

由此可见，沈泉贵并未按照合同约定交付无叶汽轮机技术图纸等技术资料，威龙公司缺乏涉案专利技术资料，自然无法有效实施涉案专利。

因此，沈泉贵关于威龙公司无正当理由不实施专利技术，导致涉案专利实施许可合同无法履行的主张不能成立，其以此为由要求解除涉案《专利实施许可合同》，本院亦不予支持。

综上，沈泉贵的上诉理由不能成立，其上诉请求应予驳回。

原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2300元，由沈泉贵负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　　余听波审　判　员　　陶恒河代理审判员　　吴　莹二〇一四年二月十七日书　记　员　　杨　芳附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；

（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；

（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；

（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。

原审人民法院对发回重审案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。

第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。