广东省中山市中级人民法院民 事 判 决 书（2011）中中法知民终字第53号上诉人（原审被告）：济南洗衣机厂，住所地山东省济南市历下区工业南路**号。

法定代表人：吴强，该厂厂长。

委托代理人：崔景阳，系山东昌平律师事务所律师。

委托代理人：李密枝，系广东正鸿律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：中山市小鸭家电有限公司，住所地广东省中山市小榄镇竹源第二工业区源兴路六街2号之一。

法定代表人：景学成，该公司总经理。

委托代理人：修典华，男，1968年12月12日出生，汉族，住山东省济南市历城区花园小区五区*号楼*单元***号。

该公司法律顾问。

委托代理人：宁淑娟，系广东邦杰律师事务所律师。

上诉人济南洗衣机厂因与被上诉人中山市小鸭家电有限公司（以下简称中山小鸭公司）商标使用许可合同纠纷一案，不服广东省中山市第二人民法院（2011）中二法知民初字第9号民事判决，向本院提出上诉。

本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

原审法院审理查明：济南洗衣机厂是于1994年7月28日注册成立的集体企业，注册资金3169万元，经营范围：制造、自销：洗衣机，家用电器，电器新产品开发。

中山小鸭公司是于2003年9月22日注册成立，注册资本50万元，由济南洗衣机厂出资25000元占5%股权，魏玉东出资425000元占85%股权，景学成出资5万元占10%股权。

经营范围：生产、销售、研制：各类家电产品及配件。

2004年5月1日，济南洗衣机厂签署《授权书》、《公告》、《打假公告》给中山小鸭公司，同意中山小鸭公司自2004年5月1日起使用“小鸭”、“小鸭牌”、“小鸭圣吉奥”、“双鸭图案”等商标标识，授权使用方式：独占使用许可，可采用自制生产销售方式、对外委托加工生产销售或对外授权加工生产销售的方式。

济南洗衣机厂承诺自2004年5月1日起不再授权其它单位及个人使用上述商标标识用于小家电产品的生产、销售，在2004年4月30日之前与本公告相悖的一切授权的法律效力均无效。

自本公告发布之日起，其它任何单位及个人涉及“小鸭”、“小鸭圣吉奥”、“双鸭图案”的小家电业务必须全部停止，授权中山小鸭公司对侵犯上述商标标识的行为予以鉴定并打击。

2004年9月8日，济南洗衣机厂与中山小鸭公司签订5份《商标使用许可合同》（合同编号：S80668012-05、S80668016-05、S80668017-05、S80668018-05、S80668025-05），约定济南洗衣机厂将其在第9类商品注册的5个“小鸭”商标，即注册号第3438422号“”商标、第3438431号“”商标、第3438432号“”商标、第3438443号“”商标、第3438450号“”商标，许可中山小鸭公司使用。

许可使用期限：第3438450号“”商标、第3438443号“”商标自2004年9月8日至2014年8月20日止；

第3438431号“”商标自2004年9月8日至2014年7月13日止；

第3438422号“”商标自2004年10月8日至2014年10月6日；

第3438432号“”商标自2009年9月18日至2014年9月13日止。

合同期满，如需延长使用时间，双方另行续订合同。

济南洗衣机厂有权监督中山小鸭公司使用注册商标的商品质量，中山小鸭公司应当保证使用该注册商标的商品质量。

具体措施为：济南洗衣机厂有权定期或不定期的对中山小鸭公司质量保证能力、商标使用情况、营销情况、商品质量情况、协议执行情况等进行监督复审，定期监督复审每半年一次。

在监督复审过程中济南洗衣机厂若发现一方有不符合本协议的行为，有权对中山小鸭公司提出整改意见，限期整改。

许可使用方式：独占使用许可。

纠纷解决方式：因本合同的履行所发生的争议，双方协商不成的，通过诉讼由原告所在地的人民法院管辖。

本合同一式三份，并由济南洗衣机厂报送商标局备案。

合同还约定了其他事项。

2005年10月8日，济南洗衣机厂将前述3份商标许可合同（商标注册号3438431、3438443、3438450）报送备案，国家工商行政管理总局商标局于2006年4月3日颁发《商标使用许可合同备案通知书》。

同日，济南洗衣机厂与中山小鸭公司签订8份《商标使用许可合同》（合同编号S80668008-05、S80668010-05、S80668012-05、S80668015-05、S80668021-05、S80668022-05、S80668023-05、S80668026-05），约定济南洗衣机厂将其在第11类商品注册的8个“小鸭”商标，即第1543715号“”商标、第3315106号“”商标、第3438426号“”商标、第3438430号“”商标、第3438446号“”商标、第3438447号“”商标、第3438448号“”商标、第3438451号“”商标，许可中山小鸭公司使用。

许可使用期限：第1543715号“”商标、第3438430号“”商标、第3438426号“”商标、第3438447号“”商标、第3438448号“”商标自2004年9月8日至2014年8月20日止；

第3315106号“”商标自2004年9月8日至2014年2月27日止；

第3438451号“”商标自2004年9月8日起至2014年9月6日止；

第3438446号“”商标自2004年10月28日至2014年10月27日。

合同约定的其他事项与上述合同内容一致。

2005年10月8日，济南洗衣机厂将前述8份商标使用许可合同报送备案，国家工商行政管理总局商标局于2006年4月3日颁发《商标使用许可合同备案通知书》。

2005年5月17日，济南洗衣机厂（甲方）与中山小鸭公司（乙方）就双方已签署所有的《商标使用许可合同》达成补充协议：一、《商标使用许可合同》约定的授权使用方式为独占使用许可，乙方有权自制生产销售、有权对外委托加工生产销售、有权对外授权加工生产销售及签署相关合同。

二、三（简略）。

四、甲方授权乙方全权负责监督“小鸭”、“小鸭牌”等全系列商标的各类产品的质量等经营环节，并通过不断改进提高产品质量。

五、违约责任：若双方任何一方不能按照本合同履行，应向对方承担全部的违约责任，并赔偿对方的经济损失。

六、因本合同的履行所发生的纠纷，甲乙双方应当协商解决，协商不成的，可向中山市人民法院提起诉讼。

中山小鸭公司取得上述“小鸭”系列商标授权后，自行使用“小鸭”系列商标在核准商品范围内生产销售产品，还委托或授权其他企业使用“小鸭”系列商标加工销售产品。

2010年11月26日，济南洗衣机厂委托律师在济南日报、中山日报刊登《关于济南洗衣机厂更换公章及相关问题的郑重声明》，称已启用新公章，原公章已被公安机关收回销毁。

新公章启用以后签订的、任何盖有济南洗衣机厂原公章的合同、文件等文书均是无效。

任何持有济南洗衣机厂原公章所形成的合同、文件等单位和个人，在本公告发布后，请速与本律师联系，协商重新签订或确认合同事宜。

“小鸭”及“小鸭”系列全部商标为济南洗衣机厂所有，任何单位或个人在生产经营中，只有在得到济南洗衣机厂书面授权或认可的情况下，才能使用“小鸭”及“小鸭”系列商标。

任何单位或个人的授权或认可无是无效的、违法的。

未经济南洗衣机厂书面授权或许可，任何单位和个人不得擅自使用或冒用“小鸭”及“小鸭”系列商标、标识，否则均是对济南洗衣机厂“小鸭”及“小鸭”系列商标专用权的侵犯等等。

2011年1月7日，济南洗衣机厂委托律师向中山小鸭公司发出律师函，称为规范“小鸭”系列商标使用授权及公章的管理，于2011年11月分别在济南日报、宁波晚报、中山日报发布公告，要求持有济南洗衣机厂相关合同、文件的单位，与济南洗衣机厂联系重新签订或确认事宜，中山小鸭公司使用“小鸭”商标应具备的相关法律文件未按要求进行确认，请在接本律师函后立即提供相关资料，办理备案、确认等相关事宜。

对不具备相关法律文件的单位或个人，济南洗衣机厂联合工商行政管理部门予以严肃查处。

2011年1月30日，中山小鸭公司提起本案诉讼，主张：1.判令济南洗衣机厂继续履行与中山小鸭公司签订的13份《商标使用许可合同》（合同编号：S80668008-05、S80668010-05、S80668012-05、S80668014-05、S80668015-05、S80668016-05、S80668017-05、S80668018-05、S80668021-05、S80668022-05、S80668023-05、S80668025-05、S80668026-05）；

2.中山小鸭公司继续享有“小鸭”系列注册商标的独占许可使用权；

3.判令济南洗衣机厂向中山小鸭公司支付委托律师代理诉讼的律师费5000元；

4.判令济南洗衣机厂承担本案诉讼费用。

后增加诉求申请5.要求判令济南洗衣机厂停止侵害、消除影响。

同年2月12日，济南洗衣机厂、山东小鸭集团有限责任公司（以下简称小鸭集团）联合发出《关于终止“小鸭”系列商标使用的通知》，称中山小鸭公司滥用“小鸭”系列商标，不经济南洗衣机厂许可也不通知济南洗衣机厂，违法私自将“小鸭”系列商标大面积、大范围许可他人使用，造成了严重的市场混乱局面，严重损害济南洗衣机厂、小鸭集团广大职工及消费者的利益，给“小鸭”系列商标造成了致命的负面影响。

经研究决定，终止中山小鸭公司对济南洗衣机厂“小鸭”系列商标的使用。

原审法院认为：本案是商标使用许可合同纠纷。

济南洗衣机厂是涉案“小鸭”系列商标的专用权人，有权许可他人使用其注册商标。

济南洗衣机厂是中山小鸭公司的股东之一，其与中山小鸭公司签订的商标使用许可合同和补充协议，是当事人的真实意思表示，不违反法律强制性规定，是合法有效的。

根据上述合同及补充协议的约定，中山小鸭公司依法享有涉案“小鸭”系列商标的独占使用许可权和授予其他企业使用涉案“小鸭”系列商标的权利。

在商标使用许可期间，济南洗衣机厂自己不得使用或授权他人使用涉案商标。

合同签订以来，济南洗衣机厂已经停止使用涉案“小鸭”系列商标，其对中山小鸭公司多年来使用涉案“小鸭”系列商标的行为是知情的，从未对中山小鸭公司的行为提出异议。

2010年11月至2011年1月上旬期间，济南洗衣机厂委托律师刊登声明，要求持有济南洗衣机厂相关合同、文件的单位，与济南洗衣机厂联系重新签订或确认事宜；

同时，济南洗衣机厂委托律师致函，认为中山小鸭公司使用“小鸭”商标应具备的相关法律文件未按要求进行确认，要求中山小鸭公司立即提交相关资料，办理备案及确认手续。

中山小鸭公司认为其与济南洗衣机厂存在商标使用许可合同关系，提出继续履行合同的诉讼，符合法律规定。

本案争议焦点在于：双方签订《商标使用许可合同》的权利义务是否已终止。

根据《中华人民共和国合同法》第九十一条规定：“有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（一）债务已经按照约定履行；

（二）合同解除；

（三）债务相互抵销；

（四）债务人依法将标的物提存；

（五）债权人免除债务；

（六）债权债务同归于一人；

（七）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

本案中，济南洗衣机厂主张合同权利义务终止的情形为：1.中山小鸭公司违反合同规定，大范围授权他人使用涉案“小鸭”商标，构成根本违约；

2.中山小鸭公司产品存在大量质量问题，且抗拒产品质量监督，导致济南洗衣机厂的法定质量监督义务不能履行，商标使用许可丧失存续的法律基础；

3.“小鸭”品牌因中山小鸭公司的无偿滥用造成严重损害。

即济南洗衣机厂认为中山小鸭公司使用商标的行为构成根本违约，故合同的权利义务终止。

原审法院认为，济南洗衣机厂主张合同权利义务终止的情形不符合前述法条第（一）项至（六）项的规定，且当事人没有约定合同权利义务终止的其他情形，济南洗衣机厂也没有举证证明其主张的情形属于前述法条第（七）项法律规定的其他情形。

为此，济南洗衣机厂的主张不符合《中华人民共和国合同法》关于合同权利义务终止的规定，故不采纳济南洗衣机厂的辩称意见。

济南洗衣机厂应当依照约定全面履行双方签订的《商标使用许可合同》。

在涉案商标使用许可合同的权利义务未终止时，济南洗衣机厂要求中山小鸭公司停止使用涉案“小鸭”商标的行为，已构成违约，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，济南洗衣机厂应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

现中山小鸭公司要求济南洗衣机厂继续履行双方签订的《商标使用许可合同》（13份）和判令中山小鸭公司继续享有“小鸭”系列注册商标的独占许可使用权的诉讼请求，理据充分，予以支持。

对于中山小鸭公司要求济南洗衣机厂支付其委托律师代理诉讼的律师费5000元的诉讼请求，理据不充分，不予支持。

鉴于本案是合同纠纷，中山小鸭公司要求济南洗衣机厂停止侵害、消除影响的请求属侵权之诉，本案不宜合并审理，中山小鸭公司应另循法律途径保护其合法权益。

原审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十一条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：一、被告济南洗衣机厂应继续履行其与原告中山市小鸭家电有限公司签订的《商标使用许可合同》（合同编号：S80668008-05、S80668010-05、S80668012-05、S80668014-05、S80668015-05、S80668016-05、S80668017-05、S80668018-05、S80668021-05、S80668022-05、S80668023-05、S80668025-05、S80668026-05）；

二、确认原告中山市小鸭家电有限公司在商标使用许可期限内享有“小鸭”系列商标（注册号：第1543715号“”商标、第3315106号“”商标、第3438422号“”商标、第3438426号“”商标、第3438430号“”商标、第3438431号“”商标、第3438432号“”商标、第3438443号“”商标、第3438446号“”商标、第3438447号“”商标、第3438448号“”商标、第3438450号“”商标、第3438451号“”商标）的独占许可使用权；

三、驳回原告中山市小鸭家电有限公司超出上述一、二项范围的诉讼请求。

上诉人济南洗衣机厂不服原审判决，向本院提起上诉称：一、原审法院对其提出的已经通知中山小鸭公司解除合同问题不做任何审查，导致认定案件事实错误，判决错误；

二、原审法院对其符合法定条件的书面通知解除合同，终止中山小鸭公司“小鸭”系列商标的使用的事实认定错误，判决错误；

三、原审法院适用法律错误，且违反法定程序，直接影响案件正确判决。

本案所涉合同是以合法形式掩盖非法目的，是无效合同。

故请求法院依法撤销原判，发回重审或者判决驳回中山小鸭公司的全部诉讼请求。

被上诉人中山小鸭公司答辩称，其与济南洗衣机厂签订的13份《商标使用许可合同》合法有效，济南洗衣机厂单方解除合同既不属于约定解除，也不属于法定解除，在其提出异议的情况下，合同应当继续履行，其诉讼请求有理，原审判决是合理合法的。

恳请法院在查明事实的基础上，依法驳回济南洗衣机厂的上诉请求。

本院审理查明，原审法院查明的事实属实，本院予以确认。

本院另查，二审期间，山东省济南市人民检察院具函本院，以“中山小鸭公司的主要负责人魏玉东（原小鸭集团副总经理）涉嫌贪污已被立案侦查，案件侦查结果将对贵院所审理的济南洗衣机厂与中山小鸭公司的诉讼案件产生重大影响”为由，建议本院中止审理。

本院据此于2012年5月10日以（2011）中中法知民终字第53-1号民事裁定书裁定本案中止诉讼。

2014年6月17日，山东省高级人民法院以（2014）鲁刑二终字第17号刑事判决对魏玉东犯贪污罪一案作出终审判决，认定魏玉东犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑七年…..。

济南市中级人民法院于2014年11月12日将上述判决书邮寄给本院，本院据此通知双方当事人本案恢复诉讼。

上述（2014）鲁刑二终字第17号刑事判决认定“1994年，济南洗衣机发起起成立国有独资公司小鸭集团，后该厂实际归小鸭集团管理，为“小鸭”系列注册商标的所有人，2002年12月魏玉东被任命为小鸭集团公司副总经理。

2003年9月，经小鸭集团同意，魏玉东注册成立了中山小鸭公司，魏玉东持有中山小鸭公司85％的股份。

2004年5月1日，小鸭集团许可中山小鸭公司独占使用“小鸭”系列商标中的4个商标…..5月9日小鸭集团董事会、经理层联席会，决定取消中山小鸭公司使用小鸭品牌，魏玉东参加了此次会议，明确表态顺应重组形式。

此后，中山小鸭公司并未停止使用“小鸭”系列商标。

魏玉东利用担任小鸭集团副总经理的职权，擅自使用小鸭集团和济南洗衣机厂印章，伪造了只有授权起始时间，没有终止时间的济南洗衣机厂《授权书》，济南洗衣机厂与中山小鸭公司签订的19份《商标使用许可合同》、《补充协议》、向国家工商总局商标局递交的《备案申请书》、小鸭集团与中山小鸭公司签订的《企业名称使用协议》、小鸭集团《关于企业名称使用的通知》、《关于中山小鸭公司在包装、说明书、宣传及市场推广上使用“小鸭集团”字样申请的批复函》等文件，在形式上无偿取得“小鸭”系列注册商标中19个商标10年独占许可使用权及小鸭集团商号的使用权。

……魏玉东未经注册商标所有人许可，擅自授权他人在同一种商品上使用与注册商标所有人注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为构成假冒注册商标罪”。

上述19份《商标使用许可合同》、《补充协议》等关于小鸭商标的系列文件，均包含了本案的13份《商标使用许可合同》、《补充协议》等文件。

此外，中山小鸭公司二审时提交了中山小鸭公司成立的董事会决议、及中山小鸭公司进行品牌推广、广告宣传等的证据。

对此，济南洗衣机厂认为不是新证据，且与本案没有关联。

本院认为：（2014）鲁刑二终字第17号刑事判决书认定的事实表明，济南洗衣机厂与中山小鸭公司签订的13份《商标使用许可合同》、《补充协议》等关于“小鸭”商标的一系列文件，均系未经注册商标所有人--济南洗衣机厂的许可，而由魏玉东擅自授权中山小鸭公司使用，魏玉东是无处分权人，济南洗衣机厂不予追认，由于魏玉东是中山小鸭公司的最大股东，中山小鸭公司不能成为善意第三人，因此，济南洗衣机厂与中山小鸭公司签订的《商标使用许可合同》、《补充协议》等均系无效合同，无效的合同自始没有法律约束力，中山小鸭公司要求继续履行上述合同并享有相关商标的独占许可使用权已缺乏事实和法律依据，基于此，其所有诉讼请求均不予成立，依法应当予以驳回。

原审法院认定合同有效并判决双方继续履行的证据不充分，处理结果错误，依法应当予以撤销。

济南洗衣机厂上诉请求驳回中山小鸭公司的全部诉讼请求的理由成立，予以采纳。

原审法院认定事实错误，依法应当予以改判。

依据《中华人民共和国合同法》第五十一条、第五十六条，《中华人民共和国商标法》（2001年）第四十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、撤销广东省中山市第二人民法院（2011）中二法知民初字第9号民事判决；

二、驳回中山市小鸭家电有限公司的全部诉讼请求。

本案一审案件受理费1000元（已由中山市小鸭家电有限公司预交）、二审案件受理费1000元（已由济南洗衣机厂预交），共计2000元，均由中山市小鸭家电有限公司负担。

本判决为终审判决。