北京知识产权法院民 事 判 决 书(2021)京73民终22号上诉人（原审被告）：北京兄弟众创餐饮管理有限公司，住所地北京市朝阳区望京街**商业楼**A-1-N3。

法定代表人：邹吉金，执行董事。

委托诉讼代理人：黄冠，北京市天元律师事务所律师。

委托诉讼代理人：闫涵，北京市天元（成都）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：北京先明赫科技发展有限公司，住所地北京市大兴区庞各庄镇甜园路******205。

法定代表人：蔡明，总经理。

委托诉讼代理人：孙晓莉，北京邦文律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李文秋，北京邦文律师事务所律师。

上诉人北京兄弟众创餐饮管理有限公司（以下简称兄弟众创公司）因与被上诉人北京先明赫科技发展有限公司（以下简称先明赫公司）侵害商标权纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院(2019)京0105民初84189号民事判决（以下简称一审判决），向本院提起上诉。

本院于2021年1月5日立案后，依法组成合议庭进行了审理。

兄弟众创公司的委托诉讼代理人闫涵，先明赫公司的委托诉讼代理人李文秋到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

兄弟众创公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回先明赫公司的一审全部诉讼请求，一审、二审诉讼费用由先明赫公司承担。

事实和理由：“望京小腰”是一种烧烤食品的通用名称，“望京小腰红房子二部”餐厅（以下简称涉案餐厅）是对“望京小腰”的第一含义进行描述性使用，不是商标性使用，不构成商标侵权。

兄弟众创公司的股东郭明哲从望京小腰餐饮文化有限公司受让了“望京小腰”饭店，涉案餐厅使用“望京小腰”在先并有较大影响，先明赫公司无权禁止涉案餐厅在原有范围内继续使用。

涉案餐厅经营时间长且具有较高市场知名度，而先明赫公司未能证明其对第13685299号“望京小腰”商标（以下简称涉案权利商标）的实际使用和知名度，涉案餐厅没有攀附涉案权利商标的必要，涉案餐厅使用“望京小腰”没有侵犯商标权的主观故意。

一审认定合理支出5000元没有合理依据。

先明赫公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，兄弟众创公司的上诉请求应当予以驳回。

先明赫公司向一审法院起诉请求：1.判令兄弟众创公司停止侵犯先明赫公司注册商标专用权的行为，包括停止在店铺门头招牌、工服、筷子包装袋、店内墙面、菜单、结账清单等使用“望京小腰”字样；

2.判令兄弟众创公司赔偿先明赫公司经济损失120000元，维权合理费用7000元。

事实和理由：先明赫公司系第13685299号“望京小腰”文字商标的专用权人，核定使用服务类别为第43类，该商标经过多年的推广、宣传，现已成为全国范围内知名度较高的品牌。

兄弟众创公司从事饭店服务，未经先明赫公司许可，在店铺门头招牌、工服、筷子包装袋、店内墙面、菜单、结账清单等使用“望京小腰”字样，侵害了先明赫公司的注册商标专用权。

一审法院认定事实如下：2013年12月6日，先明赫公司向原国家工商行政管理总局商标局申请注册第13685299号“望京小腰”文字商标，并于2015年8月21日通过核准予以注册，核定使用服务类别为第43类，包括饭店、餐馆、自助餐厅、餐厅等。

同日，先明赫公司与北京望小腰餐饮管理有限公司（以下简称望小腰公司）签订《注册商标使用许可授权书》，将涉案权利商标以普通使用许可的方式许可给望小腰公司使用，许可使用期限为2015年8月21日至2025年8月20日，并进行了商标使用许可备案。

2015年8月29日，先明赫公司授予望小腰公司对涉案权利商标转授权的权利。

后经望小腰公司授权，多家加盟店获准使用涉案权利商标。

该商标经过多年的推广、宣传，具有一定知名度。

2019年7月15日，先明赫公司的委托代理人高飞在北京市长安公证处的公证人员陪同下来到北京市朝阳区望京街道望京国际商业中心中庭广场标识有“望京小腰红房子二部”字样的餐厅（即涉案餐厅）进行消费并对现场拍照，支付132元。

消费后当场取得了印有“望京小腰红房子二部”字样的结账清单及菜单各一张、盖有兄弟众创公司发票专用章的增值税发票一张。

公证处对上述取证过程出具公证书，根据公证书后附照片显示，除上述餐厅门头招牌、结账清单外，餐厅服务人员工服也突出使用了“望京小腰”标识；

店内墙面、筷子包装袋、菜单上除突出使用“望京小腰”标识外，还并列突出使用了“望京小腰since1998”图形加文字组合标识。

先明赫公司为此支出公证费1895元并提交相应公证费发票一张。

兄弟众创公司认可上述餐厅由其经营，但主张“望京小腰”是食品的通用名称，并提交网上搜索的多家餐厅菜单及网络文章为证。

同时主张其在先明赫公司申请注册商标前已经使用“望京小腰”进行服务，有在先使用的权利，并提交了其股东郭明哲与望京小腰餐饮文化有限公司法定代表人李宁于2016年4月16日签订的《饭店经营权转让协议》，及望京小腰餐饮文化有限公司于2013年使用“望京小腰”字样的网友评论、公众号文章等为证。

先明赫公司均不予认可。

查，先明赫公司为证明其损失，提交了望小腰公司分别与案外人签订的《合作协议书》，其中2018年在北京开立的望京小腰单店，加盟费为5年总计80000元。

另查，先明赫公司主张为本案支出律师费5000元，但并未提交相关代理合同；

支出交通费105元，但并未提交相关票据。

以上事实，有商标注册证、注册商标使用许可授权书、商标使用许可备案材料、注册商标使用许可授权书面明确事项、合作协议书、公证书、公证费发票、律师费发票、饭店经营权转让协议、照片、网页打印件及当事人陈述等证据在案佐证。

一审法院认为，先明赫公司系涉案权利商标注册商标专用权人，其就该商标所享有的专用权受法律保护。

有权就侵犯上述商标专用权的侵权行为提起诉讼。

《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

第五十七条规定，未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;以及在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标,容易导致混淆的,属于侵犯注册商标专用权的行为。

首先，兄弟众创公司在涉案餐厅门头招牌、餐厅服务人员工服、结账清单、店内墙面、筷子包装袋、菜单上突出使用“望京小腰”标识、“望京小腰since1998”图形加文字组合标识，根据使用的位置、方式，能够起到识别商品来源的作用，构成商标性使用。

其次，先明赫公司涉案权利商标核准注册服务包括第43类的饭店、餐馆、餐厅,结合兄弟众创公司经营涉案餐厅的事实,两者服务类别相同。

再者，经比对，兄弟众创公司使用的“望京小腰”标识，与涉案权利商标基本无差别，为相同商标；

使用的“望京小腰since1998”图形加文字组合标识，文字部分与涉案权利商标基本无差别，为近似商标。

兄弟众创公司上述使用方式容易导致相关公众以为其商品来源于先明赫公司或者与先明赫公司之间存在特定的联系，造成混淆。

因此，一审法院认定兄弟众创公司上述商标使用行为已经构成对先明赫公司涉案权利商标专用权的侵犯，应当承担相应的侵权责任。

关于“望京小腰”是否属于法定的或约定俗成的通用名称的问题，本案中，“望京小腰”显然不属于法定的通用名称。

至于约定俗成的通用名称，相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。

被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。

对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。

本案中，兄弟众创公司提交的证据不足以证明在全国范围内相关公众的通常认识中，或者在特定原因形成的相关市场中，“望京小腰”能够指代一类商品或服务，故一审法院对该项抗辩意见不予采信。

关于兄弟众创公司是否构成在先使用，一审法院认为，商标法第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

该条款属于未注册商标使用人与注册商标权人之间的利益平衡条款，权利性质属于基于在先使用所产生的一种对抗注册商标权人侵权指控的抗辩权，该抗辩权的成立需要满足抗辩主体须为在先使用人，使用人使用相同或近似商标的时间须早于注册商标申请日，使用人使用未注册商标须具有一定影响三方面要件。

在先使用抗辩权作为一项消极性对抗权利，其在先使用的相应权利不能进行对外许可和转让，只有最初且持续使用的使用人才有权提出在先使用抗辩。

本案中，涉案餐厅经营者发生过变更，兄弟众创公司并非最初的经营者，故其并不符合提出在先使用抗辩的主体要求。

退一步讲，即使兄弟众创公司符合在先使用抗辩主体要求，其提交的证据亦不足以证明其构成在先使用，故一审法院对该项抗辩意见不予采信。

关于赔偿损失的数额，先明赫公司的证据不足以证明具体损失数额，亦无证据证明兄弟众创公司因侵权行为所获利益，故一审法院将综合考虑涉案权利商标知名度、许可使用费标准、侵权时间、侵权情节、主观过错等因素酌情确定赔偿数额。

关于先明赫公司主张的合理费用中的公证费系合理、必要的支出，一审法院予以支持；

关于律师费、交通费，一审法院将根据必要性、合理性、相关性原则酌情支持。

综上，依照商标法第四十八条，第五十七条第（一）项、第（二）项，第五十九条第三款，第六十三条第一款、第三款之规定，一审法院判决：一、兄弟众创公司于一审判决生效之日起立即停止侵害涉案注册商标专用权的行为，包括停止在店铺门头招牌、餐厅服务人员工服、筷子包装袋、店内墙面、菜单、结账清单等使用“望京小腰”字样；

二、兄弟众创公司于一审判决生效之日起十日内赔偿先明赫公司经济损失60000元；

三、兄弟众创公司于一审判决生效之日起十日内赔偿先明赫公司维权合理支出5000元；

四、驳回先明赫公司的其他诉讼请求。

案件受理费2840元，由先明赫公司负担1000元，由兄弟众创公司负担1840元。

本院二审期间，双方当事人未提交新的证据。

兄弟众创公司主张因先明赫公司与望小腰公司具有关联关系，故不认可《注册商标使用许可授权书》签订的授权许可时间，亦不认可诉涉案商标具有知名度。

经查，《饭店经营权转让协议》中涉及转让的饭店位于花家地北里东二门。

庭审中，先明赫公司主张该转让饭店与涉案餐厅所处地址不一样，不能证明两者系同一主体。

兄弟众创公司对此辩称涉案餐厅经营地址发生过变更。

另查，兄弟众创公司的成立时间为2016年8月4日。

本院认为，先明赫公司提交了其加盟店对涉案权利商标的使用情况，能够证明涉案权利商标经多家加盟店的使用，具有一定的知名度。

虽然涉案权利商标许可备案时间在后，但不足以就此认定授权许可行为虚假。

同时，商标许可在先、备案在后的情形亦是符合常理。

在兄弟众创公司无证据反驳上述事实的前提下，本院对其相关主张不予采信。

一审法院查明的事实无误，本院经审查予以确认。

根据双方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点是：兄弟众创公司使用涉案标识的行为是否构成商标侵权及一审法院认定的赔偿金额是否适当。

根据商标法第五十七条第（二）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯商标专用权的行为。

本案中，兄弟众创公司主张“望京小腰”是一种烧烤食品的通用名称，在涉案餐厅使用“望京小腰”标识、“望京小腰since1998”图形加文字组合标识的行为，系对“望京小腰”的描述性使用。

对此，本院认为兄弟众创公司提交的证据无法证明“望京小腰”已被相关法律规定、国家标准或行业标准等收录，成为商品法定的通用名称，亦不足以证明在全国范围内或在特定原因形成的相关市场中，相关公众认为“望京小腰”能够指代烧烤类商品。

关于“望京小腰”是否构成描述性使用，应考察该标志是否仅直接表示了商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的，相关公众无法将其作为识别商品来源加以认知。

本案中，兄弟众创公司在涉案餐厅门头招牌、餐厅服务人员工服、结账清单、店内墙面、筷子包装袋、菜单上突出使用“望京小腰”标识、“望京小腰since1998”图形加文字组合标识，并非仅直接表示商品的自身特点，上述标志足以起到识别商品来源的作用，属于商标法意义上的使用行为。

一审法院对此认定正确，本院予以维持。

兄弟众创公司的相应上诉主张于法无据，本院不予采信。

兄弟众创公司使用的“望京小腰”标识、“望京小腰since1998”图形加文字组合标识与先明赫公司涉案权利商标“望京小腰”在整体呼叫、文字构成上相近，且其实际经营的餐饮服务项目与涉案权利商标的核定服务项目属于同一种或类似服务，容易导致消费者对商品的来源产生混淆误认，已构成对涉案商标专用权的侵害。

一审法院相关认定正确，本院予以维持。

关于兄弟众创公司是否构成在先使用的问题。

基于商标法第五十九条第三款的规定，商标在先使用抗辩成立的条件应包括：使用人先于商标注册人使用商标；

使用人的此种使用行为使商标已经具有一定影响，此种“有一定影响”的判断应当结合商标使用的宣传、使用行为的持续时间、使用程度、地域范围、使用规模、销售额等综合判定。

本案中，首先，兄弟众创公司提交的《饭店经营权转让协议》并未加盖公章，真实性难以确认，并且该转让协议中载明的饭店地址与涉案餐厅地址不一致，难以证明二者的延续性和关联性，仅凭上述证据，无法证明兄弟众创公司系在先使用人。

其次，在案证据亦不足以证明在涉案权利商标申请日之前，“望京小腰”标识经过实质性、持续性的使用，积累了“具有一定影响”的商誉。

因此，兄弟众创公司主张在先使用抗辩不能成立，一审法院认定正确，本院予以维持。

在兄弟众创公司涉案行为构成商标侵权的基础上，一审法院综合考虑涉案商标的知名度、许可使用费标准、侵权时间、侵权情节、主观过错等因素，以及相关维权费用支出的合理性、必要性等因素，酌情确定的赔偿数额及合理支出数额并无不当，本院亦予确认。

综上所述，兄弟众创公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1425元，由北京兄弟众创餐饮管理有限公司负担。

本判决为终审判决。