浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙01民终5000号 上诉人（原审原告）：苏州采芝斋食品有限公司，住所地江苏省苏州市观前街91号。

法定代表人：储敏慧，董事长。

委托诉讼代理人：赵晖、闾键，江苏同益大地律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：杭州采芝斋食品有限公司，住所地浙江省杭州市上城区延安路217号。

法定代表人：孙晓明，董事长兼总经理。

委托诉讼代理人：王嫣、周建中，北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：杭州采芝斋食品制造有限公司，住所地浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区8号路1号。

法定代表人：吴立勇，执行董事兼总经理。

委托诉讼代理人：王嫣、周建中，北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师。

上诉人苏州采芝斋食品有限公司（以下简称苏州采芝斋）为与上诉人杭州采芝斋食品有限公司（以下简称杭州采芝斋）、杭州采芝斋食品制造有限公司（以下简称杭州采芝斋制造公司）侵害商标权纠纷一案，不服杭州铁路运输法院（2018）浙8601民初88号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2019年7月2日立案后，依法组成合议庭，并于2019年12月6日召集当事人对本案进行了调查。

本案经本院院长批准，延长审限三个月。

本案现已审理终结。

苏州采芝斋上诉请求：1.撤销一审判决，发回重审或改判支持苏州采芝斋的一审全部诉讼请求；

2.本案一审、二审的案件受理费用由杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司承担。

事实和理由：一、原审事实认定不清，法律适用错误。

1.原审认定“杭州采芝斋于2000年10月16日案涉商标注册申请前，已长时间持续在糕点类商品上突出使用“采芝斋”标识，该标识已具有一定的识别性和影响力，属于杭州采芝斋的未注册商标”没有事实及法律依据。

事实上，杭州采芝斋并不能证明其在苏州采芝斋申请第1671415号商标注册前，已在糕点类商品上先于苏州采芝斋使用“采芝斋”文字，并有一定的影响力。

苏州采芝斋认为，认定注册商标权人使用商标的起始日不应以注册商标权人申请注册商标日作为标准，而应以注册商标权人以及其前身实际使用商标为标准；

苏州采芝斋始创于清同治九年即1870年，当时虽然以糖果更为知名，但也制售糕点；

杭州采芝斋称自己始创于1928年，从文献资料显示，杭州采芝斋前身创立时苏州采芝斋前身已有较高的知名度，且杭州采芝斋前身正是考虑到苏州采芝斋前身有较高的知名度，才在杭州用“采芝斋”为字号开店。

民国时苏州采芝斋为正本清源就曾与杭州采芝斋发生诉讼，并无证据可以证明民国时期的杭州采芝斋就已有一定的市场影响力，即使有其也存在借助苏州采芝斋知名度的情况，本身存在过错。

解放后，根据杭州采芝斋提供证据42《南宋遗韵—杭州市上城区非物质文化遗产精粹》报道（第80页），“1950年金智轩年迈（杭州采芝斋创始人），已无力继续经营，遂将店产转让给五味和茶食店….此后，商店数度改名，先是“工农兵”，后是“东方红”，再后又是“益民”，一直到改革开放的春风吹来，“采芝斋”才恢复了原先的老字号”，可见，在改革开放前，杭州采芝斋并不以“采芝斋”字号对外开展经营活动，其主张在1962年时就在糕点上使用“采芝斋”与上述证据不符，更没有证据证明在1962年时其在糕点类商品上使用“采芝斋”已有一定影响。

至于杭州采芝斋原审中提供的证据5“计划时期采芝斋食品公司经营照片”中的一则报纸报道（第22页）“杭州采芝斋食品商店生产的鲜肉榨菜月饼，以皮薄、肉馅厚、选料精为特色颇受消费者青睐”，该报道是杭州采芝斋提交的所有证据中最早涉及杭州采芝斋糕点受消费者青睐的材料，苏州采芝斋在质证时已明确对于该证据真实性不予认可，该证据本身不能体现报道的具体形成时间，且即使该证据真实，根据杭州采芝斋自述该报道形成于1987年9月，该时间已经晚于苏州采芝斋在营业范围中增加糕点制作的时间。

而且杭州采芝斋刻意混淆在门店制售糕点与在糕点类食品包装上使用“采芝斋”标识两个完全不同的行为，意图将其等同；

在门店制售糕点，属于服务行为，根据杭州采芝斋提供的证据，其传统经营特色为前店后场，现做现卖散装食品，因此不能将杭州采芝斋在门店制售糕点的时间视为其已在糕点类食品包装上使用“采芝斋”标识的时间。

杭州采芝斋所提供的证据均不能证明其在糕点类食品包装上使用“采芝斋”标识要早于苏州采芝斋。

2.即使认为杭州采芝斋在苏州采芝斋申请第1671415号商标注册前已先于苏州采芝斋使用，本案中杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司在糕点类食品上对于“采芝斋”文字的使用也已突破了原使用范围，其不享有在先使用权。

（1）对于《商标法》中在先权利“原使用范围”的界定应从严把握，并可以参照《专利法》司法解释对“原有范围”的相关规定。

虽然《商标法》及相关司法解释未对何为“在原使用范围内继续使用”作出明确规定，但《商标法》第五十九条对未注册商标在先权利的适当保护是2013年修订《商标法》时的新增条款，系为了平衡在先使用商标但未及时注册的权利人与在后使用商标的注册商标权人的权利，对于“商标注册才保护”这一基本原则的有限度的突破，因此《商标法》第五十九条对于可以适用在先权利保护的情形设定了前提条件；

在此情况下，对于何为“在原使用范围内继续使用”的认定标准显然应从严把控，否则将会使得《商标法》希望权利人不要躺在权利上，应积极注册商标的立法本意落空。

《专利法》中规定了与《商标法》在先权利相似的“先用权”，《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第三款规定“专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

”第四款规定“先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

”根据上述规定，在《专利法》中“先用权”的“原有范围”仅限于先用权人已有的生产规模以及用已有生产设备或根据已有生产设备可达到的生产规模，且在先用权人企业未转让或承继的情况下，不能转让或许可他人实施。

《商标法》与《专利法》虽为不同的法律，但均属知识产权法领域，两者在立法原则上也有共同之处，即专利和商标都实行注册保护的原则，法律对在先权的保护均系在特定条件下，对这一原则的有限突破，因此在《商标法》未对“原使用范围”进行明确规定的情况下，可以比照《专利法》的相关规定。

（2）根据本条第（1）项所述，苏州采芝斋认为对“原使用范围”的理解，应包括以下几个方面：A.不能突破原商品或服务具体品类，此处具体品类不仅仅是尼斯分类表中的45大类及大类下的小类，而是应对应小类下的具体商品或服务品类；

B.不能突破原生产、销售、服务范围；

C.不能许可、授权或转让他人使用。

本案中杭州采芝斋、二在上述三个方面均有突破，不属于在“原使用范围继续使用”，具体分析如下：A.杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司未提交证据证明其在本案所涉侵权产品中的蛋黄酥、绿豆糕、西湖酥、老婆饼、果仁酥饼、板栗酥饼中存在在先使用的情形，在上述商品上突出使用“采芝斋”文字突破“原使用范围”。

原审法院认为，案涉蛋黄酥、绿豆糕等糕点类商品非杭州采芝斋所生产，但却忽略了两点，一是上述糕点类商品均购买自杭州采芝斋门店，二是上述糕点类商品虽然是杭州采芝斋制造公司生产，杭州采芝斋均为总经销。

B.本案所涉部分侵权产品购于杭州采芝斋的大关路店、中山南路店以及杭州采芝斋制造公司的天猫网店，上述两家门店（分别设立于1996年、2011年）及天猫网店的开立时间均晚于苏州采芝斋在糕点类食品上使用“采芝斋文字”的时间，在上述门店、网店销售突出使用“采芝斋”文字的糕点，突破“原使用范围”。

而原审以苏州采芝斋未提供证据不予认定，实际上，苏州采芝斋在原审中不但指出了时间，还提供了相关工商登记信息查询。

C.杭州采芝斋原使用方式是现做现卖，而本案所涉侵权商品均为预包装食品，杭州采芝斋在销售的预包装糕点类食品上使用“采芝斋”文字属于突破“原使用范围”。

3、原审法院认为，“杭州采芝斋作为知名老字号企业，即便其通过新增糕点品种或增设经营门店等方式扩大老字号产品的生产经营规模，在未与苏州采芝斋相混淆、不改变苏杭采芝斋间既有市场格局的前提下，此种有助于老字号品牌发展的经营活动应予鼓励，而不应为法律所禁止。

”苏州采芝斋认为，老字号的发展不应以侵害他人的注册商标权为条件。

杭州采芝斋新增多少商品或新增多少门店，只要其合法经营，对于其发展法律当然应当鼓励。

但新增的商品或门店应当利用其字号或其自有的注册商标，而不是他人已经合法注册持有的注册商标。

原审法院的认定没有法律依据。

二、原审判令杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司共同赔偿苏州采芝斋各项损失及费用20万元明显偏低。

三方间曾经签订的《和解协议》约定的杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司赔偿金额为30万元，虽然本案是侵权之诉，但该约定系在诉讼中达成的，基于公平合理原则，本案的赔偿金额也不应低于杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司早已预计和认识到的侵权赔偿数额。

杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司共同答辩称：1.本案中应围绕涉案注册商标核定使用的第30类糕点类商品进行讨论。

苏州采芝斋设立时间虽然早于杭州采芝斋，但相当长时期内经营的是糖果并非糕点。

杭州采芝斋销售的糕点类商品都使用的是“采芝斋”品牌，最早使用的时间是1962年，可见杭州采芝斋证据45，早于涉案注册商标的申请日2000年10月16日，亦早于苏州采芝斋在糕点类商品上的使用时间。

杭州采芝斋是中华老字号，必须具备品牌创立于1956年之前、创立时间在50年以上等条件，该节事实已为第三方权威机构认定。

杭州采芝斋在先在糕点商品上使用“采芝斋”商标，前店后厂的模式是进行糕点销售，而非提供加工服务。

关于商标原有使用范围的认定，苏州采芝斋认为应当参考专利法的相关规定，没有法律依据。

2.一审判决金额过高，本案中杭州采芝斋无需进行赔偿，其委托杭州采芝斋制造公司加工产品是基本经营需要，没有突破原有使用范围；

杭州采芝斋制造公司自行销售的产品有限，不应当承担高额赔偿，前案和解协议与本案侵权诉讼无关。

故请求驳回苏州采芝斋的全部诉讼请求。

杭州采芝斋上诉请求：1.撤销一审判决第二项、第三项，改判杭州采芝斋无需承担侵权责任，驳回苏州采芝斋针对杭州采芝斋的全部诉讼请求；

2、判令苏州采芝斋承担一、二审诉讼费。

事实与理由：一审判决关于杭州采芝斋在糕点类商品上使用“采芝斋”商标不构成对苏州采芝斋“采芝斋”商标专用权侵害的相关认定是完全正确的。

但是，关于杭州采芝斋的销售相关产品及法律责任的认定存在错误，杭州采芝斋有权基于《商标法》59条第3款销售涉案产品。

杭州采芝斋与杭州采芝斋制造公司之间是商标许可关系还是委托加工关系，只是商业模式的具体选择不同，合作模式本身并不能作为认定是否构成商标侵权的依据，本案必须遵循是否超出《商标法》第59条第3款规定的在先商标的“原有使用范围”的判断标准。

事实上，杭州采芝斋制造公司完全可以在保持现有商标许可关系的生产和销售规模的前提下，成为杭州采芝斋的委托加工方和销售门店，实现身份的转变。

因此，无论是许可还是委托加工，只要没有超过杭州采芝斋对“采芝斋”商标的原使用范围即不会构成侵权。

对于杭州采芝斋制造公司所生产并销售给杭州采芝斋的糕点类商品，由于杭州采芝斋基于《商标法》第59条第3款享有使用“采芝斋”商标的权利，所以无论是杭州采芝斋通过委托加工的方式还是通过商标许可的方式让杭州采芝斋制造公司进行生产，该部分商品均系杭州采芝斋有权进行销售的产品，并未超出杭州采芝斋对“采芝斋”商标的原有使用范围，不会构成对苏州采芝斋“采芝斋”商标专用权的侵害。

一审判决将杭州采芝斋制造公司所生产的所有产品均认定为侵权产品，并未从商标先用权所涉及的“是否超出原使用范围”这一核心标准进行判断，应当予以纠正。

苏州采芝斋答辩称：一审中，杭州采芝斋从未提供其与杭州采芝斋制造公司委托加工关系的证据，而是提供了“采芝斋”商标许可使用的相关证据。

杭州采芝斋将不属于他的“采芝斋”商标许可杭州采芝斋制造公司使用，明显侵犯了苏州采芝斋的涉案注册商标专用权，且完全超出了原有使用范围的范畴。

故请求驳回杭州采芝斋的全部上诉请求。

杭州采芝斋制造公司上诉请求：1.撤销一审判决第一项、第三项，改判杭州采芝斋制造公司无需承担侵权责任，驳回苏州采芝斋针对杭州采芝斋制造公司的全部诉讼请求；

2、判令苏州采芝斋承担一、二审诉讼费。

事实与理由：一审判决关于杭州采芝斋制造公司在糕点类商品上使用“采芝斋”商标不构成对苏州采芝斋“采芝斋”商标专用权的侵害的相关认定是完全正确的。

但是，关于杭州采芝斋制造公司的行为性质和法律责任的认定存在错误。

一、杭州采芝斋有权就其在先使用的“采芝斋”商标对外实施许可。

首先，法律并不禁止就未注册商标进行许可使用。

其次，因杭州采芝斋对“采芝斋”商标数十年的商业使用，使得“采芝斋”商标具备了受到相关法律保护的合法权益，如“采芝斋”商标被他人擅自在糕点类商品上使用并引人误认，杭州采芝斋有权禁止其使用并追究其法律责任，这也说明杭州采芝斋在糕点类商品上对外许可“采芝斋”商标具备合理性和必要性。

二、杭州采芝斋就“采芝斋”商标对杭州采芝斋制造公司的许可并未超出其原使用范围。

杭州采芝斋制造公司与杭州采芝斋并非普通的市场交易主体关系，杭州采芝斋在2017年3月9日之前一直是杭州采芝斋制造公司的股东。

同时，杭州采芝斋自古以来就采用“前店后厂”的模式进行经营，而杭州采芝斋制造公司自成立以来就是为了实现“厂”的功能，专为杭州采芝斋加工食品，并未向其他任何市场主体提供糕点类食品加工服务。

虽然杭州采芝斋制造公司对部分“采芝斋”糕点进行了销售，但该销售本质上与杭州采芝斋开始分店的情况无异，均系在杭州市区内开展糕点类商品的销售，均使用杭州“采芝斋”标识，基于杭州采芝斋在杭州地区所享有的知名度，相关公众不会因为杭州采芝斋制造公司作为采芝斋的加工厂销售采芝斋糕点商品，而误认为杭州采芝斋制造公司与苏州采芝斋存在特定联系，更不会误认为糕点商品来源于苏州采芝斋。

杭州采芝斋与杭州采芝斋制造公司之间是商标许可关系还是委托加工关系，只是商业模式的具体选择不同，合作模式本身并不能作为认定是否构成商标侵权的依据，本案必须遵循是否超出《商标法》第59条第3款规定的在先商标的“原有使用范围”的判断标准。

事实上，杭州采芝斋制造公司完全可以在保持现有商标许可关系的生产和销售规模的前提下，成为杭州采芝斋的委托加工方和销售门店，实现身份的转变。

因此，无论是许可还是委托加工，只要没有超过杭州采芝斋对“采芝斋”商标的原使用范围即不会构成侵权。

三、杭州采芝斋制造公司对于“采芝斋”商标的使用应结合案情区分不同情况。

对于杭州采芝斋制造公司制造并销售给杭州采芝斋的糕点类商品，由于杭州采芝斋享有使用“采芝斋”商标的权利，所以无论是杭州采芝斋通过委托加工的方式还是通过商标许可的方式让杭州采芝斋制造公司进行生产，该部分商品均系杭州采芝斋有权进行销售的产品，并未超出杭州采芝斋对“采芝斋”商标的原有使用范围，不会构成对苏州采芝斋“采芝斋”商标专用权的侵害。

一审判决对此并未进行区分，应当予以纠正。

苏州采芝斋答辩称：杭州采芝斋制造公司认为杭州采芝斋有权对其实施商标许可，或杭州采芝斋实施商标许可的行为并未超出原使用范围，明显不具有法律依据。

一审判决中关于杭州采芝斋授权他人使用商标行为突破原有使用范围的认定是准确的，且杭州采芝斋制造公司并非代加工方，采芝斋官方旗舰店是杭州采芝斋制造公司设立登记的，其明显是自行生产并销售，属于严重侵犯苏州采芝斋商标权的行为。

请求驳回杭州采芝斋制造公司的全部上诉请求。

苏州采芝斋向一审法院起诉请求判令：1.确认杭州采芝斋与杭州采芝斋制造公司在糕点类商品包装上突出“采芝斋”文字的行为构成对苏州采芝斋第1671415号注册商标的侵权及不正当竞争；

2.杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司停止商标侵权及不正当竞争行为；

3.杭州采芝斋与杭州采芝斋制造公司赔偿经济损失80万元及为制止侵权所发生的公证费用14341.1元、律师代理费55300元；

4.本案诉讼费由杭州采芝斋和杭州采芝斋制造公司承担。

一审庭审中，苏州采芝斋放弃了杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司的被诉行为已构成不正当竞争的诉讼主张。

一审法院审理查明：一、关于苏州采芝斋的历史记载、成立情况、商标注册及知名度情况 苏州采芝斋品牌始于1870年。

据相关文史资料记载，清同治年间，金荫芝在苏州观前街设小糖摊，售卖粽子糖和炒货。

清光绪年间，金荫芝为店铺取名为“采芝斋”，自产自销糖果、炒货和蜜饯。

1948年5月，金荫芝之孙金宜安取得“采芝圖”商标注册，被核准专用于种子类之各种香水瓜子上。

此后，苏州采芝斋店一直由金荫芝的后代经营，直至1956年1月完成公私合营改造。

1985年4月2日，苏州采芝斋苏式糖果厂（以下简称苏式糖果厂）在苏州采芝斋店的基础上成立，生产经营范围为苏式糖果、蜜饯、炒货等。

1988年4月4日，苏式糖果厂经营范围增加糕点等生产项目。

1999年2月27日，苏贸行管［99］34号《关于苏州采芝斋苏式糖果厂改制为苏州采芝斋食品有限公司的批复》同意苏式糖果厂改制为苏州采芝斋，原企业剥离出的“采芝图”注册商标由苏州采芝斋有偿使用。

2000年1月17日，苏州采芝斋设立登记申请予以核准，经营范围：生产销售糖果、糕点、肉制品等，注册资本190万元。

2001年11月21日，苏州采芝斋注册取得了第1671415号“”商标（申请注册日：2000年10月16日），核定使用的商品为第30类“乐口福;茶;食用葡萄糖;糕点;麦片;冰淇淋;调味酱油;醋;调味品;糟油”，注册有效期限自2001年11月21日至2011年11月20日。

2011年12月31日经核准，涉案商标续展注册，有效期自2011年11月21日至2021年11月20日。

苏州采芝斋及其字号、产品、“采芝斋及图”注册商标分别被中华人民共和国商务部认定为中华老字号，2007年被评为中华老字号会员单位，并分别获得以下称号：江苏省著名商标；

苏州市知名字号（2010年6月颁发）；

苏州市知名商标；

苏州采芝斋采芝图系列糕点获评2004年-2006年苏州市质量信得过产品；

2007～2008年北京稻香村杯消费者喜欢的中国老字号品牌；

中国改革开放三十年中华老字号传承创新优秀企业；

央视网战略合作伙伴；

中华老字号始创产品时尚创意银奖。

同时，苏州采芝斋被选入教育部《职业教育民族文化传承与创新中华老字号文化教学资源库》第一批名单（2015年10月颁发）；

由中国商业联合会中华老字号工作委员会专家评审组评审为2014-2015年度中华老字号传承创新先进单位；

由中国商业联合会中华老字号工作委员会专家评审组评审为2016年度百年功勋企业。

关于杭州采芝斋的历史记载、成立情况、商标注册及知名度情况 杭州采芝斋品牌始于1928年。

据相关文史资料记载，1928年，苏州人氏金智轩在杭州开设店铺，并启用采芝斋服务商号，经营茶食、糕点、糖果、蜜饯、炒货等。

1950年9月，杭州采芝斋店更名为杭州市采芝斋食品股份有限公司，后一度停业。

1951年1月杭州采芝斋食品股份有限公司转让于他人后恢复营业，后经数度更名至1981年11月改名为杭州采芝斋食品商店。

1996年2月9日，杭州采芝斋食品商店经改制，新的企业名称为杭州采芝斋，经营范围：销售：预包装食品（含冷冻、冷藏食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）；

零售：卷烟、雪茄烟等；

服务：糕点类食品制售；

自制饮品制售，注册资本500万元。

1999年9月28日，杭州采芝斋取得了第1318705号“”注册商标，核定使用的商品为第30类“藕粉，年糕，粽子，元宵，八宝饭，豆沙，豆制品，玉米花，方便面，蜂蜜”，注册有效期限自1999年9月28日至2009年9月27日。

2009年5月13日经核准，该注册商标续展注册，有效期自2009年9月28日至2019年9月27日。

2012年6月7日，杭州采芝斋取得了第9474873号“”注册商标，核定使用的商品为第30类“豆浆；

（意大利式）烘馅饼；

肉馅饼；

馅饼；

春卷；

煎饼；

谷制食品糊；

酵母；

食用芳香剂；

家用嫩肉剂”，注册有效期限自2012年6月7日至2022年6月6日。

2014年10月7日，杭州采芝斋取得了第769175号“”注册商标，核定使用的服务为第40类“糕点加工”，注册有效期限自2014年10月7日至2024年10月6日。

二十世纪六十年代，杭州采芝斋食品商店生产的月饼、绿豆糕、方糕等糕点食品已被当时的报刊所宣传报道。

另据相关报刊资料及文献记载，二十世纪八、九十年代，杭州采芝斋食品商店生产的榨菜月饼、太史饼、袜底酥等糕点食品深受消费者喜爱。

1993年10月，杭州采芝斋食品店被中华人民共和国国内贸易部认证为中华老字号单位。

杭州采芝斋的采芝斋商标，2009年12月，被杭州市人民政府认定为“杭州老字号”；

2013年10月，又获得杭州“金牌老字号”称号。

2014年1月，杭州采芝斋“采芝斋”企业商号被认定为浙江省知名商号。

2014年12月8日，杭州采芝斋的“采芝斋”注册商标被认定为杭州市著名商标。

2015年11月24日，杭州采芝斋被命名为浙江省商贸流通业诚信示范企业。

2018年3月，杭州采芝斋被浙江省老字号企业协会、浙江百年老字号研究院认定为金牌老字号单位；

杭州采芝斋使用商标“采芝斋”被浙江省经济贸易委员会认定为“浙江老字号”；

杭州采芝斋注册商标“采芝斋”被中华人民共和国商务部认定“中华老字号”。

三、杭州采芝斋和杭州采芝斋制造公司涉嫌商标侵权的标识使用情况 2017年9月23日，江苏省苏州市吴中公证处根据苏州采芝斋的证据保全申请，公证处工作人员随同苏州采芝斋委托代理人闾健来到杭州采芝斋（延安路店），该商户门头上显示有“采芝齋”字样标识。

在公证处工作人员监督下，闾健在该商户购买12件商品并取得购物票据。

公证处公证人员对12件商品及包装进行拍照，并将12件商品封存后交闾健收执。

同时对取得的票据进行复印，购物小票显示共购买商品12件，总计花费1587元。

该公证处为此制作了（2017）苏吴证民内字第9430号公证书。

2017年9月23日，江苏省苏州市吴中公证处根据苏州采芝斋的证据保全申请，公证处工作人员随同苏州采芝斋委托代理人闾健来到杭州采芝斋（中山南路店），该商户门头显示有“采芝齋中山南路店”字样标识。

在公证处工作人员监督下，闾健在该商户购买4件商品并取得购物票据。

公证处公证人员对4件商品及包装进行拍照，并将4件商品封存后交闾健收执。

同时对取得的票据进行复印，购物小票显示共购买商品4件，总计花费232.9元。

该公证处为此制作了（2017）苏吴证民内字第9431号公证书。

2017年9月23日，江苏省苏州市吴中公证处根据苏州采芝斋的证据保全申请，公证处工作人员随同苏州采芝斋委托代理人闾健来到杭州采芝斋（大关店），该商户门头显示有“采芝齋大关店”字样标识。

在公证处工作人员监督下，闾健在该商户购买4件商品并取得购物票据。

公证处公证人员对4件商品及包装进行拍照，并将4件商品封存后交闾健收执。

同时对取得的票据进行复印，购物小票显示共购买商品4件，总计花费396.2元。

该公证处为此制作了（2017）苏吴证民内字第9432号公证书。

上述公证书附件照片显示，闾健在杭州采芝斋三个门店所购14种糕点商品的包装上均突出标示有“采芝齋”字样的标识，同时以较小字体分别附加标注了“始于1928”或“浙江省知名商号”或“杭州特产”等字样；

其中12种糕点商品包装上印有“杭州采芝斋食品制造有限公司”的字样，2种糕点商品包装上无制造商显示。

另有一件包装礼盒上突出标示有“采芝齋”字样的标识，同时附加标注了“始于1928”字样，其右下方印有“杭州采芝斋食品有限公司”字样。

庭审中对公证封存实物进行拆封，经当庭查验，封存的糕点商品包装及礼品盒上所显示的内容与公证书附件照片显示的内容一致。

2017年10月18日，吴中公证处出具（2017）苏吴证民内字第9429号公证书载明：2017年9月29日，公证处工作人员对公证处的电脑进行清洁性检查及互联网检查后，登陆淘宝网，在店铺中搜索“杭州采芝斋”，点击显示页面中的“采芝斋杭州专卖店”，查看该店铺营业执照信息显示为杭州采芝斋制造公司；

点击“采芝斋杭州专卖店”页面中的“月饼”链接项，显示有十余种月饼、蛋黄酥、绿豆糕等糕点类商品照片，各类商品照片上均突出显示有“采芝齋”字样标识，同时附加了相关文字的标注。

苏州采芝斋为本案支出公证费12000元及交通费等合理费用。

苏州采芝斋与江苏同益大地律师事务所签订《律师代理合同》，约定律师服务费为55300元，已支付20000元。

四、其他事实 上世纪三十年代初，苏州糖果厂以金智轩盗用其注册的牌号为由起诉杭州采芝斋店，后经家族出面予以调停，杭州采芝斋店的商号仍旧沿用。

2011年，苏州采芝斋将杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司、上海依霖食品销售有限公司诉至杭州市中级人民法院，请求确认三被告在糕点类商品包装上突出使用“采芝斋”文字的行为构成对苏州采芝斋注册商标的侵权及不正当竞争，并要求停止侵权及赔偿损失。

该案中，苏州采芝斋食品有限公司（甲方），杭州采芝斋食品有限公司、杭州采芝斋食品制造有限公司（乙方）、上海依霖食品销售有限公司（丙方）签订《和解协议》，约定：1.乙方同意自2012年10月31日起，在其生产或经销的糕点类食品上规范使用“采芝斋”字号，不再单独、突出使用或以其他方式不规范使用“采芝斋”字号；

2.丙方同意自2012年10月31日起，不再经销乙方生产或销售的单独、突出或以其它不规范方式使用“采芝斋”字号的糕点类食品；

3.如乙方自2012年10月31日以后在其生产或经销的糕点类食品上未规范使用“采芝斋”字号的（如单独或突出使用“采芝斋”字号），应向甲方支付30万违约金；

如丙方在2012年10月31日以后继续经销乙方生产或销售的单独、突出或其它不规范使用“采芝斋”字号的糕点类食品的，应向甲方支付30万违约金。

甲方实际损失超过违约金的，违约方还应赔偿差额部分；

4.甲方同意于本协议签订之日起10日内撤回对乙方及丙方的起诉，放弃诉讼请求等。

杭州采芝斋曾将其享有的“采芝斋”字号、注册商标以及在先使用但未注册的“采芝斋”商标以一般许可的方式许可给杭州采芝斋制造公司使用，许可期限为杭州采芝斋制造公司设立之日起至双方许可关系解除之日止。

杭州采芝斋制造公司成立于2004年，2017年3月以前杭州采芝斋为其股东，目前系自然人投资的有限责任公司，经营范围：生产，加工：方便食品、糕点、糖果制品；

分装：蜜饯、炒货食品及坚果制品、茶叶等，注册资本150万元。

一审法院审理认为：根据双方当事人的陈述及答辩，本案主要争议焦点表现为：（一）杭州采芝斋使用“采芝斋”标识的被诉行为是否构成对苏州采芝斋注册商标权的侵害；

（二）杭州采芝斋制造公司使用“采芝斋”标识的被诉行为是否构成对苏州采芝斋注册商标权的侵害；

（三）杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司的被诉行为是否违反了其与苏州采芝斋间和解协议的约定；

（四）本案民事责任的承担。

该院认为，本案系老字号权利冲突引发的侵害商标权纠纷。

对于此类案件的处理，应当在充分考虑和尊重相关历史事实的前提下，遵照“公平、诚实信用”的法律精神，秉持“保护在先权利、禁止市场混淆、尊重既有市场格局、有利于老字号品牌发展”的原则，公平合理地解决争议。

本案中，苏州采芝斋与杭州采芝斋包容共存的历史十分久远，“采芝斋”作为知名老字号品牌，苏杭两地采芝斋均作出了自己的贡献。

同时，双方长期以不同表现形式使用“采芝斋”品牌，已经各自形成了自己的消费群体及市场认知。

此种经长期共存、共同发展而形成的市场划分及稳定的市场秩序理应得到尊重和维护。

基于以上考量，该院对于本案主要争议焦点作如下评判： 关于争议焦点一，苏州采芝斋主张杭州采芝斋使用“采芝斋”商标构成对其注册商标权侵害的行为具体表现为：杭州采芝斋在其经营糕点类商品的店铺门头、外包装礼盒上以及其销售的糕点类商品包装上突出使用了“采芝斋”标识。

该院认为，将杭州采芝斋使用的“采芝斋”标识与苏州采芝斋据以主张权利的第1671415号“”注册商标相比较，虽然前者使用时标注了其他文字字样，后者的注册商标是“图形+文字”商标，但两者可供识别的凸显部分仍为“采芝斋”文字，以相关公众的一般注意力为标准，容易将两者相混淆，故两者已构成商标近似。

因此，杭州采芝斋的被诉行为已构成在相同商品上使用与苏州采芝斋第1671415号“”注册商标相近似的商标。

但杭州采芝斋作为老字号企业，其在糕点类商品上突出使用“采芝斋”标识历史久远。

“采芝斋”三字除作为商号使用外，在日常生活中并无其他含义，具有一定的显著性，其作为标示商品来源的文字标识，已实际具备了商标使用的特征。

在案证据证明,杭州采芝斋于2000年10月16日案涉商标注册申请前,已长时间持续在糕点类商品上突出使用“采芝斋”标识，该标识已具有一定的识别性和影响力,属于杭州采芝斋的未注册商标。

此外，1999年9月杭州采芝斋也已在年糕、粽子等食品类商品上取得了第1318705号“”注册商标。

杭州采芝斋在糕点类商品上使用“采芝斋”商标及其在食品类商品上取得第1318705号“”注册商标均早于苏州采芝斋第1671415号商标的申请注册日。

且杭州采芝斋及其生产经营的“采芝斋”糕点商品，早年即已具有很高的知名度与美誉度。

1993年10月，杭州采芝斋已被中华人民共和国国内贸易部认证为中华老字号单位，其生产经营的“采芝斋”糕点早在二十世纪六十年代、八十年代已为当时的报刊宣传报道并给予了赞誉。

根据《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第五十九条第三款“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”的规定，杭州采芝斋在苏州采芝斋申请注册第1671415号商标后，仍有权在原使用范围内继续使用“采芝斋”商标，苏州采芝斋提出的杭州采芝斋在糕点类商品上使用“采芝斋”商标的行为已构成商标侵权的诉讼主张于法无据，该院不予支持。

关于苏州采芝斋提出的其在早年历史上先于杭州采芝斋在糕点类商品上使用了“采芝斋”商号，故杭州采芝斋不享有在先权的诉讼主张。

该院认为，首先，据相关史料记载，杭州采芝斋于1928年设立之初即已经营糕点类商品，苏州采芝斋主张其在早年历史上先于杭州采芝斋在糕点类商品上使用“采芝斋”商号，并无证据予以证明。

其次，据相关史料记载，历史上杭州采芝斋使用“采芝斋”商号，已获得苏州采芝斋的认可，苏杭两地采芝斋历史形成的包容共存的格局理应得到尊重与延续，而不应以早年历史上个别事件作为判断现今是非曲直的标准。

因此，对于苏州采芝斋提出的该项诉讼主张，该院不予支持。

关于苏州采芝斋提出的杭州采芝斋原先仅是门店制售糕点属于服务行为，不能被认定为在糕点类商品上在先使用“采芝斋”商标的诉讼主张。

本院认为，首先，门店制售糕点并非来料加工，其提供的糕点食品属于商品而不是服务。

其次，苏州采芝斋主张杭州采芝斋原先仅是门店制售糕点，并无证据予以证明。

因此，对于苏州采芝斋提出的该项诉讼主张，该院不予支持。

关于苏州采芝斋提出的杭州采芝斋在涉案第1671415号商标注册后将其在先使用的“采芝斋”商标扩大使用于蛋黄酥、绿豆糕等新品糕点以及新增门店上，依我国专利法的相关规定，属于扩大了原使用范围的诉讼主张。

该院认为，商标法意义上的在先商标原使用范围不能简单套用专利法的相关规定，以在先商标原使用的商标标识、商品类目、使用区域、使用方式、使用主体以及在先使用人的原经营规模等为要素，笼统地予以划分。

商标的功能在于识别商品与服务的来源，在先使用人是否扩大了在先商标的原使用范围，应以其后续扩大使用在先商标的行为是否实际增加了公众混淆商品或服务来源的可能性为标准，结合案件实际情况作出具体判断。

本案中，杭州采芝斋长期持续地在糕点类商品上突出使用“采芝斋”商标，其经营的糕点类产品已具有较高知名度。

由于蛋黄酥、绿豆糕等并未脱离糕点类商品范围，基于对杭州采芝斋糕点商品品牌的认知，相关公众不会因其推出新品糕点，而增加对商品的来源产生混淆的可能，且案涉蛋黄酥、绿豆糕等糕点类商品并非杭州采芝斋所生产；

本案所涉门店均开设于杭州市区内，基于杭州采芝斋在该区域内所享有的知名度，相关公众不会因系新开设的门店，而增加其误认经营者与苏州采芝斋存在特定联系的可能，且苏州采芝斋并未提供涉案门店开设时间晚于第1671415号商标申请注册日的证据。

该院认为，杭州采芝斋作为知名老字号企业，即便其通过新增糕点品种或增设经营门店等方式扩大老字号产品的生产经营规模，在未与苏州采芝斋相混淆、不改变苏杭采芝斋间既有市场格局的前提下，此种有助于老字号品牌发展的经营活动应予鼓励，而不应为法律所禁止，故对于苏州采芝斋提出的该项诉讼主张，该院不予支持。

综上所述，苏州采芝斋关于杭州采芝斋自己使用“采芝斋”商标的被诉行为已构成商标侵权的诉讼主张于法无据，该院不予支持。

关于争议焦点二，苏州采芝斋主张杭州采芝斋制造公司对其商标权侵害的行为具体表现为：杭州采芝斋制造公司在其生产的糕点类商品包装上以及网店广告宣传中突出使用了“采芝斋”标识。

该院认为，本案中杭州采芝斋制造公司在糕点类商品上使用“采芝斋”商标，曾获得过杭州采芝斋的授权许可。

杭州采芝斋制造公司的被诉行为是否侵害了苏州采芝斋的商标权，取决于杭州采芝斋是否有权许可他人使用其在先商标，即杭州采芝斋许可他人使用其在先商标是否超出了该商标的原使用范围。

本案中，杭州采芝斋许可杭州采芝斋制造公司使用“采芝斋”商标的时间晚于苏州采芝斋注册第1671415号商标时间。

虽然杭州采芝斋与杭州采芝斋制造公司在历史渊源上存在较为紧密的关联性，但在法律关系上两者系相互独立的市场主体，相关公众基于对苏杭两地采芝斋知名度的共同认知，对于“采芝斋”商标第三方使用主体杭州采芝斋制造公司，不仅会认为其生产的糕点类商品与杭州采芝斋存在特定联系，也会误认其与苏州采芝斋存在特定联系，进而容易导致商品来源的混淆。

因此，该院认为，杭州采芝斋许可杭州采芝斋制造公司在糕点类商品上使用“采芝斋”商标，此种在先商标使用主体的扩大，明显增加了商品来源混淆的可能性，已超出了其在先商标原有使用范围，苏州采芝斋有权要求予以禁止，对于苏州采芝斋相关诉讼主张，该院予以支持。

关于杭州采芝斋提出的其与杭州采芝斋制造公司间仅是代为生产关系，在先商标使用主体并未因此扩大的诉讼主张。

在案证据证明，首先杭州采芝斋授权许可杭州采芝斋制造公司自己使用“采芝斋”商标，本非委托其使用“采芝斋”商标代为生产糕点类商品。

其次，杭州采芝斋制造公司生产制作的糕点类商品，并非全部由杭州采芝斋进行销售，部分产品系杭州采芝斋制造公司以自己的名义对外予以销售。

因此，该院认为，杭州采芝斋与杭州采芝斋制造公司间系商标许可使用关系，并非代为生产的承揽合同关系，故对于杭州采芝斋提出的该项诉讼主张，该院不予支持。

关于争议焦点三，杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司与苏州采芝斋间的和解协议签订于2012年6月，当时的商标法并未明确规定在先使用权制度。

2013年8月30日修正的商标法，明确了在先使用抗辩的规定。

杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司据此提出了原先的和解协议系其对法律规定存有误认的情况下签订的，该协议不应再具有约束力的抗辩。

鉴于苏州采芝斋在本案中提起的是侵权之诉，杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司的被诉行为是否违反了其与苏州采芝斋间和解协议的约定，不在本案审查范围之内，故对于该节争议焦点该院不予评判。

关于争议焦点四，如前所述，杭州采芝斋自己在糕点类商品上使用“采芝斋”商标，不构成对苏州采芝斋注册商标权的侵害，故无需承担责任。

但根据商标法第五十九条第三款的规定，为减少市场混淆的可能性，杭州采芝斋今后在糕点类商品上使用“采芝斋”商标，应以显著的方式使用“杭州采芝斋”的区别标识，以明示与苏州采芝斋的区别。

杭州采芝斋制造公司的被诉行为已构成对苏州采芝斋注册商标权的侵害，在本案中应承担停止侵权及赔偿损失的责任。

杭州采芝斋扩大了其在先商标的原使用范围，许可杭州采芝斋制造公司在糕点类商品上使用“采芝斋”商标，且销售了侵犯注册商标专用权的商品，应承担连带赔偿责任。

关于赔偿数额。

因本案被侵权人所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定，且苏州采芝斋亦主张按法定赔偿标准确定本案赔偿数额，故该院综合考虑各种因素，包括侵权行为发生的范围、侵权所造成的影响、被侵权注册商标的知名度以及侵权人的主观过错、权利人为制止侵权所支付的合理费用等因素，酌情确定赔偿数额。

综上，一审法院依据《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条、第五十九条第三款、第六十三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，于2019年5月6日判决如下：一、杭州采芝斋制造公司立即停止侵犯苏州采芝斋第1671415号注册商标专用权的行为，即立即停止在与糕点类商品相关的商品包装及网站、广告等对外宣传上突出使用“采芝斋”标识；

二、杭州采芝斋于判决生效之日起立即停止销售杭州采芝斋制造公司制造的侵犯苏州采芝斋第1671415号注册商标专用权的糕点商品；

三、杭州采芝斋制造公司、杭州采芝斋于判决生效之日起十日内共同赔偿苏州采芝斋经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计20万元；

四、驳回苏州采芝斋的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费12496元，由苏州采芝斋负担4811元，由杭州采芝斋制造公司、杭州采芝斋共同负担7685元。

二审期间，杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司向本院提交以下证据：可口可乐的商品外包装图片。

证明：商标授权许可和委托加工的商业模式均是可行的。

上述证据经质证，结合苏州采芝斋的质证意见，本院经审查后认为，该证据与本案中双方所争议的事实无关，不具有证据效力。

本院二审查明的事实与一审判决认定的事实一致。

根据双方的上诉请求和理由以及对方的答辩意见，本案二审双方当事人争议的焦点是：一、杭州采芝斋的商标先用权抗辩是否成立；

二、杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司的使用行为是否超过了原有使用范围；

三、一审判决的赔偿金额是否合理。

对于第一个争议焦点，苏州采芝斋认为其在糕点商品上使用“采芝斋”标识的时间早于杭州采芝斋，且杭州采芝斋传统上采用的是“前店后厂”的经营模式，即使使用了“采芝斋”标识，亦属于在制售糕点服务上的使用行为。

对此本院认为，根据一审判决认定的事实，1988年4月4日，苏州采芝斋的前身苏式糖果厂经营范围中增加糕点等生产项目，在此之前并无证据证明苏州采芝斋在糖果、蜜饯、炒货产品外同时经营糕点产品。

而根据杭州采芝斋提供的证据，1962年8月30日《浙江日报》对于杭州采芝斋的前身生产中秋月饼即有相关的宣传报道，早于苏州采芝斋在糕点商品上使用“采芝斋”标识的时间。

同时，采用“前店后厂”的经营模式，并不意味着杭州采芝斋系在相关食物加工或餐饮服务类别上使用“采芝斋”标识，杭州采芝斋向消费者提供的始终是糕点商品，故仍属于在糕点商品上的商标使用行为。

本院认同一审法院在处理涉案老字号权利冲突时所秉承的原则，即“保护在先权利、禁止市场混淆、尊重既有市场格局、有利于老字号品牌发展”的原则，充分尊重和维护苏杭两地采芝斋经长期共存、共同发展而形成的稳定的市场格局。

杭州采芝斋经过长年的经营发展，其经营的“采芝斋”糕点在杭州地区的消费者群体中早已具有较高的知名度,积累了良好的商业信誉。

综上，本院认为，一审认定杭州采芝斋的先用权抗辩成立并无不当，杭州采芝斋仍有权在原使用范围内继续使用“采芝斋”商标，但应附加“杭州采芝斋”的区别性标识。

对于苏州采芝斋的相应上诉请求及理由，本院依法不予支持。

对于第二个争议焦点，苏州采芝斋认为应当参照专利法的规定确定原使用范围，不能突破具体的商品品类、原生产、销售范围及不能许可、授权或转让他人使用，但杭州采芝斋通过新增糕点品种、增设经营门店、授权杭州采芝斋制造公司使用等方式已经突破了原使用范围。

对此，本院认为，商标法第五十九条第三款的出发点在于商标注册人和商标在先使用人之间的利益平衡。

商标在先使用人如能在一定范围内建立起消费者认同，即消费者将商标与商标在先使用人提供的商品或者服务联系在一起，在一定范围内商标共存的现实并不会对商标注册人的利益，或者相关消费者不受混淆的利益产生损害。

因此，商标法上的原使用范围不能等同于专利先用权制度中的原有范围即原有的生产规模，其所考量的是商标认知度的地理范围，在其原有知名度所辐射的地域范围内，只要未实际增加相关消费者对商品或服务来源的混淆可能性，对使用该商标的商品或服务的具体品类、门店数量等经营规模并不加以限制。

如前所述，杭州采芝斋在糕点商品上使用的“采芝斋”标识在杭州地域范围内具有很高的知名度，杭州采芝斋作为知名老字号企业，可在杭州地域范围内在原有的糕点商品类别上继续使用其在先使用的“采芝斋”商标。

一审法院认定此种使用方式未与苏州采芝斋相混淆，未改变苏杭采芝斋的既有市场格局，不应为法律所禁止，并无不当。

对于苏州采芝斋的相应上诉请求及理由，本院依法不予支持。

同时，对于杭州采芝斋授权许可杭州采芝斋制造公司使用“采芝斋”商标的行为，就商标使用主体而言，因商标许可使用方式可能带来短时间内经营范围的迅速扩张，且被许可使用人的数量难以控制，容易对商标注册人的利益产生较大影响，故对在先使用人许可他人使用的行为，原则上应当予以限制。

具体到本案而言，涉案商标的核准注册日为2001年11月21日，杭州采芝斋许可杭州采芝斋制造公司使用“采芝斋”商标的时间为2004年，远晚于涉案商标的核准注册日，且杭州采芝斋制造公司生产的糕点类商品并非均由杭州采芝斋进行销售，其自行设立了淘宝网“采芝斋杭州专卖店”进行糕点类商品的销售，使用范围也已经突破了原有的杭州地域范围，该使用行为容易导致相关公众对商品来源的混淆，损害苏州采芝斋作为注册商标权利人的合法权益，危及商标注册制度，应予以禁止。

对于杭州采芝斋、杭州采芝斋制造公司的相应上诉请求及理由，本院亦依法不予支持。

对于第三个争议焦点，苏州采芝斋称三方曾签订和解协议约定30万元的赔偿金额，本院认为，该和解协议签订时商标法尚未确立商标先用权抗辩制度，在本案中，一审法院根据现有商标法进行侵权认定的相关情况，综合考虑到侵权行为发生的范围、侵权所造成的影响、被侵权注册商标的知名度以及侵权人的主观过错、权利人为制止侵权所支付的合理费用等因素，酌情确定赔偿数额为20万元，符合相关法律规定，并无不当，本院依法予以维持。

苏州采芝斋据此提出的上诉请求及理由，缺乏相应的事实和法律依据，本院不予支持。

综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，实体处理得当，上诉人苏州采芝斋食品有限公司、杭州采芝斋食品有限公司、杭州采芝斋食品制造有限公司的上诉主张均不成立，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币12496元，由上诉人苏州采芝斋食品有限公司负担；

二审案件受理费人民币4300元，由上诉人杭州采芝斋食品有限公司负担；

二审案件受理费人民币4300元，由上诉人杭州采芝斋食品制造有限公司负担。

本判决为终审判决。