宁夏回族自治区高级人民法院 民事判决书 （2020）宁民终115号 上诉人（原审被告）：银川市兴庆区林记老五酸菜刀削面富宁街店，经营地宁夏回族自治区银川市兴庆区富宁街25号。

经营者：林某，个体工商户，住宁夏回族自治区银川市。

委托诉讼代理人：刘某，北京市盈科（银川）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：赵某1，个体工商户，住宁夏回族自治区银川市。

委托诉讼代理人：周某，宁夏方和圆律师事务所律师。

委托诉讼代理人：赵某2，个体工商户，住宁夏回族自治区银川市，系赵某1父亲。

原审被告：银川市兴庆区老字号李记老五酸菜刀削面馆，经营地宁夏回族自治区银川市兴庆区永康北巷202号。

经营者：李正中，1969年11月28日出生，个体工商户，住宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景湖畔11-3-302室。

原审被告：林某，个体工商户，住宁夏回族自治区银川市。

以上二原审被告共同委托诉讼代理人：刘某，北京市盈科（银川）律师事务所律师。

上诉人银川市兴庆区林记老五酸菜刀削面富宁街店（以下简称林记刀削面富宁街店）因与被上诉人赵某1、原审被告银川市兴庆区老字号李记老五酸菜刀削面馆（以下简称李记老五刀削面馆）、林某侵害商标权纠纷一案，不服宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2017）宁01民初593号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年3月19日立案后，依法组成合议庭，后变更合议庭组成人员，经过阅卷、询问当事人，认为本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十三条的规定，决定对本案不开庭审理。

本案现已审理终结。

林记刀削面富宁街店上诉请求：1.撤销宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2017）宁01民初593号民事判决，驳回赵某1的诉讼请求；

2.本案一、二审诉讼费用全部由赵某1承担。

事实和理由：一、涉案商标“朱老五酸菜刀削面”已经丧失显著性，为通用名称。

在宁夏及周边地区有一百多家朱老五酸菜刀削面馆，只有两家属于朱兴平，因为众多市场主体长时间共同经营，朱老五酸菜刀削面名称已经丧失商标本应具有的显著特征，也已经丧失了指示服务来源的作用，成为通用名称。

朱兴平为了区别于其他朱老五酸菜刀削面馆，在自营店朱老五之前加上了“麒麟”二字以示区别，与李正中在其朱老五之前加“李记”，林某在朱老五之前加“林记”是相同的想法，都是为了更好的与市场上其他朱老五酸菜刀削面的经营主体相区分，侧面说明“朱老五酸菜刀削面”不具有区分服务来源的作用，已经成为通用名称。

二、本案中林某使用“朱老五酸菜刀削面”名称的时间早于朱兴平申请注册商标的时间，不具有侵害被上诉人商标专用权的故意，不侵害涉案商标专用权。

林某于2006年9月便开始使用“朱老五酸菜刀削面”作为门头，虽然上诉人工商登记的信息于2011年重新办理登记，但是林某在该地址是连续不断经营和使用。

被上诉人所诉的涉案店铺企业名称，从成立至提起诉讼，已经超过五年时间。

根据北京市高级人民法院《关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答》第六项内容：商标与使用企业名称发生冲突，商标权人自企业名称登记之日起五年内未提出请求的，不予保护。

上诉人林记刀削面富宁街店2006年便开始经营，2011年重新登记，距被上诉人提起诉讼时已经超过五年的保护时间。

朱兴平于2006年10月申请注册了该商标，但2007年其开办的店铺名称为“麒麟朱老五酸菜刀削面”，虽包含“朱老五酸菜刀削面”，但其具有显著特征的是“麒麟”二字，且其申请商标时间和使用时间均要晚于林某最早使用的时间，从一审卷宗可以看出，朱兴平直到2015年才开始使用“朱老五酸菜刀削面”作为门头。

三、即使上诉人行为构成侵害被上诉人商标权的行为，一审判决赔偿金额畸高，适用法律错误。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定：侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。

商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决上诉人停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。

被上诉人于2017年8月22日提起诉讼，即使构成侵权，赔偿金额也只能从2017年8月22日向前推算两年，即只能计算2015年8月23日至2017年8月22日期间的赔偿金。

而本案中上诉人实际停止使用“朱老五酸菜刀削面”名称的时间是2016年9月28日，赔偿金的计算区间只有2015年8月23日到2016年9月28日，对于这一年一个月时间的行为，即使构成侵权，一审判决4万元赔偿畸高，超过合理范围，上诉人认为一审确定的赔偿额并非从立案向前推算两年计算，而是根据总营业期限确定，应参照与本案基本情况相同的银川市中级人民法院（2017）宁01民初588号案件中赔偿额2万元确定。

被上诉人赵某1、原审被告李记老五刀削面馆、林某未提交答辩意见。

赵某1向一审法院起诉请求：1.请求依法判决林记刀削面富宁街店、李记老五刀削面馆、林某赔偿商标侵权款24万元，主张至停止侵权之日；

2.本案诉讼费用由其承担。

一审法院认定事实：朱兴平于2007年2月7日注册成立银川市兴庆区麒麟朱老五酸菜刀削面馆，经营范围为中餐，经营方式为服务。

2010年1月7日，朱兴平获准在第43类服务即“饭店；

餐馆；

自助餐厅；

供膳寄宿处；

自助餐厅；

餐厅（截止）”上注册了第5669296号商标“朱老五酸菜刀削面”，注册商标有效期自2010年1月7日至2020年1月6日。

该注册商标在银川有一定的知名度。

2011年2月6日，朱兴平将银川市兴庆区麒麟朱老五酸菜刀削面馆注销。

2015年2月6日朱兴平注册成立银川市西夏区朱老五酸菜刀削面馆西花园店经营至今。

2016年6月16日朱兴平与赵某1签订《转让注册商标协议书》约定，朱兴平将在国家工商总局商标局注册的第5669296号（商标注册类别为43类，核准使用商品见注册证）商标转让给赵某1，2017年1月20日，国家工商行政管理总局商标局给赵某1出具商标转让证明。

朱兴平在经营过程中发现银川出现了越来越多的“朱老五酸菜刀削面”加盟店，均未经过朱兴平的授权，其中也包括林记刀削面富宁街店和李记老五刀削面馆、林某。

为维护权益，朱兴平于2016年9月向宁夏回族自治区工商局进行举报。

银川市市场监督管理局开展了“朱老五”注册商标专用权保护整治工作，发现新华市场监督所辖区的林记刀削面富宁街店使用“朱老五”注册商标做门头，信义市场监管所辖区内李正中经营的永康北巷“李记朱老五酸菜刀削面店”门头上标注“朱老五”图案，店内墙上朱老五酸菜刀削面加盟热线和菜单上标有“朱老五价目表”字样；

银川市市场监督管理局兴庆区二分局辖区中原来使用“朱老五酸菜刀削面”的银川市兴庆区朱老五酸菜刀削面新世纪店已办理注销。

2018年3月12日，银川市市场监督管理局兴庆区一分局向林某（林记刀削面富宁街店）下发《责令改正通知书》，载明富宁街店未经商标注册人授权，擅打朱老五酸菜刀削面标识的行为，违反了商标法第五十七条第一款等规定，责令于2018年3月12日前改正。

一审另查明，2009年12月4日，林某注册成立银川市兴庆区朱老五酸菜刀削面新世纪店，经营范围及方式为面食制售，经营方式为服务，2012年12月31日将其注销。

2011年10月8日，林某注册成立银川市兴庆区朱老五酸菜刀削面，经营范围为中餐服务，经营方式为服务，2016年9月28日将字号变更为银川市兴庆区林记老五酸菜刀削面富宁街店。

2013年8月26日，李正中注册经营银川市兴庆区李记朱老五酸菜刀削面，2016年10月20日将名称变更为银川市兴庆区老字号李记老五酸菜刀削面馆。

2007年10月15日，李正中、林某与刘建新签订《朱老五酸菜刀削面加盟合同》，李正中、林某授权刘建新在2007年10月15日至2008年10月15日期间在银川市××区成立朱老五酸菜刀削面连锁店，使用“朱老五酸菜刀削面”注册商标，经营“朱老五酸菜刀削面”食品。

2010年3月1日，林某、李正中与何飞签订《朱老五酸菜刀削面加盟合同》约定，李正中、林某授权何飞在2010年3月1日至2013年3月1日期间在银川市××区成立朱老五酸菜刀削面连锁店，使用“朱老五酸菜刀削面”注册商标，经营“朱老五酸菜刀削面”食品。

2017年5月8日，李正中、林某对赵某1享有的第5669296号“朱老五酸菜刀削面”商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出无效宣告请求，后经审理于2018年5月22日作出无效宣告请求裁定书，裁定：争议商标予以维持。

同时在该裁定书查明事实部分认定争议商标由朱兴平于2006年10月19日向商标局提出注册申请。

一审再查明，2018年5月28日朱兴平与赵某1签订《补充协议》约定，自双方签订《转让注册商标协议书》之日，朱兴平享有专有权的第5669296号注册商标的权利和义务一并转让与赵某1，其权利包括对侵犯该商标行为的追诉权；

朱兴平同意并授权赵某1依法追诉尚未转让该注册商标前发生的第三方商标侵权行为的民事赔偿责任，对赵某1于2017年8月起诉至银川市中级人民法院的5起商标侵权案件（含本案一审）依法予以追认。

一审法院认为，本案的争议焦点为：1.赵某1主体是否适格；

2.林记刀削面富宁街店、李记老五刀削面馆、林某是否侵害了赵某1的商标权。

关于赵某1主体是否适格的问题。

结合《中华人民共和国商标法》第六十条规定，可以确认在侵害商标权案件中，商标权利人及利害关系人可以向人民法院提起诉讼。

本案赵某1与涉案商标的注册人朱兴平签订协议受让涉案争议商标，并取得国家商标总局核发的第5669296号注册商标转让证明，系涉案争议商标的权利人，其有权就是否侵害涉案商标权提起诉讼，虽然林记刀削面富宁街店、李记老五刀削面馆、林某称其行为是否构成侵权均发生在赵某1受让涉案商标权利之前，但涉案的起诉经过原商标权人的追认和许可，综上，赵某1提起涉案起诉主体适格。

关于林记刀削面富宁街店、李记老五刀削面馆、林某是否侵害了赵某1的商标权的问题。

本案中涉及商标核定使用服务项目为第43类服务即“饭店；

餐馆；

自助餐厅；

供膳寄宿处；

自助餐厅；

餐厅（截止）。

本案被控侵权的服务是餐馆，与赵某1该注册商标核定使用的服务属于同类商品。

赵某1注册商标为文字“朱老五酸菜刀削面”，涉案被控侵权餐馆林记刀削面富宁街店曾将与赵某1注册商标相同的文字“朱老五”在其门头中突出使用，上述文字相同，且服务属于同类，足以使相关公众产生混淆、误认，因此林记刀削面富宁街店的上述行为，符合商标侵权行为的构成要件，侵犯了赵某1的注册商标专用权。

对于涉案被控侵权的银川市兴庆区朱老五酸菜刀削面新世纪店，于2009年12月4日注册成立，2012年12月31日注销，距赵某1起诉时已超过诉讼时效，且赵某1提交的证据不能充分证实银川市兴庆区朱老五酸菜刀削面新世纪店的经营者林某在该店铺注销后继续在该店铺的经营过程中使用“朱老五”商标，故对赵某1针对林某经营该店铺的诉讼请求，不予支持。

关于赔偿数额如何确定的问题。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定：“侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。

商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算”。

本案中，赵某1认可2010年曾向银川市工商局投诉，但其于2017年8月24日才起诉，虽然银川市兴庆区朱老五酸菜刀削面于2016年9月28日将字号变更为林记刀削面富宁街店，但结合赵某1提交的证据可以证实截至2018年3月12日前，林记刀削面富宁街店仍然在经营过程中使用“朱老五”标识即侵权行为在起诉时仍然存在，林记刀削面富宁街店应立即停止侵权，并向赵某1赔偿损失。

对于侵权损害赔偿的数额，赵某1没有提交证据证实侵权行为给其造成的损失，也没有提交证实侵权人因侵权行为获得的利益，酌情判决林记刀削面富宁街店向赵某1赔偿4万元。

赵某1主张李记老五刀削面馆应对涉案的侵权行为承担责任，但其提交的证据不足以证实该面馆参与涉案被控侵权餐馆的经营或授权被控侵权餐馆使用涉案商标，故对赵某1的该项诉讼请求，不予支持。

判决：一、林记刀削面富宁街店于本判决生效之日起十日内赔偿赵某1损失4万元；

二、驳回赵某1的其他诉讼请求。

案件受理费4900元，由林记刀削面富宁街店负担817元，赵某1负担4083元。

本院二审期间，上诉人林记刀削面富宁街店提交了证据二组。

证据一，身份证和房产证复印件各一份，证明三份，拟证林某2006年9月租赁银川市兴庆区富宁街25号房屋开办“朱老五酸菜刀削面”，实际使用“朱老五酸菜刀削面”商标早于被上诉人注册时间，享有在先使用权。

被上诉人认为，对该组证据的关联性和证明目的均有异议，不能证实其证明目的；

原审被告对该组证据的真实性、合法性、关联性和证明目的均予以认可。

证据二，银川三利清真酱醋有限公司产品销售发票两份，拟证林某经营的“朱老五酸菜刀削面”于2006年5月开始与银川三利清真酱醋有限公司有业务往来，在先使用“朱老五酸菜刀削面”，享有在先使用权。

被上诉人认为，对该组证据的关联性和证明目的均有异议，不能证实其证明目的；

原审被告对该组证据的真实性、合法性、关联性和证明目的均予以认可。

本院认定如下：对证据一，林记刀削面富宁街店实际经营时间应以工商登记信息为准，提交的证明亦缺乏其他证据予以佐证，该组证据不能证明上诉人在先使用事实，不予采信。

对证据二，该组证据不能证明发票上客户姓名处的“朱老五酸菜面”系林记刀削面富宁街店，不能证实其证明目的，不予采信。

被上诉人、原审被告均未提交证据。

本院二审对一审法院查明的事实予以确认。

本院认为，根据上诉人林记刀削面富宁街店的上诉请求和理由，本案二审涉及的争议焦点是：1.“朱老五酸菜刀削面”是否丧失了商标显著性；

2.一审判决赔偿金额是否适当。

关于“朱老五酸菜刀削面”是否丧失了商标显著性的问题。

“朱老五酸菜刀削面”文字商标已经国家商标局核准注册并核定使用于第43类服务项目，被上诉人经该局核准，依法受让该注册商标，该注册商标专用权应依法受到保护。

2016年经原商标权人朱兴平举报，银川市市场监督管理局曾组织开展“朱老五”注册商标专用权保护整治工作。

林记刀削面富宁街店虽主张宁夏及周边地区已有一百多家朱老五酸菜刀削面馆，该商标已丧失显著性特征，但其提交的个体工商户公示信息表显示以上面馆注册时间均晚于涉案商标申请日，亦未提交其他证据予以证明，且2018年5月22日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2018]第0000091560号“关于第5669296号‘朱老五酸菜刀削面’商标无效宣告请求”裁定书中，对上诉人关于“朱老五酸菜刀削面”属于通用名称的申请未予认定，故上诉人关于涉案商标“朱老五酸菜刀削面”已经丧失显著性，为通用名称的上诉理由不能成立，不予支持。

上诉人提出的其使用“朱老五酸菜刀削面”名称的时间早于原商标权人朱兴平申请注册商标的时间，不具有侵害被上诉人商标专用权的故意，不侵害涉案商标专用权的主张，因上诉人提交的证据不足以证实其在先使用该商标的事实，故其主张不能成立，不予支持。

关于一审判决赔偿金额是否适当的问题。

2017年8月24日商标受让人赵某1提起诉讼，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，侵权损害赔偿数额应当自起诉之日起向前推算二年计算，即本案侵权损害赔偿数额应当自2015年8月25日起计算二年。

上诉人提出的其2016年9月28日已停止使用“朱老五酸菜刀削面”名称，赔偿金不应按二年时间计算的主张，根据一审查明事实，上诉人截至2018年3月12日仍在使用案涉商标标识，故其上述主张不能成立，不予支持。

被上诉人没有提交证据证实因被侵权所受到的实际损失和侵权人因侵权所获得的利益以及商标许可使用费，依照《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款的规定，综合考虑上诉人林记刀削面富宁街店的经营者林某、李正中与案外人签订《朱老五酸菜刀削面加盟合同》收取的商标许可使用费标准，和侵权损害赔偿数额应按二年时间计算的实际情况，本院认为一审酌情判决林记刀削面富宁街店赔偿赵某1损失4万元并无不当。

故上诉人关于一审判决赔偿金额畸高，适用法律错误的上诉理由不能成立，不予支持。

综上，林记刀削面富宁街店的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费800元，由银川市兴庆区林记老五酸菜刀削面富宁街店负担。

本判决为终审判决。