中华人民共和国最高人民法院 行 政 判 决 书 （2019）最高法行再262号 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：诺凡赛尔有限公司。

住所地：法兰西共和国鲁昂德维尔76250埃米莉巴塔耶医生大街27号。

法定代表人：劳伦特·德罗莱兹，该公司董事会主席。

委托诉讼代理人：田晓东，北京市安伦律师事务所律师。

委托诉讼代理人：宋菲，北京市安伦律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局。

住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：徐苗，该局审查员。

第三人：广州保元保护膜有限公司。

住所地：中华人民共和国广东省广州市高新技术产业开发区科丰路87号2517房。

法定代表人：高建坤，该公司总经理。

委托诉讼代理人：王广华，广东三环汇华律师事务所律师。

再审申请人诺凡赛尔有限公司（简称诺凡赛尔公司）因与被申请人国家知识产权局、第三人广州保元保护膜有限公司（简称保元公司）商标异议复审行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第612号行政判决，向本院申请再审。

本院作出（2018）最高法行申1430号行政裁定，提审本案。

本院依法组成合议庭审理了本案。

本案现已审理终结。

诺凡赛尔公司申请再审称，1.“Novacel”是诺凡赛尔公司在“保护膜”商品上在先使用并有一定影响的未注册商标。

保元公司的法定代表人与诺凡赛尔公司存在代理关系，保元公司将诺凡赛尔公司在先使用的“Novacel”商标擅自注册在与“保护膜”类似的商品上，已违反了2001年商标法第十五条，第6525004号“Novacel”商标（被异议商标）应不予注册。

2.被异议商标与诺凡赛尔公司在先使用并有一定影响的“Novacel”商标完全相同，其指定商品也类似，是保元公司在明知的情况下，以不正当手段进行的抢注，根据2001年商标法第三十一条的规定，应不予注册。

3.被异议商标损害了诺凡赛尔公司的在先商号权。

根据2001年商标法第三十一条的规定，应不予注册。

4.被异议商标与诺凡赛尔公司在相关商品上在先注册的第912178号和第916330号商标近似，违反了2001年商标法第二十八条的规定，应不予注册。

综上，请求判决撤销一审、二审判决及被诉裁定，由国家知识产权局重新做出裁定。

保元公司述称，1.保元公司法定代表人从未在诺凡赛尔公司工作过，而是在上海保护膜公司工作，是不同的两个法律主体。

保元公司不构成2001年商标法第十五条规定的代理人和代表人，至多符合2013年商标法第十五条第二款，而2013年商标法没有溯及力。

而且，第十五条的前提是诺凡赛尔公司在被异议商标指定的合成橡胶等商品上使用涉案“诺凡赛尔”中英文商标。

2.诺凡赛尔公司没有将中文或英文作为未注册商标使用在绝缘材料等产品上，而是将其作为注册商标使用在第1类、第16类商品上，不属于第三十一条后半段规定的有一定影响的未注册商标。

针对第三十一条前半段规定的商号权，诺凡赛尔公司没有证据证明英文字号在中国使用并具有一定知名度，而中文字号的权利人是上海保护膜公司，而非诺凡赛尔公司，也没有证据证明有一定知名度。

3.被异议商标与引证商标一、二不构成类似商品上的近似商标，不适用商标法第二十八条。

诺凡赛尔公司一审起诉称，1.被异议商标与引证商标一、二构成近似商标，且商品也相互关联，根据商标法第二十八条的规定，不应核准注册。

2.被异议商标申请日前，诺凡赛尔公司已将“Novacel”作为商标使用在保护膜商品上，已经在中国大陆地区获得了较高知名度。

被异议商标核准使用的“橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料、防热辐射合成物、合成橡胶、绝缘材料”商品与诺凡赛尔公司赖以知名的保护膜商品关系密切，会使消费者产生混淆，构成对诺凡赛尔公司商标的抢注。

3.诺凡赛尔公司在中国将“Novacel”作为商号也进行了大量使用，在先商号权应受保护，被异议商标侵犯了诺凡赛尔公司的在先商号权。

4.保元公司法定代表人曾系诺凡赛尔上海驻广州销售代表，在明知诺凡赛尔公司“Novacel”商标的情况下，以保元公司名义注册被异议商标，违反商标法第十五条的规定。

请求法院撤销被诉裁定。

北京市第一中级人民法院一审查明：2008年1月23日，保元公司向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出被异议商标（第6525004号“Novacel”商标）的注册申请，指定使用在第17类“橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料、防热辐射合成物、合成橡胶、绝缘材料”等商品上。

第912178号“Novacel及图”商标（简称引证商标一）由诺凡赛尔公司于1995年3月24日申请，于1996年12月14日核准注册，核定使用在第1类“工业用粘合剂和胶（无纸用粘合剂）”商品上。

经续展，专用权期限至2016年12月13日。

第916330号“Novacel及图”商标（简称引证商标二）由诺凡赛尔公司于1995年3月24日申请，于1996年12月21日核准注册，核定使用在第16类“办公或家庭用胶水、胶带和粘合剂”商品上。

经续展，专用权期限至2016年12月20日。

在法定期限内，诺凡赛尔公司向商标局提出异议。

针对该异议，商标局作出（2012）商标异字第15481号裁定（简称第15481号裁定），裁定被异议商标予以核准注册。

诺凡赛尔公司不服第15481号裁定，于2012年7月6日向国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出商标异议复审申请，并提交了以下主要证据材料： 1.“保护膜”及“塑料”的百度百科介绍、产品介绍手册、包装解决方案宣传册、关于合作伙伴介绍的网页摘录、中国国际橡塑展官方介绍。

2.诺凡赛尔上海关于NOVACEL保护膜的销售增值税发票、发票、销售订单、海关进口货物报关单、诺凡赛尔上海的所得税汇算清缴表、验资审计报告以及关于NOVACEL保护膜的产品订单、提单、订购合同等。

3.NOVACEL、诺凡赛尔亚洲网站备忘录及国际域名注册证书。

4.1999年NOVACEL、诺凡赛尔表面保护膜的媒体报道摘录；

2003年至2007年有关NOVACEL的报刊，杂志报道介绍。

5.诺凡赛尔公司简介及NOVACEL保护膜产品介绍手册。

6.诺凡赛尔公司子公司参加中国相关博览会的照片及相关参展支付证明。

7.诺凡赛尔公司提交的保元公司登记资料，法定代表人为高建坤；

高建坤与诺凡赛尔公司存在雇佣关系的文件；

诺凡赛尔（上海）保护膜有限公司出具的声明。

8.NOVACEL公司在法国的工商登记、诺凡赛尔上海的海关备案书、营业执照、核准证明、外商投资企业批准证书、上海住所地照片。

9.其他相关证据。

2014年1月7日，商标评审委员会作出商评字[2013]第143596号《关于第6525004号“Novacel”商标异议复审裁定书》（简称被诉裁定）。

该裁定认为：一、被异议商标指定使用的商品与引证商标一、二核定使用的商品在所用原料、消费对象、功能用途等方面差异显著，不属于同一种或类似商品，被异议商标与引证商标一、二并存于上述商品上不致导致相关公众的混淆误认。

故被异议商标与引证商标一、二未构成2001年商标法第二十八条所指情形。

二、被异议商标的注册未违反2001年商标法第十三条的规定。

三、在案证据尚不足以证明在被异议商标申请日之前，诺凡赛尔公司已将“Novacel”作为其商号、商标在与被异议商标指定使用的合成橡胶、绝缘材料等相同或类似商品上在先使用并具有一定知名度，不能认定被异议商标的申请注册会使消费者将之与诺凡赛尔公司商号、商标相联系，进而对商品的来源产生混淆误认，故被异议商标的注册未违反2001年商标法第三十一条的规定。

四、诺凡赛尔公司提交的证据虽然可以证明保元公司的法定代表人曾经是诺凡赛尔公司的雇员，但被异议商标指定使用的合成橡胶、绝缘材料等商品与诺凡赛尔公司商标核定使用的商品不属于类似商品。

故被异议商标的注册未构成2001年商标法第十五条的规定。

五、被异议商标的注册未违反2001年商标法第十条第一款第八项的规定。

综上，依据2001年商标法第三十三条、第三十四条的规定，裁定：被异议商标在“橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料、防热辐射合成物、合成橡胶、绝缘材料”商品上予以核准注册。

诉讼过程中，诺凡赛尔公司提交了5份未在商标评审阶段提交的新证据，用以证明其商标和商号的使用情况。

开庭审理过程中，诺凡赛尔公司明确放弃对2001年商标法第十三条第二款和第十条第一款第八项的主张。

一审法院认为，本案应适用2001年商标法进行审理。

被异议商标指定使用的橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料、防热辐射合成物、合成橡胶、绝缘材料商品与两引证商标核定使用的工业用粘合剂和胶（无纸用粘合剂）、胶带和粘合剂商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等方面均存在明显差异，不属于同一种或类似商品。

被异议商标与引证商标一、二未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，其注册申请未违反2001年商标法第二十八条的规定。

在案证据尚不足以证明诺凡赛尔公司在被异议商标申请日之前，将其在本案中所主张的商号或商标使用在被异议商标指定使用的橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料、防热辐射合成物、合成橡胶、绝缘材料等相同或类似商品上，并已使之具有一定知名度或产生一定影响。

因此，诺凡赛尔公司有关被异议商标的注册申请违反2001年商标法第三十一条规定的诉讼主张缺乏事实依据。

由于在案证据尚不足以证明诺凡赛尔公司在与被异议商标指定使用的橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料、防热辐射合成物、合成橡胶、绝缘材料等相同或类似商品上在先拥有“Novacel”商标，故诺凡赛尔公司有关被异议商标的注册申请违反2001年商标法第十五条规定的诉讼主张，缺乏事实和法律依据。

一审法院判决：维持被诉裁定。

诺凡赛尔公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。

二审法院认为，本案应适用2001年商标法进行审理。

被异议商标指定使用的商品与引证商标一、二核定使用的商品在功能用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面存在较大的差异，分属于《类似商品和服务区分表》不同类别之中，不属于同一种或者类似商品。

即使被异议商标与引证商标一、二构成近似商标，被异议商标的申请注册亦未违反2001年商标法第二十八条的规定。

虽然诺凡赛尔公司提交了相关证据，用以证明引证商标一、二及其商号“Novacel”在其核定使用商品上进行了实际使用，但引证商标一、二核定使用的商品与被异议商标指定使用的商品不属于同一种或者类似商品，诺凡赛尔公司提交的现有证据不足以证明其商号、商标在被异议商标指定使用的商品上进行了实际使用并具有一定影响，因此，被异议商标的注册亦未违反2001年商标法第三十一条的规定。

本案中，尚无证据能够证明诺凡赛尔公司在被异议商标指定使用的相关商品上使用了相关商标，诺凡赛尔公司据此而在相关商品上享有商标权益。

即使保元公司的法定代表人曾系诺凡赛尔公司的雇员，被异议商标的申请注册亦未违反2001年商标法第十五条的规定。

二审法院判决：驳回上诉，维持原判。

再审期间，诺凡赛尔公司提交了以下证据：1.保元公司网站介绍打印件；

2.保元公司申请商标列表及申请商标档案；

3.2002年《中国对外贸易》期刊对诺凡赛尔公司的报道；

4.国家图书馆在线数据库中关于保护膜及其工艺、特点介绍的摘录；

5.NOVACEL（诺凡赛尔）保护膜产品介绍。

本院另查明，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

本院认为，本案的争议焦点是：被异议商标的核准注册是否违反了2001年商标法第三十一条、第十五条以及第二十八条的规定。

2001年商标法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

”代理人或者代表人未经同意抢先注册被代理人或者被代表人在先注册并有一定影响的商标的，属于2001年商标法第三十一条规定的以不正当手段抢先注册的情形。

首先，诺凡赛尔公司的英文及图商标，在保护膜产品上经过长期大量使用，已经构成在保护膜产品上在先使用并有一定影响的商标。

其次，保元公司的法定代表人高建坤于2003年至2007年间在诺凡赛尔上海保护膜有限公司工作，任华南区销售代表，了解该公司商标的情况，在解除劳动关系后，应当遵守诚实信用原则，对属于原公司的商标予以合理避让。

高建坤投资成立并担任法定代表人的保元公司，负有同样的义务。

再次，被异议商标指定使用的商品与诺凡赛尔公司在先商标使用的保护膜产品属于类似商品。

保护膜产品主要为塑料类制品，分为自粘类和涂胶类，是使用橡胶类产品，与被异议商标核定使用的橡胶或塑料制包装材料、防热辐射合成物、合成橡胶等构成类似商品。

综上，应当认定，被异议商标的注册属于以不正当手段抢注他人在先使用并有一定影响商标的情形，违反了商标法第三十一条的规定，不应予以注册。

至于被异议商标的核准注册是否违反了商标法第三十一条关于在先权利的规定以及是否违反了商标法第十五条、第二十八条的规定，本院不再评述。

依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、第八十九条第一款第二项，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国行政诉讼法﹥的解释》第一百一十九条第一款、第一百二十二条之规定，判决如下： 一、撤销北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第612号行政判决；

二、撤销北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第7108号行政判决；

三、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2013]第143596号《关于第6525004号“Novacel”商标异议复审裁定书》；

四、国家知识产权局就第6525004号“Novacel”商标重新作出复审裁定。

本案一审案件受理费100元、二审案件受理费100元，由诺凡赛尔有限公司负担。

本判决为终审判决。