河南省高级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫知民终263号上诉人（一审被告）:邓州巨人教育咨询有限公司，住所地河南省邓州市文化路印刷厂北。

法定代表人：张建杰，该公司总经理。

上诉人（一审被告）:巨人投资有限公司，住所地上海市松江区中凯路９８８号１幢。

法定代表人：史玉柱，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：刘时沛，该公司员工。

委托诉讼代理人：李伟，北京国爱律师事务所律师。

被上诉人（一审原告）：北京阳光巨人教育科技有限公司，住所地北京市海淀区中关村大街****楼****。

法定代表人：柯金书，该公司总经理。

委托诉讼代理人：陶建武，北京王伦律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李志坚，北京王伦律师事务所律师。

上诉人邓州巨人教育咨询有限公司（以下简称邓州巨人公司）、巨人投资有限公司因与被上诉人北京阳光巨人教育科技有限公司（以下简称北京阳光巨人公司）侵害商标权纠纷一案，不服河南省南阳市中级人民法院（以下简称一审法院）作出的（2019）豫13知民初162号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年6月1日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。

上诉人邓州巨人公司的法定代表人张建杰，巨人投资有限公司的委托诉讼代理人刘时沛、李伟，被上诉人北京阳光巨人公司的委托诉讼代理人陶建武、李志坚到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

邓州巨人公司向本院提出上诉请求：1.撤销一审判决，发回重审或改判;2.一、二审案件诉讼费用由北京阳光巨人公司承担。

事实与理由：邓州巨人公司在门头上使用的“北京巨人教育”是按照北京巨人倍增教育科技有限公司的装修标准来使用，没有在BOSS直聘上发布过招聘信息，公司介绍是太原巨人学校，注册的企业名称也经过工商部门注册登记，邓州巨人公司没有攀附北京阳光巨人公司的商标的故意。

巨人投资有限公司向本院提出上诉请求：1.撤销一审判决第一项与第三项，驳回北京阳光巨人公司的诉讼请求;2.一、二审案件诉讼费用由北京阳光巨人公司承担。

事实与理由：1.巨人投资有限公司是教育服务上“巨人”商标的合法权利人，有权在教育上自己使用或许可他人使用“巨人”商标。

巨人投资有限公司在“学校、教育”上取得“巨人”注册商标专用权时间早于北京阳光巨人公司在教育上取得“巨人教育”商标时间和使用“巨人教育”时间。

北京阳光巨人公司“巨人教育”商标目前处于商标无效宣告一审行政诉讼中，其权属存在争议。

巨人投资有限公司的在先拥有“教育”上的“巨人”注册商标专用权，而后在教育上申请“巨人教育”并使用的行为完全符合商业惯例和法律规定，其第18910971号“巨人教育”商标2019年12月30日才最终被宣告无效，对此前已经履行的商标许可合同不具有溯及力。

巨人投资有限公司从未授权邓州巨人公司使用“巨人教育”商标，邓州巨人公司使用商标标识并非巨人投资有限公司注册商标标识，其行为与巨人投资有限公司无关。

北京阳光巨人公司辩称：1.第18910971号商标已经被宣告无效，证明其合理使用的基础已不存在，邓州巨人公司并未严格按照第18910971号商标进行合理、善意的使用，其在BOSS直聘上的广告足以使相关公众误认为邓州巨人公司与北京阳光巨人公司存在关联，其行本身是一种恶意侵犯北京阳光巨人公司商标权的行为。

巨人投资有限公司的第5431856号“巨人”商标在北京阳光巨人公司使用和申请第9417374号“巨人教育”之前并没有进行使用，本案并不涉及第5431856号“巨人”商标问题，巨人投资有限公司的商标备案通知书显示的商标是第18910971号注册商标中的的第一个字不应被识别为“巨”而应识别为汉字“一”和字母“e”的变形组合，与巨人投资有限公司第5431856号“巨人”商标差异巨大。

其实际上恶意模仿北京阳光巨人公司第9417374号商标中的“巨人教育”。

第18910971号商标并非对“巨人”商标的延续性注册。

巨人投资有限公司有攀附北京阳光巨人商誉的主观恶意。

第9417374号商标的申请人在1994年开始进行教育培训，陆续在第41类注册了诸多与巨人教育有关的商标，“巨人教育”商标也是由其最早申请注册成功的并在全国有一定的知名度。

巨人投资有限公司是以网络游戏为核心业务的游戏公司，在教育培训行业没有进行使用，巨人投资有限公司的被授权人在与邓州巨人公司签订的使用合同书和商标授权书仅仅是第18910971号商标而并非第5431856号“巨人”商标，也说明了巨人投资有限公司故意攀附北京阳光巨人公司。

巨人投资有限公司对北京阳光巨人公司的第9417374号商标恶意提起无效宣告，国家知识产权局作出了维持第9417374号商标的裁定书，认定第9417374号“巨人教育JUREN”与引证的第5431856号“巨人”商标、第6449636号“巨人网络”商标、第6449639号“巨入”商标在文字构成、整体外观存在差异，整体可区分，未违反商标法第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。

北京阳光巨人公司的第18910971号商标虽然判决生效日在2019年12月30日，但是根据《商标法》规定，宣告注册商标无效的决定或者裁定对于宣告前的与商标有关的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力，但是因商标注册人的恶意给他人造成的损失应予以赔偿。

邓州巨人公司与巨人投资有限公司应承担连带责任，两之间存在授权与被授权的关系。

邓州巨人公司门头装饰按照巨人投资有限公司的要求进行装修，其主观恶意明显。

北京阳光巨人公司向一审法院起诉请求：1．判令邓州巨人公司、巨人投资有限公司立即停止侵犯北京阳光巨人公司第9417374号、第9417372号商标权的行为；

2．判令邓州巨人公司、巨人投资有限公司立即停止侵犯北京阳光巨人公司商号权，在企业名称中停止使用“巨人教育”并对企业名称进行工商变更登记，同时停止一切以“北京巨人做育”字样进行广告宣传的不正当竞争行为；

3．判定邓州巨人公司、巨人投资有限公司在《南阳日报》除中缝以外的版面上刊登声明，消除影响；

4．判令邓州巨人公司、巨人投资有限公司赔偿北京阳光巨人公司经济损失人民币15万元；

5．判令邓州巨人公司、巨人投资有限公司赔偿北京阳光巨人公司为制止侵权行为所支付的合理费用（包括律师代理费、公证费及差旅费等）暂计人民币8万元；

6．判令本案的所有诉讼费用由邓州巨人公司、巨人投资有限公司承担。

一审法院认定事实：北京启迪巨人教育科技有限公司是第9417374号注册商标“巨人教育”、第9417372号注册商标“巨人学校”的权利人，第9417374号注册商标的注册日期为2014年3月21日，有效期至2024年3月20日，第9417372号注册商标的注册日期为2014年8月14日，有效期至2014年8月13日，核定使用商品/服务项目均为第41类“教育；

组织文化或教育展览；

流动图书馆；

图书出版；

录像带发行；

录像带制作；

俱乐部服务（娱乐或教育）；

体操训练；

动物园；

为艺术家提供模特”。

2018年12月12日，北京启迪巨人教育科技有限公司变更公司名称为北京阳光巨人公司。

2019年5月29日，第9417374号注册商标、第9417372号注册商标注册人名义变更为北京阳光巨人公司。

2019年6月3日，北京阳光巨人公司申请邓州市公证处对位于邓州市文化路152号、邓州市文化路270号的两家教育机构的门店、室内情况进行拍照并出具（2019）豫邓证内民字第1556号、（2019）豫邓证内民字第1557号公证书。

2019年8月7日，北京阳光巨人公司申请北京市方正公证处对邓州巨人公司在应用程序“Boss直聘”上发布招聘信息的事实进行公正，北京市方正公证处出具（2019）京方正内经证字第05417号公证书。

巨人投资有限公司是第18910971号注册商标“巨人教育”的权利人，该商标的注册日期为2017年2月21日，有效期至2017年2月20日，核定使用商品/服务项目为第41类“教育；

安排和组织培训班；

培训；

组织教育或娱乐竞赛；

书籍出版；

提供在线音乐（非下载），健身指导教程；

俱乐部服务（娱乐或教育）；

电子书籍和杂志的在线出版；

在计算机网络上提供在线游戏”。

2017年2月21日，巨人投资有限公司将该商标授权给光荣使命网络科技有限公司使用，光荣使命网络科技有限公司授权北京巨人倍增教育科技有限公司使用该商标，北京巨人倍增教育科技有限公司授权邓州巨人公司使用该商标，授权时间为2017年2月21日-2027年2月20日，授权范围为中国全国境内，许可使用商品/服务项目包括“教育；

安排和组织培训班；

培训；

组织教育或娱乐竞赛；

书籍出版”。

2018年6月14日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字［2018］第0000102825号裁定，对巨人投资有限公司第18910971号“巨人教育”商标予以无效宣告。

2018年8月1日，巨人投资有限公司向北京知识产权法院起诉请求撤销上述裁定，2019年8月26日，北京知识产权法院作出（2018）京73行初7781号行政判决，驳回巨人投资有限公司诉讼请求。

巨人投资有限公司不服该判决上诉至北京市高级人民法院，2019年12月30日，北京市高级人民法院作出（2019）京行终9778号行政判决维持原判。

一审法院认为案件的争议焦点在于：邓州巨人公司、巨人投资有限公司是否侵犯了北京阳光巨人公司的商标权；

如果构成侵权，赔偿数额该如何确定。

一、关于巨人投资有限公司是否侵犯北京阳光巨人公司的商标权的问题。

依据《商标法》第四十七条“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部分做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。

但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

”一审案件中，巨人投资有限公司第18910971号“巨人教育”商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会予以无效宣告，在一审案件审理过程中，北京市高级人民法院生效行政判决对该无效宣告予以维持，该无效宣告对于该注册商标无效之前的使用许可合同不具有追溯力，但因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿，一审法院认为，判断巨人投资有限公司第18910971号“巨人教育”商标被宣告无效前的使用行为是否构成侵权，应当考虑两个方面，一是巨人投资有限公司主观上是否存在恶意；

二是巨人投资有限公司使用第18910971号“巨人教育”商标是否容易导致混淆误认。

一审案件北京阳光巨人公司第9417374号“巨人教育”商标注册在先，巨人投资有限公司在相同或类似服务上申请注册并使用与第9417374号“巨人教育”商标在文字构成、呼叫等方面相近的标识，具有主观上的恶意，且容易导致混淆误认，构成对北京阳光巨人公司第9417374号“巨人教育”商标的侵害。

二、关于邓州巨人公司是否侵犯北京阳光巨人公司的商标权的问题。

邓州巨人公司主张其使用的“巨人教育”商标是第18910971号“巨人教育”商标，且是经过合法授权使用，一审法院认为，判断邓州巨人公司是否侵犯北京阳光巨人公司的商标权，应当考虑邓州巨人公司在使用“巨人教育”商标的过程中，是否具有攀附北京阳光巨人公司商标权的故意。

邓州巨人公司在其店面门头上使用“北京巨人教育”，且（2019）京方正内经证字第05417号公证书显示，邓州巨人公司在“Boss直聘”网站发布的招聘信息页面中使用与北京阳光巨人公司第9417374号“巨人教育”商标相同的商标，容易导致混淆或误认，具有攀附北京阳光巨人公司商标权的故意。

同时邓州巨人公司注册“邓州巨人教育咨询有限公司”企业名称的行为也构成不正当竞争，依法应承担停止侵权、赔偿经济损失等相应的民事责任。

三、关于赔偿数额及赔偿主体的认定问题。

《中华人民共和国商标法》第六十三条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

……权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节给予三百万元以下的赔偿。

”根据该条法律的规定不难看出，确定商标侵权赔偿数额的方法有四种，即侵权行为给权利人所造成的损失、侵权人因侵权行为所获得的利益、参照商标使用费的合理倍数确定、由人民法院根据情节酌定，且上述四种方式应依次适用，即只有在前一种方式不能确定赔偿数额的情况下，方能适用后一种方式。

一审案件中，北京阳光巨人公司未能举证证明侵权行为给其所造成的损失、侵权人因侵权行为所获得的利益、商标使用费等情况，对于其主张的委托代理费、交通费、住宿费及调查取证费等费用，结合实际支出金额，考量一审案件维权实际，酌情予以支持。

一审法院综合邓州巨人公司、巨人投资有限公司的侵权行为，及北京阳光巨人公司的维权合理开支酌定由邓州巨人公司、巨人投资有限公司赔偿北京阳光巨人公司损失50000元。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第七条、第五十七条、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条之规定，判决：一、邓州巨人公司、巨人投资有限公司于判决生效之日起立即停止侵犯北京阳光巨人公司第9417374号注册商标专用权的行为；

二、邓州巨人公司于判决生效之日起立即停止侵犯北京阳光巨人公司企业名称权，并于判决生效之日起三个月内变更企业名称，变更后的企业名称中不得再保留有“巨人教育”字样；

三、邓州巨人公司、巨人投资有限公司于判决生效之日起十日内赔偿北京阳光巨人公司损失50000元；

四、驳回北京阳光巨人公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费4750元，由邓州巨人公司、巨人投资有限公司负担1032元，北京阳光巨人公司负担3718元。

本院二审期间,巨人投资有限公司提交五份新证据。

证据1为巨人教育申请流程，拟证明北京阳光巨人公司在巨人教育商标申请过程中因巨人商标被驳回。

证据2为巨人教育不予注册的决定，拟证明巨人教育与巨人投资有限公司在先注册商标“巨人”在教育服务上构成相同服务上的近似商标，是服务通用名称，不具有显著性。

证据3为（2019）京行终9778号行政判决书，拟证明巨人投资有限公司的商标2019年12月30日被裁定无效，说明在此之前的商标许可合同不具有效力。

证据4为（2019）京73行11660号行政判决书，拟证明巨人教育是对巨人注册商标的使用。

证据5是第777692号商标档案，拟证明巨人投资有限公司1993年在教育上已经申请注册巨人商标，北京阳光巨人公司的巨人教育商标的使用自始至终都是对巨人投资有限公司在先注册巨人商标的侵权使用。

邓州巨人公司提交了两份新证据，证据1为另外的巨人教育加盟校门头照片，拟证明邓州巨人公司是加盟授权使用，并非恶意使用；

证据2为BOSS直聘里的内容和地址，拟证明BOSS直聘中不是邓州巨人公司，而是巨人学校太远公司，从公司介绍和门头照片和邓州巨人公司没有联系。

对于巨人投资有限公司和邓州巨人公司提交的新证据，北京阳光巨人公司发表质证意见为：巨人投资有限公司提交的证据1、2与本案不具有关联性；

证据3系巨人投资有限公司的恶意使用，侵权赔偿具有溯及力；

证据4是撤裁案件，仅能证明巨人投资有限公司对巨人商标的使用，不能证明对巨人教育商标的使用。

证据5中的商标已经被撤销，与本案不具有关联性，北京阳光巨人公司自1994年开始使用巨人商标。

邓州巨人公司提交的证据1中显示的门头是巨人教育，依照巨人投资加盟商的标准制作，并不能证明其使用的合法性和合理性。

对证据2中的BOSS直聘广告公证书在一审时已经确定，邓州巨人公司及时有北京巨人倍增教育科技有限公司同意使用和被核准注册，也不能说明公司注册的合理性及合法性。

对于巨人投资有限公司和邓州巨人公司二审提交的新证据，本院认证如下：对于巨人投资有限公司提供的证据1-5的真实性予以认可。

对于邓州巨人公司提供的证据1的真实性予以认可，与本案的关联性不予认可；

对证据2的真实性予以认可。

本院对一审法院查明的其他事实予以确认。

根据当事人上诉情况并征询对方当事人意见，本院归纳二审争议焦点为：巨人投资有限公司和邓州巨人公司是否侵害了北京阳光巨人公司的商标权？

若构成侵权，责任应如何承担。

本院认为，关于巨人投资有限公司和邓州巨人公司是否侵害了北京阳光巨人公司的商标权的问题，根据我国商标法的规定,被宣告无效的注册商标,视为自始即不存在。

但同时也规定,宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。

除非因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。

从以上规定,可以得出在相关注册商标被宣告无效之前所进行的销售行为属正当的结论,对于普通商品销售者不能因该商标被宣告无效而受到法律追究,即使需要追究责任,也是追究商标注册人而非产品销售者,这也是遵循法不溯及既往原则的要求。

但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

”本案中，巨人投资有限公司第18910971号“巨人教育”商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会予以无效宣告，北京市高级人民法院生效行政判决对该无效宣告予以维持，该无效宣告对于该注册商标无效之前的使用许可合同不具有追溯力，但因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

因此，根据《中华人民共和国商标法》的相关规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的以及销售侵犯注册商标专用权的商品的均属侵犯注册商标专用权。

类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

商标近似,是指被控侵权的商标与权利人的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与权利人注册商标的商品有特定的联系点。

认定商标近似应以相关公众的一般注意力为标准,既要对商标进行整体比对,也要对商标主要部分进行比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行。

判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

本案中巨人投资有限公司在相同或类似服务上申请注册并使用与北京阳光巨人公司的第9417374号“巨人教育”商标在文字构成、呼叫等方面相近的标识，具有主观上的恶意，容易造成混淆，构成对北京阳光巨人公司第9417374号“巨人教育”商标的侵害。

邓州巨人公司在其店面门头上使用“北京巨人教育”，且在“Boss直聘”网站发布的招聘信息页面中使用与北京阳光巨人公司第9417374号“巨人教育”商标相同的商标，容易导致混淆或误认，具有攀附北京阳光巨人公司商标权的故意。

《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

”第三款规定:“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款规定:“人民法院在确定赔偿数额时,应当考虑侵权行为的性质、期间、后果,商标的声誉,商标使用许可费的数额,商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

”本案中,北京阳光巨人公司未提交证据证明因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益以及注册商标许可使用费,本案适用法定赔偿。

综合考虑邓州巨人公司、巨人投资有限公司的侵权行为及北京阳光巨人公司的维权合理开支,本院认为一审判决酌情确定的赔偿数额50000元并无不当,应予维持。

综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

巨人投资有限公司、邓州巨人教育咨询有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2100元，由巨人投资有限公司、邓州巨人教育咨询有限公司各自负担1050元。

本判决为终审判决。