广东省惠州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤13民终5345号上诉人(原审被告)：惠州市惠城区费城往事酒吧，经营场所：惠州市惠沙堤一路滨江大厦**。

统一社会信用代码92441302L52144535U。

经营者：许立。

委托诉讼代理人：林伟国，广东增华律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：惠州昕泽实业发展有限公司，住所：惠州市河南岸斑樟湖国商大厦******。

统一社会信用代码9914413022789441881Q。

法定代表人：官相根，总经理。

委托诉讼代理人：黄旭辉，广东品德律师事务所律师。

上诉人惠州市惠城区费城往事酒吧与被上诉人惠州昕泽实业发展有限公司商标权权属、侵权纠纷一案，不服广东省惠州市惠城区人民法院（2019）粤1302民初1385号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、调查和询问当事人，当事人没有提出新的事实、证据或者理由，依法决定不开庭审理。

本案现已审理终结。

上诉人惠州市惠城区费城往事酒吧上诉请求：1、依法撤销一审判决书，驳回被上诉人全部诉讼请求；

2、判决上诉人有权在原有经营范围内继续使用诉争商标；

3、判决一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。

主要事实和理由是：一、一审法院事实认定不清，上诉人对诉争商标具有在先权利，上诉人有权在原有经营范围内继续使用诉争商标。

一审法院基于国家工商行政管理总局商标评审委员会和北京市高级人民法院作出的商评字[2018]第0000186353号裁定书、（2019）京行终8380号行政判决书，认定上诉人不享有在先权利，被上诉人合法享有诉争商标专用权。

上诉人认为一审法院该认定缺乏事实依据，具体理由为：（一）、上诉人享有商标在先使用权，有权在原有经营范围内继续使用诉争商标。

1、上诉人取得诉争商标著作权人的使用许可，上诉人使用诉争商标为合法使用。

根据上诉人提交的证据显示：本案第三人陈小强于2012年4月20日创作了与诉争商标高度一致的标识，并于2015年7月14日取得《作品登记证书》。

被上诉人提交的《作品登记证书》创作时间为2013年9月12日，证书取得时间为2016年6月14日，被上诉人的创作时间及证书取得时间均晚于陈小强，陈小强为作品创作人，享有该标识的人身权和财产权。

根据著作权法的规定，著作财产权可通过转让、许可的方式给他人使用，上诉人在使用标识的时候已经取得著作权人的许可，上诉人使用诉争商标于法有据。

2、上诉人于2012年8月13日成功注册名称为：惠州市惠城区费城往事酒吧的个体工商户（上诉人提供证据7），并于2012年4月20日起,在新浪微博和微信上使用诉争商标进行宣传（（2019）粤惠惠州第1774号、第1776号公证书可证）。

早于被上诉人2015年12月14日获得国家工商行政管理总局颁发的第15550535号商标注册证时间（被上诉人提供证据4）。

（二）、上诉人在先使用的商标与注册商标相同或者近似，且使用商品或服务相同或者类似。

上诉人从事酒吧娱乐行业，使用商标与被上诉人的商标类一致。

（三）、上诉人连续使用该商标。

1、上诉人先于本上诉人使用诉争商标，且具有一定影响力。

新浪微博和微信公众号为第三方平台，其发送时间均为网络同步,不可人为修改,其准确性和不被篡改性能够起到时间戳的作用，上述两份公证书的真实性应被认可。

该微博号和公众号的头像均为诉争商标（（2019）粤惠惠州第1776号公证书图5、（2019）粤惠惠州第1774号公证书图7），即无论上诉人微博号或公众号发布的内容有无提及诉争商标，诉争商标均可被第三方知悉。

从时间上看上诉人自2012年起一直发布带有诉争商标的推广软文，同时上诉人微博号有5735位粉丝，即上诉人利用该微博号发微博时，即有5735人看到诉争商标，且另有一有88702位粉丝的微博号（“惠阳淡水一些事”）于2014年10月29日、2014年10月30日发了两条提及诉争商标的微博替上诉人宣传酒吧（（2019）粤惠惠州第1776号公证书图32、图34），上诉人使用诉争商标具有一定影响力。

2、根据被上诉人提交的《公证书》可知，上诉人的大门标识、店内的装修均使用了涉案商标，上诉人自2012年起连续使用该商标3、关于北京市高级人民法院作出的（2019）京行终8380号行政判决书认为部分一审法院理解错误。

（一）“惠州市惠阳区淡水洛城往事西餐厅”虽是同一经营者，但两个民事主体为独立承担民事行为能力的。

北京市高级人民法院作出的（2019）京行终8380号行政判决书中，法院不支持许立主张的在先商号权益主体是指“惠州市惠阳区淡水洛城往事西餐厅”，而不是本案的惠州市惠城区费城往事酒吧，即是说北京市高级人民法院并未对上诉人的商标使用情况进行事实认定。

（二）上诉人使用诉争商标如上述所述自2012年起连续使用，比惠州市惠阳区淡水洛城往事西餐厅使用时间更长，证据更多。

请求二审法院在审理本案时应支持上诉人优先使用的事实。

上诉人使用诉争商标在先，被上诉人申请商标注册在后，一审法院判决上诉人停止使用诉争商标进行经营活动无事实依据，应予以撤销。

二、一审法院适用法律错误，上诉人对被上诉人的经济损失不承担赔偿责任。

一审法院无视上诉人援引《中华人民共和国商标法》第六十四条的抗辩，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条、第六十三条和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款规定，判决上诉人赔偿被上诉人经济损失，属于适用法律错误。

《中华人民共和国商标法》第六十四规定：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。

注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

”被上诉人基于《中华人民共和国商标法》第六十三条之规定向一审法院请求赔偿，被上诉人有权基于《中华人民共和国商标法》第六十四条之规定提出相应抗辩。

在各争议和诉讼过程中,被上诉人从未提供过任何与诉争商标相关的门店名称、开业信息等证据，仅提供了三性存疑的门店图片。

而经上诉人调查，根据博罗县**监督管理局、罗浮山名胜风景区、五矿哈施塔特景区两个景区出具的《博罗县**监督管理局投诉举报处理告知书》和回复函（上诉人提供证据3），被上诉人在提起诉讼前三年内从未实际使用过诉争商标。

被上诉人不能提供证明其诉讼前三年内实际使用过诉争商标的证据，也不能提供证明其因侵权行为受到其他损失证据，应承担举证不利的后果，上诉人不负赔偿责任。

且商标专用权属于知识产权范畴，如果被上诉人获得商标知识产权的目的不是为了使用，而是为了设置商标陷阱从而阻止上诉人使用，其行为已违背了知识产权法和商标法的初衷，其请求不应得到支持。

综上所述，一审法院判决缺乏事实和法律依据，上诉人希望二审法院在查清事实基础上，正确适用有关法律规定，依法支持上诉人的上诉请求。

被上诉人惠州昕泽实业发展有限公司未在法定期限内发表答辩意见。

原审原告惠州昕泽实业发展有限公司向一审法院起诉请求：1、被告立即停止在其店铺内外、招牌等相关经营物品上以及网站、手机APP、微博、微信公众号等经营活动中使用“洛城往事”商标及商标中的图案，并支付原告经济损失50万元；

2、被告支付原告维权支出的合理费用公证费2807元、律师费3万元；

3、本案诉讼费由被告承担。

一审法院认定事实：2015年2月2日、2015年7月14日，陈小强向国家版权局登记作品、，登记创作完成时间为分别2013年5月20日、2014年9月25日。

2015年12月14日，原告获得国家工商行政管理总局颁发的第15550535号商标注册证（2014年10月22日申请），对图形文字组合商标享有商标专用权，有效期限自2015年12月14日至2025年12月13日，核定在第43类商品中使用（咖啡馆、餐厅、酒吧服务、茶馆、住所代理、旅馆、旅游房屋出租、养老院、日间托儿所（看孩子）、动物寄养、烹饪设备出租。

2016年6月14日，原告将美术作品向国家版权局登记作品，登记创作完成时间为2013年9月12日，首次发表时间为2013年9月12日。

2014年7月31日，原告持上述标识向国家工商行政管理总局商标局申请注册商标。

2015年4月24日，国家工商行政管理总局商标局驳回原告这一申请，理由如下：该商标中“AMERICAN”译为“美国的”，与美国国名近似且；

且“费城”为公众知晓的外国地名，不得作为商标使用。

2017年9月许立向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请宣告原告注册的第15550535号“洛城往事RETROLOUNGE及图”商标无效。

2018年10月15日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出裁定书，裁定如下：争议商标予以维持。

许立不服上述裁定书，2018年12月19日，许立向北京知识产权法院起诉商标评审委员会、第三人昕泽实业发展有限公司商标行政纠纷。

北京知识产权法院作出（2018）京73行初13457号行政判决书，判决驳回许立的诉讼请求。

许立不服（2018）京73行初13457号行政判决书，向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院作出（2019）京行终8380号行政判决书，判决：驳回上诉，维持原判。

在上述案件中，许立提出本案诉争的商标损害了许立的在先商号权益，本案诉争商标构成“以不正当手段抢先注册他人已使用并有一定影响的商标”，北京市高级人民法院最终未支持许立的主张，在（2019）京行终8380号行政判决书中论述了不支持许立的理由是：（2019）粤惠惠州第1774号公证书显示“费城往事”公众号中仅一篇文章中显示商标及“洛城往事”酒吧，发布时间为2014年10月13日，在诉争商标申请日前，（2019）粤惠惠州第1775号公证书显示“洛城往事”公众号发布文章时间均晚于诉争商标申请日，（2019）粤惠惠州第1776号公证书显示的微博宣传页面，大多未涉及洛城往事商号或商标，仅有少量页面显示商号或商标，在案证据或为自制证据，真实性存疑。

在诉争商标申请日之后，或以商标或商号的使用无关，或有少仅有少量文章显示商标或商号，不足以证明许立在争议商标申请日之前与诉争商标核定使用的服务相同或类似的服务上在先使用“洛城往事”商号或商标且已有一定的影响力，故诉争的商标的注册未损害许立的在先商号权益，以及为构成不正当竞争，抢先注册他人已经使用具有一定影响力商标的情形，许立的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。

2018年11月30日，原告向广东省惠州市阳光申请见证证据保全，原告的委托代理人使用其本人的手机登录“惠州费城往事酒吧”的公众号，点击部分子菜单，出现被告的宣传广告，宣传广告中使用了与原告第15550535号注册商标相似的标识。

被告提交了（2019）粤惠惠州第1774号公证书，公证书同样对搜索“惠州费城往事酒吧”微信公众号并登录的过程进行见证，被告自证。

被告的微信公众号“惠州费城往事酒吧”广告推送的图片使用了这一标识做广告宣传。

（2019）粤惠惠州第1774号公证书与（2018）粤惠阳光第17876号公证可以相互印证。

被告提交了（2019）粤惠惠州第1776号公证书，公证书对被告的微博账号“惠州费城往事酒吧AmerricanRetroV”自2012年至2019年发布的经营广告进行公证，从广告推送的图文来看，被告在微博中使用这一标识作广告宣传。

2018年12月3日，原告向广东省惠州市惠阳公证书申请见证证据保全，原告的委托代理人到惠州市*****标有“AMREICANRETRO”及有“费城往事”标识的经营场所，原告的委托代理人以普通消费者的身份进入店内，使用手机对被告的经营场所的场景进行拍摄，从公证书所附的照片来看，被告的广告牌、店内的装潢、餐具均使用了与原告注册商标一致的标识。

原告向广东省惠州市阳光公证处支付公证费共计2807元。

2012年2月5日，原告与惠州市新章印章有限签订《设计委托合同书》，合同约定原告委托惠州市新章印章有限公司设计位于博罗县罗浮山风景区休闲音乐咖啡厅，设计餐厅标志，餐牌、招牌、墙面菜品牌、名片等，设计费5000元。

原告主张，惠州市新章印章有限公司完成设计的作品即是。

在诉讼过程中，被告申请对原告提交的设计委托合同书和对应收据的笔迹和印章的时间进行鉴定。

2019年12月23日，被告申请撤回鉴定申请。

2019年7月24日，本院作出（2019）粤1302民初1384号民事裁定书，裁定：本案中止诉讼。

2019年12月16日，本院恢复审理。

以上事实，有原告的营业执照、被告经营者的身份证、被告的企业信息查询资料、商标注册证、作品登记证书、无效宣告裁定书，（2018）粤惠惠阳第17876号公证书、（2018）粤惠惠阳第18190号公证书、发票、民事委托代理合同、费城往事标记创意设计方案、设计委托合同、收款收据、作品登记证书、商标驳回通知书、商标注册申请受理通知书（2018）粤惠惠州第3229号公证书、商标注册申请受理通知书、行政案件受理通知书、投诉举报处理通知书及回函、商标详情、情况说明、作品登记证书标识及图片、（2019）粤惠惠州第1774、1776号公证书及本案在开庭笔录在案佐证。

一审法院认为：本案争议的焦点是：一、原告是否享有合法的权利？

二、被告是否侵犯了原告的合法权利？

三、被告应当如何承担责任？

第一个问题，对于本案诉争的商标，原告2014年10月22日申请注册商标，2015年12月14日获得国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证，享有商标专用权。

被告的经营者许立申请宣告本案诉争的商标无效，未得到国家工商行政管理总局商标评审委员会的支持，因而提起行政诉讼，在诉讼过程中，许立提出本案诉争的商标损害其在先商号权益，且构成“以不正当手段抢先注册他人已使用并有一定影响的商标”，北京市高级人民法院作出（2019）京行终8380号行政判决书，驳回许立的诉讼请求。

那么至今为止，本案诉争的商标仍然合法有效，原告的商标专用权应当受到法律的保护。

第二个问题，被告自证，被告在其店铺内外招牌、微信公众号、手机、APP、微博等经营活动中使用了与本案诉争的商标高度相似的标识。

被告自证在经营过程中使用这一标识的意图在于证明其享有在先商号权益，最终没有被北京市高级人民法院作出的（2019）京行终8380号行政判决书采纳，但对于被告使用与本案诉争商标高度相似的标识，双方没有争议，对双方没有争议的事实，本院予以确认。

被告在经营活动中使用与本案诉争商标完全一致的标识，侵犯了原告的商标专用权。

第三个问题，原告的合法权益应当得到法律的保护，在确认被告侵权的情况下，被告应当承担相应的赔偿责任，从如下几个因素衡量被告的赔偿责任：被告在应诉过程中是否有诚实信用的应诉态度、被告的经营时间、经营规模、获利情况（原告未证实）、原告的维权成本，综合上述因素，被告向原告赔偿经济损失40000元，已包括维权费用在内。

除此之外，驳回原告其它的诉讼请求。

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、第六十三条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款的规定，判决如下：一、被告惠州市惠城区费城往事酒吧自本判决生效之日起停止在店铺内外、招牌等相关经营物以及网站、手机APP、微博、微信公众号等经营活动中使用与第15550535号注册商标相同的标识。

三、被告惠州市惠城区费城往事酒吧自本判决生效之日起十日内向原告惠州昕泽实业发展有限公司赔偿经济损失40000元；

四、驳回原告惠州昕泽实业发展有限公司其他的诉讼请求。

本院认定如下：一审查明的基本事实属实，本院予以确认。

本院认为，本案系商标权权属、侵权纠纷案件，争议焦点是:上诉人对涉案商标是否具有在先使用权。

对于本案诉争的商标，被上诉人2014年10月22日申请注册商标，2015年12月14日获得国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证，享有商标专用权。

上诉人的经营者许立申请宣告本案诉争的商标无效，未得到国家工商行政管理总局商标评审委员会的支持，因而提起行政诉讼，在诉讼过程中，许立提出本案诉争的商标损害其在先商号权益，且构成“以不正当手段抢先注册他人已使用并有一定影响的商标”，北京市高级人民法院已作出（2019）京行终8380号行政判决书，驳回许立的诉讼请求；

且上诉人提交的证据大多未涉及涉案商号或商标，仅有少量页面显示商号或商标，在案证据或为自制证据，真实性存疑，不足以证明上诉人在争议商标核定使用的服务相同或类似的服务上在先使用商号或商标且已有一定的影响力。

故根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”的规定，其应当承担举证不能的不利后果。

在本案诉争的商标仍然合法有效的前提下，被上诉人的商标专用权应当受到法律的保护。

因上诉人在其店铺内外招牌、微信公众号、手机、APP、微博等经营活动中使用了与本案诉争的商标高度相似的标识，应当承担相应的赔偿责任。

原审法院根据上诉人侵权的情节判定赔偿的数额，并综合参考本地的消费水平、行业的经营现状及上诉人的经营时间、经营规模、过错程度，被上诉人维权的合理费用等因素，酌定上诉人赔偿数额为40000元，该认定并无明显不当，本院依法予以维持。

综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。

上诉人上诉无理，对其请求本院予以驳回。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

本案受理费人民币800元，由上诉人惠州市惠城区费城往事酒吧负担。

本判决为终审判决。