中华人民共和国最高人民法院 民 事 判 决 书 （2020）最高法民再137号 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：西安市临潼区西泉街办文海纸制品厂。

住所地：陕西省西安市临潼区西泉街办东赵村。

经营者：周秋爱，女，1974年10月22日出生，汉族，住陕西省西安市临潼区西泉镇东赵村小候组。

委托诉讼代理人：胡敏，陕西泽诚律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：西咸新区沣西新城文海印刷厂。

住址：陕西省西咸新区沣西新城世纪大道西段段家堡。

经营者：马京海，男，1957年3月26日出生，汉族，住陕西省咸阳市秦都区。

委托诉讼代理人：李晓丹，陕西永嘉信律师事务所律师。

委托诉讼代理人：马锦娜，陕西永嘉信律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：西安市灞桥区成军教育书店。

经营场所：陕西省西安市灞桥区纺五路十字合作**楼高层楼下商铺**门面房。

经营者：李成军。

再审申请人西安市临潼区西泉街办文海纸制品厂（以下简称文海纸制品厂）因与被申请人西咸新区沣西新城文海印刷厂（以下简称文海印刷厂）、西安市灞桥区成军教育书店（以下简称成军书店）侵害注册商标专用权纠纷一案，不服陕西省高级人民法院（2019）陕民终425号民事判决，向本院申请再审。

本院于2019年12月31日作出（2019）最高法民申6729号民事裁定，提审本案。

提审后，本院依法组成合议庭，于2020年8月21日公开开庭进行了审理，再审申请人文海纸制品厂委托诉讼代理人胡敏，被申请人文海印刷厂委托诉讼代理人李晓丹、马锦娜到庭参加诉讼，成军书店经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

文海纸制品厂申请再审称，文海纸制品厂依法享有注册号为第4417187号的涉案注册商标专用权，文海印刷厂生产和销售的被诉侵权产品上使用的商标与文海纸制品厂享有注册商标专用权的商标构成近似商标，一、二审法院认定被申请人在其生产和销售的作业本上使用诉争标识构成在先使用，属于认定事实和适用法律有误。

综上，文海纸制品厂依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条的规定申请再审，请求：1.撤销本案一、二审判决；

2.判令二被申请人停止侵权行为，赔偿经济损失30万元，并支付本案诉讼费用。

文海印刷厂辩称，文海印刷厂对被诉侵权产品上使用的商标享有在先使用权，并已有一定的影响力。

综上，请求驳回文海纸制品厂的再审请求。

文海纸制品厂向一审法院起诉称，被申请人未经其许可，擅自将与原告注册商标相近似的标识使用在同类商品上进行生产和销售，且产品在外观、装潢上极其相似，足以使相关公众对产品来源产生混淆和误认，侵犯了文海纸制品厂享有的涉案注册商标专用权。

请求法院判令二被申请人立即停止侵权行为，向申请人赔偿经济损失及合理支出30万元，并承担本案诉讼费用。

一审法院经审理查明： 诉争商标注册人代东兴于2008年3月28日核准注册成功，注册号为第4417187号，核定使用商品(第16类):笔记本，纸张(文具);印刷品;手册;便纸条;便笺薄;稿纸;练习本。

有效期至2018年3月27日。

2014年12月22日，代东兴作为许可人与被许可人文海纸制品厂签订《商标使用许可合同》，许可该厂自2014年12月22日至2018年3月27日止在第16类笔记本、练习本等商品上排他性使用诉争商标。

2016年9月12日，文海纸制品厂申请西安市灞桥区公证处进行证据保全，2016年9月12日下午公证人员与文海纸制品厂的经营者周秋爱来到位于西安市灞桥区纺正街俱乐部门口南侧的成军书店，在成军书店内周秋爱以消费者的身份购买了文海小作业本二本（含写话本三本、拼音本五本、美术本一本、英语本一本、生字本一本、小字本一本）、文海大作业本八本（含英语作业本一本、语文作业本一本、数学作业本一本、生字本一本、写字作业本一本、作业本一本），金额共计21.6元，成军书店出具了购物小票及收款收据。

购买行为结束后，公证人员对购买的商品进行了拍照，取得照片三十张并进行了封存、保管。

在此基础上形成了（2016）西灞证民字第630号公证书。

该公证书所附照片显示，产品类型为“拼音本”、“英语本”、“美术本”、“小字本”、“语文本”、“写字作业本”的作业本封面中央有“ＷＥＮＨＡＩ”或“ＷＡＮＨＡＩ”标识，背面的封面上有文海印刷厂印刷、马京海的联系方式139××××3734等相关信息，文海印刷厂认可上述商品系其生产的。

1989年1月5日，李琳（马京海之母）作为经营者向咸阳市秦都区工商行政管理局等有关部门申请个体工商户开业登记，字号名称为秦都区文海印刷厂，拟经营印刷服务，后被核准。

2003年8月7日，咸阳市秦都区文海印刷厂经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标(以下简称商标局)核准，取得第3173384“万海+WANHAI”注册商标，核定使用商品为第16类:小册子、笔记本或绘图本、笔记本、写字纸、稿纸、便笺(办公室用)、印刷品、图表、表格(印刷好的)(商品截止)，注册有效期限自2003年8月7日至2013年8月6日止;2013年10月18日该商标经核准有效期续展至2023年8月6日。

咸阳市秦都区文海印刷厂在“中国电信2005咸阳大黄页”的宣传广告中使用了“文海+WENHAI”标识。

2013年至2016年期间，咸阳市秦都区文海印刷厂与甘肃省、河北省、山西省、青海省数家单位签订过文海、万海系列作业本的销售合同。

2015年5月27日，国家版权局就马京海创作的美术作品《文海商标设计图》（文海+WENHAI）予以登记，并颁发了《作品登记证书》，载明1999年1月10日创作完成、1999年6月17日首次发表。

2015年5月29日，国家版权局就马京海创作的美术作品《万海商标设计图》(万海+WANHAI)予以登记，并颁发了《作品登记证书》，载明2002年1月28日创作完成、2002年8月15日首次发表。

2015年5月29日，国家版权局就马京海创作的美术作品《WANHAI商标设计图》(WANHAI)予以登记，并颁发了《作品登记证书》，载明2002年1月28日创作完成、2002年8月15日首次发表。

2015年6月6日，马京海与代东兴签订合作协议，约定代东兴申请的文海拼音商标马京海可以无偿使用，双方共同将侯宝宝赶出“文海”作业本市场，因此产生的一切费用由代东兴承担30%，马京海承担70%。

2015年10月10日，咸阳市秦都区文海印刷厂名称变更为西咸新区沣西新城文海印刷厂，经营，经营场所在世纪大道西段段家堡div> 2018年1月6日，文海纸制品厂的经营者周秋爱向第4417187号商标注册人代东兴邮寄送达了《告知书》，内容载明“2017年11月1日，我厂已单独向西安市中级人民法院就西咸新区沣西新城文海印刷厂及马京海等人存在的商标侵权行为提起诉…，收到本告知书之日起，现你7个工作日内向相关管辖法院提起相关诉讼，逾期则视为放弃对第4417187号商标侵权行为的起诉。

”2018年2月7日代东兴本人签收了该邮件。

一审法院认为： 本案中，涉及的焦点问题是文海印刷厂在其商品中使用被诉标识是否侵犯了文海纸制品厂关于注册商标权。

根据现有证据可知，文海印刷厂的前身是咸阳市秦都区文海印刷厂，其于2003年8月7日即取得第3173384号“万海+ＷＡＮＨＡＩ”注册商标，核定使用商品为第16类；

同时，其提供的在2005年的宣传广告使用了“文海+ＷＥＮＨＡＩ”标识、1999年生产的相关商品中使用了“ＷＥＮＨＡＩ”标识、在2006年生产的相关商品中使用了“ＷＡＮＨＡＩ”标识，均早于代东兴2008年3月取得“ＷＥＮＨＡＩ”注册商标的时间，且文海印刷厂的经营者马京海于2015年5月在国家版权局登记的“文海+ＷＥＮＨＡＩ”、“万海+ＷＡＮＨＡＩ”、“ＷＡＮＨＡＩ”美术作品的发表时间分别为1999年6月、2002年8月、2002年8月，与证人李某的证言能相互印证，亦能从侧面可以印证文海印刷厂在先使用的事实，故对文海印刷厂补充提供的证据材料予以确认，可认定文海印刷厂于1999年即开始使用“ＷＥＮＨＡＩ”标识、于2006年即开始使用“ＷＡＮＨＡＩ”标识。

同时，2015年6月6日，马京海与“ＷＥＮＨＡＩ”注册商标权人代东兴签订合作协议，约定代东兴申请的文海拼音商标马京海可以无偿使用，即马京海经过“ＷＥＮＨＡＩ”注册商标权人代东兴的许可使用该商标。

故对文海纸制品厂要求被告文海印刷厂、成军书店停止生产、销售涉案商品的诉请因与法律规定相悖，不予支持，同时对于文海纸制品厂要求赔偿损失的诉请亦不予支持。

文海纸制品厂不服一审判决，向二审法院提起上诉，请求撤销一审判决，判令文海印刷厂、成军书店超市停止侵权，赔偿文海纸制品厂经济损失30万元。

理由包括：一审法院关于被诉标识在先使用的论证错误。

二审法院认为： 就本案而言，文海印刷厂于2003年8月7日取得“万海+WANHAI”注册商标专用权，涉案商标于2004年12月16日申请注册，2008年3月28日取得注册商标专用权，商标申请注册的时间明显晚于“万海+WANHAI”注册商标取得时间。

而且，文海纸制品厂未能提交其使用诉争商标给其带来商誉的证据，没有证据证明该商标因实际使用取得了较强的显著性。

而“万海+WANHAI”注册商标曾被陕西省工商行政管理局认定为陕西省著名商标，具有一定的市场知名度。

文海印刷厂将“万海+WANHAI”商标中的“WANHAI”标识放置在作业本中间，并非毫无缘由，文海印刷厂主观上不具有造成与文海纸制品厂的注册商标相混淆的不正当意图。

鉴此，考虑本案“WANHAI”标识与诉争商标的含义以及二者的知名度、商标实际使用情况、历史原因等相关因素，认定文海印刷厂、成军书店并未侵犯文海纸制品厂第4417187号注册商标专用权。

一审法院以第4417187号商标取得之日即2008年3月28日认定文海印刷厂在先使用标识虽有不当，但并不影响本案的处理结果。

综上，二审法院判决:驳回上诉，维持原判。

再审期间，文海纸制品厂向本院提交了两组证据材料，主要包括：标注有“2021作业本系列”字样的“文海品牌”系列小学生作业本及购物小票、咸阳市秦都区文海印刷厂的国家企业信用信息，拟证明文海印刷厂关于在先使用的证据证明力不足，作业本上的标注并非生产年份，且该系列作业本亦非文海印刷厂的前身在使用。

文海印刷厂认可上述证据材料的真实性，但主张作业本上标注的数字确系年份，使用主体名称的差异也是历史原因造成的。

文海印刷厂向本院提交了三组证据材料，主要包括：其使用过“文海+WENHAI”“文海”字号及标识的产品、文海纸制品厂围绕“文海及图”申请商标的情况、相关判决，拟证明文海印刷厂对“文海+WENHAI”“文海”有在先使用，文海纸制品厂申请商标及发起相关诉讼的行为恶意明显。

文海纸制品厂认可上述证据材料的真实性，但认为提供相关证据的人员与文海印刷厂存在利害关系，文海纸制品厂申请注册商标的情况系依法进行的正当行为，不能证明其具有恶意。

本院经审理，对上述证据材料的真实性予以认可，对其关联性和证明力，本院将结合其他事实一并评述。

本院再审认为，本案的争议焦点是：（一）被诉侵权标识与涉案注册商标是否构成近似；

（二）被诉侵权行为是否构成在先使用；

（三）若侵权行为成立，文海印刷厂、成军书店应承担何种法律责任。

（一）被诉侵权标识与涉案注册商标是否构成近似 根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条的规定，商标近似，是指被诉侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其构成要素组合后的整体结构相似，或者立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

本案中，被诉侵权标识与涉案注册商标的呼叫发音基本相同，且二者核定使用的商品类似，故在市场流通过程中，以相关公众的注意力而言，容易造成对其附着的商品来源产生混淆误认，已构成商标法第五十七条第（二）项的情形。

（二）被诉侵权行为是否构成在先使用 根据商标法第五十九条第三款的规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

本案涉案注册商标申请日为2004年12月16日，据此，被诉侵权行为是否构成在先使用的判断时间点为申请日2004年12月16日，因此，本案被诉侵权行为是否构成在先使用的判断依据是：在2004年12月16日之前，被诉侵权标识是否使用并有一定影响力。

本案再审期间，文海印刷厂提供了标注有数字“1999”“2002”的作业本实物，拟证明早在涉案注册商标申请日前已经使用了被诉侵权标识。

对此，本院认为，该证据材料系单方证据，所附数字是否指代年份无法确定，证明力有限，且该作业本所用标识“文海+WENHAI”与被诉侵权标识“WANHAI”并不相同。

而文海印刷厂在原审期间提交的产品检验报告、中国电信大黄页等证据或指向不明，或所显示标识与被诉侵权标识不同，或晚于涉案商标申请注册时间；

此外，文海印刷厂所提供的作业本销售情况实际发生在2013至2016年期间。

因此，在案证据不足以证明在涉案注册商标申请日前，文海印刷厂已经在同一种商品或者类似商品上使用了与注册商标相同或者近似的“WANHAI”商标，并达到了有一定影响的程度，故其先用权抗辩不成立。

（三）若侵权行为成立，文海印刷厂、成军书店应承担何种法律责任 文海印刷厂、成军书店涉案被诉侵权行为侵害了文海纸制品厂的注册商标专用权，文海纸制品厂关于判令其承担停止侵权、赔偿损失的责任的主张于法有据，本院予以支持。

具体的赔偿数额，本院根据本案的具体情况,综合考虑涉案侵权行为的性质、持续时间和影响范围、文海印刷厂和成军书店的经营规模、收费情况、主观恶意程度等因素酌情确定。

综上所述，文海纸制品厂的再审理由成立，其再审请求应予支持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下： 一、撤销陕西省高级人民法院（2019）陕民终425号民事判决；

二、撤销西安市中级人民法院（2018）陕01民初1620号民事判决；

三、西咸新区沣西新城文海印刷厂、西安市灞桥区成军教育书店于本判决生效之日起，立即停止侵害涉案注册商标专用权的行为; 四、西咸新区沣西新城文海印刷厂于本判决生效之日起十日内向西安市临潼区西泉街办文海纸制品厂赔偿经济损失人民币五万元，西安市灞桥区成军教育书店对其中的五千元承担连带赔偿责任。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费5800元，由西咸新区沣西新城文海印刷厂负担5300元，西安市灞桥区成军教育书店负担500元；

二审案件受理费5800元，由西咸新区沣西新城文海印刷厂负担5300元，西安市灞桥区成军教育书店负担500元。

本判决为终审判决。