{C} 中华人民共和国最高人民法院 行 政 判 决 书 （2020）最高法知行终237号 上诉人（原审原告）：杜克大学。

住所地：美利坚合众国北卡莱罗纳州达勒姆郡。

代表人：艾瑞克•F•瓦格纳（EricF.Wagner），该公司技术许可和风险管理部/法务副总监。

委托诉讼代理人：李慧惠，中国专利代理（香港）有限公司专利代理师。

委托诉讼代理人：张宇腾，中国专利代理（香港）有限公司专利代理师。

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。

住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：陈龙飞，该局审查员。

委托诉讼代理人：程强，该局审查员。

上诉人杜克大学因与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年12月24日作出的（2017）京73行初4813号行政判决，向本院提起上诉。

本院于2020年6月29日立案后，依法组成合议庭,并于2020年8月26日公开开庭审理了本案，上诉人杜克大学委托诉讼代理人李慧惠、张宇腾，被上诉人国家知识产权局委托诉讼代理人陈龙飞、程强到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

杜克大学上诉请求：1.依法撤销原审判决；

2.依法撤销第117064号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定）；

3.责令国家知识产权局重新作出复审决定。

事实和理由：1.杜克大学名称为“用非天然前列腺素治疗脱发的组合物和方法”、申请号为201010193487.1的发明专利申请（以下简称本申请）的发明目的之一是提供用前列腺素类似物使毛发生长的方法，还提供促进人和低等动物毛发生长的组合物。

另一目的是选择合适的促进毛发生长而不会造成明显副作用的前列腺素类似物。

对于第一个发明目的，本申请说明书已载明了本申请涉及的前列腺素类似物的制备方法、有益技术效果，能够得到说明书的支持。

2.国家知识产权局认为引用对比文件6的记载使得本申请的权利要求得不到说明书的支持，但对比文件6是国家知识产权局在对本申请是否具有创造性审查中引用的对比文件，不应在对本申请是否符合《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十六条第四款时引入。

国家知识产权局辩称：1.本申请对于IC50定义不清，且并未载明IC50与毛发生长之间的关系；

2.本申请并无相关实验数据可以支持其具有“促进毛发生长而不会造成明显副作用的前列腺素类似物”。

被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回杜克大学的上诉请求。

杜克大学向原审法院提起诉讼，原审法院于2017年6月30日立案受理，杜克大学起诉请求：撤销被诉决定，并判令国家知识产权局重新作出决定。

事实和理由：本申请权利要求1-4能得到说明书的支持，符合专利法第二十六条第四款的规定，被诉决定认定错误。

被诉决定认为“说明书仅描述了化合物通式，却未公开符合该通式结构的任何具体化合物，更没有记载任何符合所述PGF2α类似物定义的化合物制备、确认”，但实际上，说明书已经明确记载了权利要求1中活性成分的具体化合物及其制备方法。

被诉决定认为“说明书没有记载用于证明促进毛发生长、避免明显副作用方面效果的实验数据”，但实际上，根据说明书明确记载的参考例1“放射性配体结合试验”可以测试权利要求1请求保护的前列腺素F的类似物（PGF）相对于PGF2α（人体中的天然前列腺素F类似物）的IC50值；

根据说明书明确记载的参考例2“毛发生长终期的转让试验”可以测试权利要求1请求保护的前列腺素F的类似物（PGF）对毛发生长的潜力。

在体外试验中活化前列腺素F受体的化合物在体内试验中对促进毛发生长是有效的。

因此，本领域技术人员根据说明书的记载能够容易地确定权利要求1中的活性成分与特定受体的结合力较强而与其它受体的结合力较弱，具有较好的选择性，能够促进毛发生长且不会造成明显的副作用。

因此，本申请权利要求1限定的化学通式是合适的，涵盖了杜克大学发现的这一类化合物，能够得到说明书的支持。

同理，本申请权利要求2-4也能得到说明书的支持。

另外，被诉决定援引对比文件6认定本申请权利要求得不到说明书的支持是错误的。

对比文件6未公开具有选择性的具体化合物,也未公开落入本申请权利要求保护的具体化合物。

国家知识产权局原审辩称：被诉决定关于本申请权利要求得不到说明书支持的认定正确。

本申请说明书虽然公开了部分含有权利要求1限定的化学通式的具体化合物及其制备方法，但是，没有公开能起到促进毛发生长又不会产生明显副作用的具体化合物及其制备方法。

权利要求1涉及的是化学产品用途发明，本申请说明书应当记载证明权利要求1可以实现所述用途或达到预期效果的定性或定量的实验数据。

虽然说明书记载了依据参考例1测试权利要求1请求保护的前列腺素F的类似物（PGF）的IC50值，再依据参考例2测试权利要求1请求保护的前列腺素F的类似物（PGF）对毛发生长的潜力。

但是，并没有记载IC50值与促进毛发生长之间的关系，也没有明确记载具有促进毛发生长又不会产生明显副作用效果的具体实验数据。

本领域技术人员无法确定具有权利要求1限定的化学通式的所有化合物均有促进毛发生长又不会产生明显副作用的效果。

因此，权利要求1限定的化学通式包含了杜克大学推测的内容，其效果无法预期，超出了说明书公开的范围，不能得到说明书的支持。

同理，权利要求2-4亦得不到说明书的支持。

另外，被诉决定援引对比文件6是为了举例说明化合物的微小差别可能导致效果的巨大变化甚至颠覆用途，依据说明书中实施例的化合物示例而推测到权利要求1请求保护的化合物可能性较低、权利要求1的范围具有不可预测性，请求驳回杜克大学的诉讼请求。

原审法院认定事实：本申请是申请号为201010193487.1、名称为“用非天然前列腺素治疗脱发的组合物和方法”的技术方案，申请人为杜克大学，申请日为2001年3月30日，优先权日为2000年3月31日，公开日为2010年12月1日。

经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2015年2月16日发出驳回决定，以不符合专利法第二十二条第三款和第二十六条第四款的规定为由驳回了本申请。

驳回决定所依据的文本为2010年5月28日分案申请日提交的说明书第1-298段、说明书摘要，2014年11月13日提交的权利要求第1-5项。

驳回决定所针对的权利要求书如下： “1.一种组合物用于制备治疗脱发或促进毛发生长的药物的用途，所述的组合物包含： A)活性成分，选自：具有选自如下结构的前列腺素F的类似物；

其中R1选自：C(O)OH、C(O)NHOH、C(O)OR3、CH2OH、S(O)2R3、C(O)NHR3、C(O)NHS(O)2R4和四唑；

R2是氢原子；

R3是甲基或乙基；

R4是苯基；

X选自：-C≡C-、共价键、-CH=C=CH-、-CH=CH-、-CH=N-、-C(O)-、-C(O)Y-和-(CH2)n-，其中n为2-4；

Y选自：氧原子、硫原子和NH；

和 Z选自：碳环、杂环、芳基、杂芳基、取代的碳环、取代的杂环、取代的芳基、和取代的杂芳基；

和 B)载体。

2.如权利要求1所述的用途，其特征在于，所述的R1选自：CO2H、C(O)NHOH、CO2R3、C(O)NHS(O)2R4和四唑。

3.如权利要求1或2所述的用途，其特征在于，所述的X是共价键，且所述的Z选自：芳环、杂芳环、取代的芳环和取代的杂芳环。

4.如权利要求1或2所述的用途，其特征在于，所述的X是-C≡C-，且Z是单芳环。

5.如权利要求1所述的用途，其中所述药物是施用于皮肤的局部药物。

” 驳回决定认为：（1）权利要求1-3、5不具备创造性。

权利要求1请求保护一种组合物用于制备治疗脱发或促进毛发生长的药物的用途。

对比文件6（WO98/33497A1，公开日期1998年8月6日）公开了包含前列腺素衍生物或类似物组合物，用于皮肤或头皮促进毛发生长。

权利要求1与对比文件6的区别在于，权利要求1中的R3是甲基、乙基，Z选自：杂环、杂芳基、取代的碳环、取代的杂环、和取代的杂芳基的技术方案，而对比文件6中的R3为异丙基，Z为碳环、芳基或取代的芳基。

由此确定本申请实际要解决的技术问题是提供治疗脱发的其它前列腺素的类似物。

然而，对比文件6给出了对结构进行改造的启示，本领域技术人员容易想到以这些基团对对比文件6的具体化合物进行结构改造，其效果都是可以预期的。

因此在对比文件6的基础上，通过合乎逻辑的推理得到权利要求1的技术方案是本领域技术人员容易想到的。

因此权利要求1不具备创造性。

同理，权利要求2-3也不具备创造性。

权利要求5的用途已经被对比文件6公开，在其引用的权利要求不具备创造性的基础上，权利要求5也不具备创造性。

（2）权利要求1-5得不到说明书的支持。

本申请要解决的技术问题是提供一种治疗哺乳动物脱发的组合物和方法。

本申请说明书中记载了促进小鼠毛发生长的评分标准，并验证了化合物拉塔前列素和氟前例醇甲酯促进毛发生长的评分。

本申请说明书记载化合物13，14-二氢-15-(2-苯并噻唑基)五去甲前列腺素F1（实施例1中的化合物）、化合物3-1、3-2、3-3（实施例3中的化合物）的活性时，以IC50的形式进行表示，而没有记载明确的促进毛发生长的评分；

本申请说明书实施例4和5并没有记载组合物具有促进毛发生长的作用的确切数据，实施例6-9（包含化合物3-1或3-3的组合物活性实验）中记载的促进毛发生长的作用为“使睫毛变深变密”、“促进毛发生长”以及“促进睫毛生长”，而并没有记载任何可以使本领域技术人员确信其确实达到促进毛发生长作用的实验数据。

由于IC50为半数抑制浓度，本申请说明书中并没有明确记载IC50的具体含义以及其与毛发生长之间的明确关系，本领域技术人员根据本申请记载的内容无法确定化合物13，14-二氢-15-(2-苯并噻唑基)五去甲前列腺素F1（实施例1中的化合物）、化合物3-1、3-2、3-3（实施例3中的化合物）也具有本申请中所述的具有促进小鼠毛发生长的作用。

本申请中没有认证任何“R1选自：C(O)NHOH、CH2OH、S(O)2R3、C(O)NHR3、C(O)NHS(O)2R4和四唑；

R4是苯基；

X选自：-C≡C-、共价键、-CH=C=CH-、-CH=CH-、-CH=N-、-C(O)-、-C(O)Y-，其中n为2-4；

Y选自：氧原子、硫原子和NH”的化合物的活性。

现有技术中记载的具有促进毛发生长的前列腺素衍生物或类似物，均为-COOR1（对应于本申请中的R1基团），并没有记载所述基团为“C(O)NHOH、CH2OH、S(O)2R3、C(O)NHR3、C(O)NHS(O)2R4”时也具有促进毛发生长的作用，由于-COOR1基团与“C(O)NHOH、CH2OH、S(O)2R3、C(O)NHR3、C(O)NHS(O)2R4”基团在物化性质上差异较大，根据现有技术本领域技术人员无法预期“R1选自：C(O)NHOH、CH2OH、S(O)2R3、C(O)NHR3、C(O)NHS(O)2R4”时也具有促进毛发生长的作用。

本申请中并没有验证落入权利要求1范围内化合物的活性，即使结合现有技术也无法预期其可以达到本申请中所述的效果。

因此权利要求1概括了一个较大的范围，包含了杜克大学推测的内容，而其效果又难以预期。

因此权利要求1得不到说明书的支持。

基于评述权利要求1同样的理由，权利要求2-5也得不到说明书的支持。

杜克大学对上述驳回决定不服,于2015年6月2日向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出了复审请求，同时权利要求书全文替换页（共1页4项权利要求）。

复审请求时新修改的权利要求书如下： “1.一种组合物用于制备治疗脱发或促进毛发生长的药物的用途，所述的组合物包含： A)活性成分，选自：具有选自如下结构的前列腺素F的类似物；

其中R1选自：C(O)NHOH、CH2OH、S(O)2R3、C(O)NHR3、C(O)NHS(O)2R4；

R2是氢原子；

R3是甲基或乙基；

R4是苯基；

X选自：-C≡C-、共价键、-CH=C=CH-、-CH=CH-、-CH=N-、-C(O)-、-C(O)Y-和-(CH2)n-，其中n为2-4；

Y选自：氧原子、硫原子和NH；

和 Z选自：碳环、杂环、芳基、杂芳基、取代的碳环、取代的杂环、取代的芳基、和取代的杂芳基；

和 B)载体。

2.如权利要求1所述的用途，其特征在于，X是共价键，且Z选自：芳环、杂芳环、取代的芳环和取代的杂芳环。

3.如权利要求1所述的用途，其特征在于，X是-C≡C-，且Z是单芳环。

4.如权利要求1所述的用途，其中所述药物是施用于皮肤的局部药物。

” 杜克大学认为：（1）关于专利法第二十二条第三款。

因修改了原权利要求1，使得R1不能是C(O)OH、C(O)OR3或四唑。

对比文件6没有教导或暗示请求保护的主题，也没有教导或暗示权利要求中这样的结构，即R1选自C(O)NHOH、CH2OH、S(O)2R3、C(O)NHR3和C(O)NHS(O)2R4。

因此，修改后的权利要求相对于对比文件6具备创造性。

（2）关于专利法第二十六条第四款。

没有现有技术公开了IC50值与毛发生长之间的关系，相反，杜克大学发现了选择性地抑制FP受体和促进毛发生长的一类特定的前列腺素类似物，这种前列腺素类似物能与毛发选择性受体（如FP受体）强烈相互作用。

如与前次意见陈述书一同提交的声明(declaration)以及本申请实施例中所示，在体外试验中活化前列腺素F受体的化合物在体内试验中对促进毛发生长是有效的。

基于说明书，首先，根据参考例1，可以确定IC50值(相对于PGF2α的IC50值)。

然后，使用参考例2的毛发生长终期的转化试验可以确认类似物促进毛发生长。

本领域技术人员将能够容易地确定哪些化合物将会是具有选择性的，并且可用于治疗脱发或促进毛发生长。

综上所述，本申请权利要求能够得到说明书的支持。

经形式审查合格，专利复审委员会于2015年6月12日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。

原审查部门在前置审查意见书中认为，杜克大学对权利要求书的修改克服了不具备创造性的缺陷，但其仍然存在权利要求书得不到说明书支持的缺陷，因而坚持原驳回决定。

随后，专利复审委员会对本案进行审理。

专利复审委员会于2016年5月18日向杜克大学发出复审通知书，指出：权利要求1-4均未以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

杜克大学于2016年8月31日提交了意见陈述书，以及经修改的权利要求替换页（共1页4项权利要求）。

权利要求书的修改仅为增加权利要求1中R4为甲基取代基的情形。

杜克大学认为：修改后的权利要求1中R4可以是苯基或甲基，由此使得说明书的三个额外的化合物落入权利要求书的范围之内。

因此，权利要求书的整个范围都得到了说明书的支持。

其余意见陈述同复审请求书。

专利复审委员会于2016年11月18日作出被诉决定，认定： 1.审查文本的认定 杜克大学答复复审通知书时修改了权利要求书，因此，本决定以下述文本作为审查基础：2010年5月28日分案申请日提交的说明书第1-298段、说明书摘要，2016年8月31日提交的权利要求第1-4项。

2.关于专利法第二十六条第四款 根据该款规定，权利要求书中的每一项权利要求所请求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

如果该权利要求仅为杜克大学推测的内容，说明书没有公开实施方案，效果也无从确定和评价，应当认为权利要求超出了说明书公开的范围，得不到说明书的支持。

本申请说明书记载，已有的用前列腺素促进毛发生长的尝试并不成功，不同的前列腺素类似物可能以各种浓度结合于多种受体，而产生双相作用，另外给予天然前列腺素会产生副作用如炎症、表面刺激、平滑肌收缩、疼痛和支气管收缩，因此，本发明的目的是选择合适的促进毛发生长而不会造成明显副作用的前列腺素（参见说明书第0013段）。

权利要求1请求保护的制药用途中，其组合物包含活性成分PGF2α类似物，PGF2α的结构特征是脂环的C9和C11位含羟基，C5和C6间具有顺式双键，C13和C14间包含反式双键，权利要求涉及的通式化合物也包括C9和C11位的羟基，C5、C6间以及C13、C14间的不饱和键（双键或三键）。

说明书中仅描述了化学通式（见说明书第0050、0062、0129段），却未公开符合该通式结构的任何具体化合物，更没有记载任何符合所述PGF2α类似物定义的化合物制备、确认以及用于证明其促进毛发生长、避免明显副作用方面的效果实验数据等。

鉴于杜克大学已在说明书中声称“不同的前列腺素类似物可能以各种浓度结合与多种受体，而产生双相作用”，且PGF2α类似物拉塔前列素虽表现出促进动物毛发生长的特性，却最终因选择性差引起副作用而排除在保护范围之外（见说明书第0231-0234段，以及杜克大学答复第三次审查意见通知书时的意见陈述），因此，本领域技术人员根据目前说明书公开的内容无法获知杜克大学获得了权利要求1中涉及的化合物，仅根据通式的表述也无法预期其能够解决本发明所要解决的技术问题，即促进毛发生长而不会造成明显副作用。

针对复审请求书以及杜克大学答复复审通知书时陈述的意见，专利复审委员会认为：首先，即使补充R4为甲基，说明书也没有公开任何符合权利要求1所述通式的化合物，本领域技术人员甚至无从获知怎样实现发明的内容，因此，权利要求1是建立在推测的基础上。

其次，至于能否由说明书公开的内容得出权利要求1的技术方案，应综合说明书的全部内容以及现有技术整体判断。

现有技术已知前列腺素类的化合物（A、B、E、F、I类）能够增加毛发生长，本发明的意义在于发现了并非所有前列腺素类似物均适合治疗脱发，因为有些化合物的受体选择性差，副作用明显，因而本发明所要解决的技术问题在于“选择”，即选择合适的促毛发生长又不造成明显副作用的前列腺素类似物。

说明书中强调的上述内容实质上是将本发明中所述的化合物与泛泛的前列腺素类似物从用途及效果上加以区分，由此也降低了本领域技术人员依据前列腺素类化合物的一些结构共性来推测本发明效果的可能性，公开确切的验证结果变得至关重要。

仅教导评估的方法，如参考例1和2，不足以使本领域技术人员分辨何种化合物能够实现本发明的目的。

而“声明”亦仅强调评估方法的可行性，却未教导究竟什么样的化合物激活了前列腺素F受体而什么样的化合物没有激活该受体。

而说明书实施例化合物3-1、3-2、3-3与权利要求1请求保护的化合物在α链和Ω链上差别很大，不带有不饱和键，R1取代基也不同，且三个化合物之间结构差异相对较小，没有足够的可循规律支持本领域技术人员根据实验验证的多样性合理推测其他化合物具备类似用途。

不仅如此，拉塔前列素的实例更进一步降低了由实施例化合物推测其他化合物的可能性，这一点在现有技术中也有所体现。

例如，在评述创造性过程中引用的对比文件6说明书第18页记载，通式定义化合物中，一些可能因为刺激或其他副作用导致化合物不适合应用，例如，带有苯环的化合物1可能产生刺激，然而苯环上被甲氧基所取代的化合物8降低或消除了这种刺激作用。

由此可见，化合物微小差别可能导致效果有巨大变化，甚至可能颠覆其用途。

依照验证方法的指示或者实施例给出的化合物示例不足以使本领域技术人员确认权利要求1请求保护的技术方案可以解决发明所要解决的技术问题。

综上所述，权利要求1仅为杜克大学推测的内容，说明书没有公开实施方案，效果也无从确定和评价，应当认为其超出了说明书公开的范围，得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

基于同样的理由，权利要求2-4也得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

据此，专利复审委员会作出被诉决定，维持国家知识产权局作出的驳回决定。

原审法院另查明：本申请说明书记载有如下内容：“在另一方法中，已用前列腺素来促进毛发生长，因为前列腺素具有与甲状腺激素相似的效益，即增加毛发的长度和色素沉着的改变。

”“然而，已有的用前列腺素促进毛发生长的尝试并不成功。

不同的前列腺素类似物可能以各种浓度结合于多种受体，而产生双相作用。

另外，给予天然前列腺素会产生副作用如炎症、表面刺激、平滑肌收缩、疼痛和支气管收缩。

因此，本发明的目的之一是提供用前列腺素类似物使毛发生长的方法，还提供促进人和低等动物毛发生长的组合物。

本发明的另一目的是选择合适的促进毛发生长而不会造成明显副作用的前列腺素类似物。

”“本发明涉及用于治疗脱发的组合物和方法。

这些方法包括施用包含特定的前列腺素类似物的组合物，这种前列腺素类似物能与毛发选择性受体（如FP受体）强烈相互作用。

前列腺素类似物的选择至关重要，因为前列腺素类似物必须选择性地激活FP受体而不激活其他会抵消FP受体活化作用的受体。

”“参考例1-放射性配体结合试验用放射性配体结合试验可以确定PGF相对于PGF2α的IC50。

……”“参考例2-毛发生长终期的转让试验用发毛生长终期的转化试验测试PGF对毛发生长的潜力。

毛发生长终期转化试验测定PGF将处于毛发生长周期静止阶段（“毛发生长终期”）的小鼠转变到毛发生长周期的生长阶段（“毛发生长初期”）的潜力。

……本文用毛发生长终期的转化试验通过测定黑素形成筛选有潜在毛发生长的PGF。

……” 原审法院认为，本案焦点问题是本申请权利要求1-4能否得到说明书的支持、是否符合专利法第二十六条第四款“权利要求书应当以说明书为依据”的规定。

本申请为化学产品用途发明，独立权利要求1限定了制备治疗脱发或促进毛发生长之药物的组合物包含的活性成分，即前列腺素F的类似物（PGF），所具有的化学通式结构；

权利要求2-4是从属权利要求，进一步限定了权利要求1的化学通式结构或施用方法。

根据说明书的记载可知，由于不同的前列腺素类似物可能以各种浓度结合于多种受体而产生双相作用，加之天然前列腺素会产生炎症、表面刺激、平滑肌收缩、疼痛和支气管收缩等副作用，故使用前列腺素促进毛发生长的现有技术并不成功。

因此，本发明的目的是选择合适的促进毛发生长而不会造成明显副作用的前列腺素类似物，以解决促进毛发生长且不会产生明显副作用的技术问题。

为此，说明书记载了前列腺素F的类似物（PGF）的化学通式结构、具体实例及制备流程，记载了参考例1“放射性配体结合试验”用以确定前列腺素F的类似物（PGF）相对于PGF2α（人体中的天然前列腺素F类似物）的IC50值，记载了参考例2“毛发生长终期的转让试验”用以测试前列腺素F的类似物（PGF）对毛发生长的潜力，记载了用参考例1所述方法测试具体化合物或制备组合物并施用的实施例等。

杜克大学强调说明书已经明确记载合适的具体化合物及其制备方法，认为参考例1和参考例2所述评估方法具有可行性，主张本领域技术人员根据参考例1和参考例2即可确定权利要求1中的活性成分能够解决促进毛发生长且不会造成明显副作用的技术问题。

但是，对于化学产品用途发明来说，在本领域技术人员不能根据现有技术、没有足够的可循规律合理推测发明用途的情况下，公开能够实现其用途、达到其技术效果的实验数据至关重要。

由于本申请说明书没有记载能够促进毛发生长又不会产生明显副作用效果的具体实验数据，即便根据说明书记载的参考例1可测试前列腺素F的类似物（PGF）的IC50值、根据参考例2可测试前列腺素F的类似物（PGF）对毛发生长的潜力，但在没有明确记载IC50值与促进毛发生长之间关系的情况下，仅依据参考例1和参考例2，并不足以证明说明书记载的具体化合物及制备方法就是能够解决促进毛发生长又不会产生明显副作用这一技术问题的具体化合物及制备方法，由说明书公开的范围扩展到权利要求1限定的范围并不能解决促进毛发生长又不会产生明显副作用的技术问题。

而且，正如被诉决定所述，“本发明的意义在于发现了并非所有前列腺素类似物均适合治疗脱发……说明书中强调的上述内容实质上是将本发明中所述的化合物与泛泛的前列腺素类似物从用途及效果上加以区分，由此也降低了本领域技术人员依据前列腺素类化合物的一些结构共性来推测本发明效果的可能性”。

因此，在综合考虑本申请涉及的技术问题、发明核心、权利要求范围、说明书范围、现有技术状况、本领域公知常识等因素的基础上进行整体判断可知，权利要求1包含了杜克大学推测的、其效果又难以预先确定和评价的内容，权利要求1已超出说明书公开的范围，得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

同理，权利要求2-4也得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

另外，被诉决定为说明从本申请说明书记载的化合物示例推测到权利要求1请求保护的化合物具有不可预测性而援引国家知识产权局原审查部门在驳回决定中评述本申请创造性时所引用的对比文件6。

该引用对专利法第二十六条第四款“权利要求书应当以说明书为依据”的认定并无直接影响。

原审法院判决：驳回杜克大学的诉讼请求。

案件受理费100元，由杜克大学负担。

本院二审期间，当事人未提交新证据。

原审查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院认为，本案的争议焦点问题是：本案焦点问题是本申请权利要求1-4是否符合专利法第二十六条第四款“权利要求书应当以说明书为依据”的规定。

专利法第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持；

权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围；

如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。

对于化学产品用途发明，在说明书中应当记载所使用的化学产品、使用方法及所取得的效果，使得本领域技术人员能够实施该用途发明。

如果本领域的技术人员无法根据现有技术预测该用途，则应当记载对于本领域的技术人员来说，足以证明该物质可以用于所述用途并能解决所要解决的技术问题或者达到所述效果的实验数据。

根据本申请说明书第[0009]段、第[0011]段、第[0013]段记载，现有技术中已有用前列腺素来促进毛发生长，且天然前列腺素F的类似物是本领域已知的；

但已有的用前列腺素促进毛发生长的尝试并不成功。

不同的前列腺素类似物可能以各种浓度结合于多种受体，而产生双相作用；

另外，给予天然前列腺素能产生副作用，如炎症、表面刺激、平滑肌收缩、疼痛和支气管收缩；

因此，本发明的目的之一是提供用前列腺素类似物使毛发生长的方法，还提供促进任何低等动物毛发生长的组合物；

本发明的另一目的是选择合适的促进毛发生长而不会造成明显副作用的前列腺素类似物。

杜克大学陈述本申请选取说明书第[0228]段、第[0249]段四种结构的前列腺素类似物，使用参考例1、参考例2中评估方法，可获得毛发生长的技术效果。

但是，首先，本申请实施例中的化合物与权利要求1请求保护的化合物在α链和Ω链上差别很大，不带有不饱和键，R1取代基也不同，且实施例中化合物之间结构差异相对较小，本领域技术人员根据实施例中化合物无法合理推测到权利要求1请求保护的通式化合物具备类似用途；

其次，实施例中第[0231]段至第[0234]段记载了使用拉塔前列素不会减弱激活FP受体的作用，但会激活EP1受体，将导致副作用疼痛，但本申请说明书参考例1、2并未记载何种化合物激活了前列腺素F受体，本领域技术人员无法根据本说明书记载分辨何种化合物能够实现本发明目的；

最后，说明书实施例虽记载了三个化合物可以取得促进毛发生长的效果，但并未记载化合物IC50值与毛发生长之间的关系，且无相关的具体实验数据予以支持。

综上所述，本申请权利要求1中通式化合物的实施方案及技术效果在说明书中并未记载，本申请权利要求1得不到说明书的支持；

基于相同的理由，权利要求2-4亦得不到说明书的支持。

被诉决定援引对比文件6来说明本申请权利要求的不可预测性，但该引用对本申请权利要求是否符合专利法第二十六条第四款“权利要求书应当以说明书为依据”的认定并无直接影响。

综上所述，杜克大学的上诉请求不能成立，应予驳回；

原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费100元，由杜克大学负担。

本判决为终审判决。

审判长　焦　彦 审判员　袁晓贞 审判员　钱建国 二〇二〇年十一月二十日 法官助理游美玲 书记员韩丰 裁判要点 案　　号 （2020）最高法知行终237号 案　　由 发明专利申请驳回复审行政纠纷 合 议 庭 审判长：焦 彦 审判员：袁晓贞、钱建国 法官助理：游美玲 书记员：韩 丰 裁判日期 2020年11月20日 涉案专利 “用非天然前列腺素治疗脱发的组合物和方法”发明专利申请（201010193487.1） 关 键 词 发明专利申请；

说明书支持 当 事 人 上诉人（原审原告）：杜克大学；

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。

裁判结果 驳回上诉，维持原判。

（原判主文：驳回杜克大学的诉讼请求。

第117064号复审决定主文：维持国家知识产权局于2015年2月16日对201010193487.1号申请作出的驳回决定。

涉案法条 《中华人民共和国专利法》第二十六条第四款；

《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项。

法律问题 权利要求是否得到说明书支持的判断问题 裁判观点 权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围；

如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。

对于化学产品用途发明，在说明书中应当记载所使用的化学产品、使用方法及所取得的效果，使得本领域技术人员能够实施该用途发明。

如果本领域的技术人员无法根据现有技术预测该用途，则应当记载对于本领域的技术人员来说，足以证明该物质可以用于所述用途并能解决所要解决的技术问题或者达到所述效果的实验数据。

注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。