山东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）鲁民终33号上诉人（原审原告）：上海弘奇永和餐饮管理有限公司。

住所地：上海市静安区江场西路160号501-18室。

法定代表人：林建雄，董事长。

委托诉讼代理人：曾杰，山东诚功（北京）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：曲亮，山东诚功（北京）律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：李沧区风月堂小吃店。

经营场所：山东省青岛市李沧区向阳路65号崂山百货1楼27号商铺。

经营者：赵德阔，男，1965年1月3日出生，汉族，住山东省青岛市市南区。

委托诉讼代理人：李昊霖，山东鲁宁律师事务所律师。

委托诉讼代理人：丁尔宇，山东文康律师事务所律师。

上诉人上海弘奇永和餐饮管理有限公司（以下简称弘奇永和公司）因与被上诉人李沧区风月堂小吃店（以下简称风月堂小吃店）侵害商标权纠纷一案，不服山东省青岛市中级人民法院（2017）鲁02民初1495号民事判决，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭进行了审理。

本院认为，一审判决认定基本事实不清，适用法律不当，具体理由如下：1.一审法院对在先使用抗辩认定不当。

首先，根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”的规定，风月堂小吃店主张在先使用抗辩，需要满足以下几个条件：一是风月堂小吃店在弘奇永和公司涉案商标申请注册前，在美团外卖网站开设的网店中突出使用了“永和豆浆”；

二是风月堂小吃店的使用已经有了一定影响。

但是一审法院并未对该两个要件进行审查。

其次，根据该款规定，在先使用应是商标性使用，但是一审法院并未对风月堂小吃店在美团外卖网站开设的网店中使用“永和豆浆”字样的行为进行定性，直接依据风月堂小吃店成立在先而认定其在先使用成立不当。

第三，依据该款规定，风月堂小吃店即使在先使用抗辩成立，亦应区分情况附加适当区别标识或规范性使用，但对此一审法院并未对当事人进行释明，亦没有对此作出认定。

2.弘奇永和公司一审中主张风月堂小吃店在美团外卖网站开设的网店中使用“永和豆浆”字样侵犯了其享有的第9862735、10536544号商标的商标权，一审法院在未支持弘奇永和公司诉讼请求的前提下，超出其诉讼请求范围判令风月堂小吃店未实施侵犯弘奇永和公司第4033258、5344572号商标权的行为，违反民事诉讼中的不告不理原则。

3.二审中，双方当事人提交了新证据，致使相关事实的认定发生变化，需要进一步查明。

重审中，一审法院应该首先确定弘奇永和公司主张保护的权利是什么、主张的被控侵权行为是什么、相关行为侵犯了何种权利以及法律依据。

在明确弘奇永和公司主张的前提下，结合查明的事实，对其主张的被控侵权行为进行分析定性，同时审查风月堂小吃店的抗辩是否成立，从而对风月堂小吃店是否侵权作出正确认定。

在此基础上，正确认定当事人应承担的民事责任。

综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销山东省青岛市中级人民法院（2017）鲁02民初1495号民事判决；

二、本案发回山东省青岛市中级人民法院重审。

上诉人上海弘奇永和餐饮管理有限公司预交的二审案件受理费2300元予以退回。