陕西省高级人民法院陕西省高级人民法院民事判决书民事判决书 (2019)陕民终495号(2019)陕民终495号 上诉人(原审原告)：王五岳，男，汉族，1977年11月5日出生，中山市施桦乐奇墙面装饰有限公司董事长，住广东省中山市民众镇民众社区居民委员会仁和路100号。

委托诉讼代理人：李晓丹，陕西永嘉信律师事务所律师。

委托诉讼代理人：马锦娜，陕西永嘉信律师事务所律师。

被上诉人(原审被告)：桐乡市诺丁堡装饰材料有限公司，住所地浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道齐富路526号1幢。

法定代表人：郑孙连，该公司总经理。

委托诉讼代理人：王天云，北京市康达(西安)律师事务所律师。

委托诉讼代理人：豆蓉，北京市康达(西安)律师事务所律师。

原审被告：西安市未央区祥和壁纸经销部，住所地陕西省西安市未央区西部建材城1排6号。

经营者：李枝页。

上诉人王五岳因与被上诉人桐乡市诺丁堡装饰材料有限公司(以下简称：诺丁堡公司)、原审被告西安市未央区祥和壁纸经销部侵害外观设计专利权纠纷一案，不服西安市中级人民法院（2018）陕01民初851号民事判决，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

王五岳上诉请求：1、依法撤销一审判决，改判支持王五岳的诉讼请求；

2、本案的一、二审诉讼费用由诺丁堡公司承担。

事实与理由：一审判决认定事实错误。

(1)被上诉人不构成许诺销售。

一审判决认定被上诉人构成许诺销售的证据主要为展会照片。

展会照片没有原件，也没有负责人及制作证明材料的人员签名或盖章。

同时展会照片比较模糊，无法展现被诉侵权设计，展会时间是2014年8月，晚于上诉人授权外观设计专利申请日2014年7月；

（2）被上诉人的先用权抗辩证据不足。

一审判决认定被上诉人已经开始生产被控侵权产品的证据主要有：印刷合同、银行流水、菲林片、图册以及2014年4月的专卖合同和收款收据。

关于印刷合同，无法证明合同签订时间；

没有证据证明打款证明即为履行该合同义务（制作图册）所支付的价款，更无法证明合同中所委托印刷的图册与提供的图册内容是一致的；

即使该证据真实，也仅仅是印刷图册，并不能说明已经生产或者做好生产的准备；

2014年4月的专卖合同与收款收据，没有发票佐证，合同内容也仅仅是授权经销性质，并未表明合同已经履行且已制造出被控侵权产品；

（3）被上诉人并未提供证据证明其先用设计系合法手段获得，也未证明其行为属于在原有范围内继续生产。

诺丁堡公司辩称，一审判决认定事实清楚，证据充分，应驳回上诉，维持原判。

王五岳向一审法院提出诉讼请求：1、被告停止侵犯第ZL201430236577.3号外观设计专利权的行为；

2、被告赔偿原告损失10万元(含原告因制止被告侵权行为产生的合理费用)；

3、被告承担本案诉讼费。

一审法院认定的事实：2014年7月14日，原告向国家知识产权局申请“电视背景墙(10)”外观设计专利，2015年5月27日获得授权，专利号为ZL201430236577.3。

该外观设计产品用于材料装饰、电视背景墙，设计要点为产品图案与产品形状的结合。

2018年3月8日，该专利年费予以缴纳。

2017年2月24日，原告的委托代理人惠丹、李学亮向陕西省西安市公证处申请保全证据公证。

2017年3月5日，原告的委托代理人和公证人员，来到位于陕西省西安市未央区太华北路延伸线西部建材城1排6号的“祥和墙纸”门店。

原告的委托代理人在该店订购了相关产品，取得了编号：0001049的《祥和墙纸销售订单》，向该店销售人员预付了订金，并向该店销售人员索取了印有“陕西祥和墙纸有限公司李枝页祥和墙纸”等字样的名片。

订购产品中有一款产品的设计与涉案专利的设计基本相同。

购买行为结束后，公证人员与原告的委托代理人又于2017年3月31日到该店支付了余款，并取走上述产品。

随后公证人员于2017年4月1日对上述所购产品进行了拍照、贴封。

对于前述购买过程，陕西省西安市公证处出具了(2017)西证民字第10485号公证书。

为证明其为在先使用，诺丁堡公司向一审法院提交：一、商标受理通知书一份、2014年4月专卖合同两份及收款收据，证明雅斯戈特为诺丁堡公司旗下品牌，诺丁堡公司与代理商签订2014版产品代理销售合同及收款收据；

二、2014年3月16日与桐乡市南日印刷厂签订的印刷合同书、桐乡市南日印刷厂的营业执照和法人身份证复印件、样本图册（图册上有桐乡市南日印刷厂的证明，证明图册印刷时间为2014年3月）及菲林片（菲林片形成时间是2014年3月20日）、2014年4月23日银行流水，证明诺丁堡公司于2014年3月委托桐乡市南日印刷厂印刷2014版图册；

三、2014年8月6-8日参展合同书、2014年8月6-8日入展确认书、展台搭建合同、现场照片，证明其参加了第18届中国（上海）墙纸布艺地毯及家居软装饰展览会。

在展会上已经有涉案图样。

原告发表质证意见如下：三组证据的真实性及证明目的均不认可，菲林片与图册不能证明已经公开，不能证明形成时间，没有相应的发票，不能证明图册是2014年印刷的，不能依据显示的时间证明是对应的时间，不能证明印刷合同与图册一一对应的关系，菲林片未提供图片的原始载体，不能通过菲林片上显示的时间推定为菲林片形成的时间；

证据二的参展合同书，诺丁堡公司并非合同当事人，展台是“雅思格特软包”几个字；

展会照片没有提供存储介质，不能证明形成时间，而且照片不能体现本案的专利图案。

经查，被控侵权产品系祥和经销部销售，该产品由诺丁堡公司制造、销售。

诺丁堡公司提交的证据证明2014年8月6日至2014年8月8日，诺丁堡公司参加展览会。

一审法院认为，原告王五岳作为涉案外观设计专利的专利权人，有针对侵犯其外观设计专利权的行为提起民事诉讼的权利，其原告主体适格。

本案的争议焦点是被告祥和经销部、诺丁堡公司销售、制造被控侵权产品是否构成在先使用。

《中华人民共和国专利法》第六十九条规定：有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；

（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

本案中，原告的涉案外观设计专利向国家知识产权局申请的时间为2014年7月14日，被告诺丁堡公司提交的印刷合同书、银行流水、菲林片、图册，可以证明其在2014年3月已经印刷了包含与原告涉案外观设计专利相同图案的图片，用于展会及向客户推介，许诺销售与原告外观设计专利相同图案的电视背景墙产品，结合被告诺丁堡公司提交的2014年4月专卖合同及收款收据，可以证明被告诺丁堡公司在2014年4月就已经开始生产被控侵权产品，由于其系在原有范围内继续生产，其行为已经构成《中华人民共和国专利法》第六十九条第一款第（二）项规定的情形，不应视为对原告外观设计专利权的侵犯。

由于被告诺丁堡公司不构成侵权，被告祥和经销部的销售行为亦不构成对原告外观设计专利权的侵犯。

由于被告祥和经销部、诺丁堡公司并不存在侵犯原告外观设计专利权的行为，故对原告的诉讼请求，原审法院不予支持。

综上，判决：驳回原告王五岳的诉讼请求。

案件受理费2300元，由原告王五岳负担。

本院经审理查明，一审查明的事实属实，本院予以确认。

本院认为，依据《中华人民共和国专利法》第六十九条规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

……”。

本案中，涉案外观设计专利向国家知识产权局申请的时间为2014年7月14日，而诺丁堡公司提供涉案外观设计专利图片的“菲林片”显示时间是2014年3月20日，编号分别为：FS9002、FS9005、FS9006、FS9007，该四幅菲林片所显示的图案均与涉案被控侵权产品的图案相同，同时根据诺丁堡公司提交的印刷合同书、银行流水、图册显示的时间均早于涉案外观设计专利申请时间，可以证明诺丁堡公司在王五岳申请涉案外观设计专利时间之前已经掌握与涉案外观设计专利技术相同的技术，结合诺丁堡公司提交的2014年4月专卖合同及收款收据，可以证明其在2014年3月已经印刷了包含与王五岳涉案外观设计专利相同图案的图片，用于展会及向客户推介，证明诺丁堡公司在2014年3月就已经开始生产被控侵权产品或已做好制造、使用的必要准备，并且是在原有范围内继续生产。

因此，诺丁堡公司先用抗辩权理由成立，诺丁堡公司并未侵害王五岳的外观设计专利权。

故上诉人的上诉理由不能成立，一审判决对此认定正确。

综上所述，王五岳的上诉请求不能成立，应予驳回。

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2300元，由王五岳负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　  同惠会审　判　员　　宋小敏审　判　员　　涂道勇  二〇一九年七月十二日法 官助 理    闫建军                             书　记　员　  刘昕禹   上诉人:王五岳,男性,汉族,住.,户口薄.。

    被上诉人:桐乡市诺丁堡装饰材料有限公司,西安市未央区祥和壁纸经销部,。

上诉人×××因与被上诉人×××／上诉人×××及原审原告／被告／第三人×××……侵害外观设计专利权纠纷一案，不服西安市中级人民法院(2018)陕01民初851号民事判决，向本院提起上诉。

本院于××××年××月××日立案后，依法组成合议庭，开庭／因涉及……不开庭进行了审理。

上诉人×××、被上诉人×××、原审原告／被告／第三人×××……到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

×××上诉请求：……。

事实和理由：……。

×××辩称，……。

×××述称，……。

×××向一审法院起诉请求：……。

一审法院认定事实：……。

一审法院认为，……。

判决：……。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。

对当事人二审争议的事实，本院认定如下：……。

本院认为，……。

综上所述，×××的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费……元，由……负担。

本判决为终审判决。