上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0115民初36147号原告：费斯托(中国)有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区云桥路XXX号。

法定代表人：DR.ANSGARKRIWET，董事长。

委托诉讼代理人：刘知文，北京市隆安律师事务所上海分所律师。

被告：厦门巨浪自动化设备有限公司，住所地福建省厦门市。

法定代表人：黄和清，执行董事兼总经理。

委托诉讼代理人：陈伟峰，北京盈科(上海)律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王聪，北京盈科(上海)律师事务所律师。

原告费斯托(中国)有限公司(以下称费斯托公司)诉被告厦门巨浪自动化设备有限公司(以下称巨浪公司)侵害商标权纠纷一案，本院于2019年5月5日立案受理后，依法适用普通程序，进行了庭前证据交换，并于2019年8月15日公开开庭进行了审理。

原告费斯托公司的委托诉讼代理人刘知文，被告巨浪公司的委托诉讼代理人陈伟峰、王聪到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告费斯托公司向本院提出诉讼请求，要求判令：1.被告立即停止侵害原告注册商标专用权的行为，立即停止以“/”品牌销售气管、气枪产品；

2.被告销毁其侵权宣传资料并去除其库存产品上的侵权商标；

3.被告向原告赔礼道歉、消除影响，在《解放日报》除中缝外版面刊登道歉声明，并在其控制和管理的“http：//www.jpnsmc.com”网站上就其侵权行为以中文和英文方式向原告赔礼道歉、消除影响，道歉内容至少保留三个月；

4.被告赔偿原告经济损失100万元；

5.被告赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理费用合计52,000元(包括公证费2000元、律师费50,000元)。

事实和理由：原告的唯一股东德国费斯托股份两合公司(FestoAG&Co.KG，以下称德国费斯托公司)成立于1925年，系自动化技术领域的全球领先厂商，德国费斯托公司业务遍及全球200个行业，为超过30万的客户提供领先的气动和电驱动技术及全面解决方案。

德国费斯托公司在中国的业务始于1985年，目前在大中华区设有100多个销售办公室及官方授权合作伙伴网点。

原告费斯托公司[英文名称为FESTO(China)Ltd]成立于1993年12月23日，系德国费斯托公司在中国设立的全资子公司。

“费斯托/FESTO”作为企业字号、注册商标等长久以来一直使用并被积极推广及宣传，现已广为大众熟知。

以德国费斯托公司英文字号“FESTO”注册或为主体的商标因其注册时间长、市场信誉好，使用频率高，在全世界的气动等相关领域皆具有较高的市场知名度和显著性，进而具有较强的识别力。

德国费斯托公司经我国国家工商行政管理总局商标局核准，先后于1996年10月14日在第17类非金属软管等产品上注册了第880028号“/”商标，于2010年12月10日在第7类气动工具、气动用设备等产品上注册了第GXXXXXXX号“/”商标。

经德国费斯托公司授权，原告有权使用上述商标，并有权在中国对任何侵犯其商标权及进行不正当竞争的组织或个人采取法律行动。

被告于2013年7月成立，是一家主要从事自动化设备、电子元器件、机械设备及配件、五金交电研发和销售的公司，注册资本仅为100万元。

被告的主营业务、服务对象与原告存在大范围交集，被告在其控制和管理的“http：//www.jpnsmc.com”“www.festo-world.com”网站上，以“/”品牌销售两种气管及气枪等产品。

被告销售的两种气管材质显系非金属，该两种气管与德国费斯托公司的第880028号商标指定的非金属软管属于类似商品。

而气枪属于利用压缩空气吹掉杂质的手持工具，按照商品分类应属于“非手动的手持工具”(0743群组)。

德国费斯托公司的第GXXXXXXX号商标核定使用的商品中包含气动用设备，类似群为0743，属于同一群组的商品，应视为类似商品。

故德国费斯托公司的第GXXXXXXX号商标核定使用的商品中的气动用设备与被告销售的气枪构成类似商品。

原告认为，被告销售的两种气管及气枪与德国费斯托公司注册商标内包含群组的商品构成类似商品，被告使用的产品商标“/”与德国费斯托公司的商标中的显著部分近似，易使相关公众对商品来源产生混淆的，应判定为近似商标。

被告的上述行为构成商标侵权,并造成原告重大经济损失。

原告遂诉至本院。

被告巨浪公司辩称：1.被告合法拥有注册商标，并不对原告的注册商标构成侵权。

被告分别于2016年12月14日、2018年1月14日在第17类商品上注册第XXXXXXXX号“/”、第XXXXXXXX号“/”商标，核定使用范围均为气缸接头。

被告销售的产品均在商标核定使用范围内。

至于被告网站上显示的气管和气枪产品，均显著标注“JPNSMCISA以赛亚”商标，既不与原告的注册商标构成近似，也不会使人产生混淆，未对原告的注册商标造成侵权。

2.被告销售的气管、气枪产品对应的是塑料管及清洗设备，与原告注册商标核定使用的商品不构成类似。

3.被告并不存在恶意注册商标的行为。

被告法定代表人在高中毕业前夕写了一篇作文《飞时代》，并于1993年5月15日创作完成“FESTO”美术作品，于2013年8月15日创作完成“FESTO飛时代”美术作品。

2007年在一家公司销售气缸接头，开始对阀、气缸等产品进行深入研究。

被告成立于2013年7月，立志成为相关气动产品龙头企业，自身也注重知识产权保护，所以合法注册了商标，被告并不存在恶意注册的行为。

且即使存在恶意注册，法律不溯及既往，也不应追究被告的相关责任。

4.原告提供的公证书存在瑕疵，未做网络清洁，也未删除缓存，不排除原告伪造的可能。

5.被告没有销售过气枪，气枪是随气管赠送的，气管的年销售额不到1万元。

其主要销售汽缸接头及气动元件等，但被告的产品上标注的是“ISA以赛亚”商标和案外人授权使用的“JPNSMC”注册商标，原告并无证据证明被告的产品上使用了其注册商标。

综上，被告并不对原告的注册商标构成侵害，请求依法驳回原告的诉讼请求。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行证据交换和质证，对无异议的证据本院予以确认，对有异议的证据本院认定如下：原告提供的公证书显示，公证过程中使用的是公证处的电脑，由公证人员操作完成，故该公证书的真实性、客观性本院予以确认，被告虽对此提出异议，但未提供相应的证据；

原告提供的参展等照片的真实性无法确认，本院不予采纳；

被告提供的第XXXXXXXX号“费斯托”商标注册证，该商标核定使用的商品为第35类人事管理咨询等，与本案处理无关，故本院不予采纳；

被告提供的商标授权合同系原件，真实性可予确认；

被告提供的其网站网页内容，反映目前网站上的情况，并不能否定原告所做的公证，本院不予采纳；

被告提供的产品照片及实物等均不能推翻原告提供的公证书，本院不予采纳。

经审理，本院确认以下事实：一、原告及其商标的注册登记等情况原告费斯托公司成立于1993年12月23日，系德国费斯托公司(成立于1925年)在中国设立的全资子公司，注册资本为620万美元，经营范围为生产、销售机电仪自动化成套设备、气动元器件和教学设备、气动工具等。

原告在国内设立了多家分公司。

原告在其网站上称，“费斯托”是一家全球化企业，又是一家独立的家族公司，总部位于埃斯林根，其为超过35个行业的30万家客户提供气动和电气自动化技术。

有33,000类、数十万种商品。

公司分布61个国家，拥有250多个分公司，服务遍及全球176个国家。

1996年10月14日，经我国商标局核准，德国费斯托有限公司(FESTOKG)注册取得第880028号“/”商标，核定使用的商品为第17类非金属软管，有效期经两次续展，延至2026年10月13日。

2009年5月19日，变更注册人名义为德国费斯托公司(FESTOAG&CO.KG)。

2010年12月10日，经国家商标局核准，德国费斯托公司注册取得第GXXXXXXX号“/”商标，核定使用的商品为第7类气动工具(包括研磨机、抛光机、刨槽机、竖锯、圆锯、链锯、钻机、刨机、螺丝刀和铣床)、电动工具、真空吸尘器具和装置及其零部件、气动用设备等，有效期至2020年12月10日。

2006年8月14日，原告被许可使用第880028号“/”注册商标的使用许可合同在商标局予以备案，许可期限至2016年10月13日。

2012年1月1日，德国费斯托公司授权原告在我国境内使用第880028号“/”商标以及第GXXXXXXX号“/”商标，包括但不限于对外宣传、市场营销，以及生产和销售带有上述商标的产品等，并有权就在我国境内任何侵犯上述注册商标的侵权行为、或从事的任何不正当竞争行为，采取法律行为或法律措施，以维护上述注册商标及商标注册人的合法权益，包括但不限于提起民事诉讼等，授权期限为10年，自2012年1月1日起正式生效。

原告曾获得以下奖项：2013年度浦东新区纳税突出贡献奖；

2015年度浦东新区科技创新突出贡献奖；

2016年、2018年浦东新区经济突出贡献奖；

2014年中国自动化年会样板工程奖；

2014年度现代驱动创新技术产品奖；

2017年编辑推荐奖；

2018年度中国自动化与驱动领域创新产品奖。

《德国研究》(1994年第8卷)刊载的《一家关心中国职教事业的德国公司-记德国Festo公司在中国》一文介绍，德国Festo公司位于德国南部城市斯图加特，成立于1925年，是一个生产气动元件、可编程控制器、传感器、木工加工工具和教学设备的跨国公司，它在全世界拥有近50个子公司，设有160多个维修、培训点。

为了关心、支持中国的职教事业，Festo公司自1986年起，先后在同济大学等设立了培训中心。

1993年12月在浦东金桥出口加工区注册成立原告，成为Festo公司在中国的独资子公司，也成了该跨国公司连接中国的桥梁。

《市场纵横》(2000年第3期)刊载的《气动行业的世界性跨国公司》一文介绍，德国Festo公司是世界上著名的气动元件及气动控制系统生产厂商，成立于1925年。

被告是德国Festo公司在中国设立的独资子公司，于1993年12月在上海浦东金桥出口加工区注册成立，1995年以来一直被评为上海市高新技术企业。

原告相继在北京、天津等地设立了分公司，不断完善中国的销售服务网络。

《MC展会追踪》(2004年)刊载的《随老部长一起参观PTCASIA2003》一文中提到了“著名的FESTO”；

展会集中了国内外知名厂商，如FESTO等动力传动领域国外知名厂商等内容。

《制造技术与材料》(2013年)刊载的《自动化领域的激情创意-Festo为全球客户在中国打开新天地》一文介绍，2012财年，Festo的销售额从2011年的21亿欧元增长至22.4亿欧元，涨幅约为6%。

在所有主要领域，如汽车、电子等行业，客户信赖Festo，将其视为全球发展合作伙伴和一体化解决方案供应商。

原告网站上2015年9月6日的新闻稿记载，费斯托荣获北京奔驰2014年度杰出供应商大奖，同时在“关于费斯托”中介绍，德国费斯托公司成立于1925年，是自动化技术领域的全球领先厂商，也是基础和高级技术培训的全球市场领袖。

费斯托集团业务遍及全球200个行业，为超过30万的客户提供领先的气动和电驱动技术及全面解决方案。

同时，FestoDidactic为全球超过4万名客户提供先进的工作培训设备及课程。

2014年费斯托集团销售额达到24.5亿欧元，在全球250个国家和地区有16,700名员工。

费斯托在中国的业务始于1985年，目前在大中华区设有42个销售和服务中心，位于上海的亚太技术中心和大中华区解决方案中心为区域内客户提供定制产品和方案，在济南和上海的全球生产中心与位于济南的中国物流中心为提升中国市场供应和服务提供保障。

2018年8月15日的新闻稿记载，Festo携最新仿生成果亮相2018世界机器人大会。

2017年11月7日的新闻稿记载，Festo-共创工业数字化未来。

2017年11月7-11日，全球领先的工业自动化和工业培训企业Festo亮相中国国际工业博览会，以“共创工业数字化未来”为主题，Festo展示了迈向工业化数字未来的产品和解决方案。

其中首次在中国发布的FestoMotionTerminal数字控制终端，革命性地实现数字化控制传统气动技术，开启了Festo工业数字化转型之旅。

2018年6月20日的新闻稿记载，Festo在2018年Achema展会上获得创新奖。

2015年3月15日的“澎湃”网上的《向德国学创新家族企业与创新能力之关联》一文介绍，作者以德国著名的家族企业费斯托(FESTO)公司为例，……通过一个始于1925年，一家毫不起眼的木工器械厂，发展至如今22.8亿欧元市值的国际知名工业自动化和工业培训企业的变迁……。

2017年7月18日“人民网”上的《韩某赴浦东调研自贸区建设进展强调要在重点突破上不断有新成效》一文中介绍，去年，上海自贸试验区货物状态分类监管制度创新成果在全国海关特殊监管区域复制推广，位于金桥出口加工区的费斯托公司在第一时间享受到这一政策，能够以更低成本、更高效率的物流向全球客户提供产品和服务。

作为自动化技术领域的领先厂商，公司还依托自贸区政策优势，同国内大学等开展深度产学研合作，取得了一系列创新研发成果，现场展示的仿生蝴蝶机器人能够通过独立控制翅翼调整飞行路线。

2018年4月18日《新闻晨报》上刊载的《上海市委书记李某调研浦东新区》一文中介绍，上海自贸试验区货物状态分类监管等制度创新成果的复制推广，让费斯托公司受益良多。

2018年6月15日“澎湃新闻”网上的《李某陪同林铎在沪考察这项国家战略，对接沪甘科创合作》一文介绍，位于金桥出口加工区的费斯托公司不仅是上海自贸试验区货物状态分类监管制度创新成果的受益者，也积极发挥企业在智能工业设备研发应用方面的特色优势，助力上海科创中心建设。

在“百度百科”中介绍，原告是FestoAG&Co-KG于1993年在中国大陆设立的独资子公司。

公司于2000年6月在上海市浦东金桥出口加工区建成第一期生产基地；

2001年建成亚太地区技术中心；

2003年年底完成第二期工程，主要用于生产、工程、研发和物流等部门的扩容。

原告在上海总部拥有大型仓库，能为客户及时供货。

另外，公司在北京、天津等三十个城市设有分支机构，销售和技术服务网络遍布全国。

在“百度百科”中还介绍，FestoAG&Co-KG是世界上最著名的气动元件、组件和系统的生产厂商。

Festo由AlbertFezer和GottliebStoll创建于1925年，公司名字由两位创始人名字中英文字母FE和STO合并而成，FESTO是一家完全自主的家族企业，在AlbertFezer逐渐退出管理层后，主要由Stoll家族进行管理和经营，是20世纪50年代最先认识到气动对工业自动化重要性的公司之一。

2017年，微信公众号“智东西”上发布了《从木工机械厂到德国名片，从小镇到遍布176个国家，这家公司靠什么百年不衰！

》一文，介绍德国老牌自动化企业Festo公司的发展史。

二、被告及其涉案商标注册、许可等情况被告巨浪公司成立于2013年7月15日，注册资本为100万元，经营范围为研发、销售自动化设备、电子元器件、机械设备及配件、机械设备、五金交电。

2016年12月14日，经我国商标局核准，被告注册取得第XXXXXXXX“/”商标，核定使用的商品为第17类气缸接头(截止)，有效期至2026年12月13日，在此商标公告期间，德国费斯托公司向商标局提出异议，商标局经审查后认为，被告申请注册的“/”商标与德国费斯托公司在先注册的第832653号、第277191号“/”等商标虽然字母构成相同，但指定商品功能用途有一定差异，未构成类似商品上的近似商标，德国费斯托公司称被告具有恶意以及被异议商标的注册违反我国《商标法》第七条、第十条第一款第七项的规定证据不足，遂作出准予被告注册第XXXXXXXX号“/”商标的决定。

2018年1月14日，经我国商标局核准，被告注册取得第XXXXXXXX号“/”商标，核定使用的商品为第17类气缸接头(截止)，有效期至2028年1月13日，在此商标公告期间，德国费斯托公司向商标局提出异议，商标局经审查后认为，被告申请注册的“/”商标与德国费斯托公司在先注册的第832653号、第277191号“/”等商标虽然字母构成相同，但指定商品功能用途有一定差异，未构成类似商品上的近似商标，遂作出准予第XXXXXXXX号“/”商标注册的决定。

2018年7月10日，被告作为著作权人就“FESTO飛时代”美术作品进行了著作权登记，登记证书记载作者为黄和清，创作完成时间为2013年8月15日。

同年9月21日，黄和清就美术作品“FESTO”进行了著作权登记，登记证书记载作者为黄和清，创作完成时间为1993年5月15日。

另查明，2016年11月21日，经我国商标局核准，被告注册取得第XXXXXXXX号“以赛亚”商标，核定使用的商品为第17类塑料条、非金属软管、管道垫圈、气缸接头、塑料管等，有效期至2026年11月20日。

案外人厦门市冰洪贸易有限公司注册取得以下商标：2014年1月14日，注册取得第XXXXXXXX号“JPNSMC”商标，核定使用的商品为第7类阀(机器零件)、机器汽缸等，有效期至2024年1月13日；

2016年12月7日，注册取得第XXXXXXXX号“JPNSMC”商标，核定使用的商品为第17类气缸接头、管道用非金属接头、塑料管、塑料条、非金属软管等，有效期至2026年12月6日。

2016年9月1日，厦门市冰洪贸易有限公司授权被告使用第XXXXXXXX号“JPNSMC”等商标，授权期限至2023年8月30日。

三、原告指控被告侵权的事实(2018)沪东证经字第11622号公证书载明，申请人北京市隆安律师事务所上海分所于2018年6月26日向上海市东方公证处申请保全证据公证。

公证人员在公证处电脑上进行操作，通过“百度”搜索进入被告网站(www.jpnsmc.com)首页，并分别点击页面上的“关于我们”“联系我们”“产品中心”链接，显示网站页面上均标有“/”标识。

在“首页”有“FESTO飛时代-新款微型接头，让中国制造惠及全球！

”，在“热销产品”中有气枪、气管剪、气管、气缸接头，在“产品中心”中有气管、软管、气枪等的产品图，产品图下方有“FESTO飛时代”“JPNSMC”“ISA以赛亚”三个产品品牌及联系方式、链接等。

点击“产品中心”下的“FESTO飛时代”链接，显示产品列表，包括“FESTO飛时代”“JPNSMC”“ISA以赛亚”三个品牌的产品及产品图，其中在“FESTO飛时代”品牌下有欧系接头产品，在“JPNSMC”品牌下有气缸、电磁阀、感应器、接头、气管、气源处理器等产品，在“ISA以赛亚”品牌下有气缸接头、气管。

(2018)沪东证经字第13938号公证书载明，申请人北京市隆安律师事务所上海分所于2018年7月27日向上海市东方公证处申请保全证据公证。

公证人员在公证处电脑上进行操作，进入被告网站(www.festo-world.com)首页，页面上方有“/”标识，在“热销产品”中有气枪、气管剪、气管、气缸接头。

点击“产品中心”下的“FESTO飛时代”链接，显示产品列表，包括“FESTO飛时代”“JPNSMC”“ISA以赛亚”三个品牌的产品及产品图，其中在“FESTO飛时代”品牌下有欧系接头产品，在“JPNSMC”品牌下有气缸、电磁阀、感应器、接头、气管、气源处理器等产品，在“ISA以赛亚”品牌下有气缸接头、气管。

点击页面“产品中心”下的“FESTO飛时代”链接，显示包括气缸接头在内的各种接头产品和气管、气管剪、气枪、气管产品图。

点击“气管”产品图，图片上方显示“FESTO飛时代〉气管”；

点击“气管剪”产品图，图片上方显示“FESTO飛时代〉气管剪”；

点击“气枪”产品图，图片上方显示“FESTO飛时代〉气枪”；

点击气管(系软管)产品图，图片上方显示“FESTO飛时代〉气管”。

(2019)沪东证经字第3665号公证书载明，申请人北京市隆安律师事务所上海分所于2019年3月22日向上海市东方公证处申请保全证据公证，公证人员在公证处电脑上进行操作，通过“百度”搜索被告企业名称，点击搜索结果中的第一条“首页-厦门巨浪”，进入被告网站(www.festo-world.com)，显示内容同(2018)沪东证经字第13938号公证书记载。

原告为本案支出律师费5万元，公证费2000元，以上共计52,000元。

四、其他事实另查明，被告于2018年在第7、17、35类等上申请注册SMC、CHELIC等商标，根据百度百科介绍，日本SMC(设立于1959年)为世界级的气动元件研发、制造、销售商，台湾CHELIC品牌(公司设立于1986年)在自动化行业中占有一席之地，目前在全世界各国有经销点。

以上事实，由原告提供的企业工商登记材料，第880028号“/”商标注册证及注册商标变更证明、核准续展注册证明，第GXXXXXXX号“/”商标注册证，商标授权书，网络、杂志等新闻媒体报道材料，获奖证书，(2018)沪东证经字第11622号公证书，(2018)沪东证经字第13938号公证书，(2019)沪东证经字第3665号公证书、ICP备案查询，律师代理合同及发票，公证费发票；

被告提供的美术作品登记证书，第XXXXXXXX号“/”商标注册证，第XXXXXXXX号“/”商标注册证，第XXXXXXXX号“以赛亚”商标注册证，第XXXXXXXX号“JPNSMC”商标注册证，商标授权合同，(2018)商标异字第XXXXXXXXXX号决定书，(2019)商标异字第XXXXXXXXXX号决定书等证据在案佐证。

本院认为，根据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权的行为。

本案中，第880028号“/”商标和第GXXXXXXX号“/”商标系德国费斯托公司分别于1996年10月4日和2010年12月10日在我国合法注册，且在商标注册有效期内，其享有的注册商标专用权依法受我国法律保护，任何人均不得侵犯。

原告经德国费斯托公司授权取得上述商标的许可使用权，并有权就在我国境内任何侵犯上述注册商标权的行为采取法律措施，故原告有权提起本案诉讼。

未经原告许可，在上述注册商标核定使用的商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，均构成对原告享有的注册商标许可使用权的侵害。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。

但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

本案中，原告主张被告使用“/”商标展示气管、气枪产品的行为超越了该注册商标核定使用的商品，不属于合理使用自己注册商标的行为，故本案属于本院受理范围。

本案争议的焦点在于：被告在其网站上使用的“/”标识与原告的注册商标“/”“/”是否构成近似；

涉案气管、气枪产品分别与原告注册商标核定使用的第17类非金属软管、第7类气动工具及气动用设备是否属于类似商品；

被告在其网站上使用其“/”商标的行为是否超出了其注册商标核定使用的商品范围；

被告的涉案行为是否构成商标侵权，如果构成侵权，应如何承担民事责任。

(一)被告在其网站上使用的“/”标识与原告的注册商标“/”“/”是否构成近似根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下称《商标法解释》)第九条规定，商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

第十条规定，人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：(一)以相关公众的一般注意力为标准；

(二)既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

(三)判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

原告在本案中主张被侵权的注册商标包括“/”及“/”。

首先，从商标比对情况看。

比对“/”及“/”，两者均为上下结构，上半部分均为英文“FESTO”,且字形几乎一致；

不同之处在于前者下半部分为大写的英文“pneumatic”，中文意思为“气动”，后者下半部分为中文“飛时代”，与“FESTO”读音近似。

“FESTO”并非固定单词，无任何含义，而是原告的母公司德国费斯托公司的企业名称。

在上述两个商标中“FESTO”均为主要部分，具有较强的显著性，原告的注册商标中更是突出了“FESTO”。

从读音看，两者均可按“FESTO”的读音称呼，即使被告的商标根据中文“飛时代”称呼，其读音亦与“FESTO”近似。

因此上述两个商标在字形、结构、读音等上均相似。

比对“/”及“/”商标，后者包含了前者，且字形基本一致，后者的下半部分“飛时代”与“FESTO”读音近似，“FESTO”是该中英文组合商标中的主要部分，因此该两个商标含有相同的文字，在字形、读音等上均相似。

其次，从商标的知名度情况看。

原告的商标系由其母公司德国费斯托公司授权使用，德国费斯托公司是气动行业内的全球知名企业，1993年即在中国设立了独资子公司即原告，并建立了生产基地，受到广泛关注，因此“FESTO”品牌在我国具有较高的知名度。

综上，原告的注册商标具有较强的显著性和较高的知名度，被告的“/”商标与原告的注册商标“/”“/”在文字、结构、读音等方面均相同或相似，在隔离比对的情况下，易使消费者产生混淆或误认，因此上述商标均构成近似。

(二)涉案气管、气枪产品分别与原告注册商标核定使用的第17类非金属软管、第7类气动工具及气动用设备是否属于类似商品《商标法解释》第十一条规定，商标法第五十二条第(一)项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

原告主张，涉案的气枪可用于汽车行业，吹出高压气体，吹走灰尘等，与其注册商标“/”核定使用的第7类气动工具及气动用设备类似；

涉案的气管是连接性产品，可以和气枪或接头配套使用，是气动产品的配件，与其注册商标“/”核定使用的第17类非金属软管类似。

被告认为，气枪属于商品分类第7类中的清洗设备，气管属于商品分类第17类中的塑料管。

本院认为，根据《类似商品和服务区分表》，第7类商品主要包括机器、机床、马达和引擎；

第17类商品主要包括电绝缘，隔热或隔音材料，以及生产用塑料纸、板或杆等。

1.原告的注册商标“/”核定使用的第7类商品包括气动工具、气动用设备等，其中气动工具明确注明包括研磨机、抛光机、刨槽机、竖锯、圆锯、链锯、钻机、刨机、螺丝刀和铣床，上述商品与涉案气枪在产品功能、使用对象、使用范围等方面差异较大，故两者不构成类似商品；

根据原、被告所述，涉案气枪具有清洁的功能，从涉案气枪的结构和作用看，属于以压缩空气为动力的手持便携式除尘工具，即气动吹尘枪。

气动用设备是指利用空气压力为动力源的设备，与涉案气枪具有相似的工作原理，在销售渠道、消费者等方面存在重合。

涉案气枪应属于气动用设备的范围，因此两者属于类似商品。

被告所称的第7类清洗设备属于清洁、废物处理机械范围内，虽然同样具有清洁的作用，但在产品结构、适用的场合、清洁方式等方面与涉案气枪具有较大的区别。

被告的意见，本院不予采纳。

2.原告的注册商标“/”核定使用的非金属软管和被告抗辩所称的塑料管均属于商品分类中的第17类商品，塑料并非金属，因此非金属软管中可以涵盖塑料管。

涉案的气管系塑料制品，材质柔软，属于非金属软管的范围，且原、被告经营的产品均属于气动产品，故涉案气管与原告注册商标“/”核定使用的第17类非金属软管类似。

(三)被告在其网站上使用其“/”注册商标的行为是否超出了该注册商标核定使用的商品范围首先，被告在其网站上使用“/”商标属于商标性使用。

《商标法》第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

被告在其网站上使用“/”标识，系向浏览其网站的用户表明网站上的商品的品牌或来源，因此该使用方式属于商标性使用。

其次，被告应在其注册商标核定使用的商品范围内使用“/”商标。

《商标法》第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

被告分别于2016年12月和2018年1月在商品分类第17类上注册取得第XXXXXXXX号“/”及第XXXXXXXX号“/”商标，核定使用的商品为第17类气缸接头。

因此被告只有在核定使用的气缸接头上的使用才属于对其注册商标的使用。

最后，被告网站上的商品超出了其注册商标核定的商品范围。

被告网站的网页上有“/”商标，网站上展示的商品有气缸接头，也有气管、气枪，气管、气枪同时显示在热销商品中，且无法看清品牌。

被告注册商标核定使用的气缸接头与气枪、气管属于不同的商品，因此被告网站上“/”品牌下的商品已经超出了该注册商标核定使用的商品范围。

被告不能以其享有第XXXXXXXX号“/”及第XXXXXXXX号“/”注册商标专用权，来抗辩其上述注册商标在核定范围外的商品上的使用亦属于对其注册商标的合法使用。

(四)被告的行为是否构成商标侵权，如果构成侵权，应如何承担民事责任被告于2016年12月14日注册取得第XXXXXXXX号“/”商标，于2018年1月14日注册取得第XXXXXXXX号“/”注册商标，其依法可在核定使用的气缸接头产品上使用上述注册商标。

被告注册取得上述商标前在展示涉案产品的网站上使用“/”标识的行为，属于未经原告许可，在类似商品上使用与原告注册商标近似商标的行为，侵害了原告享有的注册商标许可使用权。

同时，在被告注册取得上述商标后，其超出注册商标核定使用的商品范围，未经原告许可，在展示涉案产品的网站上使用“/”标识的行为，亦侵害了原告享有的注册商标许可使用权。

虽然被告在产品名称列表中标注有“JPNSMC”“ISA以赛亚”品牌，但被告在网页上显著标明了“/”商标，在“热销产品”“产品中心”及产品列表中的“FESTO飛时代”品牌下有气枪、气管的产品图，超出了被告注册商标核定使用的范围，上述宣传、展示方式会使网站用户误以为被告及其销售的气管、气枪等产品与原告存在关联，造成用户误认或混淆。

故被告认为其合法拥有注册商标不构成侵权的抗辩意见不成立。

同时，被告提交的“FESTO”作品登记证书上的首次发表时间为1993年5月，但我国对作品登记采取自愿原则且不作实质性审查，因此作品上登记的首次发表时间不具有绝对的证明力。

原告成立于1993年，在被告网站上使用涉案商标前，德国“FESTO”品牌在我国相关行业内已具有较高的知名度。

被告注册、使用涉案商标的时间远晚于德国费斯托公司在我国注册商标的时间，被告对于其在涉案商标中使用“FESTO”并未给出合理的理由。

“FESTO”并无具体含义，亦难谓巧合。

且被告法定代表人自称2005年接触到气缸，2007年开始销售气缸接头。

因此被告称不知道原告品牌不符合事实，被告在其网站上的涉案行为明显具有使用户产生混淆或误认的主观故意。

被告就其实施的商标侵权行为应承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等民事责任。

被告应当停止在“/”品牌下宣传、展示其气枪、气管商品。

因原告并未证明被告有侵权宣传资料，原告也未购买到被告销售的含有涉案标识的气管、气枪，故原告要求被告销毁其侵权宣传资料并去除其侵权产品上的侵权标识的诉请，本院不予支持。

关于赔礼道歉及消除影响。

被告在其网站上实施涉案侵权行为，客观上会造成消费者的混淆，主观上也有造成消费者混淆的故意，故被告应当公开消除影响。

但消除影响的方式应以其影响的范围为限，被告的侵权行为在网站上实施，故被告应在其经营的网站上发表声明消除影响。

原告要求被告同时在《解放日报》上消除影响的诉讼请求，本院不予支持。

被告的网站为中文网站，故原告要求被告以英文形式消除影响，本院不予支持。

因赔礼道歉的民事责任承担方式主要适用于人身权利被侵害时，而商标权属于财产权，故原告要求被告赔礼道歉的主张，本院不予支持。

关于损失赔偿。

《商标法》第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

被告称没有销售过含有原告注册商标的气枪、气管，且气枪随气管赠送，气管全年的销售额不足1万元，毛利润10%，但被告未提供相应的证据。

对于被告是否销售了含有原告注册商标的气枪、气管，原告未提供相应的证据予以证明，但被告的行为会使消费者误以为网站上的产品与原告存在关联性，亦会给原告带来一定的损害。

由于原告的损失及被告的获利均无法确定，本院考虑以下因素酌情确定赔偿额：原告的注册商标知名度较高；

涉案产品的销售价格；

涉案产品的使用行业、使用范围；

被告的经营规模；

被告实施侵权行为的方式、范围、持续时间；

涉案气枪、气管在被告网站上列入热销产品中；

被告具有一定的主观故意；

原告并未购买到含有被告注册商标的侵权产品等。

原告主张100万元的赔偿金额过高，本院予以调整。

原告主张的律师费5万元、公证费2,000元，属于原告为制止被告侵权行为所支出的合理开支，本院予以支持。

综上所述，依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一项、第六项、第八项、第二款、《中华人民共和国商标法》第五十六条、第五十七条第二项、第六十三条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十一条第一款、第十六条第一款、第二款、第十七条之规定，判决如下：一、被告厦门巨浪自动化设备有限公司于本判决生效之日起立即停止对原告费斯托(中国)有限公司享有的第880028号“/”、第GXXXXXXX号“/”注册商标许可使用权的侵害。

二、被告厦门巨浪自动化设备有限公司于本判决生效之日起十日内，就其商标侵权行为连续十五日在其网站(www.jpnsmc.com)首页上刊登声明，消除影响(声明内容须经本院审核)；

如不履行，本院将在相关媒体上公布本判决的主要内容，费用由被告厦门巨浪自动化设备有限公司负担。

三、被告厦门巨浪自动化设备有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告费斯托(中国)有限公司经济损失100,000元，合理开支52,000元。

四、驳回原告费斯托(中国)有限公司的其余诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费14,268元，由原告费斯托(中国)有限公司负担6103元,被告厦门巨浪自动化设备有限公司负担8165元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。

审　判　长　　倪红霞审　判　员　　陆光怡人民陪审员　　刘克裕二〇一九年十月二十九日书　记　员　　孙奇珺附：相关法律条文一、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害；

……（六）赔偿损失；

……（八）消除影响、恢复名誉。

以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

二、《中华人民共和国商标法》第五十六条注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

……第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；

侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

三、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。

商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

第十条人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

第十一条商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

……第十六条侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。

人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

……第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

四、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。

被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。