山东省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁民终2642号 上诉人（原审原告）：山东临沂开元教育设备有限公司，住所地山东省临沂市费县城东工业园。

法定代表人：赵成科，总经理。

委托诉讼代理人：商家泉，北京高文律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：上海姚记扑克股份有限公司，住所地上海市嘉定区黄渡镇曹安路**。

法定代表人：姚朔斌，董事长。

委托诉讼代理人：贾敏，江苏鑫律联律师事务所律师。

委托诉讼代理人：吕箐翎，江苏鑫律联律师事务所律师。

上诉人山东临沂开元教育设备有限公司（以下简称开元公司）因与被上诉人上海姚记扑克股份有限公司（以下简称姚记公司）侵害商标权纠纷一案，不服山东省临沂市中级人民法院（2017）鲁13民初412号民事判决，向本院提起上诉。

本院立案后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

开元公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判支持开元公司的诉讼请求，一、二审案件受理费由姚记公司负担。

事实和理由：一、开元公司对“小丑”图案的使用不属于商标法意义上的使用，不会造成相关公众的混淆误认。

“小丑”图案只存在于大小王这两张纸牌上，且这两张纸牌均被置于不透明的包装内。

大小王纸牌不构成独立的商品，不能单独销售，不会对消费者购买的决定产生任何影响。

“小丑”图案的使用不符合《中华人民共和国商标法》第四十八条的规定，无法起到标识商标来源和生产者的作用，不能认定为商标法意义上的使用，更不属于使用相同或近似商标的行为。

侵害商标权应以容易导致混淆为前提，而判断容易导致混淆时应考虑商标的显著性和知名程度、相关公众的注意程度及主观意图等因素。

“小丑”图案在扑克牌上具有一定的普遍性，是全世界范围内大小王的通用设计元素，其作为扑克牌商标没有显著性或产源的识别性。

本案中，姚记公司仅提交了其商标具有一定知名度的证据，而未提交“小丑”图形商标通过其使用具有强显著性和高知名度的任何证据，相关公众并不能通过“小丑”图案对应联想到姚记公司。

开元公司在显著位置标注了开元公司或委托加工方的文字商标，在小丑图案下方标注了开元公司的企业名称，包装内含有产品说明、友情提示、广告信息等产品信息介绍，得以使消费者分清产源，主观上无攀附姚记公司商誉的意图。

消费者可能发生混淆的判断时间点应为消费者购买之时，售后混淆不属于商标法的调整范围。

最高人民法院（2009）民申字第268号民事裁定书、（2016）最高法民申737号民事裁定书和广州知识产权法院（2018）粤73民终1530号民事判决书均认为，造成混淆的时间判断应以消费者购买产品时为准。

一审判决将判断混淆的时间推至购买后，与上述案例的裁判宗旨和立法宗旨均不同，其关于消费者第一次购买未混淆，再次购买会混淆的论述，实质涉及消费者的二次识别，需开元公司和姚记公司均长期、持续、大量使用各自文字商标及涉案图形才可实现，而本案证据不足以证明消费者具备了二次识别。

二、大小王的英文“JOKER”本身的含义就是小丑，扑克牌的大小王图案通常是表情夸张搞笑、头戴花帽的传统小丑形象。

小丑图案是全世界范围内“大小王”的通用设计元素，图案设计过于复杂，没有固有显著性，仅具有美学及游戏规则的功能性，将其作为扑克牌商标没有显著性或产源的识别性。

消费者对扑克牌的注意力并非集中于图案的来源识别问题，而是大小王所代表的游戏规则中的含义，一审法院并没有考虑消费者在使用扑克牌时的关注因素，从而认为小丑图形具有来源识别作用，事实不清、适用法律错误。

三、上诉人刻意在显著位置、多个位置使用了委托方的注册商标或企业名称，采取了积极措施，以使消费者分清产源。

一审法院关于“扑克牌的使用习惯具有特殊性，当文字商标和图形商标一并使用时，图案相较于文字来说更直观，应当比文字更具有识别性。

”的表述，认定事实不清、适用法律错误。

综上，请求支持开元公司的上诉请求。

姚记公司辩称，一、本案程序违法，不具备提起确认不侵权之诉的程序要件。

确认不侵权之诉应当经警告、督促、起诉三个环节，由侵权受害方先行警告，加害方经督促后方可进入起诉程序。

本案中，姚记公司未发起过警告程序，而是向工商部门投诉，工商部门认定开元公司的行为构成商标侵权，查封了开元公司的货品，开具了处罚决定书。

本案不满足提起确认不侵权之诉的条件，一审法院不应受理本案。

二、开元公司提交的立体商标辨识的相关案例与本案无关。

本案涉及的为扑克牌商品，识别要素就是牌面中的大小王图案。

三、侵权方作为销售者时，消费者对于侵权产品的误认会影响到其消费选择。

侵权方开元公司系生产厂家，被侵权方姚记公司系扑克牌业的龙头企业之一，开元公司完全有理由熟知被侵权企业正品产品的特征，其侵权产品的背图及大小王图案构成高度近似，侵害了姚记公司的商标权。

开元公司具有侵权的故意，消费者误认的时间节点对开元公司无意义。

开元公司向一审法院起诉请求：1.确认开元公司在“金久”扑克牌大小王上使用的图案不侵犯姚记公司3727456号注册商标专用权；

2.案件诉讼费由姚记公司承担。

一审法院认定事实：上海宇琛扑克实业有限公司经国家工商总局商标局核准，分别于2006年6月28日、2004年1月14日取得第3727455号、第3155938号注册商标专用权，核定使用商品为第28类，此后，上海宇琛扑克实业有限公司变更商标注册人为姚记公司，第3727455号注册商标注册有效期限自2006年6月28日至2016年6月27日，后经续展，注册有效期续展至2026年6月27日。

第3155938号注册商标注册有效期限自2004年1月14日至2014年1月13日，后经续展，注册有效期续展至2024年1月13日。

2000年1月14日，姚记公司经国家工商总局商标局核准，取得第1352960号注册商标，注册有效期限自2000年1月14日至2010年1月13日，后经续展，注册有效期续展至2020年1月13日。

2006年6月28日，姚记公司经国家工商总局商标局核准，取得第3727456号注册商标，注册有效期限自2006年6月28日至2016年6月27日，后经续展，注册有效期续展至2026年6月27日。

2008年3月，“姚记”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。

2014年1月，“姚记”商标被上海市工商行政管理局认定为上海市著名商标。

姚记公司的姚记扑克牌多次被上海市名牌推荐委员会认定为上海名牌产品，畅销国内外市场，具有良好的市场美誉度。

2016年12月29日，费县市场监督管理局在接到姚记公司的投诉后，经立案调查作出费市监处字【2016】261号行政处罚决定书，认定开元公司生产的“金久”牌扑克牌大小王牌面图案与姚记公司在扑克牌产品上注册的第3727456号注册商标相近似，以相关公众的一般注意力，容易造成混淆或误认。

开元公司的行为已构成《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项规定的侵犯他人注册商标专用权的违法行为，对开元公司作出行政处罚：1.责令立即停止侵权行为；

2.没收侵权商品：“金久”扑克3580箱、“金毛骆驼”（A6温馨）扑克480箱、和“宫氏”（三代温馨）扑克900箱、“姜梦”扑克900箱；

3.没收扑克牌胶印底板（PS板）3张；

4.罚款124.22万元上缴国库。

开元公司对费县市场监督管理局的行政处罚决定书不服，向费县人民政府提出行政复议申请，费县人民政府于2017年5月20日作出费政复字【2017】5号行政复议决定书，维持了费市监处字【2016】261号行政处罚决定。

经一审法院当庭拆封、比对，涉案“金久”扑克牌大小王牌面图案与姚记公司的“姚记”图形商标相比，在整体布局、色彩、背图等方面基本相同，“小丑”的相貌特征和表情神态也极为近似。

另查明，姚记公司系于1989年9月13日注册成立的股份有限公司，注册资本为39716万元，经营范围为：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。

开元公司系于2004年4月15日注册成立的有限责任公司，注册资本为320万元，经营范围为：包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；

扑克牌生产、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述事实有商标注册证、公证书及附带产品、行政处罚决定书、行政复议决定书、营业执照等证据及当事人陈述在卷佐证。

一审法院认为，姚记公司依法取得第3727455、3155938、1352960、3727456号注册商标专用权。

姚记公司将该注册商标用于其生产销售的扑克产品，并在生产经营中，以其较高的产品质量和广泛的宣传，取得了相关公众的认可，其产品及注册商标获得了较高的知名度和美誉度。

姚记公司的合法权益受法律保护。

根据开元公司和姚记公司提供的费县市场监督管理局费市监处字【2016】261号行政处罚决定书和费县人民政府费政复字【2017】5号行政复议决定书，能够认定涉案侵权产品为开元公司生产、销售。

开元公司主张，扑克牌大小王只是54张牌中的两张，并不构成独立的商品，更不能单独销售，并且扑克牌大小王都被置于不透明的包装内，消费者在购买时无法接触到大小王纸牌，因此，在扑克牌包装内大小王纸牌上使用“小丑”图案，不会对消费者购买的决定产生任何影响，不属于商标法意义上的使用，无法起到来源识别作用。

一审法院认为，扑克牌与其他商品不同，是一种特殊的商品，不同生产厂家生产的扑克牌54张牌里有52张是完全一样的，只有大小王纸牌是不同的，并且基于扑克牌的使用习惯，扑克牌大小王的图案对于消费者能产生强烈的视觉冲击效果，因此，大小王纸牌是区别商品来源的主要标志，大小王纸牌的装潢相似最容易导致消费者的混淆和误认。

虽然扑克牌大小王都被置于不透明的包装内，消费者在购买时无法接触到大小王纸牌，但在使用过程中会明显暴露于消费者视线内，由于大小王纸牌具有区别商品来源的功能，因此，消费者在使用时或使用后就可能会认为大小王纸牌图案相同或相似产品同商标权利人存在一定的关联，进而在再次购买扑克牌产品时就会因为对商标权利人的信赖而误认误购侵权产品。

开元公司在一审庭审时虽提供了最高人民法院（2009）民申字第268号民事裁定书和北京市高级人民法院（2007）高民终字第1686号民事判决书，但上述判例与本案明显不同，不具有参考意义，判例中药片虽亦包装于不透明材料内，但消费者在购买使用时对于药片的颜色和形状不会过于关注，药片的颜色和形状并不能起到标识其来源和生产者的作用，因此，消费者在购买药品时不会与涉案立体商标相混淆或产生误认，而如前所述，本案大小王纸牌因其区别商品来源的功能足以使消费者产生混淆或误认。

对开元公司的该诉讼理由，一审法院不予采纳。

开元公司主张，扑克牌大小王的英文“JOKER”本身的含义就是小丑，小丑图案是全世界范围内扑克牌“大小王”的通用设计元素，图案设计过于复杂，没有固有显著性，仅具有美学及游戏规则的功能性，将其作为扑克牌商标没有显著性或产源的识别性。

一审法院认为，小丑图案固然是全世界范围内扑克牌大小王的通用设计元素，但开元公司以此主张将小丑图案作为扑克牌商标没有显著性或产源的识别性是无事实和法律依据的。

本案中，姚记公司依法取得“姚记”文字、图形商标专用权。

且姚记公司作为国内扑克牌行业的重要代表，具有非常高的知名度，开元公司作为多年主营扑克牌生产的企业，对姚记公司及其产品应当知晓，而开元公司生产的“金久”牌扑克牌大小王牌面上使用的图案与姚记公司的“姚记”图形注册商标极为近似，以相关公众的一般注意力，极易造成消费者对商品来源的混淆或误认。

对开元公司的该诉讼理由，一审法院不予采纳。

开元公司主张，其刻意在显著位置、多个位置使用了委托方的注册商标或企业名称，采取了积极措施，以使消费者分清产源，并且，显著性的文字能够削弱、甚至完全抵消图案（特别是复杂图案）的识别功能，本案中小丑图案不能发挥来源识别功能。

一审法院认为，虽然开元公司在扑克牌上使用了委托方的注册商标或企业名称，并用显著性文字进行了标识，但扑克牌的使用习惯具有其特殊性，当文字商标和图形商标一并使用时，图案相较于文字来说更直观，应当比文字更具有识别性。

就涉案产品而言，大小王牌面上的侵权图案几乎占据了整个牌面，其识别性已远远高于文字部分，开元公司使用的显著性的文字根本无法削弱、抵消图案的识别功能，也无法起到使相关公众关注委托方的注册商标或企业名称的作用。

开元公司虽然在一审庭审时提供了最高人民法院（2016）最高法民申737号民事裁定书和北京市高级人民法院（2017）京行终字第1010号行政判决书，但上述判例在商标显著性、商品使用习惯上与本案有本质的不同，不具有参考意义。

对开元公司的该诉讼理由，一审法院不予采纳。

综上所述，开元公司生产、销售假冒姚记公司注册商标专用权产品的行为，构成对姚记公司注册商标专用权的侵害，事实清楚，证据充分。

开元公司的诉讼请求和理由均不能成立，一审法院不予支持。

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）、（三）项，《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条，最高人民法院《关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十条的规定，一审法院判决：驳回山东临沂开元教育设备有限公司的诉讼请求。

案件受理费500元，由山东临沂开元教育设备有限公司负担。

本院二审查明：2016年12月29日，费县市场监督管理局作出费市监处字〔2016〕261号行政处罚决定书，认定开元公司的行为构成侵犯他人注册商标专用权的违法行为，对开元公司作出行政处罚。

开元公司提出行政复议申请，费县人民政府于2017年5月20日作出费政复字〔2017〕5号行政复议决定书，维持了费市监处字〔2016〕261号行政处罚决定。

开元公司不服，以其不构成商标侵权，上述处罚决定事实不清，适用法律错误为由提起行政诉讼，请求法院撤销上述处罚决定书及行政复议决定书。

山东省蒙阴县人民法院受理后，于2017年9月20日作出（2017）鲁1328行初17号行政裁定书，以“因是否构成侵犯商标专用权，开元公司已在临沂市中级人民法院立案等待审理，特申请中止审理”为由，裁定该案中止诉讼。

本院查明的其他事实与一审认定事实一致。

本院认为，本案系侵害商标权纠纷，当事双方争议的焦点问题为：一、开元公司向一审法院提起本案民事诉讼是否应予受理；

二、开元公司在“金久”扑克牌大小王上使用的图案是否侵犯了姚记公司的注册商标专用权。

对此，本院分析认定如下： 一、关于开元公司向一审法院提起本案民事诉讼是否应予受理的问题。

费县市场监督管理局作出行政处罚决定书，认定开元公司构成侵犯他人注册商标专用权，对开元公司作出行政处罚。

费县人民政府作出行政复议决定书，维持了上述行政处罚决定。

开元公司不服，以其不构成商标侵权为由提起行政诉讼，请求法院撤销上述处罚决定书及行政复议决定书，山东省蒙阴县人民法院对该行政诉讼已经受理。

当事人的行为是否构成侵害知识产权的问题，应当在已经启动的诉讼程序中进行审理，当事人不能另提起不侵害知识产权诉讼。

然而，如果本院经二审审理，能够确认开元公司构成侵权，其在本案中的诉讼请求不应得到支持，一审判决实体处理正确的话，为使当事人的权利义务及时得以确定，亦可不裁定驳回开元公司的起诉，而是维持一审法院作出的驳回开元公司诉讼请求的判决。

二、关于开元公司在“金久”扑克牌大小王上使用的图案是否侵犯了姚记公司的注册商标专用权的问题。

姚记公司依法取得了3727455、3155938、1352960、3727456号注册商标专用权，用于生产销售扑克牌商品，其注册商标和商品具有较高的知名度。

扑克牌商品为特殊商品，五十四张牌中有五十二张牌是完全相同的。

基于消费者对扑克牌的使用习惯，扑克牌大小王上的图案相对于文字更具有识别性与可区分性，因此，大小王上的图案具有识别扑克牌商品来源的作用。

涉案扑克牌商品系开元公司生产和销售，“金久”扑克牌大小王上使用的图案与姚记公司的“姚记”图形注册商标极为近似，消费者在使用时或使用后可能会认为大小王上的图案相同或相似的产品同姚记公司存在一定的关联，容易导致消费者产生误认误购。

因此，开元公司在“金久”扑克牌大小王上使用的图案侵犯了姚记公司的注册商标专用权。

综上所述，开元公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

一审判决认定事实清楚，判决结果正确，依法应予以维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费500元，由山东临沂开元教育设备有限公司负担。

本判决为终审判决。