江苏省苏州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2017）苏05民初579号 原告：上海耐上炯五金模具厂，住所地上海市青浦区华新镇（凤溪）凤星路1588号3幢-3。

投资人：周国荣，总经理。

委托诉讼代理人：陈峥嵘，上海沪尚律师事务所律师。

被告：海门市恒远电动工具厂，经营地址江苏省海门市东灶港镇红中村33组。

经营者：陆锋，男，1984年10月5日生，汉族，住江苏省海门市。

委托诉讼代理人：刘秀，江苏隆亿德律师事务所律师。

委托诉讼代理人：牛山，江苏隆亿德律师事务所律师。

被告：海门市华翼能电动工具有限公司，住所地江苏省海门市东兴乡中闸村2组。

法定代表人：张伟伟，总经理。

委托诉讼代理人：刘秀，江苏隆亿德律师事务所律师。

委托诉讼代理人：牛山，江苏隆亿德律师事务所律师。

原告上海耐上炯五金模具厂（以下简称耐上炯模具厂）与被告海门市恒远电动工具厂（以下简称恒远电动工具厂）、海门市华翼能电动工具有限公司（以下简称华翼能公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2017年7月6日受理后，依法适用普通程序进行审理。

本院于2018年5月22日公开开庭审理本案。

原告委托诉讼代理人陈峥嵘，被告恒远电动工具厂经营者陆锋，两被告共同委托诉讼代理人刘秀、牛山到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告耐上炯模具厂向本院提出诉讼请求，请求判令被告恒远电动工具厂、华翼能公司：1、立即侵犯原告耐上炯模具厂ＺＬ20163028××××.5号外观设计专利权的生产、销售和许诺销售行为；

2、赔偿原告耐上炯模具厂经济损失及为制止侵权行为支付的合理费用共计20万元。

事实与理由：原告于2016年6月29日申请了名称为“挤胶枪机芯”的外观设计专利，于2016年12月21日获得授权公告，专利号ＺＬ20163028××××.5。

两被告以生产经营为目的，制造并销售涉案专利所保护的挤胶枪机芯，并在淘宝网站进行销售及许诺销售。

原告通过公证购买方式购得了被诉侵权产品，经比对，该产品落入了涉案专利保护范围。

原告从事胶枪行业十余年，为专利产品的研发投入了大量人力、物力和资金，有权享受此专利衍生的收益，并制止他人侵权。

两被告的侵权行为使得原告的产品研发努力受到打击，专利产品市场占有率缩小，专利产品声誉因非专利产品在市场中的充斥而受到影响。

原告因侵权行为遭受的损失应得到合理赔偿。

被告恒远电动工具厂、华翼能公司共同辩称，原告全部诉讼请求无事实和法律依据，请求驳回原告全部诉讼请求。

事实与理由：1、两被告对于被诉侵权零部件并无销售、许诺销售行为。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款规定，将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

本案中，被诉侵权产品仅仅是挤胶枪内部的一个零部件，且仅具有技术功能，所以两被告不存在销售和许诺销售行为。

2、两被告在涉案专利申请日前，就已经设计好了被诉侵权零部件，并投入使用，对挤胶枪进行公开销售，两被告享有先用权，不侵犯原告专利权。

两被告在申请日之前已经进行了设计、开模、制造，享有先用权。

3、原告主张的损害赔偿没有法律依据。

两被告并无大量生产，也没有实际获利。

原告的侵权赔偿主张缺乏充足证据予以证明。

本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。

对于当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。

对于当事人有异议的证据，本院认定如下：1、原告提交的被告经营场所照片，无法说明具体的拍摄地点、时间，且无法体现与被告的关联性，除被告自认的一张照片之外，其余的关联性不予认定。

2、被告提交的（2017）通崇证民内字第2493号、第2496号公证书提供了原件，公证书内容与被告涉案产品设计图的形成时间相关，应作为认定案件事实的依据；

三个淘宝订单信息以及（2017）通崇证民内字第2494号公证书，仅能证明被告在申请日前销售了涉案的双管电动挤胶枪，但仅能显示挤胶枪的外观，无法显示机芯的外观，故无法达到被告证明目的；

模具报价合同与（2017）通崇证民内字第2493号、第2496号公证书两份公证书的内容能相互印证，且合同相对方沈某到庭确认合同真实性和履行情况，故对其真实性、关联性均予以认定；

陆锋与“沈国鹏”的聊天记录，因“沈国鹏”身份未能确认真实性无法直接认定，但可以作为认定争议事实的参考；

原告发出的警告函并非发给被告方，故与本案处理无关，关联性不予认定。

两被告申请证人沈某到庭，沈某的当庭陈述与两被告所举证据相印证，对其证言的真实性予以确认。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 耐上炯模具厂成立于2007年6月14日，系由周国荣投资设立的个人独资企业，经营范围包括生产加工小五金、冲压件、模具、金属制品加工等。

2016年6月29日，耐上炯模具厂向国家知识产权局申请了名称为“挤胶枪机芯”的外观设计专利，于2016年12月21日获得授权公告，专利号为ＺＬ20163028××××.5。

恒远电动工具厂系陆锋于2011年7月9日设立的个体工商户，经营范围为电动工具机配件的加工、销售。

华翼能公司系张伟伟于2015年7月6日投资设立的自然人独资企业，陆锋担任公司监事，经营范围为电动工具及其配件的加工、销售。

2017年4月19日，耐上炯模具厂通过其委托代理人陈峥嵘从名为“恒远电动工具商行”的淘宝网店上购得双管电动挤胶枪一个。

其认为该挤胶枪系海门电动工具厂、华翼能公司所生产，挤胶枪内的机芯外观落入涉案外观设计专利保护范围，遂提起本案诉讼。

诉讼中，恒远电动工具厂、华翼能公司认可该电动胶枪系其共同生产，且挤胶枪内机芯的外观与涉案专利外观设计属于近似设计，但不认可该机芯构成侵权，被诉侵权产品内的机芯，恒远电动工具厂、华翼能公司早在涉案专利申请日制前就已经完成设计并投入使用。

关于恒远电动工具厂、华翼能公司主张的在先使用，相关事实如下： 1、2015年11月20日，案外人沈某与华翼能公司签订了《模具（报价）合同》一份，约定沈某为华翼能公司制作“电动双管胶枪齿轮箱模具”的铝型铸模具，单价为26000元。

2015年12月18日，沈某通过微信向陆锋送发了一张模型图，其展示的外观在倒立体视角与被诉侵权的机芯高度一致。

审理中，陆锋当庭出示了其手机相册，展示了拍摄时间为2016年1月19日的五张照片，照片内的挤胶枪机芯外观与被诉侵权的挤胶枪外观一致。

2、2017年8月22日，华翼能公司向江苏省南通市崇川公证处申请保全公证。

当日，公证员周某、公证人员袁某华翼能公司委托代理人牛山来到启东××城东沈某住处。

在公证员、公证人员监督下，沈某对其台式电脑内存有的相关文档进行操作，并进行截屏、打印。

根据公证处出具的（2017）通崇证民内字第2496号公证书附页，沈某电脑内存有一个名为“lufeng”的文件夹，文件夹内有一个名为“fm-1.stp”的STP文件，修改时间显示为2015/12/23。

以“NX4.0”软件打开上述“fm-1.stp”STP文件，其内容为挤胶枪机芯图纸。

经比对，上述图纸与被诉侵权机芯在主视图、仰视图、后视图以及左右视图上高度一致，且其中一张图纸与沈某通过微信发给陆锋的模型图一致。

3、在2018年5月22日庭审当日，沈某到庭作证，确认《模具（报价）合同》的真实性且实际履行，确认向陆锋发送模型图的微信聊天记录属实，并当庭出示了其与陆锋之间的微信聊天记录以证实。

沈某另述称,其系根据陆锋提供的样品进行开模，上述第2496号公证书所涉电脑内的图纸系根据陆锋提供的样品设计。

关于该样品，陆锋当庭称系自己找“海门军工”雕刻而来的。

4、耐上炯模具厂对于上述沈某电脑内的“fm-1.stp”STP文件形成时间有异议，且认为沈某的证言证明涉案图纸不是陆锋自己完成设计，而是由沈某根据陆锋提供的样品进行设计，在此之前，恒远电动工具厂以及华翼能公司连图纸和模具都没有，不可能生产出相关产品。

5、恒远电动工具厂、华翼能公司向本院提交了陆锋与微信名备注为“沈国鹏”的人的聊天记录，显示“沈国鹏”曾于2015年12月6日向陆锋送发了一个双管胶枪的机芯实物图，陆锋问“那里的人做的？

”，“沈国鹏”回复“福建”，陆锋回复“这个好做！

”。

耐上炯模具厂据此认为，陆锋给沈某的样品并非自己所做，而是来自其他人，其主张的在先使用不是合法的技术来源。

根据双方诉、辩主张以及当庭陈述，本案争议焦点为：1、两被告主张的先用权抗辩是否成立；

2、两被告主张被诉侵权产品为仅具技术功能的内部零部件进而两被告不存在侵权行为是否于法有据。

本院认为： 关于第一项争议焦点，《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十九条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条行一步规定，有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

本案中，两被告确认被诉侵权的挤胶枪系其共同生产、销售，亦确认该挤胶枪内的机芯与涉案外观设计专利构成近似。

故本案侵权认定的关键在于两被告主张其在涉案专利申请日前已经作好制造被诉侵权产品的必要准备是否有相应事实依据。

本院认为，两被告举证的模具设计合同以及沈某电脑内的设计图、陆锋手机存留的照片等，可以证明在涉案外观设计专利申请日之前，两被告已经完成了制造被诉侵权的挤胶枪机芯所必须的主要技术图纸和模具，符合法律、司法解释对于在先使用的规定。

关于原告对沈某电脑内图纸形成时间的质疑，本院认为，尽管理论上电脑、手机存储的文件其创建时间和修改时间可以进行技术上的修改，但本案中，沈某电脑中存储的一张图纸与其通过微信发送给陆锋的模型图一致，而微信聊天记录因涉及网络服务平台，其伪造技术要求较高，在原告未能明确指出上述微信聊天记录或电脑、手机存储的图纸、照片在形成时间上存在造假痕迹的情况下，本院对原告的异议不予采纳。

原告在庭审中多次强调，陆锋提供给沈某的样品非自己设计而是来自其他人，不是合法的技术来源。

在法庭辩论中又明确提出，被诉侵权人主张在先使用，其权利基础应当是自身的发明创造或设计。

对此本院认为，原告的主张，涉及到的是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定的“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。

”本院认为，司法解释的上述规定，是指被诉侵权人将以侵犯他人合法权益的方式取得的技术或设计方案作为在先使用证据，如主张先用权的技术或设计系来自他人的商业秘密或未发表作品，由于其获取技术或设计方案的行为本身不合法，故不得作为先用权抗辩的依据。

该条司法解释并未明确要求被诉侵权人必须以自己研发或设计的技术方案作为在先使用的依据，被诉侵权人主张的技术或设计只要不侵犯他人合法权益，即可以作为先用权抗辩的依据。

在专利侵权纠纷中，原告主张被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩，首先应当指明被诉侵权人主张的技术或设计侵犯了自己或他人的何种在先权利。

本案中并无证据证明两被告主张先用权的设计侵犯了原告或他人的何种在先权利，两被告在本案中主张先用权抗辩有相应事实和法律依据，应予支持。

关于第二项争议焦点，专利法第二条第三款规定，外观设计是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

从该规定可以看出，外观设计的价值在于其具有相应审美效果，进而产生吸引消费者注意并选择购买的市场竞争优势。

外观设计必须为消费者直接观察，其审美效果才能发挥效益。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款规定，将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

该款规定表明：①将侵犯他人外观设计专利权的产品作为零部件制造另一产品的，不视为生产侵权产品的行为，只认定为销售侵权产品行为；

②如果该侵权零部件仅具有技术功能，不发挥任何审美效果，则销售行为都不构成。

司法解释的该规定，进一步表明外观设计的价值在于其具有的审美效果。

本案中，被诉侵权的挤胶枪机芯，完全为挤胶枪外壳所包裹，只有借助专业工具进行拆卸后才可以看到，无法为普通消费者直接观察，并不发挥相应审美效果。

原告在法庭辩论时曾提出被诉侵权机芯与挤胶枪外壳相贴合，导致了挤胶枪外观发生变化，故挤胶枪机芯并非仅具有技术功能，也发挥外观的作用。

对此问题，本院认为，即使被诉侵权的机芯与挤胶枪外壳完全贴合，其能够必然决定的是挤胶枪外壳内部的结构，并不必然相应挤胶枪外壳的整体外观，在内部结构固定的情况下，外壳可以通过厚度、线条、色彩等多种要素的变化形成不同外观。

且本案涉及的是机芯的外观设计，不涉及挤胶枪的外观设计，故原告的该意见不成立。

同时，如某个零部件本身可以作为一个独立的通用商品，其即使最终作为内部零部件使用，也可以在流通环节发挥其外观设计的审美价值。

但本案并无证据证明涉案挤胶枪机芯可以作为独立商品存在，即可进行批量生产并作为行业内通用的零部件单独销售。

故本案被诉侵权的挤胶枪机芯应认定为司法解释规定的仅具有技术功能的零部件。

即使两被告主张先用权抗辩不成立，也不存在制造、销售等侵权行为。

综上，原告耐上炯公司主张被告恒远电动工具厂、华翼能公司侵犯其专利权没有事实和法律依据，应予驳回。

依照《中华人民共和国专利法》第二条第三款、第六十九条第二项，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款、第十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 驳回原告上海耐上炯五金模具厂的全部诉讼请求。

案件受理费4300元，由原告上海耐上炯五金模具厂负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。

根据国务院《诉讼费用交纳办法》，同时应向江苏省高级人民法院预交上诉案件受理费（开户单位：江苏省高级人民法院，开户行：中国农业银行南京山西路支行，帐号：10×××75，汇款凭证复印件寄交本院）。

审判长　　钱建国 审判员　　赵晓青 审判员　　林银勇 二〇一八年六月二十五日 书记员　　俞是碧 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国专利法》 第二条…… 外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

第六十九条有下列情形之一的，不视为侵犯专利权： …… （二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

…… 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 第十二条…… 将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

…… 第十五条被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。

有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备： （一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

…… 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。