浙江省高级人民法院民 事 裁 定 书（2016）浙民终83号上诉人（原审被告）富阳市合盛磨料有限公司，住所地浙江省杭州市富阳区高桥镇高桥村。

法定代表人孙秀琴，董事长。

委托代理人（特别授权代理）方碧玉，男，汉族，1969年4月21日出生，住浙江省富阳市，系该公司员工。

被上诉人（原审原告）杭州铮亮抛光材料有限公司，住所地浙江省杭州市余杭区仁和镇新桥村。

法定代表人俞建良，执行董事。

委托代理人（特别授权代理）叶志坚、陈强，浙江天册律师事务所律师。

原审被告章婉青，女，汉族，1975年9月30日出生，住浙江省台州市黄岩区。

上诉人富阳市合盛磨料有限公司（以下简称合盛公司）因侵害商标权纠纷一案，不服浙江省杭州市中级人民法院(2015)浙杭知初字第587号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2016年1月28日受理后，依法组成合议庭进行审理。

本案现已审理终结。

原判认定：2011年12月12日，国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）作出“关于第137194号‘双圈及图’注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定”，载明：撤销杭州化学日用品厂在第3类“鞋油”等商品上注册的第137194号“双圈及图”商标。

杭州化学日用品厂已于2010年7月28日办理注销。

杭州铮亮抛光材料有限公司（以下简称铮亮公司）系第8737393号“”注册商标专用权人，该商标核定使用商品为（第3类）抛光乳膏；

抛光用巾；

抛光用纸；

抛光制剂；

上光剂（截止），商标注册有效期限为2014年4月28日至2024年4月27日。

该商标申请日为2010年10月13日，注册公告日期为2014年4月28日，商标在注册过程中曾经过复审程序。

2010年5月26日，合盛公司向商标局申请在第3类商品上注册“双圈牌”文字商标。

该商标获核准注册，注册号为8307456，核定使用商品为（第3类）挥发碱（氨水）（去污剂）；

抛光蜡；

清洁制剂；

去污剂（截止），注册有效期限为2014年1月7日至2024年1月6日。

2012年2月29日，合盛公司曾向商标局申请在第3类商品上注册“”商标。

2014年3月19日，浙江省台州市路桥区工商行政管理局在章婉青位于浙江省台州市路桥区东路桥大道77号的经营场所查扣外包装箱上标有“”标识的抛光膏586箱（规格为30块/箱，1kg/块），其外包装箱上还标有“双圈牌”或“新双圈牌”字样及合盛公司企业名称。

2015年4月23日，浙江省杭州市富阳区市场监督管理局作出富市管中止告字（2015）002号“行政处罚案件中止告知书”，载明：关于铮亮公司举报合盛公司生产销售的抛光膏产品侵犯涉案商标权一案，因合盛公司向商评委请求宣告涉案商标无效，故该局决定中止该案调查。

在庭审中，合盛公司认可被控侵权行为发生时其所生产抛光膏的外包装箱上使用了“”标识，认可曾被浙江省杭州市富阳区工商行政管理机关查处的事实，认可章婉青所销售被控侵权商品系由其提供，自述自2010年3月开始制造、销售被控侵权商品，每箱利润约为人民币5-6元。

章婉青自述自2010年开始销售被控侵权商品，最初销量约为每月100箱，当前销量约为每月200多箱，每箱毛利为人民币10元左右。

另查明，铮亮公司成立于2009年11月25日，注册资本为人民币50万元。

合盛公司成立于2009年10月21日，注册资本为人民币30万元。

合盛公司已就涉案商标向商评委提起无效宣告申请，所依据的主要理由为涉案商标与合盛公司所注册第8307456号“双圈牌”商标（引证商标）构成相同或类似商品上的近似商标，易导致消费者混淆，而涉案商标注册申请时间晚于引证商标注册申请时间。

铮亮公司认为合盛公司、章婉青未经其许可，生产、销售的抛光乳膏产品上均标注有涉案商标标识，已构成对铮亮公司注册商标专用权的侵害，遂诉至法院请求判令合盛公司、章婉青：1．立即停止侵害涉案注册商标专用权的行为，停止生产和销售侵害涉案注册商标专用权的商品，销毁标有涉案商标标志的所有抛光乳膏产品；

2．连带赔偿铮亮公司经济损失30万元及为制止侵权所支出的合理费用2万元，合计32万元；

3．共同承担本案诉讼费用。

合盛公司答辩称：（一）合盛公司成立于2009年10月，自2010年3月开始生产、销售印有双圈图案及文字的黄色抛光膏，当时曾委托华工纸制品包装材料厂和富阳区银湖街道叶钧纸箱厂印制带有双圈图形标志的纸箱数批。

合盛公司于2010年5月向商标局提起“双圈牌”和“新双圈牌”文字商标注册申请，于2012年2月22日向国家商标局提出了双圈图形商标申请，申请号为10520268。

2014年1月“双圈牌”文字商标获得核准注册，注册号为8307456号。

上述事实均能充分说明合盛公司自2010年就一直在生产和销售印有双圈图形及双圈牌文字的黄色抛光膏，在业界具有一定的知名度和影响力。

根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款之规定，合盛公司享有先用权。

铮亮公司的企业规模、知名度和销售情况均远不如合盛公司，合盛公司根本没必要去借铮亮公司的商标提高知名度。

（二）铮亮公司申请注册双圈图形商标均在合盛公司申请注册及注册“双圈牌”文字商标之后，属于恶意注册。

铮亮公司创办时间晚于合盛公司，其开始使用的商标为“许字抛光膏”，后也采用了与合盛公司相同的双圈图形加文字商标。

后因合盛公司已于2010年申请将“双圈牌”文字注册为商标，铮亮公司得知后，为混淆视听，于2010年10月13日申请将双圈图形注册为商标。

在合盛公司已经开始大量生产销售带有“双圈牌”文字和图形的黄色抛光膏，并形成一定规模的情况下，铮亮公司于半年后申请注册双圈图形作为其同类产品的商标，属于商标法第三十二条规定的“损害他人现有在先权利”的行为，属于抢注，应当在司法中予以否定。

对此，合盛公司已向国家工商行政管理局商标评审委员会（以下简称商评委）递交了无效宣告申请书。

（三）铮亮公司要求赔偿经济损失30万元及制止侵权所支出的合理费用2万元于法无据。

综上，铮亮公司的诉讼请求不应予以支持。

章婉青的答辩意见与合盛公司答辩意见相同。

原审法院认为，涉案商标尚处保护期限内，法律状态稳定，铮亮公司享有的涉案注册商标专用权应受法律保护，其享有对侵犯涉案商标权行为之诉权。

本案争议焦点在于：（一）铮亮公司关于合盛公司、章婉青实施侵犯涉案商标权行为的指控是否成立；

（二）合盛公司、章婉青所作先用权抗辩是否成立；

（三）铮亮公司要求合盛公司、章婉青承担之侵权责任是否合理。

关于争议焦点（一），合盛公司在其所生产、销售抛光膏产品外包装上使用被控侵权标识的行为，具有区分商品来源的意义，属于商标法意义上的商标使用行为。

合盛公司生产、销售，章婉青销售抛光膏与涉案商标核准使用的“抛光乳膏”商品在功能、用途、生产者、销售渠道、消费对象上均基本相同，二者当属类似商品，合盛公司和章婉青对此亦予以认可；

被控侵权商品上所使用的双圈图形标识与涉案商标标识相同；

对于本领域普通消费者而言，易对商品来源产生混淆。

因此，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项关于“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”的规定和第（三）项关于“销售侵犯注册商标专用权的商品的”的规定，合盛公司所实施的生产、销售行为，章婉青所实施的销售行为均属侵犯铮亮公司所享有涉案商标专用权的行为。

关于争议焦点（二），《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

”本案中，合盛公司和章婉青主张其享有先用权，但经审查，首先，合盛公司所举之证据并不足以证明其在被控侵权商品上使用被控侵权标识的时间早于铮亮公司申请注册涉案商标的时间；

其次，合盛公司或章婉青均未提交证据证明其所使用被控侵权标识已具有一定影响。

因而，对合盛公司和章婉青所作先用权抗辩本院不予采信。

关于争议焦点（三），合盛公司生产、销售，章婉青销售侵权商品的行为均侵犯了铮亮公司所享有涉案商标专用权，依法应当承担停止侵权的责任。

铮亮公司仅举证证明侵权商品外包装箱上使用了侵权标识，因而两被告销毁侵权商品所使用外包装即足以避免造成消费者混淆，故铮亮公司要求销毁全部库存侵权商品的诉讼主张缺乏相应事实依据，该院不予支持。

关于赔偿数额，铮亮公司未提交证据证明合盛公司和章婉青存在共同侵权行为或存在其他应当承担连带责任的情形，故该院对其要求二者连带承担赔偿责任的诉讼请求不予支持。

另，铮亮公司未能举证证明章婉青属明知被控侵权商品侵犯涉案商标权而仍进行销售的情形，而合盛公司认可章婉青所销售侵权商品系由其提供，故依据《中华人民共和国商标法》第六十四条第二款的规定，章婉青不应承担赔偿责任。

关于合盛公司应承担的赔偿金额，铮亮公司未举证证明侵权期间其因侵权所受到的实际损失或合盛公司因侵权所获得的利益，亦未举证证明涉案商标许可使用费金额，并明确要求适用法定赔偿方式确定赔偿金额。

另，铮亮公司未提交证据支持其要求赔偿为制止侵权所支出的合理费用2万元的主张，故该院对该项诉讼主张不予采信。

该院综合考虑各种因素，包括涉案注册商标的知名度、侵权情节、侵权所造成的影响、双方企业规模、合盛公司主观状况、铮亮公司为制止侵权所支付的合理费用等因素酌情予以确定，并特别注意到如下事实：1．涉案商标申请日为2010年10月13日，注册公告日期为2014年4月28日；

2．浙江省台州市路桥区工商行政管理局在章婉青的经营场所查扣侵权商品586箱，均来源于合盛公司；

3．合盛公司自述自2010年3月开始制造、销售侵权商品，每箱利润约为人民币5-6元。

章婉青自述自2010年开始销售侵权商品，当前销量约为每月200多箱；

4．合盛公司所生产、销售侵权商品外包装上除标注有涉案商标标识外，还同时标注有“双圈牌”或“新双圈牌”文字；

5．合盛公司成立于2009年10月21日，注册资本为人民币30万元；

6．铮亮公司为制止侵权行为必然需要支付一定合理开支。

综上，原审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）、（三）项，第六十三条第一款，第六十四条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第一百一十五条之规定，于2015年12月8日判决：一、合盛公司、章婉青立即停止对铮亮公司第8737393号注册商标专用权的侵害；

二、合盛公司、章婉青于判决生效之日起十日内销毁使用铮亮公司第8737393号注册商标标识的库存侵权商品包装；

三、合盛公司于判决生效之日起十日内赔偿铮亮公司经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计100000元；

四、驳回铮亮公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币6100元，由铮亮公司负担2100元，由合盛公司负担4000元。

宣判后，合盛公司不服，向本院提起上诉称：一、合盛公司对涉案标识享有先用权，原审法院对此不予认定，但又认定合盛公司在涉案商标申请前就开始生产、销售侵权商品，属于认定事实错误。

二、铮亮公司申请注册商标均晚于合盛公司，属于恶意注册。

三、原判判赔额过高，没有法律依据。

综上，请求二审法院撤销原判，依法改判。

铮亮公司答辩称：原判认定事实清楚，请求予以维持。

二审中，合盛公司提交了国家工商行政管理局总局商标评审委员会（以下简称商评委）商评字[2016]第9854号“关于第8737393号图形商标无效宣告请求裁定书”，以此证明涉案注册商标已被商评委宣告无效。

铮亮公司质证后对该证据的真实性没有异议，但其会提起行政诉讼程序。

经审查，本院认为，合盛公司提交的上述证据系商评委员会出具，真实性可以确认，且涉及到涉案注册商标权的效力，与本案事实具有关联性，故本院对该证据予以认定。

本院认为，商评委为我国法定的对商标争议事宜行使裁决权的机构，其作出的第9854号无效宣告请求裁定书已宣告涉案第8737393号图形商标无效。

根据《中华人民共和国商标法》第四十七条第一款的规定，被宣告无效的注册商标专用权视为自始即不存在。

铮亮公司提出本案侵权诉请的权利基础即为涉案商标专用权，现该权利基础已不存在，故铮亮公司的起诉不符合人民法院立案受理条件，应予驳回。

如涉案商标权经过行政诉讼程序最终确认仍然有效，则铮亮公司仍可以根据新的证据重新起诉。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（一）项、第一百五十四条第一款第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销浙江省杭州市中级人民法院(2015)浙杭知初字第587号民事判决；

二、驳回铮亮公司的起诉。

本裁定为终审裁定。