中华人民共和国上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2014）浦民三(知)初字第1021号原告：苏州市安卡贸易有限公司。

住所地：中华人民共和国江苏省苏州市高新区嵩山路**。

法定代表人：陈晓军，总经理。

委托代理人：赵俊，上海善法律师事务所律师。

委托代理人：王菁，上海善法律师事务所律师。

被告：上海凌红紧固件有限公司。

住。

住所地：中华人民共和国上海市闵行区江川路**/div>法定代表人：马凌飞，总经理。

委托代理人：朱振东，上海市恒泰律师事务所律师。

被告：布莱米克私人有限公司(BREMICKPTYLTD)。

住所地。

住所地：澳大利亚联邦新南威尔士州addoxstreetALEXANDRIANSW2015AUSTRALIA)。

原告苏州市安卡贸易有限公司诉被告上海凌红紧固件有限公司(以下简称凌红公司)侵害商标权纠纷一案，本院于2014年9月18日立案受理后，本院于2014年12月18日决定追加被告布莱米克私人有限公司(以下简称布莱米克公司)为本案共同被告。

本案依法适用普通程序，于2016年3月23日公开开庭进行了审理。

原告的委托代理人赵俊和被告凌红公司的法定代表人马凌飞、委托代理人朱振东到庭参加诉讼。

被告布莱米克公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。

本案现已审理终结。

原告苏州市安卡贸易有限公司诉称：原告自2005年注册成立以来，一直从事紧固件和五金配件的委托加工和国内销售业务，也是注册商标“BREMICK”的合法权利人，(注册商标证XXXXXXX号)，核定使用商品类别第6类：电缆和管道用金属夹；

钉子；

金属螺丝等，注册有效期自2010年10月28日至2020年10月27日止。

原告在2008年注册“BREMICK”商标，无意间和澳大利亚的被告布莱米克公司产生商标争议，经过2轮争议，最终获得中国商标局授予的“BREMICK”商标。

原告将该商标在海关总署依法进行了知识产权备案登记。

被告凌红公司是一家有进出口权的五金紧固件加工生产和销售企业。

2014年6月18日，原告收到上海海关发出的《确认知识产权侵权状况通知书》，告知上海外港海关查获了被告凌红公司以一般贸易方式申报出口澳大利亚的螺丝34358盒，申报价值55356.48美元，商标上有“BREMICK”标识，涉嫌侵犯原告在海关总署备案的商标权。

在得到原告确认后，上海海关于2014年7月11日发出沪关[2014]第135号《扣留侵权嫌疑货物通知书》，对以上货物进行了正式扣留。

根据商标法第四十八条及第五十七条规定，被告凌红公司在中国境内生产加工金属螺丝产品的过程使用了与原告注册商标非常近似的商标标识，商标文字部分与原告注册的商标完全一致，均为“BREMICK”，属于侵犯商标专用权的行为。

被告布莱米克公司以订单形式，授权被告凌红公司在中国境内加工和生产带有原告合法商标权的“BREMICK”商标的紧固件产品侵犯了原告的商标专用权。

原告要求法院判令1、两被告停止侵犯原告注册商标专用权的行为，在中国境内生产加工同类产品中不得使用任何与原告注册商标相类似的商标标识；

2、两被告赔偿非法使用原告注册商标所造成的损失人民币102963元；

3、赔偿原告因调查制止侵权行为所支付的合理费用，包括取证费、公证费、担保费、仓储费、律师费等，截至起诉之日共计人民币51007元；

4、本案的诉讼费由两被告承担。

被告上海凌红紧固件有限公司辩称：不同意原告的全部诉请。

被告凌红公司的行为属于涉外定牌加工行为。

加工的商品即原告扣留的货物并未进入国内的流通流域，尚未面对商品的消费者，均销往境外。

原告无证据证明涉案商品在境内销售的事实，故被诉的商品不在国内市场发挥识别作用。

商标权的地域性特点决定了涉案商品是否因“BREMICK”商标而在澳洲境内造成消费者混淆或者误认，非我国的商标法所能规制的，所以被告的贴牌加工行为并非我国商标法的使用行为。

原告向法院提交如下证据材料：证据1、商标注册证(第XXXXXXX号)，证明原告系“BREMICK”商标的合法权利人。

证据2、《确认知识产权侵权状况通知书》，证明上海外港海关根据备案登记扣留涉案货物的情况。

证据3、《扣留侵权嫌疑货物通知书》，证明上海外港海关对涉案货物采取正式扣留及货物的品名、数量及申报价值。

证据4、损害赔偿金额的估算说明，证明对被告销售相关侵权商品的非法收益的估算情况。

证据5、律师代理费发票，证明原告聘请律师的费用。

证据6、差旅费发票，证明原告在遭受侵权后为收集保全证据支出的差旅费用，合计人民币1007元。

证据7、关于原告注册“BREMICK”商标的说明，证明“BREMICK”商标的注册情况。

证据8、公证书，证明对现场货物拍照、外观盒子包装的情况。

证据9、原告2015年1至7月销售数据，证明原告的内销和外销“BREMICK”商标产品的情况。

证据10、原告2015年3至8月送货数据，证明原告内销“BREMICK”商标产品的情况。

证据11、原告销售“BREMICK”商标产品门店的实景照片，证明原告使用“BREMICK”商标的实际情况。

证据12、上海海关出具的《确认知识产权侵权状况通知书》等文件，证明2014年11月上海海关查获浙江新东方紧固件有限公司OEM的“BREMICK”产品。

证据13、上海海关出具的《确认知识产权侵权状况通知书》等文件，证明2015年1月上海海关查获宝勋精密螺丝(浙江)有限公司OEM的“BREMICK”产品。

证据14、杭州海关出具的《确认知识产权侵权状况通知书》等文件，证明2015年6月上海宜惠实业有限公司OEM的“BREMICK”产品。

证据15、上海宜惠实业有限公司工商信息，证明上海宜惠实业有限公司并非生产企业，而是外贸公司。

被告布莱米克公司在中国境内有多家生产商，货物都是发往澳大利亚。

被告凌红公司对上述证据发表如下质证意见：对证据1真实性不发表意见，“BREMICK”与本案涉及的出口到澳洲的商标有区别的，原告的商标只有7个英文字母。

从原告提供的公证书图片中看出，被告凌红公司的商标除了“BREMICK”英文之外，还有一行小的英文“FASTENERS”，“I”是一个小锤子，且“E”也是不一样的。

对证据2、3真实性没有异议。

对证据4、5、6、7不认可，与本案没有直接关联。

对证据8真实性认可，但不存在侵权事实。

对证据9、10、11真实性存在异议，是原告单方制作的，也不能证实原告存在销售情况。

原告注册了很多第六大类的商标，有恶意抢注的嫌疑。

对证据12、13、14、15认为与本案无关。

被告凌红公司向法院提交了如下证据材料：证据1、被告布莱米克公司商标注册证明。

有两个编号13460、13459，被告凌红公司使用的是13459号注册商标，证明被告凌红公司使用的是被告布莱米克公司合法注册的商标。

证据2、商标授权书，证明被告布莱米克公司允许被告凌红公司使用商标。

证据3、编号24312的订单合同、发票、装箱单、报关单，证明被原告扣押的货物，都是由被告布莱米克公司向被告凌红公司下订单的。

订单与发票相差1200美元是集装箱处理费。

证据4、海关出具的不能认定是侵权商品的通知书、解除扣留通知书，证明2014年9月22日海关放行涉案货物。

原告对上述证据发表如下质证意见：对证据1真实性认可。

“BREMICK”作为主要的文字，fasten是紧固件的英文，没有明显区别。

对证据2笼统的写明被告布莱米克公司授权被告凌红公司使用“BREMICK”，但没有明确是哪个商标，对此不予认可。

对证据3只有需求方的签字，没有供货方的确认，没有实际的合同关系。

发票没有发票专用章，不符合我国税务要求。

装箱单、报关单没有异议。

对证据4没有异议。

被告布莱米克私人有限公司(BREMICKPTYLTD)未到庭应诉，亦未提交任何证据。

经本院审理查明：2010年10月28日，原告注册了“BREMICK”商标，注册商标证XXXXXXX号，核定使用商品类别第6类：电缆和管道用金属夹；

钉子；

金属螺丝等，注册有效期自2010年10月28日至2020年10月27日止。

2014年6月18日，原告收到上海海关《确认知识产权侵权状况通知书》，告知原告上海外港海关查获被告凌红公司以一般贸易方式申报出口澳大利亚的螺丝34358盒，申报价值55356.48美元，商品上标有“BREMICK”标识，涉嫌侵犯原告在海关总署备案的知识产权。

根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第十六条之规定，请原告在三个工作日内确认该批次货物涉嫌侵权并决定是否请求海关扣留货物，并提交价值人民币100000元的担保。

2014年7月11日，上海海关沪关知字[2014]第135号作出《扣留侵权嫌疑货物通知书》。

内容为：应原告申请，海关对被告凌红公司涉嫌侵犯“BREMICK”商标专用权的货物(螺丝34358盒，申报价值55356.48美元)予以扣留。

2014年8月22日，上海海关发出了《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》经海关调查，对于被告凌红公司申报出口的螺丝34358盒不能认定是否侵犯原告的“BREMICK”商标专用权。

如自扣留侵权嫌疑货物之日起50个工作日内未收到法院协助执行通知书的，将放行有关货物。

原告向本院提起诉讼未提出诉讼保全，2014年9月22日，海关作出《解除扣留(封存)通知书》，该批货物已经出口。

原告对涉案螺丝作了公证。

根据公证书的照片显示：装螺丝的塑料盒和外包装上有“BREMICKFASTENERS”标识，由上、下二部分构成，分别为“BREMICK”和“FASTENERS”，“BREMICK”字体较大，其中“I”是一个小锤子状，“E”只有三横。

“FASTENERS”的中文意思为紧固件。

“BREMICKFASTENERS”、“BREMICK”商标由澳大利亚政府商标局核准于2010年9月7日，注册号分别XXXXXXX、XXXXXXX，注册人为被告布莱米克公司，登记在第6、7，17类别中，核定的第6类商品有紧固件，包括螺钉，螺帽，螺栓。

2014年5月8日，被告布莱米克公司向被告凌红公司发送订单(订单号24312)，购买各式螺丝34358盒，总价为54156.48美元。

2014年6月18日，被告布莱米克公司出具授权书，授权被告凌红公司在被告布莱米克公司的订单生产的产品上使用布莱米克公司的商标。

被告凌红公司生产后出口澳大利亚，发票、装箱单显示34358盒，总价为54156.48美元外加1200美元的集装箱处理费。

审理中，被告凌红公司表示，“BREMICKFASTENERS”是被告布莱米克公司在电子邮件中发送样本，被告凌红公司打印的。

本院认为，本案系涉外的商标侵权纠纷案件，《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条规定，知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律。

本案被请求保护地为中国，应适用《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)。

商标法第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品，用于识别商品来源的行为。

同时，第五十七条规定，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标的行为。

涉案的商标“BREMICKFASTENERS”与原告注册商标“BREMICK”是否近似，判断是否侵权需要以导致相关公众混淆为前提条件。

本院认为，商标的基本功能在于标识商品来源。

因此，构成侵犯注册商标专用权的行为是在商业标识意义上使用相同或近似商标的行为，行为人的使用方式应当是将该标识作为区分商品来源的目的来使用。

如果行为人所使用的标识不具有区分商品来源的功能，就不是商标法意义上的使用行为。

本案中，根据已经查明的事实，被告凌红公司出口螺丝的行为系受被告布莱米克公司的委托生产，并在包装上贴附“BREMICKFASTENERS”商标，且所生产的货物全部销往澳大利亚。

因此，虽然该货物上标贴了“BREMICKFASTENERS”，但被海关查扣的螺丝并未投入中国国内市场流通，国内市场的相关公众没有机会接触到该螺丝，故该标志在国内市场无法发挥标识商品来源的功能。

涉案“BREMICKFASTENERS”在国内市场上不会起到标识商品来源的作用，不是商标法意义上的商标使用。

在并非商标使用的情况下，判断在相同商品上使用近似商标是否导致混淆，不具有实际意义。

两被告并未侵犯原告的注册商标专用权。

被告布莱米克公司无正当理由拒不到庭应诉，应视为其放弃了对原告所主张之事实和证据进行辩驳的权利，由此产生的不利法律后果，应由其自行承担。

综上，依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条，《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第(二)项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：驳回原告苏州市安卡贸易有限公司的诉讼请求；

本诉案件受理费人民币3379元，由原告苏州市安卡贸易有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起原告苏州市安卡贸易有限公司和被告上海凌红紧固件有限公司在十五日内、被告布莱米克私人有限公司(BREMICKPTYLTD)在三十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国上海知识产权法院。

审　判　长　　孙　黎审　判　员　　蔡婷婷人民陪审员　　周志勇二〇一六年三月二十九日书　记　员　　秦冬绿附：相关法律条文一、《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。

二、《中华人民共和国商标法》第四十八条本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

第五十七条（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。