云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）云01民初246号原告：曹晓冬，男，1962年10月31日出生，汉族，住云南省昆明市五华区。

委托诉讼代理人：王静波，云南方中律师事务所律师，特别授权代理。

被告：云南下关沱茶（集团）股份有限公司，住所地云南省大理市下关镇建设西路**。

法定代表人：陈国风，该公司董事长。

委托代理人：莫卫斌，云南格元律师事务所律师，特别授权代理。

原告曹晓冬与被告云南下关沱茶（集团）股份有限公司（以下简称下关沱茶公司）侵害商标权纠纷一案，本院于2016年2月23日立案后，依法适用普通程序,于2016年4月26日公开开庭审理了本案，并于2016年5月11日进行了质证，原告曹晓冬的委托代理人王静波，被告下关沱茶公司的委托代理人莫卫斌到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告曹晓冬向本院提出诉讼请求：1、被告立即停止对原告享有的第5492697号第30类注册商标“金戈铁马”商标专用权的侵害，停止销售标有“金戈铁马”字样的所有侵权产品；

2、被告在省级媒体（报纸或电台）刊登声明公开道歉、消除影响；

3、被告赔偿原告损失1260000元人民币；

4、被告赔偿原告律师代理费及其他合理费用共计63990元；

5、本案诉讼费由被告承担。

事实和理由：原告于2009年经国家工商行政管理总局商标局核准取得注册号为第5492697号第30类“金戈铁马”注册商标，有效期为2009年6月14日至2019年6月13日。

2015年2月，原告发现被告在昆明各茶叶市场的下关沱茶专卖店均有出售名为“金戈铁马”字样的茶叶。

经原告在互联查询，被告在互联网上也销售在包装上印有“金戈铁马”字样的茶叶。

原告还在互联网上查到被告于2014年6月22日在东莞松山湖凯悦酒店举行下关沱茶“金印系列”---铁饼传记之甲午金戈铁马传奇之旅首发上市大型品鉴活动，共计发售252000饼印有“金戈铁马”的茶饼。

被告的行为严重侵害了原告享有的“金戈铁马”注册商标专用权。

原告为制止被告的侵权行为于2015年2月向被告通过传真的方式发送律师函，要求被告立即停止侵权、赔礼道歉、赔偿损失，被告没有给予积极答复及协商。

被告工作人员韩永国于2015年3月13日向国家工商行政管理总局商标局申请撤销第5492697号第30类“金戈铁马”注册商标，2015年12月4日，国家工商行政管理总局商标局驳回了韩永国的撤销申请。

原告多次函电被告协商解决侵权事宜，被告均无态度和作为。

原告为维护自身合法权益，特诉至法院。

被告下关沱茶公司答辩称：一、金戈铁马一词来源于《新五代史·李袭吉传》，是我国传统的成语，金戈铁马一词不是原告独创，而是我国传统文化的一部分，因而原告的注册商标缺乏显著性，原告不能禁止他人合理使用。

二、经过被告对市场的调查以及对原告担任法定代表人的“云南金戈铁马茶业有限公司”网站的搜索，并未发现市场上有“金戈铁马”茶叶的商品在销售，也未在原告的公司网站上发现对“金戈铁马”品牌的商品宣传。

因此，被告认为原告的注册商标缺乏知名度。

三、被控侵权商品的产品背景和使用情况。

被告生产的“甲午金戈铁马铁饼”是用于下关沱茶品牌下的金印系列产品，也是被告生产的生肖系列茶品之一，该产品是依据下关铁饼的创始人和传承人始创于1954年云南七子圆茶铁饼配方，由下关沱茶制作技术精制而成。

2014年是我国的甲午年，属相为马年，这一年又是铁饼创始60周年，同时，也是云南滇西抗战70周年，正是由于这些年份的巧合，下关沱茶公司决定把2014年生产的金印系列产品取名为“甲午·金戈铁马·铁饼”，其中“金戈铁马”有两层意义，一是纪念滇西抗战70周年；

二是，“金”代表“下关沱茶”的金字招牌，“戈”代表的是此款茶品为茶之重器，“铁”为被告方生产的铁饼，“马”是此茶品系马年生产的。

被告的这一系列产品中，在包装或宣传册上从未单独使用过“甲午金戈铁马铁饼”标志，都是与被告拥有的中国驰名商标“下关沱茶”和云南省著名商标“松鹤延年”商标共同使用，且“下关沱茶”标识在产品包装和宣传册的显要位置。

该产品是被告生肖系列的一个产品，只在2014年（马年）生产，因而被告生产的“甲午金戈铁马铁饼”产品不会在相关公众中对该产品的出处产生混淆，不会使相关公众对该产品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

四、使用成语注册商标时，由于缺乏独创性，欠缺显著性，因而在已有成语商标的前后加字或减字，国家商标局并不认为两者相同或近似，而是两个独立的商标。

被告的“甲午金戈铁马铁饼”的产品标识显然与原告的“金戈铁马”成语商标有明显区别，既不相同，也不近似。

五、原告的“金戈铁马”商标多年未使用，正如前面所述，被告查询未发现原告在市场上销售使用“金戈铁马”商标的商品，退一步说，即使认定被告的“甲午金戈铁马铁饼”产品侵犯了原告的商标权，根据《商标法》第六十四条的规定，被告也不应承担赔偿责任。

综上所述，被告认为使用成语注册的商标，不能排斥他人对成语公用资源的正当利用，不能说只要有包含有“金戈铁马”成语要素的商标或标识，就是商标侵权。

被告使用的标识，具有不同于原告商标的显著特征，且与“下关沱茶”商标或“松鹤”商标共同使用，足以使相关公众辩明不同来源，既然没有混淆性，则不存在商标侵权。

因而从判断近似的法律规定综合判断，由于原告商标缺乏独创性、显著性、知名度以及被告使用的合理性，被告认为被告的标识与原告的商标并不近似，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。

综合双方当事人的诉辩主张及庭审中的陈述，本案争议的问题是：一、被控侵权商品是否侵犯了原告第5492697号“金戈铁马”注册商标专用权；

二、如果构成侵权，被告应如何承担法律责任。

原告围绕诉讼请求，依法向法庭提交了以下证据：1、商标注册证，证明第5492697号（第30类）“金戈铁马”注册商标的注册人是原告；

2、购买被告出售标有“金戈铁马”字样茶叶发票及经营者的基本登记信息，证明被告出售的茶叶包装侵害了原告商标“金戈铁马”注册商标的专用权，被告销售侵权产品地在昆明市；

3、照片，证明被告出售标有“金戈铁马”字样茶叶的包装样式，被告于2014年6月22日在东莞松山湖凯悦酒店举行“金戈铁马”铁饼茶叶的首发活动及发行数量为252000饼；

4、国家工商行政管理总局商标局文件，证明被告工作人员韩永国申请撤销第5492697号（第30类）“金戈铁马”注册商标被商标局驳回；

5、律师代理费发票，证明原告为维护“金戈铁马”注册商标被侵害聘请律师维权的费用；

6、被控侵权商品实物，为了佐证照片。

庭审后，原告为证明涉案注册商标的使用情况，向法庭提交了以下证据：1、商标许可使用合同，证明原告许可云南金戈铁马茶叶有限公司使用涉案商标；

2、补充说明；

3、企业法人营业执照、组织机构代码证；

4、生产部分茶叶的图样；

5、实物（包括茶叶、包装胶带、包装条）；

6、CCTV-2经济频道2011年对普洱茶的报道。

证明原告从2009年注册了商标后，一直在持续使用。

针对答辩意见，被告向法庭提交了以下证据：第一组：1、营业执照；

2、机构代码证。

证明被告的主体资格身份。

第二组：1、中华老字号认定书；

2、商标注册证（包括“松鹤延年”和“下关沱茶”两个商标）；

3、诉争产品外包装；

4、产品手册。

证明诉争产品使用以上两个商标，同时，在产品外包装及产品手册中显要位置以显著色彩印有被告的注册商标，同时标明了出品公司。

这两个商标均有较大影响，不会在相关公众中造成对产品出处的混淆。

第三组：1、“刀耕火种”商标与“巴达刀耕火种”商标在中国商标网查询资料；

2、“万紫千红”商标与“黄埠万紫千红”商标在中国商标网查询资料。

证明以成语注册的商标，由于缺乏独创性和显著性，在成语注册商标的前后加减字并不被商标局认为是相同或近似，而是两个不同的商标；

而被告的“甲午金戈铁马铁饼”在产品包装上的表现都是一个统一、完整的整体，与原告的商标的外在表现形态有显著区别，双方不存在相同或近似。

第四组：1、云南金戈铁马茶业有限公司工商公示信息；

2、云南金戈铁马茶业有限公司网站信息。

证明原告系该公司的法定代表人，原告从未在商品上使用“金戈铁马”商标；

原告的商标长期不用，缺乏知名度。

第五组（当庭提交）：律师函，证明原告也认可被告对“甲午金戈铁马铁饼”是整体使用，并不是单独使用。

根据庭审和质证，本院查明本案法律事实如下：2009年6月14日，原告曹晓冬注册取得第5492697号注册商标，该商标系文字与图形组合商标，文字“金戈铁马”系横向排列繁体中文，在“金戈铁马”文字下面有一个树叶的图案。

该商标核定使用商品为第30类：茶；

蜂蜜；

糖；

咖啡；

谷类制品；

面粉制品；

糕点；

调味品；

膨化水果片、蔬菜片；

食用淀粉产品（截止），注册有效期限为2009年6月14日至2019年6月13日。

被告下关沱茶公司分别于2010年1月21日、2014年9月7日通过注册取得第6209882号、12201774号注册商标，该两项商标分别为文字“松鹤延年”+圆形+鹤的图案组成的组合商标和“下关沱茶”文字商标，该两项商标核定使用商品均为包括茶在内的第30类商品。

2014年（农历马年），被告在其生产的金印系列产品包装上使用了“甲午金戈铁马铁饼”字样，字体为简体字，其中“甲午”及“铁饼”字体较小，而“金戈铁马”四字字体较大，且位于茶饼外包装及内包装的显著位置，在“金戈铁马”四字旁边还配有一匹呈现奔跑状态马的图案。

同时，被告在其生产的上述茶饼的内、外包装上均标注有“松鹤延年”注册商标和“下关沱茶”字样，并在内、外包装上标注有被告下关沱茶公司名称。

2015年2月，原告的委托代理人王静波曾向被告发出《律师函》，载明:被告生产销售的“甲午·金戈铁马·铁饼”侵犯了原告的“金戈铁马”商标专用权，要求被告立即停止侵权、赔偿损失、赔礼道歉。

原告认为，被告在其生产、销售的产品上使用了“金戈铁马”标志侵犯了原告的注册商标专用权，遂诉至法院。

庭审中，被告虽不认可原告提交的在昆明购买被控侵权商品的发票的真实性，但被告认可被控侵权商品实物系被告生产，并认可在昆明有销售。

另查明，被告下关沱茶公司系成立于1995年3月14日的非上市股份有限公司，该公司主要从事茶叶生产销售。

原告曹晓冬系云南金戈铁马茶业有限公司法定代表人，该公司成立于2007年2月6日，主要从事茶叶、农副土特产品等销售。

2009年8月16日，曹晓冬与云南金戈铁马茶业有限公司签订《商标许可使用合同》，约定曹晓冬许可云南金戈铁马茶业有限公司在茶叶上使用第5492697号注册商标，许可期限自2009年6月14日至2019年6月14日止。

云南金戈铁马茶业有限公司在景迈古树茶、景迈沱茶等多款产品上使用了第5492697号“金戈铁马”注册商标。

2015年3月13日，案外人韩永国向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）申请撤销曹晓冬第5492697号第30类“金戈铁马”商标的注册，后商标局认为韩永国申请撤销理由不能成立，于2015年12月4日决定驳回韩永国的撤销申请。

本院认为，《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第五十七规定，有下列行为之一的，属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。

本案中，原告主张被告在同一种商品上使用了与其注册商标相同的商标；

被告则辩称，“甲午金戈铁马铁饼”只是被告生产的系列产品的名称，并不是作为商标使用。

对于被告使用“甲午金戈铁马铁饼”标志是否系作为商标性使用，本院认为，根据《商标法》第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

因此，识别性是商标的基本特性。

本案被告使用“甲午金戈铁马铁饼”标志系使用在被控侵权商品的内、外包装上，并配以一匹呈现奔跑状态马的图案，同时在被控侵权商品内、外包装上均标注有“松鹤延年”注册商标和“下关沱茶”字样，因此，被告的使用仅是作为商品装潢的使用，并不是商标性使用。

根据《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称《商标法实施条例》)第七十六条规定，在同种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。

经审查，原告第5492697号注册商标核定使用商品为第30类，包括茶、蜂蜜、糖、咖啡等，而被控侵权商品为茶类，与原告的注册商标核定使用商品属于同种商品。

同时，将被告使用的标志与原告注册商标进行视觉效果比对，从商标的构成要素来看，原告的注册商标系文字与图形组合商标，文字“金戈铁马”系横向排列繁体中文，在“金戈铁马”文字下面有一个树叶的图案；

而被告使用的“金戈铁马”字样为简体中文，且并未使用树叶的图案，故原告注册商标与被告使用的标志不相同。

但两者构成要素中存在一定相似要素，被告虽然主张其对“甲午金戈铁马铁饼”标志系整体使用，但经审查“甲午”及“铁饼”字体较小，而“金戈铁马”四字字体较大，而且位于茶饼外包装及内包装的显著位置，且原告虽是文字与图形组合商标，但该文字“金戈铁马”在原告注册商标构成原素中更为显著，而被告突出使用“金戈铁马”四字，虽然字体不一样，但读音和字意是相同的，故而两者构成近似。

然而视觉效果上存在相似要素，并不必然导致侵权成立，根据《商标法实施条例》第七十六条的规定，在同一种商品上使用与其注册商标的近似的标志作为商品装潢使用，误导公众的才属于侵犯注册商标专用权的行为。

同时，本院认为，在认定是否容易导致混淆、误导公众时，除了考虑近似因素之外，还应当根据主张权利的商标和被诉侵权的标志的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态等因素综合予以判定。

本案中，首先，原告早于2009年6月14日就已经注册了第5492697号“金戈铁马”注册商标，而被告的“松鹤延年”和“下关沱茶”商标，分别注册于2010年、2014年，均晚于原告商标注册时间；

其次，原告于2009年8月16日许可云南金戈铁马茶业有限公司使用其注册商标，而被告生产被控侵权商品系2014年，也晚于原告注册商标的使用时间；

再次，云南金戈铁马茶业有限公司在多款茶叶上使用了第5492697号“金戈铁马”注册商标，并已形成了一定的市场份额，具有一定的消费群体，被告在被控侵权商品上突出使用“金戈铁马”标志，容易使相关公众产生混淆、误导。

综上，被告在同一种商品上使用与原告涉案注册商标近似的标志作为商品装潢使用，误导公众，且该使用行为未经原告许可，故侵犯了原告的第5492697号“金戈铁马”注册商标专用权。

关于被告应如何承担法律责任的问题，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款的规定，侵权成立的，可以判决停止侵权、赔偿损失、消除影响等民事责任。

本案中，原告认为被告存在生产及销售行为，但庭审时原告明确只主张停止销售，对于该主张符合法律规定，应当予以支持。

对于原告诉请要求被告在省级媒体刊登声明公开道歉、消除影响的主张，因侵犯商标权的行为主要是侵犯财产权，而本案被告生产的该产品只是在2014年生产，目前已经没有生产，其影响范围极为有限，本院判决停止销售已经足以使不良影响得到制止，故对该项请求，本院不予支持。

对于赔偿损失的诉讼请求，被告辩称，因原告多年未使用其注册商标，即使构成商标侵权，被告也不应承担赔偿责任。

对此，本院认为，原告提交的《商标许可使用合同》、相关茶叶产品等，能够证实原告许可他人使用其注册商标，故被告的抗辩主张不能成立。

原告在本案中主张赔偿损失为126万元，原告认为被告发行被控侵权商品的数量为252000饼，每饼按5元的利润计算，合计126万元，但该主张缺乏事实依据，故本院不予采信。

根据《商标法》第六十三条第三款之规定，权利人因侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿，本案原告未能提交证据证明其实际损失或侵权人的非法所得及商标许可使用费不能确定，本院综合考虑涉案商标的知名度、被告侵权行为的性质、期间及被告的经营规模、原告为维权而支付的合理费用等因素，酌定被告赔偿原告经济损失共计人民币20万元。

对于原告要求赔偿律师代理费及其他合理费用63990元，因本院在判定赔偿经济损失时已经予以考虑，故对该项请求不予支持。

综上所述，原告的主张部分成立，对成立部分的诉讼请求，本院予以支持。

据此，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）、（二）项、第六十三条第三款、《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款之规定，判决如下：一、被告云南下关沱茶（集团）股份有限公司立即停止销售标有“金戈铁马”标志的侵权商品；

二、被告云南下关沱茶（集团）股份有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告曹晓冬经济损失共计人民币20万元；

三、驳回原告曹晓冬的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币16715.91元，由原告曹晓冬负担6715.91元，由被告云南下关沱茶（集团）股份有限公司负担10000元。

如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省高级人民法院。

双方当事人服判的，本判决即发生法律效力。

若负有义务的当事人不自动履行判决，享有权利的当事人可在判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向原审法院申请强制执行：申请强制执行的期限为二年。