文书内容广州知识产权法院民 事 判 决 书（2016）粤73民初922号原告：梁明昌，男，住广东省佛山市顺德区。

委托诉讼代理人：熊强强，广东聚理律师事务所律师。

被告：佛山市顺德区勒流启忠塑料五金制品厂。

住所地：广东省佛山市顺德区勒流镇新启工业区。

法定代表人：潘启康，该厂厂长。

委托诉讼代理人：廖巍峰，广东法家律师事务所律师。

原告梁明昌诉被告佛山市顺德区勒流启忠塑料五金制品厂（以下简称启忠塑料厂）侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2016年6月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。

原告梁明昌的委托诉讼代理人熊强强，被告启忠塑料厂的委托诉讼代理人廖巍峰到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

梁明昌向本院提起诉讼称：梁明昌为专利号为201330646574.2，名称为“灭蚊灯（小苹果）”的外观设计专利的专利权人，申请日为2013年12月25日，授权公告日为2014年7月9日。

启忠塑料厂未经梁明昌许可，侵犯了梁明昌的专利权，给梁明昌带来了巨大的损失，且启忠塑料厂是第二次侵权。

故请求法院判令：1.启忠塑料厂立即停止生产、销售、许诺销售侵权产品，销毁侵权产品和专用模具；

2.启忠塑料厂赔偿梁明昌经济损失15万元并承担本案梁明昌所支付的律师费、公证费共计21555元；

3.启忠塑料厂承担本案诉讼费。

启忠塑料厂答辩称：1.针对本案侵权行为，梁明昌已经于2015年对启忠塑料厂提起诉讼，双方于2015年10月20日达成和解协议，广州知识产权法院做出（2015）粤知法民初字第1236号民事调解书，该调解书第4条明确约定，双方因本案产生的纠纷梁明昌不得再向启忠塑料厂主张任何权利。

启忠塑料厂已经按照该调解书支付了相关款项40000元，现梁明昌再行提起本案诉讼违背诚信原则，浪费国家诉讼资源。

2.梁明昌在诉状中所述的网店并非启忠塑料厂所经营，梁明昌提交的公证书的资料显示该网店经营地在中山市，发货地点也在中山市，发货人叫郭强，启忠塑料厂并不认识，也不了解其货源来历，所以该网店经营与启忠塑料厂无关。

3.梁明昌提交的公证书显示，梁明昌在网店所购产品的合格证上清楚标示该产品在2015年2月生产，是在前案诉讼前生产的产品，而我方在2015年3月已经全面停止生产和销售该款产品，梁明昌不应再重复追究赔偿责任。

4.启忠塑料厂自有多项专利，已经全面生产自己的专利产品，无需再生产与梁明昌专利相近似的产品。

5.我方认为梁明昌虽然是专利持有人，但并没有实际生产销售，而是用该专利专门起诉其他人，动机不纯，应当驳回其诉讼请求。

梁明昌为证明其主张，提交了如下证据：证据1.专利号为ZL201330646574.2的外观设计专利证书；

证据2.专利登记簿副本；

上述证据拟证明涉案专利真实、合法、有效。

证据3.广东省佛山市顺德公证处（以下简称顺德公证处）作出的（2016）粤佛顺德第20830号、第21167号公证书及实物。

拟证明被诉侵权产品已落入梁明昌专利权的保护范围；

启忠塑料厂实施了制造、销售和许诺销售被诉侵权产品的行为。

证据4.《广东省非税收入（电子）票据》两张，拟证明梁明昌支付了公证费共1200元。

证据5.（2015）粤知法专民初字第1236号民事调解书。

证据6.梁明昌与广东聚理律师事务所签订的《民事委托代理合同》，拟证明梁明昌为维权所支付的合理费用。

针对梁明昌提交的上述证据，启忠塑料厂发表如下质证意见：对证据1、2的真实性、合法性、关联性无异议。

对证据3两份公证书的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，该两份公证书不能证明启忠塑料厂在前案调解之后有新的侵权行为，另公证书所针对的网站与启忠塑料厂无关，该网站的销售行为与启忠塑料厂无关。

公证书附件资料显示被诉侵权产品的发货地址在中山市而非启忠塑料厂的经营地址，发货人郭强并非启忠塑料厂的工作人员，（2016）粤佛顺德第20830号公证书附件6的第6张图片上面显示的被诉侵权产品合格证标签注明该产品在2015年2月生产，也是在前案调解之前，双方已经就之前的侵权行为进行和解，梁明昌也已经收到了赔付款项，其再提起本案诉讼属于重复诉讼。

对证据4、5、6的真实性无异议，但不能证明梁明昌的损失达到17万多，因为梁明昌本身没有实际生产涉案专利产品，在市场上也没有销售份额，相反启忠塑料厂的品牌更加知名。

本院经审理查明，梁明昌是专利号为ZL201330646574.2、名称为灭蚊灯（小苹果）的外观设计专利权人，专利申请日为2013年12月25日，授权公告日为2014年7月9日；

该专利登记簿副本显示该专利权有效。

该专利证书注明：外观设计产品的设计要点在于产品的整体形状；

最能表明设计要点的图片或照片为主视图；

产品的用途为用于灭蚊的灯具。

根据专利证书图片观察，涉案专利从底部向上分为六个部分：第一部分为分成三层的圆形底座，下宽上窄逐渐过渡，其中最上层呈中部内凹的圆台形；

第二部分为圆形底座向上向外延伸的镂空状的网罩，网罩被四条竖型的格栅平分成四个部分，网罩被两条平行的横线分为宽度接近相等的三个部分；

第三部分为网罩上方的半圆台围壁，下宽上窄；

第四部分为围壁上有四根支撑立柱；

第五部分圆柱体位于四根立柱的上方，并在其下方设有一个灯具的开关；

第六部分为类似半个苹果形状的上盖位于圆柱体上方，上盖上部有一个类似树叶形状的把手。

（涉案专利设计图片见本判决书附图）2016年5月16日，梁明昌的委托代理人梁丽茵向顺德公证处申请保全证据公证。

2016年5月19日顺德公证处的两位公证人员与梁丽茵到广东省佛山市顺德区大良街道同兴路一间标识为“龙邦物流顺德分公司”的门店，梁丽茵凭订单号1563428259035380的截图打印件与运单号码为688773869390“已买到的宝贝”和“物流详情”截图打印件从该门店提取了物品一箱。

提货后，梁丽茵将上述所提物品运至顺德公证处，在公证人员监督下对上述资料进行复印和对所购物品进行拍摄后贴封条封包。

整个取证过程共拍摄照片14张。

顺德公证处制作（2016）粤佛顺德第20830号公证书，对上述保全经过进行了公证。

2016年5月20日，梁明昌的委托代理人梁丽茵向顺德公证处申请保全证据公证。

顺德公证处2016年6月6日出具了（2016）粤佛顺德第21167号公证书。

公证书载明：账号为138××××4440的买家通过网络向名称为“壹尚电器馆”的卖家购买了名称为“启忠灭蚊灯器”的产品，点击该店铺产品的详情，有关于该产品的详细介绍。

启忠塑料厂确认梁明昌提交的被诉侵权产品是由其生产，但该网店并非启忠塑料厂开设的网店，被诉侵权产品并非启忠塑料厂销售。

该保全证物经本院当庭拆封，物品的外包装盒标明了产品名称为“蚊格灭灭蚊器”，并注明了启忠塑料厂的厂名、地址、电话、传真号码以及网址。

被诉侵权产品底部粘贴了合格证，合格证上注明2015，周围分列了1-12共12个数字，其中数字“2”被圆圈圈起。

被诉侵权产品从底部向上分为三层的圆形底座、网罩、半圆台围壁、支撑立柱、半个苹果状的上盖五个部分。

与涉案专利设计相比较，被诉侵权产品缺少涉案专利的第五部分圆柱体，灯具开关设在上盖的下部，另外第二部分的网罩两者均为镂空状，亦被四条竖型的格栅平分成四个部分，被诉侵权产品两两格栅之间分别有两个正方形的格子以及六个不规则的格子；

被诉侵权产品在上盖的下方安装了圆柱形灯。

被诉侵权产品的其他部分与涉案专利基本一致。

（被诉侵权产品的图片见本判决书附图）梁明昌认为被诉侵权产品与涉案专利构成近似；

启忠塑料厂认为涉案专利是平行的三行格栅网罩，被诉侵权产品是花纹格子状的网罩；

被诉侵权产品有灯，但涉案专利上没有灯；

被诉侵权产品底部是一个整体，没有边，涉案专利是分两层并有边。

市面上售卖的灭蚊器形状相类似，梁明昌的涉案专利也是仿造别人的，只是把其他专利特征结合在一起，整体是通用设计，不构成近似。

梁明昌为证明其为维权所发生的合理费用，提交了其向佛山市顺德区司法局支付公证费共1200元的电子票据以及其与广东聚理律师事务所签订的民事委托代理合同，该合同约定，梁明昌因与启忠塑料厂外观设计专利（ZL201330646574.2）侵权纠纷案聘请广东聚理律师事务所提供法律服务，其中合同第五条约定：“待一审判决书作出，乙方（广东聚理律师事务所）收取2万元作为律师费用”。

另查明，梁明昌曾因涉案专利起诉启忠塑料厂，本院以（2015）粤知法专民初字第1236号案立案受理。

在本院审理过程中，双方当事人达成如下和解协议：一、启忠塑料厂立即停止制造、销售、许诺销售侵害梁明昌名称为“灭蚊灯”（小苹果），专利号为：ZL201330646574.2外观设计专利权的产品；

二、启忠塑料厂在2015年11月27日前一次性支付人民币四万元整给梁明昌；

三、如启忠塑料厂逾期付款的，则梁明昌有权持本调解书请求启忠塑料厂双倍赔偿，即申请法院一次性强制执行八万元给梁明昌；

四、双方因本案产生的纠纷，梁明昌不得再向启忠塑料厂主张任何权利等。

启忠塑料厂为个人独资企业，成立于2003年9月8日，股东为潘启康，经营范围为制造塑料制品、五金制品、家用电器、密封材料、硅酮玻璃胶（不含危险化学品）。

上述事实，有梁明昌提交的外观设计专利证书、专利登记簿副本、顺德公证处出具的（2016）粤佛顺德第20830号、第21167号公证书、被诉侵权产品实物、公证费发票、代理合同、民事调解书以及梁明昌、启忠塑料厂的当庭陈述等证据予以证实。

本院认为，根据双方诉辩意见，本案审理的焦点问题是：1.梁明昌是否享有合法有效的涉案外观设计专利权？

2.被诉侵权产品的设计是否落入涉案专利的保护范围？

3.梁明昌主张启忠塑料厂实施了生产、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为的理由是否成立，如果成立应当承担何种法律责任？

4.梁明昌要求启忠塑料厂赔偿损失及支付合理开支共171555元的理据是否充分？

关于第一个焦点问题，根据梁明昌提交的涉案专利证书、专利登记簿副本可以证实梁明昌是专利号为ZL201330646574.2、名称为灭蚊灯（小苹果）的外观设计专利权人，该专利按期缴纳了年费，现处于有效期内，其专利权应受法律保护，他人未经梁明昌许可，不得为生产经营目的实施该专利。

关于第二个焦点问题，《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

”第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定近似。

本案中，涉案专利的用途为用于灭蚊的灯具，而被诉侵权产品是灭蚊灯，故两者的产品种类相同，可以进行比对。

将被诉侵权产品与涉案授权外观设计专利图片进行比对，两者从底部向上均包含了三层的圆形底座、网罩、半圆台围壁、支撑立柱、半个苹果状的上盖五个部分，其中，两者的圆形底座、半圆台围壁、支撑立柱与上盖的外形基本一致；

被诉侵权产品缺少涉案专利的圆柱体部分，因该圆柱体直接与上盖的下部相连，被诉侵权产品的整体外观与涉案专利区别不明显；

第二部分的网罩除了格栅内的间隔形状不一致外，其他部分与涉案专利基本一致。

根据上述比对意见，本院认为涉案专利与被诉侵权产品虽然两者有部分差异，但在整体视觉效果上无实质性差异，构成近似，因此，被诉侵权产品的设计落入涉案外观设计专利权的保护范围。

关于第三个焦点问题，梁明昌起诉认为启忠塑料厂生产了被诉侵权产品，启忠塑料厂对此不持异议，且产品外包装盒上也标明了启忠塑料厂的相关信息，足以认定启忠塑料厂是被诉侵权产品的生产厂家，梁明昌认为启忠塑料厂构成生产侵权产品的行为的理由成立，本院予以支持。

关于梁明昌起诉认为启忠塑料厂实施了销售和许诺销售被诉侵权产品的行为问题。

根据梁明昌提交的（2016）粤佛顺德第21167号公证书可见，梁明昌的代理人通过网络向名称为“壹尚电器馆”的卖家购买了名称为“启忠灭蚊灯器”的产品，虽然现有证据不能直接证明启忠塑料厂销售了被诉侵权产品给梁明昌，但被诉侵权产品是由启忠塑料厂生产，从其生产目的来看，其生产的目的是为了获得利益，而获得利益的途径是对外销售被诉侵权产品；

从其是否实际实施了销售行为来看，在网络上已经有商家对外销售启忠塑料厂生产的被诉侵权产品，因此，有理由相信启忠塑料厂有将被诉侵权产品对外进行销售的行为。

梁明昌认为启忠塑料厂有销售被诉侵权产品的行为的理由成立，本院予以支持。

《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。

在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”。

梁明昌没有提交证据证明卖家“壹尚电器馆”是启忠塑料厂经营的网店，或该店铺在网络上的许诺销售行为是代表启忠塑料厂实施的，因此，梁明昌现有证据不足以证明启忠塑料厂实施了许诺销售被诉侵权产品的行为，故本院对于梁明昌的该项诉讼请求不予支持。

梁明昌起诉要求启忠塑料厂销毁被诉侵权产品以及专有模具的问题，由于梁明昌没有证据证明启忠塑料厂有库存产品以及使用了专有模具生产被诉侵权产品，故其要求启忠塑料厂销毁被诉侵权产品以及专有模具的诉请因没有事实和法律依据，本院对其该项诉讼请求不予支持。

综上，启忠塑料厂实施了生产、销售侵害涉案专利的产品的行为，《中华人民共和国侵权责任法》第六条规定：“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任”。

第十五条规定，承担侵权责任的方式包括停止侵害和赔偿损失等，承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用，因此，梁明昌起诉要求启忠塑料厂承担停止侵权行为并赔偿损失的民事责任依法有据，本院予以支持。

启忠塑料厂认为梁明昌提交的被诉侵权产品是前案起诉前生产的产品，且前案已和解，约定梁明昌不得再向启忠塑料厂主张任何权利，启忠塑料厂已经按照该调解书支付了相关款项，梁明昌不应再追究启忠塑料厂的赔偿责任问题。

本院认为，（2015）粤知法专民初字第1236号民事调解书第一项和第四项约定，启忠塑料厂立即停止制造、销售、许诺销售侵害梁明昌名称为“灭蚊灯”（小苹果），专利号为ZL201330646574.2外观设计专利权的产品；

双方因该案产生的纠纷，梁明昌不得再向启忠塑料厂主张任何权利。

该民事调解书发生法律效力后，启忠塑料厂应当立即停止侵权行为，但梁明昌在该民事调解书生效后，仍然在市场上购得启忠塑料厂生产的被诉侵权产品，即启忠塑料厂仍未停止侵权行为，且本案的侵权行为与前案的侵权行为并不一致，梁明昌有权就本案启忠塑料厂的侵权行为提起本案诉讼主张其权利。

至于启忠塑料厂认为梁明昌购买的产品生产于前案调解前，对此，本院认为，因产品的合格证为启忠塑料厂自行制作，不能单独作为认定涉案产品生产时间的证据，启忠塑料厂认为梁明昌购买的产品生产于前案调解前，前案调解后其已停止生产行为的理据不足。

综上，启忠塑料厂的上述抗辩理由不能成立，本院不予采纳。

关于第四个焦点问题，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款规定，权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

鉴于本案权利人的损失、侵权人获得的利益均难以确定，本院综合考虑涉案专利的类型、启忠塑料厂在前案起诉后又再次侵权的性质和情节、侵权产品的销售价格及梁明昌为本案诉讼所支付的合理维权费用等因素，酌定启忠塑料厂共同赔偿梁明昌经济损失及维权合理费用共计为50000元。

梁明昌超出该部分数额的诉请，本院不予支持。

综上所述，依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十五条第一款第（一）项、第（六）项、第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条第二款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十一条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告佛山市顺德区勒流启忠塑料五金制品厂于本判决发生法律效力之日起立即停止生产、销售侵犯原告梁明昌专利号为“ZL201330646574.2”、名称为“灭蚊灯（小苹果）”外观设计专利权的产品；

二、被告佛山市顺德区勒流启忠塑料五金制品厂于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告梁明昌经济损失及合理费用合计50000元；

三、驳回原告梁明昌的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费3731.1元，原告梁明昌负担1243.6元，被告佛山市顺德区勒流启忠塑料五金制品厂负担2487.5元。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条和《最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知》第六条之规定，广州知识产权法院审理的第一审案件，生效判决、裁定、调解书需要强制执行的，由广州市中级人民法院或者被执行的财产所在地中级人民法院执行。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。