上海市闵行区人民法院民 事 判 决 书（2015）闵民三（知）初字第774号原告上海菲扬化妆品有限公司，住所地上海市青浦区。
法定代表人崔晓华，董事长。
委托代理人沈琲，上海申浩律师事务所律师。
被告上海悦佳生物科技有限公司，住所地上海市长宁区。
法定代表人郝姗，执行董事。
委托代理人满月辉，上海浦汇律师事务所律师。
被告上海白玉兰卫生洁品有限公司，住所地上海市松江区。
法定代表人南莉莉，总经理。
委托代理人何俊勇，上海市志致远律师事务所律师。
原告上海菲扬化妆品有限公司（以下简称菲扬公司）与被告上海悦佳生物科技有限公司（以下简称悦佳公司）、被告上海白玉兰卫生洁品有限公司（以下简称白玉兰公司）侵害商标权纠纷一案，本院于2015年6月1日立案受理。
依法组成合议庭适用普通程序，于2015年9月2日公开开庭进行了审理。
原告菲扬公司的委托代理人沈琲，被告悦佳公司的委托代理人满月辉，被告白玉兰公司的委托代理人何俊勇到庭参加了诉讼。
本案现已审理终结。
原告菲扬公司诉称，崔晓华系第XXXXXXXX号“”商标的权利人，涉案商标的注册日期为2014年10月7日，有效期至2024年10月6日，注册类别为第5类，指定使用商品为“人用药；
消毒剂；
婴儿食品；
净化剂；
卫生巾；
中药袋等”。
崔晓华与原告签订了《注册商标独占许可使用合同》，授权原告对中华人民共和国境内侵害上述商标的行为以自己的名义提起诉讼。
原告的委托代理人在上海市徐汇公证处公证员的现场监督下，使用公证处的电脑对涉案产品进行了公证购买证据保全，根据保全的涉案产品所显示，两被告在涉案240mm卫生巾产品上使用了“”标识（详见附件1），该标识与第XXXXXXXX号“”商标构成近似。
原告认为被告未经许可，擅自在相同或类似商品上使用与第XXXXXXXX号“”商标近似的标识，造成相关公众的混淆和误认，根据《中华人民共和国商标法》之规定，已经构成商标侵权，严重侵害了商标专用权人及原告的利益，应当承担侵权的法律责任。
故诉至法院，请求判令：一、两被告立即停止侵犯XXXXXXXX号“”商标的行为（停止生产、停止销售、销毁库存、销毁相关宣传资料）；
二、两被告分别在《新民晚报》非中缝版面刊登声明，消除影响；
三、两被告共同赔偿原告侵权赔偿金人民币（以下币种相同）500000元及合理费用19250元（其中包含律师费18000元、公证费1250元）。
审理中，原告撤回了要求白玉兰公司停止销售及要求两被告销毁库存、宣传资料的诉讼请求。
被告悦佳公司辩称，一、悦佳公司的产品使用的是“”商标，“”图形（详见附件1）是在原告的注册商标注册证下发前，由悦佳公司委托的设计师设计的包装装潢，该图形主要取自“”的第一个字母M，其产品上使用的“”图形（详见附件1）与原告的注册商标“”并不相同，“”图形（详见附件1）的下方是英文，完全可以区别于原告的“”商标，根据商标法的规定，在先使用及使用商标不同的，不构成侵权；
二、由于被告的行为不构成侵权，因此不同意刊登声明，消除影响，且消除影响也不是商标侵权的责任承担方式；
三、被告已经于2015年4月主动销毁了原产品包装并更换了新包装，不存在停止侵权的问题。
综上，请求驳回原告的全部诉讼请求。
被告白玉兰公司辩称，一、原告与案外人签订的商标许可使用合同未经备案登记，根据商标法的规定，不得对抗善意第三人，故原告不具备行使商标权的资格，不能成为适格原告，且商标许可合同签订的时间和商标证上记载的商标权利取得的时间为同一天，不符合常理；
二、两被告签订委托加工合同的时间为2014年9月15日，涉案商标权利人取得商标权的时间为2014年10月7日，故白玉兰公司没有侵权；
三、白玉兰公司是被委托加工人，生产的是卫生巾里的白片，如果悦佳公司的产品构成侵权，侵权的部位在产品外包装，外包装并非白玉兰公司生产，故不存在停止生产的问题；
四、悦佳公司有权使用“”商标，涉案商标仅为外包装上的一个很小部分，极易被人忽略，白玉兰公司尽到了谨慎义务；
五、原告无权生产涉案产品，其与商标权利人也没有实际使用涉案商标，故其要求赔偿的主张不能成立；
六、即便原告主张的商标侵权成立，由于相应的生产行为在2014年9月30日已经全部完成，且委托加工合同中约定因外包装产生的知识产权纠纷由悦佳公司承担责任，故白玉兰公司也不应承担赔偿责任。
经审理查明，2014年10月7日，原告的法定代表人崔晓华注册了第XXXXXXXX号“”商标，核定使用商品为第5类，包括人用药；
消毒剂；
婴儿食品；
净化剂；
卫生巾；
中药袋等，有效期至2024年10月6日。
2014年10月7日，原告与崔晓华签订注册商标独占许可使用合同一份，约定崔晓华将第XXXXXXXX号“”商标许可给原告使用，许可方式为独占使用许可，许可期限为2014年10月7日至2024年10月6日，许可地域为中国，许可费用为每年50万元。
庭审中，原告确认上述商标尚未实际使用。
2015年5月14日，原告向崔晓华账户汇入50万元，2015年5月18日，崔晓华出具的收条中载明，今收到菲扬公司汇出的第XXXXXXXX号M图形商标2015年度注册商标独占许可使用费共计人民币伍拾万元整。
另查明，被告原名称为上海菲杨生物科技有限公司，2015年4月核准变更为现名称。
2015年4月16日，原告的委托代理人沈琲向上海市徐汇公证处申请对其从淘宝网上在线购买卫生巾以及线下收取所订购卫生巾的行为和过程办理证据保全公证。
同日，在该处公证员李运洪和工作人员顾俊杰的见证下，沈琲在淘宝网上店铺名称显示为“361天天快乐网购”的店铺在线订购了名称显示为“玛丽黛佳组合装负离子无荧光纯绵日用＋夜用加长防侧漏卫生巾包邮”字样的卫生巾2套，共计支出78元。
2015年4月17日，沈琲收到中通送货快递员的送货电话后，通知公证员李运洪和工作人员顾俊杰前往上海市徐汇区永嘉路XXX弄XXX号现场收取了上述货物，在验看货物包装完好后，顾俊杰将所购货物拆开，包裹内有所购卫生巾，公证员李运洪对上述卫生巾拍照后进行了封存，并交给沈琲留存。
2015年4月21日，上海市徐汇公证处就上述公证过程出具了（2015）沪徐证经字第2566号公证书。
经当庭查看，上述公证保全的其中一款卫生巾外包装正面中部偏左及右侧印制有“”，“”右上角有标志，型号规格显示为“240mm5片装日用”，左上角及左侧有“”标识（详见附件1），下方侧面显示“上海菲杨生物科技有限公司非常感谢阁下选购本公司的产品……”、“被委托生产商：上海白玉兰卫生洁品有限公司”，背面右侧显示“批号：17309”、“有效期至：XXXXXXXX”。
庭审中，悦佳公司认可上述卫生巾系其公司的产品。
再查明，第XXXXXXX号“”商标系案外人汕头市集美日用品有限公司注册，核定使用商品为第5类，包括卫生巾；
医用营养食物等，注册有效期自2012年6月21日起至2022年6月20日止。
2013年5月20日上述商标转让给了案外人平顶山市晟嘉商贸有限公司（以下简称晟嘉公司）。
2014年8月18日，晟嘉公司将包括第XXXXXXX号商标在内的三个注册商标授权给悦佳公司使用，许可期限为2014年8月18日至2017年12月31日。
2014年8月26日，案外人孟某某向“龙腾四海”发送了一封电子邮件，内附8个卫生巾外包装设计图，悦佳公司称“龙腾四海”系其公司的股东石波，涉案的卫生巾外包装系悦佳公司委托孟某某所设计。
2014年9月17日、2015年4月24日，悦佳公司两次与案外人上海携辉实业有限公司（以下简称携辉公司）签订了销售合同，双方约定由携辉公司为原告加工卫生巾的外包装。
2014年9月15日，两被告签订了委托生产加工合同一份，约定白玉兰公司接受悦佳公司委托，生产“玛丽黛佳”系列产品。
具体代加工产品、单价及数量以双方签订的订单为准；
悦佳公司保证白玉兰公司不会因为替悦佳公司加工产品而招致任何知识产权方面的纠纷，悦佳公司要求印刷的内容、标识等，符合国家法律的一切规定，由此产生的责任，概由悦佳公司承担。
2014年9月16日，悦佳公司向白玉兰公司下了第一批订单，其中包括涉案的240mm，5片／包规格的“”卫生巾200件。
2014年9月22日、2015年4月29日悦佳公司两次向白玉兰公司提供了卫生巾外包装，其中2015年4月29日的入库单“用途或原因”一栏下注明“新包装”。
白玉兰公司于2014年9月30日向悦佳公司提供了部分产品。
被告悦佳公司为证明其已经销毁涉案卫生巾外包装提供一组照片，照片中无拍摄时间，有部分卫生巾外包装显示已经被销毁打包。
两被告确认涉案卫生巾的外包装均由案外人生产后交由白玉兰公司与其生产的卫生巾组装。
2015年4月13日，悦佳公司向国家工商行政管理总局商标局提出在第5类上注册“MAYLEDALEGAR”、“”商标（详见附件1）的申请。
又查明，原告为包括本案在内的两案共计支出公证费2500元、律师费36000元。
以上事实由原告提供的第XXXXXXXX号商标注册证、注册商标独占许可使用合同、悦佳公司的工商信息一组、（2015）沪徐证经字第2566号公证书、交通银行电子回单凭证、收条、综合律师服务合同、律师费发票、公证费发票；
被告悦佳公司提供的第XXXXXXX号商标注册证、核准商标转让证明、商标授权书、商标注册申请受理通知书、电子邮件、销售合同、委托生产加工合同、照片；
被告白玉兰公司提供的委托生产加工合同、订货单、送货单、入库单及当事人的当庭陈述等证据所证实。
本院认为，本案的争议焦点在于：一、未经备案的商标许可使用合同中的独占被许可人是否可以以自己的名义对侵权人提起诉讼；
二、被告对涉嫌侵权标识的使用是否属于在先使用；
三、涉嫌侵权的标识与原告的注册商标是否构成相同或近似；
四、两被告是否应当承担赔偿责任；
五、两被告是否应承担消除影响的民事责任。
一、《商标法》第四十三条第三款规定，“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。
商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”。
该规定实行的是备案对抗主义，即无备案，不得对抗；
有备案，可以对抗。
首先，从许可使用权的获得看，商标使用许可一经签订，被许可人通过合同当事人的意思表示即获得了商标使用许可权，不需要履行备案等公示手续，本案原告于2014年10月7日与涉案商标的权利人崔晓华签订了注册商标独占许可使用合同，获得了涉案商标的独占许可使用权，就侵犯其实体权利的行为有权提起诉讼，属于本案适格的原告。
其次，从许可使用权的效力状态看，未经备案的许可使用权处于一种效力不圆满状态。
即如果商标权人进行了重复授权，即出现了善意第三人，未备案的在先被许可人不可以要求在后的善意第三人停止使用相关商标。
这里的善意第三人显然指的是在后取得授权的被许可人，悦佳公司并未获得第XXXXXXXX号“”商标授权使用许可，显然不属于该条款中的善意第三人。
二、两被告抗辩称其使用“”图形（详见附件1）属于在先使用，故不应当承担侵权责任。
本院认为，根据《商标法》五十九条第三款的规定，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。
该条款明确规定在先使用的时间节点为商标注册人申请商标注册前，本案中崔晓华取得涉案商标专用权的起始时间为2014年10月7日，商标局收到商标注册申请文件审查后的初步公告时间为三个月，故可以推断崔晓华递交涉案商标注册申请的时间至少在2014年7月8日之前，而悦佳公司获得涉嫌侵权的卫生巾外包装设计图案的时间为2014年8月26日，故两被告使用涉嫌侵权的卫生巾外包装的时间不可能早于崔晓华申请注册商标的时间，其关于在先使用的抗辩不能成立，本院不予支持。
三、注册商标专用权受法律保护，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。
销售侵犯注册商标专用权商品的，亦构成对注册商标专用权的侵犯。
原告获得独占许可使用的“”商标，核定使用商品包括卫生巾，与涉嫌侵权的卫生巾属于同一种商品。
经比对，悦佳公司生产、销售的卫生巾上的“”标识（详见附件1）与原告享有独占许可使用权的“”商标的图形部分基本相同，区别在于“”标识（详见附件1）的图案下方还有英文标识，从“”标识（详见附件1）的整体来看，图形部分应属于其主体，更容易引起消费者的关注，两者容易导致混淆，应认定为构成商标侵权。
白玉兰公司辩称，其并非涉嫌侵权的卫生巾的外包装的生产者，且委托加工合同中约定因外包装产生的知识产权纠纷由悦佳公司承担责任，故其不应当承担侵权责任。
对此，根据两被告在庭审中的陈述及相关证据，涉嫌侵权的卫生巾的外包装系由案外人生产后交由白玉兰公司与其生产的卫生巾白片组装，本院认为组装行为仍属于生产的一部分，白玉兰公司应当对其组装中使用的卫生巾外包装上的标识是否构成侵权进行审查，该审查义务不因双方有合同约定而得以免除，现其未尽合理注意义务，应与悦佳公司承担共同侵权责任。
综上，两被告侵犯了原告享有的对“”商标的独占许可使用权，应当承担停止侵权的民事责任，即悦佳公司停止生产、销售侵犯原告享有的第XXXXXXXX号注册商标独占使用权的商品、白玉兰公司停止生产侵犯原告享有的第XXXXXXXX号注册商标独占使用权的商品。
悦佳公司称其已经停止侵权，对此本院认为，其提供的照片既无拍摄时间，也未说明拍摄地点，销毁外包装的数量，故不能作为其已经停止侵权的依据，本院对其上述抗辩不予支持。
四、原告主张的经济损失及合理费用，本院认为由于原告未将第XXXXXXXX号“”商标投入实际使用，故两被告的侵权行为不会对其市场份额造成挤占，原告也未能证明其有其他损失，故对赔偿经济损失的主张，本院不予支持。
原告支出的律师费、公证费属于其为维权的合理开支，应予以支持，其中公证费因本次公证涉及两个案件，故本院根据票据金额在两案中予以均摊，律师费的具体金额本院根据案件难易程度、律师的工作量等因素酌情予以确定。
五、关于两被告是否应当承担消除影响的民事责任。
本院认为，两被告虽然构成商标侵权，但原告未能举证证明其因两被告的侵权行为造成其商业信誉受到不良影响，故其要求两被告在报纸上刊登声明，消除影响的诉讼请求，本院不予支持。
据此，依照《中华人民共和国侵权责任法》第八条，《中华人民共和国商标法》第四十三条第一款、第三款、第五十七条第（二）项、第（三）项、第五十九条第三款、第六十三条第一款、第六十四条第一款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条、第十七条、第二十一条第一款之规定，判决如下：一、被告上海悦佳生物科技有限公司、被告上海白玉兰卫生洁品有限公司于本判决生效之日起立即停止侵犯原告上海菲扬化妆品有限公司对第XXXXXXXX号注册商标享有的许可使用权；
二、被告上海悦佳生物科技有限公司、被告上海白玉兰卫生洁品有限公司于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告上海菲扬化妆品有限公司维权合理费用5000元；
三、驳回原告上海菲扬化妆品有限公司的其余诉讼请求。
负有金钱给付义务的当事人，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费8992.50元，由原告上海菲扬化妆品有限公司负担4452.95元，被告上海悦佳生物科技有限公司、被告上海白玉兰卫生洁品有限公司共同负担4539.55元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。
审 判 长 徐 晨审 判 员 李 岚人民陪审员 曹文进二〇一五年十一月三十日书 记 员 陈亦雨附：相关法律条文一、《中华人民共和国侵权责任法》第八条二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。
二、《中华人民共和国商标法》第四十三条商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。
许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。
被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
……许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。
商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。
第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；
……第五十九条……商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；
实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；
权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。
对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。
赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
……第六十四条注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。
注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。
……三、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条……商标法（2001年）第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。
第十条人民法院依据商标法（2001年）第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；
（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；
（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。
第十七条商标法（2001年）第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。
人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。
第二十一条人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中，依据民法通则第一百三十四条、商标法（2001年）第五十三条的规定和案件具体情况，可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任，还可以作出罚款，收缴侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物的民事制裁决定。
罚款数额可以参照《中华人民共和国商标法实施条例》的有关规定确定。