山东省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁民终2782号 上诉人（原审原告）：德州福莱特环保科技有限公司，住所地山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处高速东二路以西共青团路以南德州乐康消毒制品有限公司院内。

法定代表人：胡航玮，总经理。

委托诉讼代理人：冷国锐，泰和泰（济南）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王世莹，泰和泰（济南）律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：德州辰特空调设备有限公司，住所地山东省德州市武城县鲁权屯镇腾达大街。

法定代表人：李彬，执行董事。

被上诉人（原审被告）：李彬，男，1989年7月25日出生，汉族，住山东省德州市武城县。

两被上诉人共同委托诉讼代理人：杨文军，北京中细软律师事务所律师。

两被上诉人共同委托诉讼代理人：张楠楠，北京中细软律师事务所实习律师。

上诉人德州福莱特环保科技有限公司（以下简称福莱特公司）因与被上诉人德州辰特空调设备有限公司（以下简称辰特公司）、李彬侵害外观设计专利权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院（2020）鲁01民初2693号民事判决，向本院提起上诉。

本院立案后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

福莱特公司上诉请求：撤销一审判决，改判支持福莱特公司全部诉讼请求，一、二审诉讼费用由辰特公司、李彬承担。

事实和理由：一、一审法院认定被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围错误。

1.涉案专利文本中记载设计要点在于形状，专利图片中显示四面板材带有凹槽，专利产品正常使用时四面凹槽均能显露在外面，可以直接观察，属于涉案专利的主要设计特征，一审法院认定四面凹槽不显露在外面错误。

2.涉案专利为单纯的形状设计专利，故侵权比对应当限于专利图片中的形状范围，一审法院将涉案专利保护范围以外的背板、阀门进行侵权比对属于对涉案专利权的保护范围认定错误。

3.被诉侵权产品的背板、阀门属于额外增加的设计要素，即便纳入比对范围对整体视觉效果也不产生实质性影响。

一审法院考虑额外增加的设计要素进行侵权比对，削弱了涉案专利权保护范围以内的设计特征所带来的视觉效果影响。

涉案《外观设计检索报告》虽然记载了与现有设计的区别点为有无背板、阀门，但该报告是基于评价专利能否授权确权而进行的检索，而非作为本案专利侵权的判断依据。

二、一审法院认定辰特公司的现有设计抗辩成立错误。

涉案专利设计与现有设计的区别在于四面凹槽，均体现在被诉侵权设计与现有设计的区别中，而正是该区别设计特征，使得涉案专利在整体效果上区别于现有设计，即该区别设计特征是涉案专利的创新之处，其相较于涉案专利的其他设计特征在整体视觉效果上更具有影响。

因此，被诉侵权设计采用了涉案专利与现有设计的主要区别特征，在整体视觉效果上与涉案专利构成近似，与现有设计存在实质性差异。

三、一审法院认定辰特公司的先用权抗辩成立错误。

辰特公司提交的先用权抗辩证据真实性存疑，不能形成完整的证据链，而即使该证据真实，也未公开专利权保护的全部设计特征，且辰特公司未举证证明其已经购买实施发明创造所必需的主要设备或原材料，亦未举证证明是否在原有范围内继续制造，不能证明待证事实。

辰特公司、李彬辩称，一审判决事实认定清楚，法律适用正确，请求驳回福莱特公司的上诉请求。

福莱特公司向一审法院起诉，请求判令：1.辰特公司立即停止制造、销售侵犯福莱特公司专利号为ＺＬ20193040××××.3、名称为“正压排烟送风口”的外观设计专利权的产品的行为；

2.辰特公司赔偿福莱特公司经济损失30万元；

3.辰特公司赔偿福莱特公司为制止侵权行为支出的合理费用47139元；

4.李彬对辰特公司的上述赔偿承担连带赔偿责任；

5.本案诉讼费由辰特公司、李彬承担。

一审法院认定事实：1.2019年7月26日，福莱特公司向国家知识产权局提出名称为“正压排烟送风口”的外观设计专利申请，并于2020年1月14日获得授权公告，专利号为ＺＬ20193040××××.3。

福莱特公司按期交纳专利费，该专利现处于有效状态。

涉案专利授权公告文本中附有外观设计图片，包括：立体图、主视图、左视图、俯视图、后视图。

根据简要说明记载，涉案专利产品应用于排风道的风口，设计要点在于产品的形状，最能表现产品设计要点的是立体图（如右图所示）。

2014年3月21日，案外人孙厚鑫向国家知识产权局提出名称为“正压送风口”的外观设计专利申请，于2014年9月17日获得授权公告，专利号为ＺＬ20143005××××.Ｘ。

该专利授权公告文本中附有外观设计图片，包括：主视图、后视图、左视图、右视图、仰视图、俯视图、立体图。

根据简要说明记载，涉案专利产品应用于排风道的风口处，设计要点在于产品的形状、图案及结合，最能表现产品设计要点的是立体图（如右图所示）。

2020年5月7日，福莱特公司委托国家知识产权局专利检索咨询中心作出的编号为ＧＷ2000201ＤＥ的《外观设计检索报告》记载，委托方（福莱特公司）提交的被比外观设计（即涉案专利，以下简称被比设计）是正压排烟送风口，整体呈长方形箱体，由一个长方形隔板分为上下两部分。

上部镂空，下部为平行排列的叶片。

侧面、顶面和底面均存在凹槽。

在检索中发现与被比设计最为接近的对比文件是专利号为ＺＬ20143005××××.Ｘ的外观设计（以下简称对比设计1，即上述案外人孙厚鑫的专利），其为“正压送风口”，将其与被比设计进行对比，对比设计1与被比设计用途相同，属于相同种类的产品，其公告日为2014年9月17日，早于被比设计的申请日2019年7月26日。

将被比设计与对比设计1相比，两者的相同点在于两者均为长方形箱体，均由长方形隔板分为上下两部分，下部为平行排列的叶片。

两者的区别点主要在于：（1）两者整体及各部分的比例不同；

（2）上部：被比设计上部镂空，对比设计1上部有背板；

（3）下部：下部叶片的具体设计不同；

（4）侧面、顶面和底面：被比设计的侧面、顶面和底面有凹槽，而对比设计1没有。

从检索到的现有设计状况（对比设计2-12）来看，对于此类产品，其整体形状以及各部分的具体形状决定了其整体视觉效果，基于一般消费者的知识水平和认知能力进行评价，二者具有显著的视觉差异，被比设计与该对比设计1既不相同也不实质相同。

检索结论为：未检索到与被检索对象相同、实质相同的现有设计；

未检索到与被检索对象不具有明显区别的现有设计或者现有设计特征的组合。

一审庭审中，福莱特公司、辰特公司、李彬皆认可正压送风口用百叶(即下部平行排列的叶片)进行送风排风属于早有的行业惯例。

2.2019年12月31日，案外人德州九月建材有限公司（甲方）与辰特公司（乙方）签订《加工承揽合同》约定：甲方向乙方定做正压送风口等三件货物,合同总额为393元，其中正压送风口价格为139元。

合同约定发货方式为顺丰发货。

2020年1月6日，福莱特公司的委托代理人向山东省德州市鲁北公证处公证人员申请对货物的提取过程进行证据保全公证。

同日，公证人员与福莱特公司的委托代理人来到位于中国建设银行庆云支行院内，对单号为SF1082219811768的顺丰包裹内的3件货物进行了拍照，随后公证人员及相关工作人员对“正压送风口”等涉案产品进行了封存。

山东省德州市鲁北公证处为上述过程作出了（2020）鲁德州鲁北证民字第79号公证书。

一审庭审中，辰特公司认可“正压送风口”(如右图所示)等三件公证实物为其所生产、销售。

3.2019年5月10日，辰特公司（甲方）委托赵磊与案外人德州光宇空调设备有限公司（以下简称光宇公司）（乙方）签订了《购销合同》，该合同约定：光宇公司向辰特公司提供正压送风口生产线、正压送风口中隔板生产线等3条生产线及一个平台，并备注按图纸配置确认文件为准；

交货时间为2019年8月5日，合同验收标准为，按乙方图纸验收，图纸作为合同附件同样具有法律效力；

合同总额为77万元，光宇公司收款账号为6227××××1612，开户银行农行鲁权屯支行，郑兰双。

该合同有附件三份，附件上方皆标注“德州光宇空调设备有限公司”字样及“兴达光宇”图文标识，其中编号为×××27、名称为自动正压风口生产标准配置的附件记载了自动正压风口生产线配置、生产工艺流程、生产线图样及主要功能及设备的组装成型图（如右图所示）。

上述合同签订后，赵磊按照合同约定分多次向光宇公司指定的账户支付款项合计71万元。

4.福莱特公司提交的（2020）鲁济南齐鲁证经字第7395号公证书记载，在与福莱特公司代理人的对话中，李彬表示辰特公司自2020年2月16日复工，公司产值一天在20万左右，正压送风口一天产量在200-300个左右，其车间有10000平，雇有70多个工人。

福莱特公司提交的辰特公司的抖音账户截图显示2019年11月30日、12月1日及2020年3月7日、5月3日、6月4日、5日、8日、13日一直有涉案侵权产品的装车发货；

辰特公司仓库内有部分涉案侵权产品（约300件）存放。

5.另查明，辰特公司成立于2017年4月13日，系有限责任公司，注册资本1000万元，经营范围包括空调设备及零部件、通风设备及零部件等的生产、销售、安装及维修。

福莱特公司为本案支出律师费4.5万元（因风险代理，截至本案一审开庭前实际支付2万元），公证费6000元，涉案专利检索费用5000元，财产保全担保费用1000元，购买侵权产品的费用139元。

一审法院认为，涉案名称为“正压排烟送风口”（专利号为ＺＬ20193040××××.3）的外观设计专利目前处于有效状态，福莱特公司作为专利权人，其合法权利依法应予保护。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；

对于主要由技术功能决定的设计特征以及对于整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

本案中，涉案外观设计专利产品为正压排烟送风口，其设计要点在于产品的形状，最能体现设计要点的图片为立体图。

根据福莱特公司提交的《外观设计检索报告》的记载：同专利号为ＺＬ20143005××××.Ｘ的外观设计对比，涉案专利不属于现有设计的主要理由为两者在整体及各部分的比例、背板、下部叶片的具体设计、凹槽、有无阀门等不同，从而认定二者具有显著的视觉差异，二者不相同也不实质相同。

一审庭审中，福莱特公司、辰特公司、李彬又明确了下部叶片设计为早有的行业惯例，三面凹槽设计又处于侧面，实际使用中也不显露在外面，不易直接观察，可见，背板、整体与各部分的比例及下部叶片的具体设计、有无阀门才是涉案专利区别于现有设计的主要设计要点，是其权利保护的主要内容，也是比对被诉侵权产品时应该重点比对的地方。

将被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品进行比对，两者均为长方体且有三面凹槽设计、都有一个长方形隔板分为上、下两部分，下部都为百叶设计，但存在以下不同：两者整体及各部分的比例不同；

涉案专利上部镂空，被诉侵权产品上部有背板；

被诉侵权产品中上部存在安全阀门设计，而涉案专利没有该设计；

下部叶片的具体设计不同。

综合上述不同，一审法院认为，专利设计与辰特公司、李彬的产品二者在背板、整体与各部分比例及下部叶片的具体设计、有无阀门等部分整体视觉效果差异较大，不会引起一般公众误认，应当认定被诉侵权产品与涉案专利既不相同也不相似，被诉侵权产品的外观设计没有落入福莱特公司外观设计专利权的保护范围，辰特公司、李彬生产、销售被诉侵权产品的行为不构成侵权。

退一步讲，《中华人民共和国专利法》第二十三条第四款规定，本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

第六十二条规定,在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款规定：被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

本案中，将被诉侵权产品与案外人孙厚鑫2014年申请的名称为“正压送风口”、专利号为ＺＬ20143005××××.Ｘ的外观设计（以下简称现有设计）对比，被诉侵权设计与现有设计主体形状、整体与各部分比例、背板的设计、下部叶片的具体设计、安全阀门的位置均基本相同，可见二者采用了相同的设计手法。

不同之处仅在于被诉侵权产品侧面、顶端、底面有凹槽，现有设计没有凹槽等几处细节差异；

但该凹槽分布于被诉侵权产品的边缘，实际使用中也不显露在外面，不易直接观察，即该差异不容易为一般消费者所注意，因此，被诉侵权设计与现有设计没有实质性差异。

综上，辰特公司、李彬的现有设计的抗辩理由亦能成立，其行为不构成侵犯涉案专利权。

再者，《中华人民共和国专利法》第六十九条第二项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

本案中，辰特公司与案外人光宇公司签订的《购销合同》及合同附件图纸显示，至少在福莱特公司涉案专利申请日之前的2019年5月10日,辰特公司与光大公司已经绘制了被诉侵权产品的图纸、就被诉侵权产品的设计定制了生产线；

而《购销合同》所附图纸中明确标注的图样设计与被诉侵权产品在整体及各部分的比例、背板、凹槽等设计特征完全一致，特别是凹槽设计更是早于涉案专利申请日；

再结合辰特公司定制的生产线为专用于生产正压送风口设备、下部百叶设计为早已存在的行业惯例等因素，足以认定辰特公司签订《购销合同》时就已经做好了生产“正压送风口”（即涉案被诉侵权产品）技术上的准备及生产上的准备，就现有证据来看其使用也仅限于原有生产线的范围和规模之内，即制造目的、使用范围、产品数量都没有超出原有的范围。

综上，即使被诉侵权产品与福莱特公司涉案专利相同或近似，辰特公司的行为也应视为不侵犯福莱特公司专利权。

综上，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条、第二十三条第四款、第六十二条、第六十九条第二项，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第十四条第二款之规定，判决：驳回福莱特公司的诉讼请求。

案件受理费6507元，财产保全费2020元，两项合计共8527元，由福莱特公司负担。

二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。

福莱特公司提交以下证据：证据1.外观设计专利权评价报告，拟证明涉案专利未发现不符合专利授权条件的缺陷，专利权效力稳定。

证据2.专利产品实际使用图片，来源于现场拍摄，拟证明专利产品实际使用时四面凹槽可以直接观察，对整体视觉效果具有显著影响。

证据3.光宇公司工商登记信息打印件一份，来源于国家企业信用信息公示系统；

光宇公司现场照片、视频，来源于福莱特公司自行拍摄，拟证明光宇公司只是一个普通的正压排风口生产企业，不具备研发正压排风口生产线的能力，辰特公司先用权合同附件不真实，不能证明已做好制造、使用的必要准备。

证据4.二审律师费发票，拟证明专利权人维权合理支出5000元。

证据5.（2020）鲁济南齐鲁证经字第7395号公证书视频截图，证据6.辰特公司抖音视频截图，证据5、6拟证明自福莱特公司专利授权公告至一审立案以后，辰特公司侵权行为一直持续。

证据7.正压排风口文献检索，拟证明正压排风口的现有设计状况，四面凹槽为区别于现有设计的主要技术特征。

辰特公司、李彬质证称，对证据1无异议。

对证据2真实性有异议，该照片无法确认拍摄时间，且照片中的产品外形与涉案专利设计明显不符，与本案不具有关联性，照片中所展示的产品长度突出墙壁，应该是在实际安装过程中出现的安装落差，正常是不会突出墙壁的。

对证据3光宇公司工商登记信息真实性认可，对光宇公司的现场照片、视频不予认可，无法确认拍摄时间及拍摄地点，即便拍摄地点位于光宇公司，也仅是一处生产厂房。

对证据4真实性无异议，对其证明目的不认可，证据4仅为发票，没有相关的委托协议，无法认定为本案的支出。

证据5并非二审新证据，质证意见同一审。

证据6没有原件无法核实，这个抖音账号并非李彬的，对其真实性有异议。

对证据7真实性无异议，对其证明目的不认可，凹槽形状主要是起到加固作用，并非涉案专利的主要设计特征。

本院认为，证据1系国家知识产权局出具，辰特公司、李彬对其真实性亦无异议，证据1证明涉案专利权目前稳定有效，本院对该证据予以采信。

证据2无法确认拍摄时间及地点，且辰特公司对其真实性有异议，故本院对证据2不予采信。

证据3光宇公司的工商登记信息来自国家企业信息公示系统，本院对其真实性予以确认。

光宇公司的现场照片、视频无法确认拍摄时间及地点，且辰特公司对其真实性不予认可，本院不予采信。

证据4系律师费发票，其真实性应予确认，对其证明力将结合本案其他证据及事实予以综合认定。

证据5一审时已经提交，不属于新证据，且一审法院对该证据已经采信并据此查明了相关事实，本院不再重复认定。

证据6已经当庭核实，本院对其真实性予以确认，该证据证明辰特公司仍在生产销售被诉侵权产品。

证据7系正压排风口文献检索，本院对其真实性予以确认，但该证据并不能证明四面凹槽设计系现有设计与涉案专利的唯一区别设计特征，故本院对该证据不予采信。

本院对一审法院认定的事实予以确认。

本院认为，根据当事人的诉辩主张，本案争议焦点问题为：一、被诉侵权设计是否落入涉案专利权的保护范围，是否侵害了涉案专利权；

二、辰特公司、李彬的现有设计及先用权抗辩是否成立；

三、辰特公司、李彬应否承担民事责任。

一、关于被诉侵权设计是否落入涉案专利权的保护范围，是否侵害了涉案专利权的问题。

《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定,在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。

本案中，一审法院将涉案专利图片中显示的产品设计特征结合专利简要说明记载的设计要点确定涉案专利权的保护范围，并与被诉侵权产品进行比对，并无不当。

将被诉侵权设计与涉案外观设计专利进行对比，两者整体均呈长方形箱体，由一个长方形隔板分为上下两部分，下部为叶片设计，四面均有凹槽。

两者的主要不同点在于：两者箱体整体及上、下部分的比例不同，涉案外观设计专利上部约占箱体整体的四分之一且为镂空，而被诉侵权设计上部约占箱体整体的三分之一且有背板及安全阀门设计。

基于一般消费者的认知水平，被诉侵权产品外观设计与涉案外观设计专利的整体形状存在显著的视觉差异，不易产生混淆误认。

福莱特公司主张被诉侵权设计中的背板、阀门属于额外增加的设计要素，与涉案专利保护范围无关。

对此，本院认为，背板、阀门位于被诉侵权外观设计上中部，对于一般消费者而言，有无背板、阀门及上、下部分的比例大小对其整体视觉效果产生了显著影响，应当构成被诉侵权设计的设计特征，且上述设计特征也是涉案专利区别于现有设计即专利号为ＺＬ20143005××××.Ｘ的外观设计的主要设计特征。

因此，被诉侵权设计与涉案外观设计专利在整体视觉效果上存在显著差异，一审法院认定被诉侵权产品的外观设计没有落入福莱特公司外观设计专利权的保护范围，辰特公司生产销售被诉侵权产品的行为不构成侵权，并无不当。

二、关于辰特公司、李彬的现有设计及先用权抗辩是否成立的问题。

首先，关于现有设计抗辩问题。

《中华人民共和国专利法》第二十三条第四款规定,本法所称现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

第六十二条规定,在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款规定,被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

福莱特公司主张被诉侵权外观设计与现有设计即案外人孙厚鑫2014年申请的名称为“正压送风口”、专利号为ＺＬ20143005××××.Ｘ的外观设计存在实质性差异，其区别在于四面凹槽。

本院认为，将被诉侵权设计与现有设计对比，两者均为长方形箱体，其整体与各部分比例、上部背板设计、阀门位置、下部叶片设计均基本相同，两者并无实质性差异。

虽然被诉侵权设计侧面、顶端、底部有凹槽，而现有设计没有凹槽，但是凹槽分布于产品侧面，无论在实际使用中凹槽是否显露在外面，基于一般消费者的知识水平和认知能力，均不易被观察和注意到，对产品的整体视觉效果并不产生实质性影响。

因此，被诉侵权设计与现有设计构成近似，一审法院认定辰特公司、李彬的现有设计抗辩成立，不侵犯涉案专利权，并无不当。

其次，关于先用权抗辩问题。

如前所述，因被诉侵权设计没有落入涉案外观设计专利权的保护范围，且辰特公司、李彬的现有设计抗辩亦成立，已足以认定辰特公司生产、销售被诉侵权产品的行为不构成侵犯福莱特公司的涉案专利权，故辰特公司、李彬的先用权抗辩是否成立，均不影响本案的处理结果，本院对此不再予以审查。

三、关于辰特公司、李彬应否承担民事责任的问题。

如前所述，辰特公司生产、销售被诉侵权产品的行为不构成侵犯福莱特公司的涉案专利权。

故福莱特公司要求辰特公司、李彬承担停止侵权、赔偿损失的民事责任没有事实和法律依据，一审法院对其主张不予支持，并无不当。

综上所述，福莱特公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费6507元，由德州福莱特环保科技有限公司负担。

本判决为终审判决。