广州知识产权法院民 事 判 决 书（2020）粤73民终259号上诉人（原审被告）：广州兴屿化妆品有限公司,住所地广东省广州市************、124-164、166-182号广州市白云区怡发商业综合批发广场一楼A109号商铺。

法定代表人：林珠卿，总经理。

委托诉讼代理人：黄庆华，广东格林律师事务所律师。

委托诉讼代理人：梁静雯，广东格林律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：广州宝莱生物科技有限公司，住所地广东省广州市白云区*******************、2楼。

法定代表人：王政辉，总经理。

委托诉讼代理人：傅爽，广东埔穗律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：上海美臣化妆品有限公司，住所地上海市松江区*******。

法定代表人：施健，执行董事。

委托诉讼代理人：叶正青，广东中大圣律师事务所律师。

委托诉讼代理人：牛甲根，广东中大圣律师事务所律师。

上诉人广州兴屿化妆品有限公司（以下简称兴屿公司）、广州宝莱生物科技有限公司（以下简称宝莱公司）因与被上诉人上海美臣化妆品有限公司（以下简称美臣公司）侵害商标权纠纷一案，不服广东省广州市白云区人民法院（2019）粤0111民初20365号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

兴屿公司上诉请求：1.撤销(2019)粤0111民初20365号民事判决第一、二、三项，依法改判兴屿公司不需赔偿美臣公司经济损失30000元(含合理费用)；

2.本案一二审的诉讼费用均由美臣公司承担。

主要事实和理由：一、本案中，兴屿公司对涉案“野菜”标识具有在先使用的事实，且具有一定影响力，已提交相关证据予以证明，不存在侵犯美臣公司涉案注册商标专用权的行为。

二、本案中，美臣公司并未举证证明先于兴屿公司使用“野菜”标识，故兴屿公司存在在先使用的事实。

此外，美臣公司也未举证证明其在皮肤增白霜(气垫CC霜)产品上使用涉案注册商标。

三、“野菜”作为野生植物类的统称，兴屿公司作为化妆品企业有权使用“野菜”通用名称。

美臣公司注册的涉案商标现处于被申请“无效宣告”的“评审分案”环节，故本案应当中止审理，待无效宣告申请结果作出后再依法审判。

四、被诉侵权产品包装上的“野菜”二字并不是商标，而是出于对产品概念、原料的名称而作出描述的正当使用，兴屿公司在被诉侵权产品上使用的是自己的注册商标，而且店铺名称也是同心雪美。

兴屿公司使用“野菜”标识时，美臣公司还未使用或注册“野菜”商标，兴屿公司无搭便车的恶意，二者的产品也不产生混淆。

五、美臣公司并未举证证明其存在经济损失，其应当承担举证不能的法律后果。

美臣公司辩称，一审判决的说理部分已经清楚的阐明了兴屿公司与宝莱公司在本案中商标侵权行为的具体表现形式，应驳回上诉，维持原判。

宝莱公司述称，与宝莱公司的上诉意见一致。

宝莱公司上诉请求：1.撤销广州市白云区人民法院(2019)粤0111民初20365号民事判决第二项；

2.撤销广州市白云区人民法院(2019)粤0111民初20365号民事判决第三项中有关宝莱公司在20000元的范围内与兴屿公司承担连带赔偿责任的部分。

主要事实和理由：一审认定宝莱公司生产了被诉侵权产品系事实认定不清、适用法律错误。

1.美臣公司提供的证据仅能证明被诉侵权产品的外包装情况，不能证明宝莱公司实际进行了生产。

美臣公司也未能提供任何除被诉侵权产品以外的证据证明被诉侵权产品系由宝莱公司生产。

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，在美臣公司不能举证证明宝莱公司生产了被诉侵权产品的情况下，应由美臣公司承担举证不能的责任。

而一审法院仅凭一个印有“广州宝莱生物科技有限公司”字样的包装即认定宝莱公司生产了被诉侵权产品显然证据不足。

实施商标使用行为是认定侵犯商标专用权的前提，根据商标法第48条规定，商标的使用是指将商标用于商品包装或者容器以及交易文书上或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

本案被诉侵权产品为盒装产品，由包装盒、包装袋和内容物组成，被诉侵权标识使用在包装盒及包装袋上。

宝莱公司是一家生产化妆品的公司，不生产包装盒和包装袋，公司的自有商标产品均委托其他工厂生产包装盒和包装袋。

对于代加工产品是由客户自己提供外包装，这点与兴屿公司签订的委托生产协议第5条第3款以及第7条第1款也有体现，该合同作为宝莱公司的合同模板可以反映宝莱公司的交易习惯，实际上宝莱公司向兴屿公司销售的一直是化妆品的内容物，是一个半成品，没有包装也没有标注商标。

2.宝莱公司从未与兴屿公司签订过任何有关被诉侵权产品的生产协议或者打样协议，被诉侵权产品实际上也并非宝莱公司生产。

被诉侵权产品是兴屿公司委托其他不具备生产资质的公司生产。

兴屿公司为了避免承担生产伪劣产品以及盗用宝莱公司生产许可证号等法律责任，让宝莱公司无故承担不应承担的经济损失，毁坏了宝莱公司的名誉。

美臣公司辩称，一审判决的说理部分已经清楚的阐明了兴屿公司与宝莱公司在本案中商标侵权行为的具体表现形式，应驳回上诉，维持原判。

兴屿公司述称，意见与一审一致。

一审法院认定事实和裁判理由见广东省广州市白云区人民法院（2019）粤0111民初20365号民事判决。

一审法院经审理，依照《中华人民共和国商标法》第四条、第四十八条，第五十七条第(二)(三)项，第五十九条第三款，第六十三条第一款、第三款，《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、兴屿公司停止生产、销售侵犯美臣公司第21012957号“野菜”注册商标专用权的天然野菜弹润保湿蚕丝面膜、天然野菜深层补水蚕丝面膜、天然野菜水光肌嫩肤蚕丝面膜、野菜水光懒人素颜气垫CC霜产品；

二、宝莱公司停止生产侵犯美臣公司第21012957号“野菜”注册商标专用权的天然野菜弹润保湿蚕丝面膜、天然野菜深层补水蚕丝面膜、天然野菜水光肌嫩肤蚕丝面膜、野菜水光懒人素颜气垫CC霜产品；

三、判决生效之日起十日内，兴屿公司赔偿美臣公司经济损失30000元(含合理费用)，宝莱公司在20000元(含合理费用)的范围内与兴屿公司承担连带赔偿责任；

四、驳回美臣公司其他的诉讼请求。

一审受理费1800元，由美臣公司负担1250元，兴屿公司、宝莱公司共同负担550元。

二审期间，兴屿公司、美臣公司未提交证据。

宝莱公司提交以下证据：1.第10088971号商标注册证、订货合同书、图纸、送货单，拟证明宝莱公司不生产包装盒，宝莱公司自有商标的产品外包装亦委托其他工厂生产。

2.出库单，拟证明宝莱公司，售给兴屿公司的产品均为半成品，没有外包装。

3.举报投诉登记表、广州市白云区**监督管理局举报处理答复书，拟证明宝莱公司已就兴屿公司冒用宝莱公司信息进行生产的事宜向相关部门举报。

美臣公司对证据1真实性、合法性确认，关联性不确认；

对证据2三性不确认；

对证据3举报投诉登记表三性不确认，对答复书真实性、合法性确认、关联性不确认。

兴屿公司对上述证据1-3真实性、合法性均予以确认，关联性不确认。

第10088971号“金兰芝美素”注册商标权利人为宝莱公司，核定使用在第3类商品的化妆品；

去斑霜；

牙膏；

香精油；

抛光制剂；

清洁制剂；

洗涤剂；

洗发液；

洗面奶；

香皂。

出库单日期分别为2017年2月28日、2017年4月6日、2017年9月19日、2017年11月13日、2018年4月25日、2018年年11月20日。

举报投诉登记表载明，2019年11月1日，宝莱公司向广州市白云区**监督管理局投诉兴屿公司未经许可套用宝莱公司的生产许可证号和生产地址。

二审中，双方均确认微信朋友圈记录显示微信号为“uplady-LIN”的朋友圈于2016年11月22日起宣传标识有“野菜”文字的面膜产品，而非一审查明的“2019年11月22日”。

经审理查明，本院对一审法院查明的事实予以确认。

本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条规定，第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。

结合双方当事人的诉辩意见，本案二审争议的焦点：1.兴屿公司是否构成商标侵权；

2.兴屿公司对“野菜”商标是否享有在先使用权；

3.兴屿公司的商标正当使用抗辩是否成立；

4.宝莱公司是否实施侵犯涉案注册商标专用权的行为；

5.一审判赔数额是否适当。

一、关于兴屿公司是否构成商标侵权的问题被诉侵权产品包装盒虽然有“同心雪美”的字样，但正面、背面均突出使用了“野菜”文字，相比之下相关公众更容易对“野菜”施以注意。

《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

……”被诉侵权产品与涉案第21012957号“野菜”注册商标核定使用商品为同类商品，被诉侵权产品突出使用的“野菜”标识与第21012957号“野菜”注册商标基本一致，属于近似商标，容易使相关公众对商品的来源产生混淆和误认。

兴屿公司称被诉侵权产品上使用的是其自有注册商标“同心雪美”，不会产生混淆的主张，依据不足，本院不予支持。

二、关于兴屿公司对“野菜”商标是否享有在先使用权的问题《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定:“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

”本案中，兴屿公司虽然提供了微信聊天记录、微信朋友圈等证据，但上述证据不足以证明兴屿公司在美臣公司申请涉案商标注册前已经在被诉侵权产品上使用“野菜”标识并具有一定影响。

故兴屿公司对“野菜”商标不享有在先使用权。

三、关于兴屿公司的商标正当使用抗辩是否成立的问题兴屿公司上诉称“野菜”作为野生植物类的统称，兴屿公司作为化妆品企业有权使用“野菜”通用名称。

本院认为，本案中，“野菜”一词是指可以做蔬菜或用来充饥的野生植物的统称，其不具体指代某一类化妆品，也与化妆品无关，故其并非某一类化妆品的通用名称；

兴屿公司亦未提交证据证明“野菜”一词使用在化妆品等商品上已成为直接表示质量、功能、主要原料等特点的常用词汇，兴屿公司亦未提交证据证明美臣公司使用涉案注册商标之前，“野菜”一词已经广泛用于指代化妆品或某一类商品或服务上。

故兴屿公司上述主张没有依据，本院不予支持。

关于兴屿公司称被诉侵权标志“野菜”系描述性使用的问题，无搭便车的恶意。

被诉侵权产品上所标注的“野菜”是否构成描述性使用,应以相关公众的认知为标准。

如果相关公众看到该标识会认为其系对于商品原材料、功能相关特点的描述,则其构成描述性使用,否则将不构成。

本案中,“野菜”虽在一定程度上可以解释为商品的原材料，但现有证据尚不足以证明“野菜”一词使用在化妆品等商品上易被相关公众认知为仅仅直接表示原料、功能等，同时结合美臣公司“野菜”商标知名度,这一表述通常并不会使相关公众产生上述认知,而会使相关公众将其联想到美臣公司的“野菜”商标。

在此情况下,考虑到即便兴屿公司有权在其商品上对其组成成份予以标注,但其标注方式有多种选择,但其确在被诉侵权商品正面突出使用了“野菜”一词，且该标志较之兴屿公司“同心雪美”注册商标文字更为突出，兴屿公司选择“野菜”显然具有搭美臣公司便车的恶意。

因此，兴屿公司上述主张没有依据，本院不予支持。

四、关于宝莱公司是否实施侵犯涉案注册商标专用权的行为的问题宝莱公司上诉称被诉侵权产品并非由其制造，一审仅凭被诉侵权产品外包装名称即认定宝莱公司制造被诉侵权产品，依据不足。

本院认为，美臣公司公证购买的被诉侵权产品外包装显示被委托方为宝莱公司，已完成初步举证责任。

宝莱公司否认制造被诉侵权产品，举证责任转至宝莱公司。

从宝莱公司提交的出库单可知，其与兴屿公司长期存在合作，兴屿公司在被诉侵权产品记载宝莱公司为被委托方，宝莱公司应当知晓但却未提出异议；

举报投诉表的时间亦在涉案被诉侵权行为发生之后。

故宝莱公司上述主张，依据不足，本院不予支持。

五、关于一审判赔数额是否适当的问题根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条，侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以综合考虑案件相关因素酌情确定赔偿数额。

人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为性质、期间、后果，商标的声誉及制止侵权行为的合理开支等因素。

本案中，一审法院在美臣公司无提交证据证实因被诉侵权行为造成的损失或兴屿公司、宝莱公司的获益情况，综合考虑涉案注册商标声誉，侵权者的主观过错及纠错态度、销售形势、被诉侵权产品的售价、数量、侵权期间、后果以及权利人为维权所支付的合理费用等因素，酌情确定兴屿公司赔偿数额为30000元（含合理费用），宝莱公司在20000元的范围内与兴屿公司承担连带清偿责任，并无不当，本院予以维持。

综上所述，兴屿公司、宝莱公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

广州兴屿化妆品有限公司二审案件受理费550元，由广州兴屿化妆品有限公司负担；

广州宝莱生物科技有限公司二审案件受理费300元，由广州宝莱生物科技有限公司负担。

本判决为终审判决。