山东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2018）鲁民终876号上诉人（原审被告）：江苏南通三建集团股份有限公司。

住所地：江苏省海门市狮山路***号。

法定代表人：黄裕辉，董事长。

委托诉讼代理人：韩富强，北京中原华和知识产权代理有限责任公司专利代理人。

被上诉人（原审原告）：济南巨星建筑科技技术有限公司。

住所地：山东省济南市英雄山路***号。

法定代表人：王军艇，总经理。

委托诉讼代理人：张英，济南舜昊专利代理事务所专利代理人。

原审被告：济南东安置业有限公司。

住所地：山东省济南市高新区舜华路****号舜泰广场*号楼****房间。

法定代表人：刘金辉，董事长。

委托诉讼代理人：马明芹，山东豪才律师事务所律师。

上诉人江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称南通三建公司）因与被上诉人济南巨星建筑科技技术有限公司（以下简称巨星公司）、原审被告济南东安置业有限公司（以下简称东安置业公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院（2017）鲁01民初1338号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2018年5月29日立案后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

南通三建公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回巨星公司的起诉，本案上诉费由巨星公司承担。

事实和理由：涉案专利权利要求1已被国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）宣告无效，巨星公司无权主张权利。

巨星公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，涉案专利的专利权人已经针对专利复审委的决定提起行政诉讼，本案应中止审理。

东安置业公司述称，同意南通三建公司的上诉主张。

巨星公司向一审法院起诉请求判令南通三建公司、东安置业公司：1.立即停止专利侵权行为；

2.赔偿巨星公司经济损失及为制止侵权所支付的合理费用433654元；

3.承担本案全部诉讼费用。

一审法院认定事实：2009年1月20日，国家知识产权局受理“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”实用新型专利申请。

2009年12月23日，该申请获得授权并予以公告，专利号为ＺＬ20092001××××.2，专利权人为王军艇。

该专利如期缴纳了专利年费。

2015年1月26日，专利复审委作出第24811号无效宣告请求审查决定书，宣告涉案专利权全部无效。

王军艇不服该决定提起行政诉讼，北京知识产权法院于2015年12月31日作出（2015）京知行初字第1669号行政判决书，判决：撤销第24811号无效宣告请求审查决定；

专利复审委就无效宣告请求重新作出审查决定。

2017年2月16日，专利复审委重新作出第31102号无效宣告请求审查决定书，维持涉案专利权有效。

2012年4月27日，王军艇与巨星公司签订专利实施许可合同，约定巨星公司在中国范围内独占实施涉案专利，总费用为40万元。

2013年4月20日，王军艇与巨星公司签订专利实施许可合同补充协议，约定涉案专利的许可使用费40万元为年度许可使用费。

巨星公司提供了2017年8月8日其支付给王军艇专利费30万元的银行转账凭证。

本案中，巨星公司主张以该专利记载的独立权利要求1确定其专利权保护范围。

权利要求1记载为：一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板，包括填充减荷盒单体，钢筋，混凝土，其特征在于，所述的填充减荷盒单体为包括盒顶板和盒侧壁板的开口盒，该减荷盒单体的盒顶板与盒侧壁板为一个整体，所述的盒侧壁板底部四周边缘为凸沿，该凸沿的拐角设有连接固定插件，该凸沿上设有固定孔，所述的填充减荷盒单体通过连接固定插件扣合为双层盒构件，混凝土包裹填充盒单体。

2015年5月25日，王军艇向一审法院提出证据保全申请，一审法院作出（2015）济民保字第15号民事裁定书，依法在济南市高新区凤凰国际房地产开发项目北区二标段项目南通三建公司的施工现场取得“填充减荷盒”实物一个并拍摄施工现场照片一组。

一审庭审中，查看证据保全的实物及照片进行技术比对，照片显示南通三建公司施工工地现场有连接好的钢筋，钢筋下面有填充减荷盒单体，填充减荷盒单体有盒顶板和盒侧壁板的开口盒，盒顶板与盒侧壁板为一个整体，盒侧壁板底部四周边缘为凸沿，该凸沿的拐角设有铁丝连接，该凸沿上设有固定孔，填充减荷盒单体通过连接铁丝扣合为双层盒构件。

巨星公司认为，建筑工程施工完成必然要浇注混凝土包裹钢筋及下面的填充减荷盒单体。

2014年10月27日，南通三建公司（承包人）与东安置业公司（发包人）签订施工总承包补充合同，约定承包人施工总承包凤凰国际房地产开发项目北区二标段工程。

南通三建公司提出现有技术抗辩，提交了2007年6月27日公开的CN2916016Y号实用新型专利文献、2008年2月13日公开的CN1101122153A号发明专利文献、2007年7月25日公开的CN101004091A号发明专利文献、专利权人名下ZL200920017314.7实用新型专利文献及相关的实施许可合同备案证明等证据。

经质证，巨星公司对其真实性没有异议，但认为与本案无关。

一审法院认为，有关现有技术抗辩的技术文献与涉案专利技术系不同的技术方案，对上述证据不予采信。

一审法院认为，ＺＬ20092001××××.2“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”实用新型专利合法有效，应予保护。

巨星公司作为该专利的独占实施许可人提起侵权诉讼，符合法律规定，应予支持。

关于本案是否超出诉讼时效的问题。

根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。

从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

本案中，2015年1月26日，专利复审委作出无效宣告请求审查决定书宣告涉案专利权全部无效，巨星公司不能行使请求权，诉讼时效因此中止。

2017年2月16日，专利复审委作出无效宣告请求审查决定书，维持涉案专利权有效。

本案符合诉讼中止情形，现中止时效的原因消除，诉讼时效期间继续计算。

至巨星公司起诉之日，未超过法律规定的2年诉讼时效规定。

依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款的规定，实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

南通三建公司制造、使用的被控侵权产品“填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”，经与专利技术比对，被控侵权产品采用铁丝固定连接，其与专利技术使用固定插件连接，是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的，以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的功能的等同技术特征。

证据保全的照片显示建筑施工的钢筋混凝土板尚未完成施工，其完成必然要浇注混凝土包裹钢筋及下面的填充减荷盒单体，这是众所周知的事实。

被控侵权产品的其他技术特征也与专利技术一一对应，故其技术特征全面覆盖了涉案专利的全部技术特征，落入专利权的保护范围，构成专利侵权。

东安置业公司作为工程的发包人，将涉案工程发包给南通三建公司施工，并未参与实施侵权行为，不承担赔偿责任。

南通三建公司未经专利权人许可，擅自制造、使用涉案专利权的产品，应承担相应的侵权民事责任。

鉴于侵权产品系建筑工程的钢筋混凝土板，基于国家利益、公共利益的考量，可以不判令南通三建公司停止被诉侵权行为。

关于赔偿经济损失的数额，巨星公司未能提供证据证明因侵权受到实际损失或者南通三建公司侵权获利的具体数额，一审法院综合考量涉案专利权的类型、侵权行为性质、侵权规模、南通三建公司的过错、不判令停止侵权而应支付合理费用等因素，酌定赔偿损失数额。

综上，一审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十九条，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释【2009】21号）第七条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释【2016】1号）第二十六条，《最高人民法院关于适用的解释》（法释【2015】5号）第九十三条第二项规定，判决：一、南通三建公司于判决生效之日起十日内赔偿巨星公司经济损失及合理费用共计25万元；

二、驳回巨星公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费7805元，由巨星公司负担2805元，由南通三建公司负担5000元。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。

南通三建公司提交专利复审委作出的第35740号无效宣告请求审查决定书，证明涉案专利权利要求1已经被专利复审委宣告无效。

巨星公司提交北京知识产权法院行政案件受理通知书，证明涉案专利权人已就专利复审委的决定提起了行政诉讼，本案应中止审理。

各方当事人对对方提供的证据均无异议，本院依法予以确认。

本院二审查明以下与本案相关的事实：经南通三建公司申请，2018年4月25日，专利复审委作出第35740号无效宣告请求审查决定书，宣告涉案“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”实用新型专利权利要求1、2、5-12技术方案无效。

本院二审查明的其他事实与一审法院一致。

本院认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

本案中，由于巨星公司要求保护的涉案“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”实用新型专利权利要求1已被专利复审委以第35740号无效宣告请求审查决定书宣告无效，故本院可以裁定驳回巨星公司基于该无效实用新型专利权利要求的起诉。

巨星公司虽然主张涉案专利的专利权人已经针对该无效宣告向法院提起行政诉讼，并申请本院中止本案审理，但本院认为，巨星公司如有证据证明前述无效决定被生效行政判决撤销，可以另行起诉，本案的处理并不会对巨星公司的诉权和实体权利产生影响，巨星公司的中止审理申请缺乏事实及法律依据，本院不予准许。

综上，由于二审出现新的证据，导致一审法院据以作出判决的事实发生变化，依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十条之规定，裁定如下：一、撤销山东省济南市中级人民法院(2017)鲁01民初1338号民事判决；

二、驳回济南巨星建筑科技技术有限公司的起诉。

一审案件受理费7805元，退还济南巨星建筑科技技术有限公司；

上诉人江苏南通三建集团股份有限公司预交的二审案件受理费7805元予以退还。

本裁定为终审裁定。