{C} 江苏省淮安市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2018)苏08民初49号 原告:上海融怡商贸发展有限公司,住所地上海市嘉定区南翔镇美裕路735号3幢104室。

法定代表人：王慧敏，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：杨曼，上海申浩（淮安）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：丁红，上海申浩（淮安）律师事务所实习律师。

被告:淮安经济技术开发区小南国酒店,住所地江苏省淮安经济技术开发区小康城纬一路142号。

经营者：包祝生，男，1974年10月11日出生，汉族，住江苏省淮安市清江浦区。

委托诉讼代理人：杨洪如，淮安市清江浦区和平法律服务所法律工作者。

原告上海融怡商贸发展有限公司(以下简称融怡商贸公司)与被告淮安经济技术开发区小南国酒店(以下简称淮安小南国酒店)侵害商标专用权及不正当竞争纠纷一案,本院于2018年3月12日立案后,依法适用普通程序,于2018年8月8日公开开庭进行审理。

原告融恰商贸公司委托诉讼代理人杨曼、丁红，被告淮安小南国酒店委托诉讼代理人杨洪如到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

融怡商贸公司向本院起诉请求:1、判令被告停止对原告第3937334号“”商标、第8062535号“”商标及第8062458号“”商标专用权的侵害，拆除含有“小南国”字样的门店招牌，停止在店面宣传等服务用品上使用“小南国”字样等；

2、判令被告停止在企业名称中使用“小南国”字号,变更企业名称,新的名称中不得含有“小南国”字样；

3、判令被告赔偿原告经济损失20万元(含维权合理开支及律师费)；

4、判令被告承担本案诉讼费用。

事实和理由:1987年“小南国”品牌在上海诞生,从四张桌子到如今,经三十年辛勤创业,如今,小南国业已成为中国连锁餐饮、生活休闲行业中最有影响力的企业之一,足迹遍布全国18个城市以及日本等地,拥有70多家门店,并于2012年7月4日在香港成功上市,已迅速成长为享誉中外的中餐正餐领导品牌。

小南国始终用心经营上海味道,坚持为顾客带来“纯正上海体验”,品尝上海菜的同时,更让他们品味到食物背后蕴藏的上海文化。

小南国对用餐环境的设计上更是海纳百川,力邀国际顶级大师合力协作,将上海的摩登,精致元素融入餐厅的设计之中,给大家描绘了一幅幅生动的上海印象。

小南国凭借准确的市场定位和品牌意识,卓越的经营理念及科学有效的管理,在日趋激烈的餐饮业竞争中,脱颖而出,发展成为中国餐饮领域负有盛名的高端品牌,并获得众多荣誉：2005年被商务部商业改革发展司认定为2004年度中国餐饮百强企业;2007年被上海市名牌产品推荐委员会认定为2006年度上海名牌;2010年“小南国”被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标;2011年被上海市商委、上海市名牌办认定为上海名牌;2014年被上海市工商行政管理局认定为上海市著名商标(2014-2016);2016年被中国烹任协会认定为2015年度中国十大正餐品牌;2017年被国家食品安全办公室认定为餐饮业质量安全提升工程示范企业。

原告于2004年3月2日在第43类申请3937334号“小南国”商标,注册有效期限为2006年12月14日至2026年12月13日;于2010年2月8日在第43类申请8062535号“小南国”文字商标,注册有效期限为2011年7月14日至2021年7月13日;于2010年2月8日在第43类申请8062458号“小南国”文字商标,注册有效期限为2011年7月14日至2021年7月13日。

上述三商标核定使用服务均为餐馆、饭店、备办宴席等。

2017年11月5日原告代理人来到江苏省淮安经济技术开发区小康城纬一路142号,招牌为“小南国酒店”的店铺,使用手机内“存证云”软件对该店的外观等进行了拍照。

2017年11月24日福建中证司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》,鉴定结论为上述手机拍摄的照片为原始文件,并对照片进行了电子数据固定(固定内容详见附件光盘),该司法鉴定意见足以证明上述取证照片的真实性。

鉴定照片显示:被告经营的店铺招牌、店面宣传等突出使用“小南国”文字标识,经比对,与原告“小南国”文字商标相同,与原告“小南国”和“小南国”文字商标近似。

另查明,被告擅自将原告“小南国”文字商标注册为企业名称,并在实际经营中使用,在主观上具有明显的攀附“小南国”品牌知名度的故意,客观上已造成消费者的混淆,使消费者将被告经营的店铺误认为是原告“小南国”连锁餐厅进行消费,违背诚实信用原则,不正当抢占“小南国”品牌的潜在市场份额,已构成不正当竞争行为。

原告认为,被告未经原告许可,在同一种商品(服务)上使用与原告涉案注册商标相同或近似的商标标识,已构成商标侵权,将“小南国”文字商标注册为企业名称,并在实际经营中使用,已构成不正当竞争行为。

被告上述侵权行为不仅严重损害了原告“小南国”品牌长期积累的市场知名度和美誉度,而且严重扰乱了正常的市场经济秩序。

为维护原告合法权益及正常的市场经济秩序,依据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律之规定,特诉至法院。

淮安小南国酒店答辩称：1、答辩人享有企业名称权,答辩人使用企业名称和字号受法律保护,答辩人从事的是以淮扬菜为主,服务于本地顾客的小饭店,就是一个个体工商户,与被答辩人的产品及经营的商品有着明显的来源区别。

2、答辩人经营的“小南国酒店”成立于2003年,一直在小康城经营15年,开始的名称叫“小南国酒馆”,后改为“小南国酒店”,并依法对酒店名称进行了工商登记,因此答辩人的酒店字号及名称从2003年起受法律保护。

3、答辩人酒店字号中的“小南国”三个字,虽然与被答辩人的注册商标中的“小南国”三个字相同,但字体和字样有明显的区别,答辩人的“小南国”下面没有字母,且被答辩人的“小南国”下面有字母,前面有上海两个大字,因此,答辩人与被答辩人的字号是明显不同的。

酒店内的宣传资料上,并没有标注了被答辩人的商标、企业名称和地址,已经起到了区分商品来源的作用。

答辩人经营过程中使用企业名称的行为,不是商标使用行为,而是合理的使用字号。

4、答辩人的酒店名称、字号已经连续使用超过15年,由于严格管理,质量精良,信誉良好,答辩人的经营在淮安经济技术开发区××了一定市场知名度。

而被答辩人并没有在淮安及淮安开发区设立门店,因此,答辩人经过批准、登记,使用字号是合法的。

因答辩人只在本地经营,根本不会误导全国相关公众的消费。

答辩人经营15年没有服务过一位来自上海、北京、香港、苏州、无锡、南京等大城市的顾客。

5、根据以上几点,法庭应当驳回被答辩人要求答辩人拆除含有“小南国”字样的门店招牌、变更企业名称,新的名称中不得含有“小南国”字样的诉讼请求。

二、被答辩人诉请答辩人赔偿经济损失20万元以(含维权合理支出律师费没有事实和法律依据,依法不应得到法院的支持)。

(一)、被答辩人要求答辩人赔偿20万元经济损失费用,并未提供任何依据说明其损失赔偿额是如何计算而来,因此,其应当对自己的主张承担举证不能的不利后果,20万元的损失赔偿费用因没有任何依据而不应得到法院的支持；

(二)、答辩人是以“淮安经济技术开发区小南国酒店”的字号经营的个体工商户,主要是提供淮扬菜及家常菜,而被答辩人注册商标所保护的服务项目是“上海小南国”开设的旅馆和餐厅,以水疗业务、日式烧烤,中餐外送、大味来特色,其保护的注册商标未实际投入到答辩人的小酒店上。

根据《商标法》的相关规定,确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式,在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实,除为维权而支出的合理费用外,如果确无实际损失和其他损害,一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿。

本案答辩人的经营品种与被答辩人完全不一样,因此并没有给被答辨人造成实际经济损失；

(三)、被答辩人所述答辩人侵害了其知名度和美誉度,扰乱了正常的市场秩序,因没有提供具体的证据来证明其声誉受到何种损害,损失又是多少,因此对于被答辩人的此项主张,法院应当不予支持,也不应当作为赔偿的计算依据;(四)、答辩人多年来也是在积极努力的提高服务质量,在本地有一定的影响力,答辩人使用“小南国”字号的行为是基于拥有名称权的基诎上使用,因此答辩人主观上并没有侵权的故意。

三、答辩人的字号使用多年,被答辩人长期放任侵权、怠于维权,如果判令答辩人停止使用含有“小南国”二字的招牌,那么答辩人的字号、所在本地所凝聚的知名度和美誉度将毁于一旦,势必会有损利益平衡。

综上所述,答辫人认为:答辩人未侵犯被答辩人“小南国”注册商标专用权,答辩人也未违反《反不正当竞争法》的相关规定。

被答辩人的主张没有事实和法律依据,望法院查明事实后,驳回被答辩人的诉讼请求。

原告融怡商贸公司围绕诉讼请求提交下列证据：第一组：原告权利基础证据。

证据1、第3937334号《商标注册证》。

证明：原告享有第3937334号“”文字商标专用权，核定使用服务为第43类：餐馆、饭店、备办宴席等，注册有效期限2006年12月14日至2026年12月13日，现商标在有效期内；

证据2、第8062535、8062458号《商标注册证》。

证明：原告享有第8062535号“”、第8062458号“”文字商标专用权，商标核定使用商品为第43类：快餐馆、饭店、备办宴席等，注册有效期限2011年7月14日至2021年7月13日，现商标均在有效期内；

第二组：“小南国”商标知名度类证据。

证据3、小南国品牌餐厅推广简介；

证据4、小南国餐厅区域分布白名单；

证据5、认定“小南国”商标为驰名商标的批复；

证据6、认定“小南国”商标为上海市著名商标的认定证书（2011-2019）；

证据7、认定小南国为“2010年度上海名牌”证书；

证据8、认定小南国为“2015年度中国餐饮业正餐十大品牌”证书。

第三组：被告侵权证据。

证据9、闽中证[2017]数鉴字第1048号，2017年11月5日原告代理人来到江苏省淮安经济技术开发区小康城纬一路142号，招牌为“小南国酒店”的店铺，使用手机内“存证云”软件对该店的外观等进行了拍照。

2017年11月24日福建中证司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定结论为上述手机拍摄的照片为原始文件，并对照片进行了电子数据固定（内容详见附件光盘），该司法鉴定意见证明上述取证照片的真实性。

鉴定照片显示：被告经营的店铺招牌、店面宣传等突出使用“小南国”文字标识，经比对，与原告“小南国”文字商标相同，与原告“小南国”和“小南国”文字商标近似；

第四组：原告侵权损失及合理费用证据。

证据10、鉴定费（发票一张）；

11、差旅费（未提供）；

12、律师费（发票一张）。

补充证据：证据13、第3937334号商标详细信息及公告信息页；

证据14、第3937334号商标名义及地址变更公告件；

证据15、第3937334号商标转让电子公告件；

证据16、第3937334号商标续展电子公告件；

证据17、第8062458号商标详细信息及公告信息页；

证据18、第8062458号商标注册电子公告件；

证据19、第3937334号驰名商标证明；

证据20、“小南国”商标为上海市著名商标的认定证书及电子公告查询打印件（2011---2013）；

证据21、“小南国”商标上海市著名商标的认定证书及电子公告查询件打印件（2014--2016）（2017--2019）；

证据22、认定小南国为“2014年度中国餐饮业正餐十大品牌”证书；

证据23、认定小南国为“2016年度中国餐饮业十大正餐品牌”证书；

证据24、保函服务合同。

证明原告维权合理开支。

被告淮安小南国酒店质证意见：对于证据真实性无异议，但是与本案无关联，不能证明被告侵犯原告的商标使用权。

被告在2003年就使用了“小南国”字号，而原告享有的注册权是2006年，因此不能达到原告的证明目的。

对于证据9证据来源的合法性不予认可，因为照片拍摄未经被告同意，也不知道是谁拍的。

对鉴定报告真实性不认可，因为鉴定报告中的照片不知什么人什么时候拍摄的，如果是原告拍摄的照片，应当经过被告准许。

对于其他证据真实性无异议。

被告淮安小南国酒店举证。

1、2003年5月16日苏地税登字第320826741011323号《税务登记证》(复印件)，记载纳税人名称：淮安经济开发区小南国酒馆，法定代表人包祝生，地址淮安经济开发区纬一路西首，登记注册类型个体工商户，经营范围餐饮服务；

2、2016年7月20日注册号320891600363001《营业执照》（复印件），名称淮安经济开发区小南国酒店，类型个体工商户，经营者包祝生，经营范围餐饮服务等；

3、2006年7月25日淮国登字第32082619741011323X01《税务登记证》（复印件），纳税人名称淮安经济开发区小南国酒店，法定代表人包祝生，地址淮安经济技术开发区小康城纬一路142号，登记注册类型个体工商户，经营范围餐饮服务等；

4、发证日期为2003年3月的《再就业优惠证》，姓名为包祝生，2003年5月16日再就业情况注明是餐饮；

5、2018年8月8日国家税务总局淮安市税务局出具的《证明》，在金税三期税收管理系统中查询确认，纳税人名称：淮安经济开发区小南国酒馆，开业设立日期2003年5月15日。

原告融怡商贸公司质证意见：对2003年《税务登记证》真实性不认可。

《税务登记证》中有效期2003年5月16日-2003年8月31日，即使《税务登记证》是真实的，也早已过了有效期，且该《税务登记证》并不能证明被告的诉讼主张，被告证明自己一直使用“小南国”名称，应当提供自2003年起有效的工商登记注册手续，且应当覆盖2003年至案件诉讼时。

对于《证明》真实性及合法性没有异议，对其关联性不予认可。

该《证明》只能证明被告在2003年5月16日至8月31日的三个半月时间曾经以“淮安市经济开发区小南国酒馆”办理税务登记，不能证明被告在2003年至2016年之前的时间段内持续使用该名称，也不能证明其在当地“有一定影响力”。

不能构成《商标法》第59条的在先使用抗辩。

对被告提供的《再就业优惠证》合法性、真实性不表异议。

本院依职权从淮安经济技术开发区行政审批局调取开发区工商局2007年3月7日编号为3205010002007003070011号《营业执照》显示：字号名称淮安经济开发区小南国酒馆，经营者名称包祝新，经营场所淮安经济开发区纬一路119号，经营范围中餐制造。

原告融怡商贸公司质证意见：对法院依职权调取的个体工商户《营业执照》副本，个体纳税人登记证明证明、真实性合法性没有异议。

包祝生称该店系其经营的。

本院对原、被告提交的全部证据的真实性均予以确认。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2006年12月14日，上海小南国（集团）有限公司经国家商标局核准注册第3937334号“”商标，该商标核定服务项目为第43类，包括餐馆、饭店、备办宴席等。

2008年10月6日，2011年4月13日，融怡公司经国家商标局核准受让取得上述商标。

经续展，上述商标的续展注册有效期至2026年12月13日。

2011年7月14日，融怡商贸公司经国家商标局核准注册了第8062535号“小南国”商标及第8062458号“小南国”商标，该两商标核定服务项目均为第43类，均包括饭店、快餐馆、备办宴席等，注册有效期均至2021年7月13日。

2010年1月15日，国家工商行政管理总局商标局作出商标驰字[2010]第147号《关于认定“”注册商标为驰名商标的批复》，认定小南国（集团）有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第43类餐馆服务项目上的“”注册商标为驰名商标。

2011年1月“”被上海市工商行政管理局认定为“上海市著名商标”。

2016年6月，“上海小南国”被中国烹饪协会、中国经济报刊协会评为“2015年度中国餐饮业正餐十大品牌”。

另，“上海小南国”在南京、苏州、无锡、常州等城市均开设有餐厅门店。

2017年11月15日，融怡商贸公司委托代理人李疆来到江苏省淮安经济技术开发区小康城纬一路142号标牌显示有“小南国”字样的店铺，对上述店铺的规模、招牌、店大门照片及门牌进行了手机拍照，福建中证司法鉴定中心出具了[2017]数字鉴字第1048号司法鉴定意见书。

根据上述鉴定意见书所附照片显示，该店铺门头招牌为“小南国酒店”，该店铺门外墙上显示纬一路142号门牌。

另查明，2003年5月16日淮安市地方税务局核发了苏地税登字320826741011323号《税务登记证》，该证记载：纳税人名称：淮安经济开发区小南国酒馆，法定代表人包祝生，地址淮安经济开发区纬一路西首，经营范围餐饮服务等。

2016年7月20日淮安工商行政管理局经济开发区分局核发编号320891600363001号《营业执照》，名称为淮安经济技术开发区小南国酒店，经营场所淮安经济技术开发区小康城纬一路142号，经营者包祝生，经营范围餐饮服务等。

该酒店于2016年7月23日领取《税务登记证》。

2003年3月淮安市劳动就业管理中心发给包祝生的再就业优惠证显示包祝生2003年5月16日再就业从事餐饮业。

包祝生陈述，我2003年是先办营业执照，后办税务登记的，如果没有《营业执照》就办不到税务登记，我提供的税务局的《证明》足以证明我当时是有营业执照的。

还查明，融怡商贸公司付给上海申浩律师事务所律师费等3万元，上海申浩律师事务所转委托于上海申浩（淮安）律师事务所律师。

融怡商贸公司付给厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司鉴定费1100元。

融怡商贸公司与上海浦沁法律咨询有限公司签订的《诉讼保全咨询服务协议》，约定支付诉讼保全保函费用2000元。

本院认为：被告不应承担侵权赔偿责任。

理由如下： 一、原、被告之间存在权利冲突。

原告融怡公司作为涉案第3937334号“”商标、第8062535号“”商标和第8062458“”商标的权利人，依法对上述注册商标享有专用权。

依照《最高人民法院》第一条第（一）项规定，将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵害注册商标专用权的行为。

在原告获得第8062535号“小南国”商标注册专用权之后，原、被告均从事餐饮服务，此时，被告使用“小南国”字样已和原告取得专用权的第8062535号注册商标属于同一服务领域。

被告抗辩其企业字号及其所使用的“小南国”字样与原告持用专用权的注册商标不构成近似。

对此，本院认为，原告持有专用权的商标尽管为文字及字母的组合商标，但其中“小南国”文字发挥呼叫功能，可作为该商标的主要识别部分，而被告在其工商登记名称及其实际的商业标注中，在招牌上使用了“小南国”字样，故被告该行为属于未经商标权人许可，将与他人注册商标相同或者近似的文字在与商标权人相同的服务领域使用容易引起混淆的情形。

二、在该权利冲突中，被告享有“在先使用”的合法抗辩权。

根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款的相关规定，商标权人取得相关商标权利后，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标权人使用与其相同或相似的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。

本案中，涉案商标“”于2006年12月14日注册登记，而被告小南国酒店2003年取得了税务登记，即开始使用“小南国”标识，2007年注册小南国酒馆，2016年注册登记小南国酒店至今均是个体经营户，使用至今，经营地址始终在淮安经济开发区纬一路西首至纬一路119、142号。

从时间上看，显然被告使用“小南国”作为其商业标识在原告取得商标专用权之前，故虽然被告的行为可能对原告享有专用权的注册商标的使用在淮安地区造成一定的混淆影响，但因其在先使用的权利存在，原告要求被告停止使用注册商标并赔偿损失的诉求依法不能成立。

三、被告行为不构成不正当竞争。

本案中，被告于2003年以“小南国”标识进行税务登记，之后其以“小南国”作为企业字号依法经工商登记经营多年，在被告注册经营前，原告并无证据证明该涉案注册商标已在餐饮行业内使用并为相关公众所熟知，原告主张其为驰名商标，但是根据其举证，其获得驰名商标认定时间为2010年，被告自2003年使用“小南国”字样时，原告尚未获得驰名商标认定，故不能认定被告在先使用“小南国”字样的行为存在攀附原告注册商标的主观故意。

四、被告的“小南国”标识使用权应受到限制。

本案中，虽原告无权要求被告在其企业名称及店招上停止使用“小南国”，但在原告依法取得涉案注册商标的商标专用权后，被告就“小南国”标识的商业使用必须受到约束，即其只能在现有范围内使用“小南国”名称，其不得在现有范围内扩大“小南国”名称的使用范围。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告淮安经济技术开发区小南国酒店仅限于在现有经营店铺范围内使用“小南国”字号；

二、被告淮安经济技术开发区小南国酒店不得再以含有“小南国”字样的标识许可或允诺许可他人开设加盟店；

三、被告淮安经济技术开发区小南国酒店不得在以后设立分公司或分店时再使用“小南国”标识；

四、驳回原告上海融怡商贸发展有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费4300元、保全费1520元，由上海融怡商贸发展有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本两份，上诉于江苏省高级人民法院，并按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省高级人民法院预交上诉案件受理费（江苏省高级人民法院开户行：中国农业银行南京山西路支行，账号：10×××75）。