重庆市第一中级人民法院民 事 判 决 书(2016)渝01民终7410号上诉人（原审被告）：刘杰，男，汉族，住四川省平昌县。

委托诉讼代理人：周毅，重庆谦浩律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：徐文辉，男，汉族，住重庆市南岸区。

上诉人刘杰因与被上诉人徐文辉专利权转让合同纠纷一案，不服重庆市渝北区人民法院（2016）渝0112民初9731号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2016年10月8日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。

上诉人刘杰的委托诉讼代理人周毅及被上诉人徐文辉到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

上诉人刘杰上诉请求：1.撤销一审判决，依法改判；

2.由被上诉人承担本案的一审、二审费用。

事实与理由如下：1、一审法院认定事实错误。

（1）涉案《转让协议》约定“余下的人民币5万元在双方办理完所有转让手续后及涉及专利技术在重庆市的经营和使用权的相关事宜后当日支付”，既然一审法院认定该合同约定合法有效，那么徐文辉就应该严格依照合同约定向刘杰先行交付涉案专利的使用权，而不是向其他任何人[包括重庆民爱沼气能源开发有限公司（以下简称民爱公司）]交付，由于徐文辉没有向刘杰先履行交付义务，故刘杰依照合同法关于先履行抗辩权的规定拒绝支付余款5万元完全合法。

（2）从涉案专利使用权交付方式上讲，专利使用权的交付是为了让上诉人合法、有效地使用该专利技术，因此该交付需要具有必备的实际交付内容并完成相关手续。

根据涉案《转让协议》的约定及《中华人民共和国专利法实施细则》第八十九条、《中华人民共和国合同法》第三百四十五条的规定，徐文辉应当将涉案专利权使用许可备案、公告，以此向社会公开告知刘杰享有专利使用权，同时徐文辉还应当向刘杰提交专利技术资料和必要的技术指导，否则刘杰根本无法正常使用涉案专利使用权。

由于徐文辉既未办理登记、公告等事项，又未向刘杰交付涉案专利技术资料并提供技术指导，刘杰根本无法行使涉案专利使用权，因而徐文辉未履行备案、公告、交付资料义务、提供技术指导的行为应认定为其未向刘杰交付涉案专利使用权。

（3）另据民爱公司实际负责运营的股东尹某介绍，该公司在徐文辉离开前就已经未使用涉案专利进行生产了，刘杰进入公司时该公司实际只是在销售存货，所以事实上刘杰根本没能使用该涉案专利，更不能因为刘杰成为民爱公司股东就认定其自然获得了该专利的使用权。

综上，徐文辉未履行涉案《转让协议》所约定的交付专利使用权的义务，故涉案《转让协议》约定的余款5万元的支付条件不成就，刘杰有权不支付该款项。

2、一审法院适用法律不当。

一审判决引用了《中华人民共和国专利法》第十二条和《中华人民共和国合同法》第八条，但本案还应适用《中华人民共和国专利法实施细则》第八十九条和《中华人民共和国合同法》第六十七条、第三百四十五条的规定。

被上诉人徐文辉辩称，首先，本案主要是股权转让，转让费10万元中并未包含专利费用；

其次，公告程序并非专利转让的法定程序，涉案《转让协议》中也并未约定专利转让必须履行公告程序，且涉案《转让协议》签订后，刘杰一直不出面协商转让事宜，责任在于刘杰自己，与徐文辉无关；

第三，涉案《转让协议》签订前，刘杰已系民爱公司股东并接任董事长一职，其对涉案专利是全然知情的，其不但自己在使用专利，还授权第三人使用专利，故其提出徐文辉没有给予技术指导的主张不成立。

综上，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求依法驳回上诉，维持原判。

被上诉人徐文辉向一审法院起诉请求：1、刘杰向徐文辉支付股份及专利技术在重庆的独家经营权和使用权转让款人民币5万元；

2、刘杰向徐文辉支付2012年4月1日至2016年2月29日的滞纳金4.738931万元，其余滞纳金自2016年3月1日起至实际付清之日止，以5万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率四倍计算。

一审法院认定事实：2011年10月12日，国家知识产权局颁发证书号为第1970225号的《实用新型专利证书》，该证书载明：实用新型名称为盖顶上凸的沼气机；

发明人为徐文辉；

专利号为ＺＬ20102067××××.4；

专利申请日为2010年12月23日；

专利权人为徐文辉；

授权公告日为2011年10月12日。

2014年3月14日，国家知识产权局出具一份《专利登记簿副本》，载明：专利号为ＺＬ20102067××××.4的实用新型专利“盖顶上凸的沼气机”的专利权人为民爱公司，原专利权人为徐文辉，著录项目变更生效日为2013年3月7日。

后来，该专利由民爱公司转让给重庆勃燊商贸有限公司，再后来，该专利由重庆勃燊商贸有限公司转让给徐文辉。

民爱公司于2011年3月24日核准注册，公司章程约定：公司经营范围为一般经营项目，包括沼气能源开发、销售沼气机及零部件。

公司发起人为徐文辉、尹某、刘腾辉等3个股东，章程约定的股东出资方式均为货币出资。

2012年2月22日，徐文辉（合同中甲方）与刘杰（合同中乙方）签订一份《转让协议》，双方约定：甲方将持有民爱公司52.5%的股份及民爱公司成立以来该股份的债权债务一次性全部转让给乙方，甲方将盖子带吊耳的盖顶上凸的沼气机的专利技术在重庆市的独家经营和使用权一并转让给乙方，乙方同意收购甲方所持股份及专利技术在重庆市的经营和使用权，收购金额为人民币10万元，甲乙双方在签订协议后三日内即支付人民币5万元后生效，余下的人民币5万元在双方办理完所有转让手续后及涉及专利技术在重庆市的经营和使用权的相关事宜后当日支付，若未按时支付，乙方向甲方按每日1%支付滞纳金。

甲方给乙方开具收款收条后，甲方不再承担民爱公司成立以来的任何责任，包括经营和法律责任，同时不再享有公司的任何权利。

备注：经甲乙双方及尹某（民爱公司股东），刘腾辉（民爱公司法定代表人）共同认可的现债权债务情况如下：现公司欠沼气机生产商约23.5万元人民币，现武隆接近完成的工程可收款约25万元人民币，现秀山存有沼气机130台，资能抵债。

若乙方接手后再发生或发现收购前其他方的债权债务，乙方不予认可，由甲方负相应股份责任。

该合同上有甲乙双方的签字及手印，还有见证人民爱公司的印章、刘腾辉的签字。

2012年3月21日，重庆市工商行政管理局江北区分局向民爱公司作出一份《准予变更登记通知书》，准予民爱公司进行出资情况变更、法定代表人变更、股东变更，其中包括股东由徐文辉变更为刘杰，徐文辉退出公司。

刘杰当庭认可徐文辉已经将股份转让给刘杰并办理完毕工商登记手续。

2012年9月20日，重庆市工商行政管理局江北区分局向民爱公司作出一份《准予变更登记通知书》，准予民爱公司进行出资情况变更、法定代表人变更、股东变更，其中包括股东由刘杰变更为尹宗海，刘杰退出公司。

庭审中，徐文辉举示在工商机关备案的一份《民爱公司股权转让协议》，欲证明2012年2月22日签订的《转让协议》中转让“专利技术在重庆市的独家经营和使用权”是没有作价的，10万元只是股份转让的对价。

该协议载明：徐文辉（合同中甲方）将其持有的该公司52.5%的股权（42万元股份，其中实缴10.5万元）转让给刘杰（合同中乙方），甲乙双方确定的转让价格为人民币10万元，转让款的支付时间为2012年3月12日。

本协议自双方签字盖章后生效，本协议生效之日即为股东转让之日，该公司据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记。

本合同一式四份，甲乙双方各持一份，该公司存档一份，申请变更登记一份。

该协议载明的签署日期为2012年3月12日。

徐文辉明确表示其主张的第一项诉讼请求依据的是双方于2012年2月22日签订的《转让协议》，2012年3月12日签订的股权转让协议上面的字并非本人所签，徐文辉并无合同原件，但徐文辉对该签字进行追认。

刘杰亦表示双方于2012年3月12日签订的股权转让协议只是用于工商登记备案，双方真实意思表示是2012年2月22日签订的协议，且双方也是按照该协议履行。

另查明，2012年2月22日签订的《转让协议》中关于“余下的人民币5万元在双方办理完所有转让手续后及涉及专利技术在重庆市的经营和使用权的相关事宜后当日支付”的约定，徐文辉认为，其已办理了工商过户手续，专利使用权不需要履行具体的手续，合同签订后刘杰就获得了专利的使用权；

刘杰认为，就专利使用还需要办理的手续是在专利局对专利使用权的转让进行备案登记公示。

另外，双方认可上述《转让协议》中约定的“甲方将盖子带吊耳的盖顶上凸的沼气机的专利技术在重庆市的独家经营和使用权一并转让给乙方”的意思是甲方许可乙方在重庆市独家经营和使用涉案专利技术。

双方还认可刘杰已向徐文辉支付了第一笔费用5万元。

再查明，徐文辉陈述民爱公司从成立即一直在无偿使用涉案专利技术。

刘杰当庭陈述在其成为民爱公司股东之前，其知晓民爱公司在生产沼气机；

在其成为民爱公司股东之后，其知晓民爱公司在使用涉案专利技术，且民爱公司还生产了专利产品。

刘杰称徐文辉没有将专利使用权交给刘杰，但刘杰也并未向徐文辉催要。

刘杰认可徐文辉曾多次向其催要5万元余款的事实。

庭审中，徐文辉陈述其第二项诉讼请求要求刘杰支付滞纳金的计算方式是按照银行同期贷款利率的4倍，并未按照合同约定的每日1%的滞纳金进行主张。

一审法院认为，本案系当事人双方因股份转让及专利使用权许可而产生的纠纷。

本案涉及的是名为“盖顶上凸的沼气机”的实用新型专利，该专利的有效期自2010年12月23日至2020年12月22日止。

涉案专利的专利权人虽经多次变更，但专利权人第一次变更是在2013年3月7日，之前该专利的专利权人为徐文辉。

本案的争议焦点有二：一是余款5万元的支付条件是否成就；

二是徐文辉主张的滞纳金是否应当支持。

关于争议焦点一，本案中，徐文辉的诉讼主张依据的是其与刘杰于2012年2月22日签订的《转让协议》，刘杰也主张双方是按照该协议在实际履行。

故一审法院认为，上述协议是徐文辉与刘杰双方真实意思表示，不违反法律的强制性规定，且刘杰已向徐文辉支付第一笔款5万元，故该协议合法有效，双方应严格履行合同约定的义务。

上述协议约定“余下的人民币5万元在双方办理完所有转让手续后及涉及专利技术在重庆市的经营和使用权的相关事宜后当日支付”。

徐文辉认为，其已办理了工商过户手续，专利使用权不需要履行具体的手续，合同签订后刘杰就获得了专利的使用权；

刘杰认可股权转让已办理工商过户手续，但就专利使用还需要办理的手续是在专利局对专利使用权的转让进行备案登记公示。

一审法院认为，双方的争议在于涉案专利在重庆市的独家实施许可是否必须到专利局进行备案。

虽然《中华人民共和国专利法实施细则》第十四条第二款规定专利实施许可合同应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案，但是专利实施许可合同的备案不是合同生效要件，换言之，专利实施许可合同仍应根据合同法的一般原理确定其效力。

且专利实施许可合同的备案仅是对抗合同以外的第三人，对合同双方当事人来说，专利实施许可合同是否备案，不影响合同的效力，更不影响合同的履行。

本案中，徐文辉与刘杰就涉案专利实施许可达成一致意见，该合同已经订立且生效，该合同是否备案不影响合同的效力以及合同的履行。

故涉案专利在重庆市的独家实施许可并非必须备案，涉案专利无须履行其他手续即可实施。

关于刘杰辩称徐文辉并未将专利交付给刘杰，一审法院认为，涉案专利技术已经由国家知识产权局公开，任何人都可以获得，且刘杰在成为民爱公司股东后，民爱公司在使用涉案专利技术生产专利产品。

故刘杰作为持有民爱公司52.5%的大股东称徐文辉未交付专利的抗辩不成立。

综上，徐文辉已办理了股权工商过户手续，且刘杰作为民爱公司的大股东后，民爱公司也实际在使用涉案专利技术，刘杰客观上已在实施涉案专利技术，故《转让协议》约定的余款5万元的支付条件已经成就，刘杰应当支付徐文辉余款5万元。

关于争议焦点二，徐文辉主张刘杰应当自2012年4月1日起向其支付滞纳金，徐文辉主张滞纳金的计算方式是按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算。

本案中，涉案股权过户手续办理于2012年3月21日，故刘杰应当自2012年3月21日向徐文辉支付5万元，依照合同约定，刘杰逾期支付上述款项的，刘杰应当向徐文辉按日支付1%的滞纳金。

现徐文辉仅主张自2012年4月1日起的滞纳金，一审法院予以准许。

关于滞纳金的支付标准，合同约定的每日1%的滞纳金标准明显过高，且徐文辉并未按照该约定主张，徐文辉以中国人民银行同期贷款利率的四倍作为计算依据，并无不当，可以支持。

故刘杰应当按照中国人民银行同期贷款利率的四倍给付徐文辉滞纳金，该滞纳金以5万元为基数，自2012年4月1日起计算至付清之日止。

据此，一审法院判决：一、刘杰于本判决生效之日起五日内向徐文辉支付股份及专利技术在重庆市的独家经营权和使用权转让款5万元；

二、刘杰于本判决生效之日起五日内按照中国人民银行同期贷款利率的四倍给付徐文辉滞纳金，该滞纳金以5万元为基数，自2012年4月1日起计算至付清之日止。

二审中，上诉人刘杰为证明其成为民爱公司股东后，民爱公司没有再生产涉案专利，只是销售其入股以前生产的存货，刘杰本身并没有使用涉案专利的事实，向本院提交了一份证人尹某的情况说明材料。

被上诉人徐文辉质证后认为，证人未到庭，其证言不应作为证据使用，且证言内容本身不属实。

对此，本院认为，由于证人尹某无正当理由未到庭，被上诉人对其证言的真实性提出异议，上诉人刘杰又未提交其他证据予以佐证，故对上诉人刘杰提交的该份证据材料本院不予采信。

本院二审查明的事实与一审法院查明的事实基本一致。

本院认为，根据当事人的诉辩主张，本案的争议焦点是：一、涉案余款5万元的支付条件是否成就；

二、一审法院适用法律是否不当。

对于前述争议焦点，本院评析如下：一、涉案余款5万元的支付条件是否成就。

上诉人认为，被上诉人未先行履行交付义务，亦未办理相关手续，故上诉人享有先履行抗辩权，涉案余款5万元的支付条件不成就。

被上诉人则认为，公告等相关程序并非专利使用的法定程序，涉案《转让协议》中也并未约定专利使用必须履行公告等相关程序，且涉案《转让协议》签订后，刘杰一直不出面协商相关事宜，责任在于刘杰自己，与徐文辉无关；

再者，涉案《转让协议》签订前，刘杰已系民爱公司股东并接任董事长一职，其对涉案专利是全然知情的，其不但自己在使用专利，还授权第三人使用专利，故其提出徐文辉没有给予技术指导的主张不成立。

综上，涉案余款5万元的支付条件已成就。

本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第六十七条规定，先履行抗辩权是指当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。

先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。

本案中，上诉人与被上诉人均认可双方实际是按照2012年2月22日签订的涉案《转让协议》履行义务。

从涉案《转让协议》约定的履行顺序来看，上诉人刘杰应在双方“办理完所有转让手续及涉及专利技术在重庆市的经营和使用权的相关事宜后”的当日支付余款5万元。

庭审中，上诉人刘杰认可股权转让已办理工商过户手续，只是认为被上诉人徐文辉并未按照前述约定交付涉案专利使用权，也未履行备案、公告、交付资料、提供技术指导等义务，故上诉人刘杰享有先履行抗辩权。

本院认为，从涉案《转让协议》约定内容来看，上诉人刘杰经被上诉人徐文辉授权，取得涉案专利的独家实施许可。

根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十四条第二款规定，专利实施许可合同的备案并非合同生效要件，即专利实施许可合同是否备案，不影响合同的效力以及合同的履行。

同时，由于涉案专利已由国家知识产权局公开，相关法律未规定公告程序是专利实施许可合同的法定程序，涉案《转让协议》中也未约定专利实施许可须履行公告程序，双方当事人事后也未达成补充协议，故涉案《转让协议》签订并生效后，上诉人刘杰即已取得涉案专利使用权，无需履行相关手续即可实施。

至于交付资料和提供技术指导的问题。

由于涉案《转让协议》中未约定涉案专利有关交付资料和提供技术指导的问题，双方当事人事后也未达成补充协议；

而一审庭审中，刘杰已明确表示，其成为民爱公司股东之后，其知晓民爱公司使用涉案专利技术及生产专利产品一事，并称徐文辉虽然没有向其交付专利使用权，但自己也并未向徐文辉催要；

二审中，刘杰也未举示证据证明其向徐文辉要求交付资料和提供技术指导，故上诉人刘杰提出被上诉人徐文辉未履行交付资料和提供技术指导义务的主张不成立。

且交付资料、提供技术指导作为合同的附随义务，也并非先履行抗辩权的行使条件。

综上，由于被上诉人徐文辉已按合同约定履行了相关义务，上诉人刘杰理应按照合同约定支付余款5万元，其关于享有先履行抗辩权及涉案余款5万元支付条件不成就的主张不成立，本院不予支持。

二、一审法院适用法律是否不当。

上诉人认为，一审判决引用了《中华人民共和国专利法》第十二条和《中华人民共和国合同法》第八条，但未适用《中华人民共和国专利法实施细则》第八十九条和《中华人民共和国合同法》第六十七条、第三百四十五条的规定，属于适用法律不当。

本院认为，首先，《中华人民共和国合同法》第六十七条是有关先履行抗辩权的规定，根据之前的分析评述，本案并不存在先履行抗辩权的适用条件，故一审法院未适用该条款并无不当；

其次，《中华人民共和国合同法》第三百四十五条是有关专利实施许可合同中让与人义务的规定（即“专利实施许可合同的让与人应当按照约定许可受让人实施专利，交付实施专利有关的技术资料，提供必要的技术指导”），从该条款规定可以看出，专利实施许可合同中让与人义务源于合同约定，无约定无义务，本案中，由于涉案《转让协议》中未约定涉案专利有关交付资料和提供技术指导的问题，双方当事人事后也未达成补充协议，上诉人刘杰也未举证证明其向被上诉人徐文辉要求交付资料和提供技术指导，故上诉人刘杰认为被上诉人徐文辉未履行交付资料和提供技术指导义务的主张不成立，本案也就不存在适用前述条款的前提条件，一审法院未适用该条款并无不当；

第三，《中华人民共和国专利法实施细则》第八十九条主要是涉及专利行政部门进行专利登记的规定，与本案当事人之间的权利义务无关，一审法院未适用该条款亦无不当。

综上，刘杰的上诉理由不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1050元，由上诉人刘杰负担。

本判决为终审判决。