贵州省高级人民法院民 事 判 决 书（2017）黔民终689号上诉人（原审原告）：耿学文，男，1970年2月10日出生，汉族，住贵州省盘县。

委托诉讼代理人：余清凯，北京盈科（贵阳）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王婧，北京盈科（贵阳）律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿。

住所地：贵州省六盘水市盘县火铺镇。

法定代表人：纪邵思,该矿矿长。

委托诉讼代理人：汪劲松，贵州天职律师事务所律师。

委托诉讼代理人：吴昱辰，贵州天职律师事务所律师。

上诉人耿学文因与被上诉人贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿（以下简称火烧铺矿）侵害发明专利权纠纷一案，不服贵州省贵阳市中级人民法院作出的（2017）黔01民初407号民事判决，向本院提起上诉，本院于2017年7月7日受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理，现已审理终结。

耿学文上诉请求：1、撤销贵州省贵阳市中级人民法院（2017）黔01民初407号民事判决，依法改判支持其所有诉讼请求。

2、本案一、二审诉讼费用全部由火烧铺矿承担。

事实及理由：一、一审法院查明的事实，足以认定耿学文为案涉发明专利的发明人。

一审法院根据双方当事人的陈述及提交的证据，确认了涉案专利所涉及的技术方案系由耿学文于2008年首次向火烧铺矿提出，该技术方案经当时的矿长、副矿长、生产矿长、总工程师、机修厂研究讨论，于2008年8月至11月根据耿学文的建议及绘制的图纸，火烧铺矿的机修厂开始加工、安装技术设备，并在17号煤层投入使用100余套。

从该认定可以得出耿学文系案涉专利技术发明方案的发明人；

也说明了耿学文在火烧铺矿实施该技术方案中所起的重要作用，可以认定该技术方案并非火烧铺矿独立研发。

而一审法院在认定了上述事实之后，却认定该项技术成果属于火烧铺矿独立研发，火烧铺矿使用该项技术来源合法，一审法院事实认定前后矛盾。

另，一审法院对认定火烧铺矿在17号煤层使用涉案专利技术方案设备100多套的数量不明确。

火烧铺矿在12号煤层同样投入了案涉专利技术方案制造的设备进行采煤，一审法院没有查明。

二、该技术成果专利权人是耿学文，火烧铺矿的先用权抗辩不能成立，依法应当承担侵权责任。

1、先用权取得需要满足的条件之一：制造或者使用的技术是先用权人自己独立完成的，而不是抄袭、窃取专利权人的，先用权人往往不知道他人已申请专利。

如果实施的技术是从专利权人那里得来的，就不能是享有专利法意义上的先用权。

根据一审查明的基本事实，耿学文系涉案专利的发明人、设计人；

火烧铺矿实施的技术方案并非其独立研发，其先用权抗辩不能成立。

2、火烧铺矿在实际生产经营中使用案涉专利技术方案已超出了原有范围。

一审法院认定的“原有范围”，即火烧铺矿的第17号煤层，设备为100余套，仅在该使用范围上加以认定，但事实上在案涉专利权申请日之后，火烧铺矿不仅将该技术设备用于17号煤层，在第12号煤层同样投入使用80台左右，总计也达到200台左右，已超出了原有范围的限定。

被上诉人火烧铺矿二审未提交书面答辩意见。

耿学文向一审法院起诉请求：1、依法判令火烧铺矿停止使用耿学文的专利技术进行生产；

2、依法判令火烧铺矿向耿学文赔偿因侵犯其专利而造成的损失共计7357925元；

3、判令火烧铺矿承担本案的诉讼费用。

一审法院认定事实：耿学文系火烧铺矿职工，自2003年6月起在火烧铺矿工作，起诉时任副矿长。

大约在2008年，在开采火烧铺矿第17号工作层面（即17号煤层）时，耿学文口头向矿上提出技术发明方案。

该技术方案2008年8月份开始在矿上由当时的矿长、副矿长、生产矿长，总工程师、机修厂研究讨论。

2008年8月至11月，根据耿学文的建议及绘制的图纸，火烧铺矿的机修厂开始加工、安装耿学文提出的技术设备，并在火烧铺矿的17号煤层先后投入使用了100多套。

该设备安装使用后，第17号煤层节省人力并且产煤效率提高。

火烧铺矿于2009年5月1日作出矿发（2009）38号文件，对耿学文所带领的涉案技术方案研发小组进行奖励。

奖金20万元，其中耿学文独自获得10万元，采煤一区获得6万元，火烧铺矿的机修厂获得4万元。

2010年4月13日，火烧铺矿任命耿学文为采煤副总工程师；

2010年10月19日，火烧铺矿任命耿学文为火烧铺矿副矿长；

2014年12月5日，火烧铺矿任命耿学文为分管采煤、机电副矿长；

2015年9月23日，火烧铺矿任命耿学文为分管机电、运输副矿长。

之后在火烧铺矿处为耿学文设有劳模工作室。

上述100多套设备均使用在火烧铺矿的17号煤层，在其他煤层并未使用。

耿学文于2009年10月9日向国家知识产权局提出专利申请，国家知识产权局于2011年5月25日正式授予耿学文该技术的发明专利。

发明名称为：“三软煤层加长前梁综采、综采放顶煤采煤方法及设备”，发明人：耿学文，专利号：ＺＬ20091030××××.6。

耿学文于当年起开始自行缴纳专利年费。

庭审中，双方当事人对火烧铺矿在其17号煤层使用的100余套设备和方法即本案耿学文的专利技术的设备和方法不持异议。

耿学文认为，其在工作中发明的技术成果，在申请专利时火烧铺矿主动放弃作为职务发明申请，而在其取得专利后，无视耿学文的专利权存在继续实施该专利，并拒绝与其签订《专利实施许可合同》及按照法律规定支付因为实施该专利而产生的报酬，其行为已构成对耿学文专利权利的侵犯。

火烧铺矿使用了其专利技术，通过其在火烧铺矿处进行统计后得出在自己取得专利后，火烧铺矿因为使用该专利所产出的煤量是1965017吨，按照每年煤不同的平均利润计算，参考有关规定，耿学文可以由此应该得到的赔偿数额最低应为7357925元。

耿学文申请一审法院对火烧铺矿的总工程师等高管人员的收取情况进行调取，以证实耿学文作为火烧铺矿的副矿长，没有因发明专利获得相应的报酬。

庭审中，火烧铺矿的总工程师刘发全已经到庭作证，并对其近年的收入情况作出证实，耿学文对该证人证言的真实性并无异议，故对耿学文的调取证据申请不予采纳。

经一审法院释明，火烧铺矿对本案耿学文的专利申请权及权属无争议，不以职务发明为抗辩理由。

一审法院认为，本案争议的焦点为：一、火烧铺矿的专利先使用抗辩是否成立；

二、耿学文诉请的损失赔偿是否合理。

对耿学文的诉讼主张，火烧铺矿提出先用权抗辩。

依照《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）款有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”之规定，先用权是指非专利权人在专利权人申请专利的申请日之前以及制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，在专利权人申请获得授权后仅在原有范围内继续制造、使用的行为，不视为侵权专利权。

本案中，根据查明的事实，大约在2008年，耿学文提出在开采火烧铺矿17号煤层的技术发明方案，该技术方案在2008年8月份开始在火烧铺矿上由当时的矿长、副矿长、生产矿长、总工程师、机修厂等研究讨论，在2008年8月至11月，根据耿学文的建议及绘制的图纸，火烧铺矿的机修厂开始加工、安装耿学文提出的技术方案设备，并在火烧铺矿的17号煤层先后投入使用了100多套。

该技术成果是火烧铺矿自己独立研究开发，火烧铺矿使用该技术来源合法。

而本案涉专利的申请日为2009年10月9日，火烧铺矿在耿学文专利申请日前已经使用了案涉技术成果制造相同产品、使用相同方法。

同时，且案涉技术只是在火烧铺矿的17号煤层使用，即火烧铺矿至今是在原有范围内继续使用案涉专利技术成果。

综上，火烧铺矿的先使用抗辩符合上述法律规定，该抗辩理由成立，一审法院予以采纳。

鉴于火烧铺矿的先使用抗辩成立，火烧铺矿不构成专利侵权。

故耿学文诉请的侵权损失赔偿等不再赘述。

一审法院依照《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）款之规定，判决：驳回耿学文的诉讼请求。

案件受理费63305.48元，由原告耿学文负担。

二审期间，耿学文围绕上诉请求向本院提交以下证据：第一组证据包括：十二号煤层加装涉案专利设备的照片九张。

拟证明:火烧铺矿在十二号煤层使用涉案专利进行采煤的事实。

经质证,火烧铺矿对该组证据真实性、合法性、关联性不予认可，认为无法证明照片内容为本案12号煤层。

第二组证据包括：耿学文与火烧铺矿采煤二区区长蒋某于2017年7月3日14:46分通话录音光盘及文字；

耿学文与火烧铺矿技术副区长李某于2017年7月19日20:11分通话录音光盘及文字。

拟证明：火烧铺矿不仅在17号煤层原有范围内使用涉案专利，在原有范围之外12号煤层也使用了涉案专利进行采煤的事实。

经质证，火烧铺矿认为，火烧铺矿对该组证据真实性、合法性、关联性不予认可，认为录音中李某表示他没有参加安装，无法达到耿学文证明目的，且录音中也未说安装多少台，安装和使用是两回事，无法体现安装时间以及使用情况。

第三组证据包括：中国移动7月通话详单；

矿领导及副总联系电话；

用料报告。

拟证明：第二组证据材料中通话的真实性，以及蒋某为火烧铺矿区领导、李某为采煤二区技术副区长的事实。

经质证，火烧铺矿对该组证据真实性、合法性、关联性不予认可，认为安装和使用是两回事，加装设备不是一个副矿长就可以决定的。

火烧铺矿向本院提交以下证据：第一组证据：蒋某、李某、方某、丁某、黄某等人书面证言，并申请上述证人出庭作证。

经本院同意，蒋某、李某、方某、丁某、黄某等人出庭作如下陈述：证人蒋某陈述：“2016年5月，耿学文时任采煤副矿长主管技术及蒋某时任安全副矿长主管生产，一起到26121采面进行实地考察分析后认为26121采面类似三软媒层，可以适用“三软煤层”采煤设备进行回采以提高产量。

于是耿学文建议矿上安装使用，至6月底陆续安装了90台左右的加长梁并投入使用，但经过了3个月的使用发现效果并不理想，累计产量原煤仅3万多吨。

2016年9月矿上决定停止使用“三软媒层采煤设备（加长梁）”。

证人李某，系火烧铺矿采煤一区副区长，其陈述：“2016年5月，矿上决定在26121采面安装加长梁，2016年6月底正式投入使用，2016年9月矿上决定停止在26121采面使用加长梁”。

证人方某，系火烧铺矿采煤三区采煤副队长，其陈述：“2016年5月，耿学文与蒋某一起到26121采面考察，至6月底矿上陆续安装了90台左右的加长梁并投入使用，但产煤效果并不理想，于是2016年9月矿上决定停止使用“三软媒层采煤设备（加长梁）”。

证人丁某，系火烧铺矿组织人事科副科长，其陈述：“2016年5月，矿上决定在26121采面安装加长梁，2016年6月底正式投入使用，2016年9月矿上决定停止在26121采面使用加长梁”。

证人黄某，系火烧铺矿副总工程师，其陈述：“2016年5月，耿学文与蒋某一起到26121采面进行实地考察分析后认为26121采面类似三软媒层，可以适用‘三软煤层采煤设备’进行回采以提高产量，于是耿学文建议矿上安装使用，至6月底陆续安装了90台左右的加长梁并投入使用，但经过了3个月的使用发现效果并不理想，累计产量原煤仅3万多吨，于是2016年9月矿上决定停止使用”。

经质证，耿学文认为，上述证人证言无法达到火烧铺矿证明目的，不认可证人证言的真实性，无法证明26121采面的加长梁是耿学文提议、勘查、安装的。

第二组证据包括：《火烧铺矿23176和26121综采工作面安装工作协调会议纪要》（矿会纪字[2015]14号）复印件；

“安全生产调度会”会议记录复印件；

26121煤层涉案专利设备使用情况说明及附表。

拟证明：1、涉案加长梁在26121采面的使用情况、投入成本及是否取得收益的事实，实际上使用下来是亏损的；

2、耿学文知道并同意在26121采面安装涉案专利设备。

经质证，耿学文认为上述证据超过举证期提交，不属于新证据。

1、对26121煤层涉案专利设备使用情况说明及附表的真实性无异议，但合法性、关联性不予认可。

对安装数量认可，但对其产出和收益均不认可。

26121煤层停产并非涉案专利不能创造效益，而是整个煤矿整体效益都不好。

2、对矿会纪字[2015]14号及“安全生产调度会”会议记录的真实性、合法性无异议，关联性不予认可，无法达到火烧铺矿证明目的。

矿会纪字[2015]14号会议上指的不是涉案的专利设备，而是指矿上其他的设备。

涉案专利安装的时间是2016年5月，不是会议记录的2015年3月28日。

“安全生产调度会”会议记录中有个姓朱的人说的，26121层面研究一下增加加长梁，所以他们是2016年5月才决定在26121增加加长梁。

且在所有的会议记录里面，没有提到蒋某、耿学文一起到矿下去勘查，并提出安装建议。

二审庭审期间，本院在向火烧铺矿充分释明并询问后，火烧铺矿明确承认其在2016年在12号煤层安装并使用涉案专利产品92台，并对被诉侵权的设备和方法全部落入涉案专利权保护范围没有争议。

综合双方当事人陈述和提交的证据，本院查明：2016年5月份，火烧铺矿决定在26121（12号煤层）号煤层安装涉案发明专利，并先后安装并使用涉案发明专利92套，由于产煤量较少，同年9月份，火烧铺矿决定停止使用涉案专利设备。

另查明：2009年1月11日，耿学文、谢春海、鲁立、刘发全等人作为“三软”煤层开采技术的主要完成者，生产技术科作为申报人，向火烧铺矿提出了技术成果申报。

2009年5月1日，经专家评选，该项目荣获火烧铺矿2008年度科学技术进步奖特等奖。

本院查明的其他事实与一审认定的事实一致。

二审期间，耿学文向本院提出书面的现场勘验申请，请求本院对火烧铺矿的第十二号煤层进行现场勘验，以证实火烧铺矿在12号煤层实施涉案专利的事实。

二审庭审中，火烧铺矿已认可其在12号煤层安装并使用过涉案专利设备。

由于火烧铺矿对耿学文主张的该项事实无异议，故对耿学文的现场勘验申请依法不予采纳。

本院认为，本案二审的争议焦点为：火烧铺矿在17号煤层以及12号煤层实施涉案专利是否侵犯耿学文的发明专利权？

关于耿学文涉案发明专利权的取得，根据查明事实，耿学文在担任火烧铺矿采煤一区副区长期间，负责采煤工作面安全，生产技术等方面工作，在工作中耿学文根据自己多年采煤作业方面的工作经验，作为主创人，与谢春海、鲁立、刘发全等人一起进行了“三软煤层采煤法及相关技术、装备改进”项目的研发，该涉案的发明创造主要利用火烧铺矿提供的相关设备和物质资料条件完成的。

技术发明完成之后，2009年1月11日，耿学文、谢春海、鲁立、刘发全等人作为“三软”煤层开采技术的主要完成者，生产技术科作为申报人，向火烧铺矿提出了技术成果申报。

2009年5月1日，经专家评选，该项目荣获火烧铺矿2008年度科学技术进步奖特等奖，总奖金20万元，其中耿学文分的10万元。

基于上述事实，能够认定涉案发明专利属于职务发明创造。

对于职务发明创造申请专利的权利应当属于单位，申请被批准后，单位应当是专利权人。

但本案中享有申请专利权的火烧铺矿明显怠于行使申请权，在耿学文向国家知识产权局申请专利后也没有提出异议，且本案一二审期间经法院释明火烧铺矿明确表示对耿学文申请专利的权利及取得的专利权属没有争议。

本院认为，火烧铺矿的上述行为能够推定其是通过默示的形式放弃申请专利权和专利权属，同意将该发明创造申请专利权以及专利权属无偿让与耿学文。

耿学文在火烧铺矿放弃申请专利权情况下，向国家知识产权局申请专利并获得批准，获得该专利权。

关于火烧铺矿是否侵犯耿学文的涉案专利的专利权，本院认为火烧铺矿实施该发明专利并构成不侵犯耿学文的专利权。

首先，《民法总则》第六条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。

”；

第一百四十二条规定：“有相对人的意思表示的解释，应当按照所使用的词句，结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定意思表示的含义。

无相对人的意思表示的解释，不能完全拘泥于所使用的词句，而应当结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定行为人的真实意思。

”根据上述规定，在对当事人的意思表示进行解释时，应当根据公平的原则结合民事主体行为的性质、目的以及习惯等合理确定。

本案中火烧铺矿在该职务发明创造完成以后，已经通过奖金和职务提拔的方式给予该技术发明的主创人耿学文一定的奖励和回报，在耿学文向国家知识产权局申请专利并取得专利权属后也没有提出异议，耿学文在享有上述权利的情况下，要求火烧铺矿与之签订专利实施许可合同，并要求火烧铺矿向其交纳专利实施许可费用，以人们的一般观念来衡量不符合公平原则。

此外，火烧铺矿是通过默示的形式放弃专利权利，其主要原因是涉案专利在其他煤层产量不高，经济效益不理想，结合火烧铺矿放弃权利的行为表现形式、原因和一般的社会常理可以推定出火烧铺矿的真实意思表示不可能包含主动放弃无偿实施涉案专利的权利。

其次，《中华人民共和国合同法》第三百四十条规定：“合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。

当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。

合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。

申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利……”根据上述规定的立法本意，本院认为，对于合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有，法律尚且规定了放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。

对于主要依靠单位物质资料条件完成的职务发明创造，申请专利的权利只属于单位，单位放弃其专利申请权的情形，根据举轻明重之推定，单位当然可以免费实施该专利，并无需征得专利人许可。

再次，《专利法》第六十九条第一款第（二）项关于“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”之规定。

本案涉及的是一种与制造产品不同的方法及设备专利，耿学文认为火烧铺矿在第12号煤层中使用案涉专利方法及设备已超出原有范围，在耿学文获得专利权后，火烧铺矿享有的先用权只能局限在第17号煤层范围内，而不允许火烧铺矿在其他煤层中使用，其实质无异于剥夺了先用权人火烧铺矿享有的先用权，使先用权成为一次就全部用尽的权利，这显然不符合先用权的立法本意。

在耿学文获得专利授权后，火烧铺矿将该职务发明在其煤层中继续使用，应认定为火烧铺矿是在原有范围内继续使用，不构成侵犯耿学文专利权。

综上所述，耿学文的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实基本清楚，适用法律虽不全面，但判决结果正确，依法应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费63305.48元，由耿学文负担。

本判决为终审判决。