江苏省高级人民法院民 事 判 决 书(2016)苏民终222号上诉人（原审原告）镇江东风柴油机厂，住所地江苏省镇江市。

投资人郑菊芳，该厂厂长。

委托代理人谢荣根，江苏博事达（镇江）律师事务所律师。

委托代理人郝浩，江苏博事达（镇江）律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）常州朗迪机械设备有限公司，住所地江苏省常州市新北区。

法定代表人杨威，该公司总经理。

委托代理人钱航，北京盈科（杭州）律师事务所律师。

上诉人镇江东风柴油机厂（以下简称东风厂）因与被上诉人常州朗迪机械设备有限公司（以下简称朗迪公司）侵害商标专用权纠纷一案，不服江苏省镇江市中级人民法院（2015）镇知民初字第45号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月22日公开开庭审理了本案。

上诉人东风厂的委托代理人郝浩、被上诉人朗迪公司的法定代表人杨威及其委托代理人钱航到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

东风厂一审诉称：东风厂是郑菊芳在1999年7月注册设立的以生产柴油机为主的个人独资企业。

1999年9月6日，东风厂向国家工商总局商标局（以下简称国家商标局）申请注册第1519074号商标“”，使用期限从2011年2月7日至2021年2月6日，核定使用商品为第七类的柴油机。

2015年初，东风厂了解到朗迪公司以其第10936121号注册商标“”受到他人侵犯为由向法院提起诉讼。

因该注册商标与东风厂的第1519074号注册商标“”相近似，东风厂到国家商标局调查发现，2011年1月11日，朗迪公司未经东风厂同意，采取伪造东风厂2010年的年检营业执照复印件等方式将东风厂第1519074号注册商标转至其名下，并在该注册商标的基础上申请注册了第10935986号“”、第10936121号注册商标“”，核定使用商品均为第7类的柴油机等，后拓展的两个注册商标与东风厂拥有的注册商标构成近似。

因朗迪公司以不正当手段取得东风厂第1519074号注册商标，其行为已侵犯东风厂的注册商标专用权。

为维护东风厂的合法权益，遂诉至法院，请求判决：1、确认第1519074号注册商标转让无效；

2、判令朗迪公司立即返还第1519074号注册商标；

3、判令朗迪公司立即停止使用第1519074号注册商标；

4、判令朗迪公司赔偿东风厂损失10000元；

5、本案诉讼费由朗迪公司承担。

朗迪公司一审辩称：双方当事人已经就涉案第1519074号商标转让达成一致意见，该商标的转让手续已经办理完毕，东风厂主张该商标转让无效没有事实和法律依据。

请求驳回东风厂的全部诉讼请求。

一审法院查明：1999年9月6日，东风厂向国家商标局申请注册第1519074号商标，2001年2月7日获准注册，核定使用商品为第7类的柴油机，注册有效期自2001年2月7日至2011年2月6日，后经续展至2021年2月6日。

2011年1月11日，东风厂、朗迪公司及代理组织常州远东商标事务所有限公司，共同向国家商标局提交转让注册商标申请书，国家商标局受理后于2011年7月26日给朗迪公司发出转让申请补正通知书一份，要求其提供转让人东风厂经年检有效的营业执照副本复印件。

朗迪公司遂要求东风厂提供该复印件。

东风厂向朗迪公司提供了镇江市丹徒工商行政管理局于2010年9月4日颁发的营业执照副本复印件一份（注册号为3211212883008），该复印件上分别载有“该企业已通过2009年度年检”、“2010年度已年检”，并盖有日期为2011年5月26日的年检章，东风厂在该营业执照副本复印件上又加盖了其公章予以确认。

庭审中，东风厂确认该营业执照副本复印件上先有年检字样后盖章及东风厂公章没有遗失、公章样式未变更等事实。

在朗迪公司向国家商标局提交了东风厂上述已年检的营业执照副本后，涉案第1519074号注册商标于2012年4月30日被核准转让至朗迪公司名下。

2012年5月18日，朗迪公司向国家商标局分别申请注册第10935986号、第10936121号商标，经审核，第10935986号商标于2014年1月28日获准注册，核定使用商品为第7类的风力发电设备、交流发电机、发电机组、离心泵、电焊机、扫雪机等，注册有效期至2024年1月27日；

第10936121号商标于2013年8月21日获准注册，核定使用商品为第7类农业机械、汽油机（陆地车辆用的除外）、煤气机、柴油机（陆地车辆用的除外）、内燃机（不包括汽车、拖拉机、谷物联合收割机、摩托车、油锯、蒸汽机车的发动机）、风力发电设备、发电机组、交流发电机、离心泵、电焊机、扫雪机等，注册有效期至2023年8月20日。

2015年4月13日，朗迪公司以镇江成源机械进出口有限公司、江苏常兴动力机械有限公司侵害其第10936121号注册商标专用权为由向一审法院提起诉讼，一审法院于2015年4月14日立案受理，案号为（2015）镇知民初字第24号。

该案现依法中止审理。

本案一审争议焦点为：涉案第1519074号注册商标的转让是否合法有效，朗迪公司是否应当将该商标返还给东风厂。

本案中，东风厂主张涉案第1519074号注册商标转让未经郑菊芳同意或授权及双方当事人均未签订转让协议，朗迪公司取得该注册商标违法。

对此，一审法院认为：首先，根据《中华人民共和国商标法》（2001年12月1日起施行）第三十九条第二款规定：“转让注册商标经核准后，予以公告。

受让人自公告之日起享有商标专用权。

”《中华人民共和国商标法实施条例》（2002年9月15日起施行）第二十五条第一款规定：“转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。

转让注册商标手续由受让人办理。

商标局核准转让注册商标申请后，发给受让人相应证明，并予以公告。

”2012年4月30日，国家商标局给受让人即朗迪公司颁发了核准商标转让证明，证明从该日起，东风厂涉案第1519074号注册商标已转让至朗迪公司名下；

其次，涉案第1519074号注册商标原系登记在东风厂名下，而非其投资人郑菊芳个人名下，对该商标的转让，只须东风厂和朗迪公司之间达成合意即可。

在实际操作中，国家商标局并不要求转让人和受让人提交商标转让协议，而只要求提交双方共同签章的转让注册商标申请书；

第三，根据国家商标局于2009年8月11日颁布的《关于申请转让商标有关问题的规定》第三条规定，国家商标局对于转让商标申请书进行形式审查以后，同时向转让人及受让人发送转让申请受理通知书，故东风厂应当知道涉案第1519074号注册商标将被转让的事实。

且在2011年7月26日，国家商标局给朗迪公司发出转让申请补正通知书后，朗迪公司找到东风厂要求其提供经年检有效的营业执照副本复印件一份，此时东风厂已经知道涉案第1519074号注册商标被转让的情况，而其并未提出异议，并向朗迪公司提供了由其加盖公章的营业执照副本。

庭审中，东风厂确认其公章没有遗失、公章样式未变更、上述营业执照副本复印件上先有年检字样后再盖章的事实。

东风厂主张朗迪公司利用不正当手段加盖其公章，并未提供相应证据予以证明。

对东风厂关于朗迪公司取得涉案第1519074号注册商标违法及朗迪公司应当将该商标返还给其名下的主张，均无事实和法律依据，一审法院不予支持。

综上，一审法院依照《中华人民共和国商标法》（2001年12月1日起施行）第三十九条第二款、第五十一条，《中华人民共和国商标法实施条例》（2002年9月15日起施行）第二十五条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：驳回东风厂对朗迪公司的诉讼请求。

案件受理费50元，由东风厂负担。

东风厂不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，支持其一审诉讼请求，并由朗迪公司负担本案的诉讼费用。

理由：一、朗迪公司采用不正当手段取得了涉案注册商标。

本案的事实是：东风厂的单位印章及商标注册证由财务室保管。

东风厂原财务室员工朱刚用PS方式在东风厂的营业执照副本上制作了工商年检章，后又私自在东风厂的营业执照副本上加盖了东风厂的印章。

2005年开始东风厂经营困难，2005年后未参加过年检。

另外，转让注册商标应当由双方当事人签订转让注册商标合同，转让注册商标申请书不能作为有效转让涉案注册商标的依据，一审法院在双方未签订有效转让注册商标合同的情况下，根据转让注册商标申请书即判决朗迪公司取得涉案注册商标无法律依据。

二、东风厂投资人郑菊芳并未将涉案注册商标证原件及加盖单位印章的东风厂营业执照副本交给朗迪公司。

朗迪公司取得涉案注册商标未经过郑菊芳的同意，未支付商标转让费，其采取不正当的手段取得了涉案注册商标。

朗迪公司答辩认为，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

本案二审争议焦点为：涉案第1519074号“”注册商标的转让行为是否有效；

东风厂关于朗迪公司应将该注册商标返还给其的诉讼请求应否得到支持。

双方当事人二审中均未提交新的证据。

本案一审法院查明的事实均有相关证据予以支持，本院对此予以确认。

本院认为：一、涉案第1519074号“”注册商标的转让行为应认定合法有效。

首先，根据一审法院查明的事实，在当事人向国家商标局提交转让注册商标申请书后，国家商标局于2011年7月26日向朗迪公司发出转让申请补正通知书，要求朗迪公司提交东风厂经年检有效的营业执照副本复印件。

后朗迪公司向国家商标局提交了经年检并加盖单位印章的东风厂营业执照副本复印件，涉案第1519074号注册商标于2012年4月30日被核准转让至朗迪公司的名下。

一审庭审中，东风厂确认上述营业执照副本复印件上先有年检字样后盖章，东风厂的公章没有遗失。

上述事实表明，涉案第1519074号注册商标的转让是当事人双方的真实意思表示，符合相关规定。

其次，东风厂上诉认为转让注册商标须由转让方和受让方签订转让合同，但未提供相关的法律依据。

再次，东风厂上诉认为，朗迪公司取得涉案注册商标采用了不正当的手段，即由东风厂财务室员工朱刚采用PS方式在东风厂的营业执照副本上制作了工商年检章，并私自在该营业执照副本上加盖了单位印章，但东风厂未能提交相应的证据加以证明。

即使朱刚从事了上述行为，因朱刚当时是东风厂的员工，对朱刚的行为应由东风厂承担相应的后果，故本院对东风厂的该上诉理由不予采纳。

最后，商标是否有偿转让，不是判断商标转让行为是否有效的唯一标准，需要综合全部案情考虑。

东风厂关于朗迪公司未支付商标转让费而取得涉案注册商标，应认定涉案商标转让行为无效的上诉理由不能成立。

二、东风厂关于朗迪公司取得涉案商标未经过东风厂投资人郑菊芳的同意，故涉案商标转让行为无效的上诉理由不能成立。

东风厂虽然是郑菊芳设立的个人独资企业，郑菊芳对东风厂享有所有权和管理权，但加盖单位印章的有效文件可以代表投资人的真实意思。

本案中，涉案转让注册商标申请书及营业执照副本均加盖了东风厂的印章，能够代表东风厂投资人郑菊芳的意志，故涉案商标转让行为应当认定为东风厂投资人郑菊芳的真实意思表示。

综上，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，东风厂关于涉案第1519074号“”注册商标的转让行为无效，朗迪公司应将该注册商标返还给其的上诉理由无事实和法律依据。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判决。

二审案件受理费人民币50元，由东风厂负担。

本判决为终审判决。